sou · H3B341 · 2015-09-15 00:00:00 — Patentlagens ombudskrav kom under övervägande efter det att Europeiska kommissionen hade överlämnat en formell underrätt- else till , där kommissionen angav att bestämmelserna om ombudskrav för sökande i patentlagen var oförenliga med det då- varande EG-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster och etableringsfrihet. I den departementspromemoria (Ds 2000:30) där frågan behand- lades föreslogs det att det obligatoriska ombudskravet för utländ- ska sökande skulle tas bort, och att i stället skulle få möjlighet att förelägga sökanden att ställa ett om- bud för sig med behörighet att ta emot delgivning i ärendet. Beträffande hemvistkravet i patentlagen för ombudet föreslogs att kravet skulle ändras till att omfatta EES, vilket redan var fallet i den då gällande bestämmelsen om ombud för sökande i växtförädlar- rättslagen. Det anfördes att inskränkningen i kravet på ombudets behörighet för sökande till att avse endast delgivning möjligen kunde medföra att bestämmelsen skulle bli förenlig med fördraget (dvs. även vid ett bibehållande av krav på hemvist i ), men att det oavsett detta fanns skäl att ändra hemvistkravet till att om- Därigenom skulle bestämmelsen även överensstämma med ombudskravet i 33 kap. 8 § (Ds 2000:30 s. 29 f.). Ombudskravet i 71 § patentlagen togs också upp i det samman- hanget. Det konstaterades då att den bestämmelsen mer har karak- tären av en delgivningsbestämmelse och att den motiverats huvud- sakligen av andra intressen än dem som gäller beträffande utländska sökande. En ensamrätt gäller under en förhållandevis , och under hela kan det finnas anledning för en utomstående att väcka en ogiltighetstalan. För att i sådana fall tillgodose intresset av att innehavaren kan nås för delgivning ansågs ett ombudskrav motiverat. Det ansågs dock att kravet på ombudets hemvist, i överensstämmelse med bedömningen som gjordes av ombuds- kravet för sökande, skulle ändras till att avse EES. (Se Ds 2000:30 s. 25 och 31) Bestämmelserna ändrades i enlighet med förslaget, för- utom såvitt avser hemvistkravet för ombudet där man behöll det tidigare kravet på hemvist i . I propositionen (2000/01:13 s. 29) anfördes att ett krav på att ombudet ska ha hemvist i i och för sig träffas av fördragets bestämmelser om diskriminerings- förbud och förbud mot åtgärder vars effekt utgör ett hinder för den fria rörligheten för tjänster. Det behov av att säkerställa goda förutsättningar för delgivning som ligger bakom bestämmelserna om ombudskrav måste emellertid enligt regeringen anses utgöra ett sådant tvingande skäl av allmänt intresse som gör ett avsteg från de angivna bestämmelserna i fördraget objektivt försvarbart. Andra lagar på området för det industriella rättsskyddet I det ovan nämnda lagstiftningsärendet framhöll regeringen vikten av att de olika lagarna på det industriella rättskyddsområdet inte innebär skillnader i fråga om ombudskrav som inte är sakligt moti- verade. Regeringen konstaterade att det i allt väsentligt var samma skäl som låg bakom de då gällande bestämmelserna om ombuds- krav i de olika lagarna på området för det industriella rättsskyddet. Det fanns dock skillnader i vad mån bestämmelserna var obligato- riska eller fakultativa, vilken behörighet som ombudet skulle ha samt var ombudet måste ha sitt hemvist. såväl för de bestämmelser som reglerade utländska sökande som för de bestämmelser som reglerade utländska rättighetsinnehavare. Regeringens uppfattning var att reglerna om ombudskrav skulle vara enhetliga i de olika lagarna i den mån det inte finns goda sak- liga skäl mot detta. 2000/01 s. 23 f.) I samband med ändringarna 2000 gjordes också ändringar i motsvarande bestämmelser i växtförädlarrättslagen (1997:306), där det tidigare varit tillräckligt att sökanden hade ett ombud med hemvist inom EES-området. Varumärkeslagen (2010:1877) och mönsterskyddslagen (1970:485) var vid tillfället redan föremål för utredning, och frågan skulle därför tas upp av respektive utredning. Den bestämmelse om ombud för utländsk innehavare av en varumärkesregistrering som fördes in i den nya varu- märkeslagen (4 kap. 4 §) överensstämde med i stort sett med mot- svarande regler på patent-, växtförädlarrätts- och mönsterskydds- områdena. Den enda skillnaden är att ombudsskyldigheten enligt varumärkeslagen gäller innehavare som varken har hemvist i eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här. Att undantag från ombudsskyldigheten utsträcktes till att gälla det sistnämnda fallet hade sin grund i Singaporekonventionen om varumärkesrätt (prop. 2009/10:225 s. 455) Ombudskrav för sökande infördes genom den nya varumärkes- lagen. Kravet överensstämmer med patentlagens motsvarande krav förutom att det precis som för innehavare görs undantag för sök- ande som bedriver näringsverksamhet som har etablerats i . Ombudskravet för innehavare av mönsterskydd regleras i 45 § mönsterskyddslagen i princip på samma sätt som ombudskravet i nuvarande 71 § patentlagen. När ombudskravet för utländska patenthavare har tagits upp i tidigare lagstiftningsärenden har behovet av att säkerställa delgiv- ning ansetts motivera avsteg från . Formellt gör sig i och för sig samma skäl fortfarande gällande. Vid frågans behandling inom ramen för den här utredningen har det dock framkommit att den praktiska betydelsen av ombudskraven inte är så stor. uppgifter från förekommer det i och för sig att utländska patenthavare inte anmäler ombud med hemvist i . Delgivning utomlands innebär dock i regel inte några problem, och verket förelägger i praktiken aldrig patent- havare med stöd av 71 § patentlagen. Det har i undantagsfall före- kommit att sökande med stöd av 12 § patentlagen förelagts att ange ombud. Ombudskravet för sökande är tänkt att dels underlätta kontak- terna mellan sökanden och , dels göra det lättare för verket att delge sökanden. I samband med att ombudskravet inskränktes till att avse delgivning har det dock påtalats att utvecklingen inom området går mot att såväl utländska sökande som utländska rättighetsinnehavare själva får ta ett allt större ansvar för att bevaka sina rättigheter. Det har också konsta- terats att det endast i undantagsfall torde förekomma att en ut- ländsk patentsökande själv inte vidtar de åtgärder som behövs för att den sakliga diskussionen med registreringsmyndigheten ska fungera tillfredsställande (se prop. 2000/01:13 s. 26). Samma argu- ment kan framföras för att ifrågasätta om det över huvud taget är motiverat att ställa krav på ombud för utländska sökande. Med hänsyn till vad som framkommit om den ringa praktiska betydelsen av ombudskravet och till att det ligger i sökandens intresse att lämna de uppgifter som krävs för att han eller hon ska nås av Patent- och registreringsverkets meddelanden finns det inte längre anledning att ha kvar möjligheten att förelägga sökanden att ange ombud. Det som sagts om tredje mans intresse av att kunna väcka en talan om ogiltighet skulle i och för sig kunna medföra att det finns något starkare skäl att ha ett ombuds- krav för patenthavaren. När det gäller domstolarnas hantering har det dock upplysts att delgivning i regel inte sker med ett uppgivet ombud med stöd av 71 § patentlagen. I stället tillämpas den s.k. EU-delgivningsförordningen (och rådets för- ordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning av handlingar i civila eller kommersiella ärenden). Patentlagens delgivningsregler tillämpas inte heller för delgivning utanför EU. Att en talan om ogiltighet kan aktualiseras talar också i den motsatta riktningen. Om en domstol tillämpar nu- varande 71 § patentlagen kanske delgivning sker med ett ombud som har uppgetts och som kanske inte alls har någon kontakt med patenthavaren. Till följd av vad som framkommit om den praktiska betydelsen av ombudskravet i patentlagen är utredningens bedömning sam- manfattningsvis att ombudskravet bör tas bort både för utländska patentsökande och utländska patenthavare. Möjligheten att delge utländska patentsökande och patenthavare som inte har uppgett något ombud genom delgivning i förenklad form bör dock behållas. I fråga om tvistemål i domstol ankommer det i ett sådant fall på domstolen att avgöra om patentlagens delgivningsbestämmelse ska tillämpas eller om det är lämpligare att delge parten på något annat sätt. I kapitlet har samlats några frågor som rör handläggningen hos . De flesta av frågorna har väckts av genom en skrivelse till Justitie- departementet (Ju/2012/3666/L3). Verket har i skrivelsen pekat ur några frågor och problemområden, och ibland även skissat på hur en författningsändring skulle kunna se ut. I några fall har dock diskussionerna inom utredningen lett till att Patent- och registre- ringsverket kommit att förorda en annan lösning än den som an- getts i skrivelsen. Utöver frågorna i verkets skrivelse behandlas i kapitlet några andra frågor som rör handläggningen hos Patent- och registrerings- verket. Det är frågor som har aktualiserats av den allmänna över- synen av patentlagen. 6.2Granskning av oberoende uppfinningar i en patentansökan Utredningens förslag: Patentsökanden ska ges möjlighet att mot avgift få mer än en oberoende uppfinning granskad inom ramen för samma patentansökan. Enligt nuvarande 10 § patentlagen får en patentansökan inte avse två eller flera uppfinningar som är oberoende av varandra, det s.k. enhetskravet. Om en patentansökan på ingivningsdagen innehåller fler än en uppfinning, dvs. är oenhetlig, kan sökanden dela ansökan i två eller flera ansökningar (11 § patentlagen och 22 § patentkun- görelsen). För att varken den ursprungliga ansökan eller någon annan patentansökan avseende samma uppfinning som gjorts efter denna ska utgöra nyhetshinder för en ansökan som uppkommit genom delning kan en avdelad ansökan på sökandens begäran få samma ingivningsdag som den första ansökan. Den avdelade ansökan hand- läggs och granskas i övrigt som en ny ansökan, vilket bl.a. innebär att sökanden ska betala ansökningsavgift för den. För att handläggningen av en oenhetlig patentansökan inte ska försenas utför nyhetsgranskning av den uppfinning som beskrivs först i ansökan (se patentavdelningens riktlinje B6:4.1). Sökanden föreläggs därefter att ändra ansökan så att den endast innehåller en uppfinning eller enhetliga uppfinningar. I föreläggandet redovisas resultatet av nyhetsgranskningen och patenterbarhetsbedömningen för den först beskrivna uppfin- ningen. Enligt uppgifter från har det blivit vanligt att sökande ger in patentansökningar som innehåller fler än en uppfinning. När de förläggs att ändra sina ansökningar så att de bara innehåller en uppfinning väljer de ofta att i stället inrikta ansökan på en annan uppfinning än den som Patent- och registre- ringsverket redan har granskat. På så sätt får sökanden fler än en uppfinning granskad av mot en och samma ansökningsavgift. Inget hindrar att sökanden ändrar ansökan ytterligare en gång och begär patent för en tredje uppfinning som också var patentsökt på ingiv- ningsdagen. Patent och registreringsverket har föreslagit att verket ska få möjlighet att neka granskning av flera uppfinningar mot en och samma ansökningsavgift. Att i den beskrivna situationen tvingas att utföra mer än en nyhetsgranskning mot en och samma ansökningsavgift hänger samman med verkets rutin att genast på- börja nyhetsgranskningen av den först angivna uppfinningen. En möjlighet vore därför att , när ansö- kan bedöms innehålla flera oberoende uppfinningar, i stället för att påbörja granskningen av den först angivna uppfinningen skickar ett föreläggande till sökanden att ange vilken uppfinning som ska granskas. Den lösningen har dock åtminstone två nackdelar. För det första innebär den att handläggningen av patentärendet förse- nas. För det andra går det inte alltid att avgöra om en ansökan är oenhetlig. Det är i stället något som ofta framkommer när nyhetsgranskningen genomförs. Problemet att tvingas utföra mer än en nyhetsgranskning mot en och samma avgift skulle alltså inte lösas fullt ut på det sättet. Situationen kompliceras också av att Patent- och registrerings- verket och sökanden inte sällan har olika uppfattning när det gäller frågan om ansökans enhetlighet. Det förekommer också att verket ställer krav på delning men att sökanden efter överklagande får rätt i att det inte varit fråga om oberoende uppfinningar. Det gör att det är angeläget att granskningen av åtminstone den först angivna upp- finningen snabbt kommer till stånd. har tidigare förespråkat att sök- anden ska hindras från att påkalla granskning av andra uppfinningar i ansökan än den först angivna. Sökanden skulle i den situationen i stället vara hänvisad till att dela ansökan. Diskussionerna inom utredningen har dock lett fram till slut- satsen att det väsentliga inte är att flera uppfinningar inte ska få granskas inom ramen för samma ansökan, utan att verket ska få täckning för de kostnader som granskningen medför. En annan sak är att ansökan inte kan leda till att ett patent meddelas på mer än en av de varandra oberoende uppfinningarna. En generell justering av de förhållandevis låga ansöknings- avgifterna skulle kunna göra att Patent- och registreringsverkets kostnader för en mer omfattande granskning täcks. Det skulle dock innebära att hela sökandekollektivet belastas. Utredningen har därför i stället stannat för att ge sökanden möjlighet att mot avgift få flera uppfinningar granskade inom ramen för samma ansö- kan. En sådan möjlighet finns både hos EPO och i regelverket kring konventionen om patentsamarbete, PCT. En bestämmelse ska alltså införas om att Patent- och registre- ringsverket, i de fall verket bedömer att ansökan är oenhetlig, ska granska den först angivna uppfinningen. Sökanden ska sedan ges möjlighet att få övriga i patentkraven angivna uppfinningar gransk- ade om han eller hon betalar en avgift för varje uppfinning utöver den först granskade. Utredningen förslag: Reglerna om delning av en patentansö- kan, som finns huvudsakligen på förordningsnivå, förs in i den nya patentlagen. Som framgick i föregående avsnitt kan en patentsökande vars ansökan innehåller flera av varandra oberoende uppfinningar dela sin ansökan i flera. Den eller de nya ansökningarna kan då på sökandens begäran få samma ingivningsdag som den första ansökan. Om det i stället är så att det genom tillägg till beskrivning eller patentkrav eller på annat sätt har angetts en uppfinning, som inte framgår av ansökan när den gavs in, kan en ny ansökan uppkomma genom utbrytning ur den första ansökan. Vad delning och utbrytning är framgår inte av patentlagen ut- över bestämmelserna i 11 §, där det anges att om patent söks på en uppfinning som framgår av en tidigare av sökanden ingiven patent- ansökan som inte slutligt avgjorts, ska den senare ansökan på de villkor regeringen bestämmer anses gjord då de handlingar av vilken uppfinningen framgår kom in till Patent-och registreringsverket, om sökanden yrkar det. Bestämmelserna om förutsättningarna för delning och utbrytning finns sedan i patent- kungörelsen, där också den enda förklaringen till de båda termerna finns. Termerna delning och utbrytning används dock på annat håll i patentlagen, nämligen när det gäller rätten till prioritet samt pant- sättning av patent och patentansökningar. Att delning på detta sätt regleras enbart på förordningsnivå är inte lämpligt. Enligt utredningens bedömning bör reglerna om del- ning föras in i den nya patentlagen. När det gäller utbrytning är det dock så att institutet tillämpas mycket sällan. har upplyst att antalet ärenden ligger på omkring fem . Visserligen kan utbrytning utnyttjas av en sökande som genom att tillföra något till en tidigare ansökan kan som ansökningsdag för en utbruten ansökan få till- godoräkna sig den dag då det tillförda inkom. Sökanden riskerar därmed inte att få en senare ansökningsdag än nödvändigt jämfört med om en ny ansökan getts in. Den begränsade användningen av utbrytningsinstitutet gör emellertid att det kan ifrågasättas om det finns något egentligt behov av det. Det föreskrivs inte någon möjlighet till utbrytning i EPC. Mot den bakgrunden och till följd av det närmast försumbara utnyttjandet är det utredningens uppfattning att utbrytningsinstitutet ska avskaffas i den nya patentlagen. 6.4Begäran om förtida offentliggörande av en patentansökan Utredningens förslag: ska inte behöva påbörja handläggningen av ett patentansökningsärende förrän ansökningsavgiften har betalats. Det innebär att några åtgärder för offentliggörande heller inte behöver vidtas. Enligt nuvarande 22 § tredje stycket patentlagen kan en sökande begära att handlingarna i en patentansökan hålls tillgängliga tidigare än vad som följer av huvudregeln i paragrafens andra stycke, dvs. i regel från ansökningsdagen. Patent- och registre- ringsverket offentliggör då handlingarna i ansökan och utfärdar enligt nuvarande 25 § patentkungörelsen en kungörelse i . För offentliggörandet framställer verket en särskild skrift, kallad A-dokument, med ansökans innehåll. A-dokumentet görs tillgängligt i de databaser som används av handläggare både vid och vid andra patentverk när patent- ansökningar granskas. Genom offentliggörandet blir uppfinningen en del av känd teknik och kan inte patenteras av någon annan, även om den aktuella ansökan avgörs utan att leda till patent. Enligt uppgifter från har det blivit vanligt att sökande lämnar in ansökningar om patent i form av exempelvis broschyrer på produkter som beskrivs någorlunda detaljrikt, och med ansökan begär att handlingarna ska hållas tillgängliga enligt 22 § tredje stycket patentlagen. När sökan- den inte heller efter föreläggande betalar in någon ansökningsavgift avskrivs ansökan. Ett syfte med att använda patentansöknings- förfarandets inledande del på det beskrivna sättet kan vara att man utan kostnad vill hindra att någon annan får patent på uppfinningen. lägger dock ner en inte obetydlig arbetsinsats för att offentliggöra ansökan. Verkets hantering av ansökan består av registrering, inkrävande av ombudsfullmakt, administration kring förelägganden och avskrivningsbeslut samt arbetet med publikationen av och kungörelsen i . Enligt uppgifter från patentavdelningen är det ungefär 50 patentansökningar som avskrivs utan att årsavgift betalats men där förtida offentliggörande skett på sökandens begäran. har ingen laglig möjlighet att vägra ett förtida offentliggörande på den grunden att sökanden inte har betalat ansökningsavgiften. Verket har föreslagit att sökandens möjlighet att begära ett förtida offentliggörande av handlingarna ska vara villkorat av att ansökningsavgiften har betalats. Utredningen delar Patent- och registreringsverkets uppfattning att verket inte ska behöva vidta några åtgärder för offentliggörande innan sökanden har betalat ansökningsavgiften. Det skulle i och för sig vara möjligt att villkora just det förtida offentliggörandet på sökandens begäran med att ansökningsavgiften betalats. Det rim- ligaste är dock att ges stöd att över huvud taget inte påbörja handläggningen av ärendet innan ansök- ningsavgiften har betalats. Det innebär att några åtgärder för offentliggörande inte heller behöver vidtas . Utredningens bedömning: Patent- och registreringsverkets beslut att bifalla en patentansökan tar sig uttryck endast genom att en kungörelse enligt nuvarande 32 § patentkungörelsen utfärdas. För att Patent- och registreringsverkets beslut ska vara i överensstämmelse med patentlagen och myndighetsförord- ningen (2007:515) krävs att beslutet att bifalla patentansökan formaliseras. Om det finns hinder mot att bifalla en patentansökan ska ansökan enligt nuvarande 16 § patentlagen avslås. Avslagsbeslutet får över- klagas av sökanden om det har gått honom eller henne emot. Om i stället bedömer att patent kan meddelas, ska verket enligt 29 a § patentkungörelsen till sökan- den skicka handlingar som visar i vilken lydelse verket avser att meddela patentet. Detta kan förenas med ett föreläggande till sök- anden att yttra sig i frågan. Därefter ska Patent- och registrerings- verket enligt 19 § patentlagen underrätta sökanden om att patent kan meddelas. Sökanden ska då betala den fastställda meddelande- avgiften och, om ansökan är skriven på engelska, ge in en översätt- ning till svenska av patentkraven. Om sökanden fullgör detta ska ansökan enligt 20 § bifallas och bifallsbeslutet kungöras. När beslutet har kungjorts är patentet meddelat. Den ordning som beskrivits ovan innebär i praktiken följande. När en patentansökan uppfyller de formella kraven lämnas den vidare för teknisk granskning. Det är under granskningsförfarandet som bedömningen görs om uppfinningen är patenterbar eller inte. Något beslut fattas dock inte som en direkt följd av granskningen, utan den mynnar ut i ett föreläggande till sökanden. Om det finns brister i ansökan eller hinder mot patentet ges ett s.k. tekniskt föreläggande som sökanden kan svara på. Om det inte upptäcks vare sig några hinder mot patentet eller några brister i ansökan får sökanden i stället ett föreläggande i enlig- het med 29 a § patentkungörelsen. Detta föreläggande benämns ”slut- föreläggande”. Till föreläggandet bifogas de handlingar som verket menar kan ligga till grund för patentet. Sökanden föreläggs att kon- trollera handlingarna och eventuellt rätta till brister och småfel. Sökanden måste svara på slutföreläggandet och aktivt godkänna handlingarna för att handläggningen ska fortsätta. När sökanden har svarat på slutföreläggandet och åtgärdat even- tuella brister skickas underrättelsen enligt nuvarande 19 § patent- lagen om att patent kan meddelas förutsatt att meddelandeavgiften betalas. När meddelandeavgiften har betalats framställer en patentskrift. Sökanden får sedan med- delandet ”Information om patentmeddelande”. I meddelandet anges att har bifallit patentansökan och avser att meddela ett patent, samt när kungörandet kommer att ske. Uppgifterna i patentskriften, med undantag för anförda publika- tioner, kungörs sedan i , under rubriken ”med- delade patent”. I och med det är patentet meddelat. De förelägganden och underrättelser som Patent- och registre- ringsverket skickar till sökanden har stöd i patentlagen och patent- kungörelsen. Enligt nuvarande 20 § patentlagen ska beslutet att bifalla en patentansökan sedan kungöras. Det som i själva verket kungörs är dock inte något annat än innehållet i patentskriften med undantag för anförda publikationer. Kungörandet föregås inte av något formaliserat bifallsbeslut. Meddelandet som skickas till sök- anden om att patentansökan har bifallits utgör i sig inte något beslut. Det ger däremot intryck av att ett beslut om att bifalla patentansökan har fattats. I det skedet har något formellt beslut inte fattats, utan det är först genom kungörandet som det står klart att ansökan faktiskt har bifallits. Det finns alltså en tydlig skillnad mellan lagtexten och den praktiska hanteringen Enligt 21 § myndighetsförordningen (2007:515) ska det, om inte annat sägs i någon annan lag eller förordning, för varje beslut i ett ärende upprättas en handling som bl.a. visar dagen för beslutet, beslutets innehåll och vem som har fattat beslutet. Inget av detta sker i fråga om beslut att bifalla patentansökningar. Det har visserligen inte framkommit att Patent- och registre- ringsverkets beslutsordning medför några särskilda problem i prak- tiken. Beslutet att bifalla patentansökan får inte några rättsverk- ningar förrän det har kungjorts. Bifallsbeslutet får inte överklagas av sökanden, eftersom det inte har gått honom eller henne emot. Det får heller inte överklagas av någon annan, utan avsikten är att andra som är missnöjda med beslutet ska använda sig av invänd- ningsförfarandet (prop. 1993/94:22 s. 44 f.). Det innebär att tid- punkten för beslutet endast har betydelse för om ett överklagande eventuellt ska avvisas av vid en rättidsprövning eller om Patentbesvärsrätten ska ta ställning till överklagandet. Oavsett vilket saknas det utsikter till framgång med ett överklagande.