sou · H3B341 · 2015-09-15 00:00:00 — Helt betydelselöst kan det dock inte sägas vara att det saknas uppgifter om tidpunkten för beslutet. Det kan exempelvis skapa en osäkerhet kring invändningstiden, som enligt nuvarande 24 § patentlagen löper från den dag patentet meddelades. I bland anges det dock i Patent- och registreringsverkets handlingar att det börjar löpa en invändningstid när patentet beviljas, vilket skulle kunna tolkas som att ett bifallsbeslut fattas före kungörandet. Det är inte bara tidpunkten för beslutet som saknas. Av ett kun- görande under rubriken ”meddelade patent” kan man visserligen dra slutsatsen att beslutets innehåll var att bifalla patentansökan. Någon handling med det innehållet finns däremot inte. Det går inte heller att utläsa vem som har fattat beslutet. En möjlighet är naturligtvis att anpassa lagtexten i patentlagen så att det inte anges att det är ett bifallsbeslut som kungörs, utan att kungörandet faktiskt innebär att beslutet fattas. Det skulle i så fall kunna kombineras med föreskrifter om att kungörelsen ska innehålla de uppgifter som kan anses krävas, exempelvis en direkt uppgift om beslutets innehåll. En annan möjlighet är att ta efter den ordning som EPO tilläm- par vid beviljande av europeiska patent. Sökanden får även då ett meddelande (i enlighet med artikel 71(3) i tillämpningsföreskrift- erna till EPC) om att EPO avser att meddela patentet och hur stor meddelandeavgiften som ska betalas är. När betalning har skett får sökanden ett beslut benämnt ”Decision to grant a european patent” med information om att beslutet får rättsverkan när det publiceras och när detta kommer att ske. Detta är helt i överensstämmelse med texten i artikel 97 i EPC. Skillnaden är alltså att EPO faktiskt meddelar ett formellt beslut att bifalla ansökan, även om beslutet får rättsverkan först vid den efterföljande publiceringen. Om likt EPO skulle fatta ett formellt beslut som ges rättsverkan i och med kungörelsen skulle det i och för sig stå i överensstämmelse med patentlagens nuva- rande lydelse. Det är dock först efter det att meddelandeavgiften har betalts som påbörjar framställan- det av patentskriften. Som verket har påpekat finns det stora fördelar med att det är först inför kungörandet som innehållet i patent- skriften blir slutligen fastställt samt att det är detta som sedan kun- görs. Att låta det meddelande som skickas ut om att patent kan meddelas vara ett formellt beslut är alltså inte den mest praktiska lösningen. Däremot bör Patent- och registreringsverkets rutiner innebära att det före kungörandet fattas ett formellt beslut att bi- falla patentansökan. Det beslutet bör då uppfylla kraven i myndig- hetsförordningen. Under dessa förutsättningar krävs det inte någon ändring av bestämmelserna i patentlagen om meddelande av beslut att bifalla en patentansökan. 6.6Preklusionsförelägganden i invändningsärenden? Utredningens bedömning: Det är inte lämpligt att införa en möjlighet för att besluta om preklusionsförelägganden i invändningsärenden eller att förklara förberedelsen i ärendet avslutad. har påtalat att handläggningstiderna i ärenden om invändning mot patent är långa. är process- materialet i ärendena omfattande. Det är också vanligt att någon av parterna ger in nytt processmaterial av betydelse i ärendet efter det att muntlig förhandling hållits och efter att skriftväxlingen ansetts avslutad men innan beslut fattats. har därför ansett att det bör övervägas att ge verket möjlighet att besluta om preklusionsförelägganden eller förklara handläggningen avslutad på ett sätt som motsvarar det en domstol kan göra med stöd av 42 kap. 15 § eller 15 a § . Patent- och registre- ringsverket har påpekat att en sådan möjlighet finns i regelverket för patenthandläggningen vid EPO. När det är påkallat med hänsyn till hur en part utfört sin talan under målets handläggning ger enligt 42 kap. 15 § en tingsrätt möjlighet att förelägga parten att slutligt bestämma sin talan och uppge de bevis han eller hon åberopar, s.k. preklusions- föreläggande. Efter det att tiden för ett sådant yttrande har gått ut, får parten inte åberopa någon ny omständighet eller något nytt bevis om han eller hon inte gör sannolikt att det funnits en giltig ursäkt att inte göra det tidigare. Tingsrätten kan också enligt 42 kap. 15 a § meddela parterna att förberedelsen i målet ska anses vara avslutad. Efter den tid- punkten krävs det också en giltig ursäkt för att föra in nytt material. Det krävs också att det nya materialet inte fördröjer målets hand- läggning i någon väsentlig mån. I förvaltningsprocesslagen finns det inte några motsvarande möjligheter för rätten att hindra parterna från att föra in nytt material under målets handläggning. Till skillnad från rättegångs- balken ger förvaltningsprocesslagen inte heller en högre instans möjlighet att hindra parterna från att föra in nytt material där. Detta följer av officialprövningsprincipen, som innebär att dom- stolen i dessa mål har en skyldighet att se till att den utredning som behövs för ett materiellt riktigt avgörande läggs fram. Utredning som anses onödig kan dock avvisas med stöd av 8 § förvaltnings- processlagen. Eftersom Patentbesvärsrätten i ett mål om invändning tillämpar förvaltningsprocesslagen måste frågan om Patent- och registre- ringsverkets möjligheter att hindra en utdragen process övervägas mot bakgrund av det regelverket. Även om Patent- och registre- ringsverket skulle ha möjlighet att förklara handläggningen där avslutad skulle det inte hindra parterna från att föra in nytt material i processen efter ett överklagande till Patentbesvärsrätten. En ord- ning där processen i högre instans skulle bli mer omfattande än hos den beslutande myndigheten kan inte anses särskilt ändamålsenlig. Att ge Patentbesvärsrätten en motsvarande möjlighet innebär ett avsteg från officialprövningsprincipen som inte kan anses moti- verat. Det är därför inte lämpligt att ge Patent- och registrerings- verket möjlighet att vare sig utfärda preklusionsförelägganden eller hindra parterna från att föra in nytt material genom att förklara förberedelsen avslutad. 6.7Några frågor om betalning och återbetalning av avgifter Utredningens bedömning: Den praxis som Patent- och regi- streringsverket tillämpar i fråga om att kräva in årsavgifter för tilläggsskydd som meddelas efter det att tilläggsskyddstiden börjar löpa förefaller fungera väl. Detsamma gäller verkets praxis att ta emot och eventuellt senare återbetala årsavgifter under pågående resningsförfaranden hos EPO och förfaranden om återställande av förlorade rättigheter enligt patentlagen. Det krävs inte någon författningsreglering av dessa situationer. Utredningens förslag: ska i den nya patentförordningen få stöd för att –återbetala granskningsavgiften i de fall någon granskning inte utförs av en patentansökan, och –låta bli att återbetala för sent inbetalda avgifter eller avgifter som betalats med otillräckligt belopp, om beloppet att åter- betala understiger . Årsavgifter för tilläggsskydd som meddelas efter det att tilläggsskyddstiden börjat löpa Den som innehar ett tilläggsskydd ska enligt nuvarande 105 § patent- lagen betala årsavgift för detta. Avgiftsåret räknas från den dag då skyddet började gälla och därefter från motsvarande dag. Det förekommer att EPO beviljar europeiska patent i slutet av patentets 20-åriga skyddstid. Det förekommer också att marknads- godkännandet för den produkt som tilläggsskyddet söks för med- delas först i slutet av patentets skyddstid. I dessa fall kommer en begäran om tilläggsskydd inte in i så god tid att Patent- och registre- ringsverket hinner fatta beslut innan patentet löpt ut. tilläm- par en praxis som innebär att årsav- giften i dessa fall krävs in från beslutsdagen. Denna praxis har dock ingen förankring i regelverket utan är endast en pragmatisk lösning av situationen. Verket har efterfrågat en reglering av situationen. Patent- och registreringsverkets praxis för när årsavgiften för tilläggsskydd begärs in i den aktuella situationen saknar visserligen direkt stöd i bestämmelserna om när årsavgifter ska betalas. Det som sker i praktiken är dock inte något annat än att avgiften krävs in något senare än den tidpunkt när avgiftsskyldigheten har inträtt. Det har inte framkommit att detta innebär några problem i prakti- ken eller att det skulle vara någon utomstående till nackdel. Att det dröjer så länge som att få ett patent meddelat eller ett produkt- godkännande är dessutom en ovanlig situation. Utredningens bedömning är därför att det inte är nödvändigt att författningsreglera betalningstidpunkten för årsavgifter för tilläggs- skydd som meddelas först efter det att tilläggsskyddstiden börjar löpa. Årsavgifter när ett beslut att upphäva ett europeiskt patent undanröjts efter resning I artikel 112 a i EPC finns ett särskilt resningsinstitut, ”petition for review”. Det innebär att den som påverkats negativt av ett beslut i ett överklagandeärende under vissa förutsättningar kan begära att stora besvärskammaren undanröjer en besvärskammares avgörande. kan användas exempelvis mot ett beslut i ett invändningsärende att upphäva det europeiska patentet. som den stora besvärskammaren handlägger begäran om resning är det ovisst om beslutet att upphäva patentet kommer att undan- röjas eller inte. Frågan är då vad som gäller för patenthavarens skyl- dighet att betala årsavgifter. I svensk rätt är det oreglerat hur patenthavaren ska göra med årsavgifter för patentet under ett sådant resningsförfarande. I prak- tiken tar emot årsavgifter även om patentet undanröjts efter ett invändningsförfarande för det fall det finns ett pågående mål om resning beträffande undanröjandebeslutet. Om begäran om resning avslås betalar tillbaka de inbetalade årsavgifterna. har efterfrågat en reglering av hur årsavgifterna ska betalas i den här situationen och vilken rätts- följden ska vara om årsavgift under dessa omständigheter inte betalas i rätt tid. Vad gäller praxisen att ta emot och eventuellt betala tillbaka års- avgifterna framstår den som välfungerande. Det är därför inte nöd- vändigt med någon författningsreglering. När det gäller den mot- satta situationen, att årsavgifter inte betalas under ett pågående res- ningsförfarande mot ett beslut att upphäva patentet, är det frågan om rättsföljden av detta. Det enhetliga patentsystemet innebär att avgifter för europeiska patent med enhetlig verkan ska betalas till EPO. Det kommer där- för att bli nödvändigt för EPO att reglera eller utarbeta en praxis för hur avgiftsbetalningen ska ske om patentet undanröjts men ett resningsförfarande pågår. Mot bakgrund av att även detta är en mycket ovanlig situation framstår det som lämpligast att i avvaktan på EPO:s reglering eller praxis inte införa någon reglering i . Årsavgifter under förfaranden om återställande av förlorade rättigheter Om ett patent förfallit på grund av bristande avgiftsbetalning trots att patenthavaren iakttagit all omsorg som betingats av omständig- heterna kan han eller hon begära återställande av förlorade rättig- heter enligt nuvarande 72 § patentlagen. För att en förklaring om att åtgärden (i det här fallet avgiftsbetalningen) gjorts i rätt tid måste patenthavaren betala avgiften från det att förfallet upphörde. Enligt rådande praxis ska patenthavaren sedan fortsätta att betala årsavgifterna i rätt tid under det att saken prövas enligt 72 § patentlagen. Skulle begäran om återställande avslås betalar Patent- och registreringsverket tillbaka de årsavgifter som betalats efter det att patentet upphörde att gälla. Samma praxis tillämpas vid pröv- ning enligt 72 § patentlagen av europeiskt patent som inte vali- derats i rätt tid och av patentansökan som avskrivits och där åter- upptagningstiden försuttits. Det saknas dock författningsreglering av hur de löpande avgift- erna ska betalas under ett förfarande om återställande av förlorade rättigheter. Inte heller är återbetalningen vid ett eventuellt negativt beslut reglerad. Det framstår dock som rimligt att det inte är enbart den obetalda avgiften som måste betalas, utan att även kravet på löpande avgiftsbetalning kvarstår. Utredningen har därför inte något att invända mot Patent- och registreringsverkets praxis i det här fallet heller. Återbetalning av granskningsavgifter när någon granskning inte utförs Den föreskrivna ansökningsavgiften för en patentansökan består enligt bilagan till patentkungörelsen av tre delar; en anmälnings- avgift, en granskningsavgift och ett tillägg för varje patentkrav ut- över tio. Det förekommer att en ansökan även efter kompletteringsföre- lägganden är så bristfällig att ansökan avskrivs utan att någon gransk- ning utförs. har efterfrågat en möjlig- het att då återbetala granskningsavgiften. Verket har pekat på att nuvarande 48 § patentkungörelsen endast ger stöd för att återbetala avgifter som inte har betalats i rätt tid eller med otillräckligt belopp, och att något stöd inte finns för att betala tillbaka en del av en avgift. Att den ansökningsavgift som ska betalas enligt patentlagen består av olika delar framgår enbart av bilagan till patentkungörelsen. Enligt regleringen ska patentsökanden betala hela avgiften direkt vid ansökan, trots att avgiften omfattar olika delar. Utredningen har dessutom gjort bedömningen att över huvud taget inte behöver påbörja handläggningen förrän an- sökningsavgiften har betalats (se avsnitt 6.4 ovan). Mot den bak- grunden kan det finnas skäl att ge verket inte bara en möjlighet utan också en skyldighet att återbetala den del av avgiften som av- ser granskning om någon granskning inte utförs. detta ska därför göras i bestämmelsen om återbetalning av avgifter i den nya patentförordningen. Återbetalning av små belopp Enligt nuvarande 48 § patentkungörelsen ska Patent- och registre- ringsverket betala tillbaka avgifter som inte har betalats i rätt tid eller betalats med otillräckligt belopp. I 6 § förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betal- ningar och medelsförvaltning anges att betalningar till och från en myndighet ska ske på ett sätt som är kostnadseffektivt och säkert för staten som helhet. Enligt allmänna råd till paragrafen bör myndigheter ha beloppsgränser för sina utbetal- ningar. har interna föreskrifter som på andra områden hindrar utbetalningar , då dessa inte anses kostnadseffektiva. Verket har dock ansett att den nuvarande lydelsen av 48 § patentkungörelsen inte ger utrymme för att neka återbetalning även med små belopp. Det bör därför göras ett tillägg i motsvarande bestämmelse i den nya patentförordningen som innebär att återbetalning inte behöver ske av belopp som under- stiger . 6.8Handläggning av invändningsärenden efter det att patentet upphört att gälla Utredningens förslag: En invändning mot ett meddelat patent kan prövas även om patentet upphör att gälla till följd av av- stående eller obetalda årsavgifter. Detta ska framgå uttryckligen av den nya patentlagen. Efter det att ett patent meddelats kan andra än patenthavaren enligt nuvarande 24 § patentlagen göra invändning mot patentet . Upphävs patentet efter att invändningen har prövats har beslutet verkan då patentansökan gjordes. Det innebär att patenthavaren aldrig har haft någon ensamrätt att grunda ett intrångspåstående på. ändrades patentlagen så att tiden inom vilken invändning mot patentet får göras löper från patentmeddelandet. gällde en ordning där ansökan först godkändes för utläggning, varpå var och en hade möjlighet att invända mot an- sökan. Först efter det att invändningsförfarandet hade avslutats meddelades patentet. När lagen ändrades berördes dock inte frågan om vad som ska gälla om patentet förfaller då en invändning mot patentet handläggs (se prop. 1993/94:22). Om patenthavaren inte betalar årsavgift för patentet förfaller patentet från och med ingången av det avgiftsår för vilket avgiften inte har betalats (nuvarande 51 § patentlagen). Patentet har då varit i kraft , och patenthavaren har för möjlighet att hävda sin ensamrätt i ett intrångsmål. Detsamma gäller om patenthavaren avstår från patentet. När skälet till att patentet upphör att gälla är bristande avgifts- betalning finns också en möjlighet för patenthavaren att begära återställande av förlorade rättigheter enligt nuvarande 72 § patent- lagen. Patenthavaren kan då under vissa förutsättningar få en för- om att avgiften betalats i rätt tid, vilket innebär att patentet åter gäller. Möjligheten till invändning mot patentet har då gått för- lorad. I EPC har situationen reglerats annorlunda. Enligt regel 75 i tillämpningsbestämmelserna till konventionen kan en invändning vid EPO göras även om patenthavaren har avstått från patentet eller om det har upphört att gälla i alla medlemsstater. På samma sätt kan ett beslut i invändningsärende vid EPO överklagas även om patentet inte har verkan i någon kontraktsstat (regel 98). har tidigare regelmässigt av- skrivit invändningsärenden om patentet upphört att gälla. Frågan har dock ställts på sin spets sedan en invändare överklagat ett så- dant avskrivningsbeslut till Patentbesvärsrätten. Invändaren pekade på att den omständigheten att årsavgift inte betalats gjorde att patentet upphört att gälla bara från avgiftens förfallodag, men att patentet varit i kraft till dess att det förföll. Genom en dom (mål nr 13-054) undanröjde Patentbesvärsrätten det överklagade beslutet och visade ärendet åter till . I domskälen anges visserligen inte annat än att det inte kan ute- slutas att en invändare vill att ärendet prövas trots att patent- havaren slutat att betala årsavgifter, och att de därför får anses åligga patent- och registreringsverket att innan ett invändnings- ärende avskrivs underrätta invändaren om att patenthavaren har slutat att betala årsavgifter och fråga om invändaren ändå begär att ärendet ska prövas. Det sägs alltså inte uttryckligen att invänd- ningen hade kunnat prövas i den situationen. Om så inte vore fallet skulle dock Patent- och registreringsverkets underlåtenhet att under- rätta invändaren ha saknat betydelse för utgången i ärendet, och någon anledning att återförvisa ärendet inte förelegat. Genom Patentbesvärsrättens avgörande får det därför anses vara klarlagt att en invändning kan prövas trots att patentet upphört att gälla om det inte innebär att patentet retroaktivt förlorar den verkan det tidigare haft. De två situationer som kan vara aktuella är att patentet upphör att gälla till följd av ett avstående eller till följd av bristande avgiftsbetalning. Det är alltså samma situationer som regleras i regel 75 i tillämpningsbestämmelserna i . För att tydliggöra detta ska en motsvarande bestämmelse föras in i den nya patentlagen. 7Ändring av patentansökningar och patent 7.1Ändring av en patentansökan Utredningens förslag: Ansökan på ingivningsdagen ska utgöra ramen för de ändringar som kan göras i en patentansökan. Begreppet grundhandling ska inte längre användas. Begreppet grundhandlingar används på flera ställen i patentkun- görelsen, främst när det gäller att slå fast vilka begränsningar som finns av möjligheterna att ändra en patentansökan. Det som är av- görande för om en ändring är tillåten eller inte är då vad som fram- går av grundhandlingarna. Begreppet används också på ett ställe i den nuvarande patentlagen, nämligen i 6 a § som handlar om förut- sättningarna för prioritet. Vad som avses med grundhandlingar är dock inte definierat i lagen, utan regleras enbart i patentkungörel- sen. Att begreppet flutit in i lagen utan att definieras där kan möj- ligen ha sin bakgrund i att bestämmelserna om prioritet lyftes ut ur kungörelsen och fördes in 2007. Definitionen av grund- handlingar finns i nuvarande 21 och 24 §§ patentkungörelsen. I fråga om en svensk patentansökan är det enligt 21 § första stycket patentkungörelsen den beskrivning med tillhörande rit- ningar och det eller de patentkrav på svenska, engelska, danska eller norska som fanns ingivna på ansökans ingivningsdag som utgör grundhandlingar. Detsamma gäller i fråga om en patentansökan som tas upp till handläggning enligt 38 § patentlagen och en euro- peisk patentansökan som begärs omvandlad. Om det inte fanns Ändring av patentansökningar och patent någon sådan handling ingiven , ska den beskriv- ning med tillhörande ritningar och det eller de patentkrav på svenska eller engelska som därefter först kom in anses utgöra grundhand- ling i den utsträckning som innehållet har en tydlig motsvarighet i de handlingar som fanns ingivna på ansökans ingivningsdag. I fråga om en internationell patentansökan som fullföljs enligt 31 § patentlagen är grundhandlingarna enligt 21 § andra stycket patent- kungörelsen den kopia av beskrivningen, ritningarna och patentkravet eller patentkraven på svenska eller engelska som har getts in enligt samma paragraf, om ansökan är skriven på svenska eller engelska. Om det krävs översättning för att fullfölja ansökan, avses med grund- handling i stället den översättning av beskrivningen, ritningarna och patentkravet eller patentkraven som har getts in enligt samma para- graf med de ändringar i översättningen som kan ha gjorts inom den frist som gäller enligt 58 § (fristen för att meddela patent eller besluta om avslag enligt 34 § patentlagen, nämligen från utgången av fristen för fullföljd av ansökan). Om sökanden har samtyckt till att ansökan tas upp till avgörande innan den frist som anges i 58 § har löpt ut, avses med grundhandling beskrivningen, ritningarna och patentkravet eller patentkraven som de fanns ingivna då beslut fattades om avslag eller underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen. I 24 § patentkungörelsen anges att det vid delning eller utbryt- ning är den beskrivning med tillhörande ritning och patentkrav som inges med ansökningshandlingen i den nya ansök- ningen som ska anses som grundhandling. I vilken mån grundhandlingarna är detsamma som beskrivningen och patentkraven i ansökan när den gavs in beror alltså på vilket språk som använts i ansökningshandlingarna. Grundhandlingarna som ram för tillåtna ändringar I 13 § patentlagen anges att en ansökan om patent inte får ändras så att patent söks på något som inte framgick av ansökan på ingivnings- dagen. Ytterligare bestämmelser om ändring av en patentansökan finns sedan i patentkungörelsen. I 19 § patentkungörelsen anges att ett patentkrav inte får ändras så att det kommer att innehålla något som inte framgår av handling Ändring av patentansökningar och patent som enligt 21 § första eller andra stycket eller 24 § första stycket utgör grundhandling. Ändras patentkrav så att nya bestämningar tillkommer, ska sökanden ange var motsvarighet finns i grundhandlingarna. Tillägg till beskrivning och ritningar får heller inte göras så att det får patentkraven att framstå som om de om- fattar något som inte har motsvarighet i grundhandlingarna. Det är alltså innehållet i grundhandlingarna, och inte ansökan på ingivningsdagen, som är avgörande för om en ändring av en patent- ansökan kan tillåtas eller inte. Grundhandlingsbegreppet infördes bl.a. för att det vid ändring av en ansökan inte skulle vara nödvändigt att kontrollera ändringen mot innehållet i en text som var skriven på ett annat språk. Det ansågs tillgodose tredje mans intresse av att kunna avgöra hur stort skyddsomfång ett patent som grundas på en viss ansökan maximalt kan få. Det skulle också underlätta patentmyndighetens handlägg- ning av patentansökningar. (m.fl. Patentlagstiftningen – en kommentar, 1980, s. 177 f.) Överväganden och förslag. Som konstaterats ovan används grundhandlingsbegreppet – med ett undantag – inte i patentlagen, och inte i det sammanhang där begrep- pet har sin huvudsakliga betydelse, nämligen när det gäller att av- göra vilka ändringar i en patentansökan som får göras. I EPC används uttrycket ”the application as filed”, och det är också det begreppet som är avgörande för vilka ändringar som kan göras i en patentansökan. Enligt artikel 70 (1) är det visserligen an- sökan på handläggningsspråket som ska utgöra grundtext i för- farandet hos EPO.