sou · GYB356 · 2010-08-31 00:00:00 — Så kallat know-how kan ha skydd enligt FHL, om informatio- nen hålls hemlig och utnyttjandet riskerar att skada näringsidkaren i konkurrenshänseende. Enligt Högsta domstolens dom NJA 1998 s. 633 kan know-how överlåtas. Högsta domstolen7 har även slagit fast att en anställds kopiering av hemlig information för privat bruk kan vara skadeståndsgrundande men inte straffsanktionerat, om den anställde haft tillgång till informationen i sitt arbete.8 Know-how är ofta betydelsefullt när det gäller överföring av kunskap om en tillverkningsprocess. När en kommersiell aktör köpt t.ex. ett patent är det inte nödvändigtvis så att denne sitter inne med kunskapen om hur produkten ska tillverkas. I dessa fall kan den kommersielle aktören behöva få ta del av eller köpa know- how. Det rättsliga problemen uppstår när vissa frågor, som vilket skydd know-how-givaren har mot know-how-tagarens utnyttjande och mot tredje man, aktualiseras. 7(NJA 2001 s. 362). 8Utnyttjande av ritningar som erhållits i samband med en anbudsförfrågan (upphandling av lotsbåtar) har bedömts som obehörigt enligt lagen om för företagshemligheter, även fråga om skadeståndets storlek (RH 2002:11 – ). skriver bl.a. att med hänsyn till vad i målet hörda personer berättat om vad som är brukligt i branschen, nämligen att ritningar, särskilt spantrutor, regelmässigt hålls hemliga samt till vad som angetts i det ifrågavarande anbudsmaterialet borde B-varvet ha förstått att ritningen inte fick spridas vidare eller utnyttjas i något annat sammanhang än det, i vilket man fick del av den. B-varvet har trots detta kommersiellt utnyttjat ritningen. Detta utnyttjande måste i vart fall anses ha skett av oaktsamhet av betydande grad. D-varvet, som alltså förvärvat D.C:s rättigheter, är därför berättigat att enligt 6 § lagen om skydd för företagshemligheter erhålla skadestånd av B-varvet. Licenser på patent är i stort sett oreglerade i svensk lagstiftning. En patentlicens innebär att en utomstående får rätt att utnyttja upp- finningen. Rätten uppstår vanligtvis genom avtal mellan patent- innehavaren och patentutnyttjaren. Vid överlåtelser av rättigheter gäller köplagens regler. Att inne- hållet i avtalet mellan patentinnehavaren och patentutnyttjaren uppfyller båda parters avsikter och vilja är väsentligt. Avtalet bör reglera frågor som omfattning geografiskt och tekniskt, kvalitet i produktion och tid. Patentutnyttjaren bör klargöra vad patentet ska användas till och hur produktionen ska ske för att säkerställa att avtalet omfattar avsedd tillverkning eller produktion. Eventuell överskridande av överlåtelsen kan medföra sanktioner. En enkel licens ger patentutnyttjaren en rätt att utnyttja uppfinningen. En exklusiv licens innebär att patentinnehavaren inte överlåta eller sälja licenser till någon annan på en marknad, vilket innebär att patentutnyttjaren undgår konkurrens. En ensamlicens innebär att licensgivaren tillsammans med licenstagaren har en ensam rätt att utnyttja uppfinningen. Ersättning för utnyttjande av patent genom licens sker vanligt- vis mot betalning. Ersättningskonstruktionen kan se olika ut, den kan dels vara en fast ersättning och dels en rörlig ersättning beroende av intäkter eller produktionsvolym, eller en kombination av dem båda (s.k. royalty). Det är möjligt att hos PRV registrera köp av patent och licenser. Betydelsen av en registrering är, enligt 64 § PL, att den som vill väcka talan om patentens ogiltighet, överföring av patent eller med- delande om tvångslicens ska underrätta alla som enligt patent- registret innehar licens eller patent. Den som är registrerad får information om viktiga händelser avseende patentet. Patent som gäller i kan enligt 12 kap. PL pantsättas. För små eller nystartade företag kan patentet vara den viktigaste tillgången i bolaget och därför kan det finnas behov av att pantsätta patentet som säkerhet för lån. Pantsättningen registreras hos pant- verket och ger därefter ett sakrättsligt skydd för borgenären. Patenthavaren kan vid behov sälja patentet för att få täckning för sin fordran. De konkurrensrättsliga reglerna om missbruk av dominerande ställning återfinns i artikel 102 i FEUF-fördraget och i den svenska konkurrenslagens (2008:579) 2 kap. 7 §. Det är mycket sällsynt att ett företags patentanvändning, t.ex. att neka att licensiera, kan betraktas som ett missbruk eller att patent i sig ger en dominerande ställning. I den dagliga hanteringen av patent är konkurrensrätten vid avtal viktig. Licenser innebär att patentens monopoleffekter minskar och underlättar teknikspridning. Det har emellertid visat sig att patentlicenser kan användas konkurrensbegrän- sande, i synnerhet vid horisontella licenser dvs. mellan konkur- renter som verkar på samma marknad.9 Av 2 kap. 1 § konkurrenslagen (101.1 FEUF) framgår att avtal vars syfte eller effekt är att förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på markanden på ett märkbart sätt är förbjudna. Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att 1.inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs, 2.produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras, 3.marknader eller inköpskällor delas upp, 4.olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, eller 5.det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet. Enligt 2 kap. 2 § gäller förbudet inte avtal som bl.a. bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande. På vilket sätt dessa bestämmelser påverkar patent och licensavtal kräver individuella analyser. För att underlätta bedömningarna har utfärdat ett antal gruppundantag som finns angivna i 2 kap. 3 § konkurrenslagen. 9 , Patenträtt, 2007, s. 144. Det är inte endast bestämmelserna i konkurrenslagen som kan hindra missbruk av patent. I 50 § PL anges att tvångslicens med- delas av rätten, som även bestämmer i vilken omfattning uppfin- ningen får utnyttjas samt fastställer vederlaget och övriga villkor för licensen. När väsentligt ändrade förhållanden påkalla det, äger rätten på yrkande upphäva licensen eller fastställa nya villkor för denna. En tvångslicens för att utöva en uppfinning i får enligt 45 § meddelas om 1.det har gått från det att patentet meddelades och från det att patentansökan gjordes, 2.uppfinningen inte utövas i skälig utsträckning i , samt 3.det saknas godtagbar anledning till att uppfinningen inte utövas. Reglerna om tvångslicens syftar till att säkerställa tillgången till samhällskritisk teknik. Syftet är således inte att underlätta för kom- mersiell aktörer som inte lyckats få köpa en licens av patent- innehavaren. I har inga tvångslicenser meddelats . Många uppfinningar görs inom ramen för en anställning och lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar () regle- rar vad som gäller mellan en anställd uppfinnare och dennes arbets- givare. Lagen gäller patenterbara uppfinningar gjorde i i en anställning. Det räcker att uppfinningen i princip ska kunna patenteras. En arbetsgivare kanske väljer att inte patentera idén utan istället bevara den som en företagshemlighet. Att arbets- tagaren har blivit bekant med ett problem och tillägnat sig kunska- per inom området räcker inte för att uppfinning ska anses gjord hos arbetsgivaren. Det krävs en färdig uppfinning under anställ- ningsperioden. Det finns därutöver en bevisregel i som anger att forskningsuppfinningar som patentsöks efter det att anställningen har upphört, antas vara gjorda under anställningen. Arbetstagaren har bevisbördan för att visa att upp- finningen gjordes efter att anställningen upphört. Vissa anställda har undantagits från lagen nämligen lärare vid universitet, hög- skolor och andra inrättningar inom undervisningsväsendet (det s.k. lärarundantaget) samt viss militär personal. Övertagande- och ersättningsreglerna beror på hur uppfinningen klassificerats; forsk- ningsuppfinningar, andra tjänsteuppfinningar och övriga uppfin- ningar inom arbetsgivarens verksamhetsområde. En grundläggande förutsättning är att uppfinningen tillhör arbetsgivaren verksam- hetsområde. Uppfinningar som ligger utanför arbetsgivarens verk- samhetsområde tillhör uppfinnaren. Enligt lagen har arbetsgivaren rätt att helt eller delvis överta en uppfinning som är ett resultat av en forsknings- eller uppfinningsverksamhet (3 § ) som varit arbetstagarens huvudsakliga uppgift, eller eljest innefatta lösningen av en i tjänsten förelagd närmare angiven uppgift. Arbetsgivaren har rätt att helt eller delvis överta uppfinningen, arbetstagaren har rätt till skälig ersättning. Har arbetstagaren gjort en uppfinning inom ramen för en på- gående anställning, och uppfinningen beror på arbetstagarens an- ställning, men resultatet inte klassificeras som en forskningsupp- finning, är det en annan tjänsteuppfinning. Arbetsgivaren är i dessa fall berättigad till en enkel licens. Arbetstagaren kan inte neka att arbetsgivaren utnyttjar uppfinningen. Enligt bestämmelsens sista stycke ska enligt bestämmelsen i dessa fall för- handla uteslutande med arbetsgivaren. Arbetsgivarens olika över- tagandemöjligheter möjliggörs genom en skyldighet för arbetstaga- ren att informera arbetsgivaren om uppfinningar, att hålla kunska- pen om uppfinningarna hemliga samt att inte kontakta andra. Om arbetsgivaren utnyttjar rättigheterna enligt lagen till den anställdes uppfinning helt eller delvis, har den anställde rätt till skälig ersättning. Man ska ta hänsyn till uppfinningens värde och storleken av den rätt till uppfinningen som arbetsgivaren övertar. Frågan om arbetstagares uppfinningar regleras även i vissa kollek- tivavtal. Utredningens bedömning: Vid en innovationsupphandling bör de immateriella rättigheterna som eventuellt skapas ligga hos den part som bäst kan utnyttja dessa. Strategier i samband med skydd och överlåtelse av immateriella rättigheter måste fastställas i ett mycket tidigt stadium när inno- vationer söks och upphandlas. Det finns två delar att beakta, dels redan existerande immaterialrättsligt skydd och dels de immaterial- rättsliga skydd som kan komma att uppkomma vid forsknings- och utvecklingstjänster som den upphandlande myndigheter medverkar i eller finansierat. När en upphandlande myndighet avser att engagera sig i upphand- ling av innovationer är det en viktigt del att förstå hur man ur immaterialrättslig synvinkel erbjuder en för båda parter attraktiv lösning. Målet är att hitta en fördelning av rättigheterna som medför ekonomiska incitament och för alla inblandade. En början kan vara att den upphandlande myndigheten gör en undersökning av marknaden, vilka patent, publicerade patentansök- ningar och andra immateriella rättigheter finns på området. Resultaten av en sådan undersökning kan hjälpa myndigheten att identifiera ägarna till rättigheterna som kan innehålla en lösning på det problem som man eftersträvar en lösning på. PRV kan utföra denna undersökning på uppdrag av myndigheten. Som ovan beskrivits finns en rad olika immaterialrättsliga be- stämmelser som kan aktualiseras vid upphandling av innovationer. Det är karaktären och förutsättningarna av de nya och innovativa lösningar som avgör vilken eller vilka bestämmelser som gäller . Många innovatörer kommer sannolikt att känna en oro för hur deras immateriella rättigheter kommer att påverkas när de lämnar in idéer och innovationer till den upphandlande myndigheten. Myndigheten måste därför noga överväga hur man vill hantera detta i förfrågningsunderlag och i uppföljning. Viktiga punkter att beakta är: I förfrågningsunderlaget (antingen webbplats eller annan doku- mentation), måste myndigheten klargöra hur de immaterial- rättsligt skyddet kommer att hanteras och att myndigheten är ansvarig för innovatörens immaterialrättsliga skydd genom sekretess. Av information bör framgå huruvida immaterialrätten i senare skede kan komma att ägas av båda parter eller av myndigheten ensam. Myndigheten kan i dialog med leverantörerna klargöra vilket immaterialrättsligt skydd som finns för innovationer. Myndig- heten måste tillse att personal och system som utvärderar anbud/ansökningar/lösningar är medvetna om vad sekretessbe- stämmelserna anger och hur informationen ska hanteras. Det är viktigt att myndigheten kontrollerar att leverantörens påstående om att innovationen är ny stämmer. Om så inte är fallet kan, vid ev. utnyttjande av innovationen, myndigheten komma att krävas på ersättning eller skadestånd från t.ex. en befintlig patentinnehavare. Grundprincipen i är att den som har utfört utvecklingsarbetet också har rättigheterna till resultatet dvs. de immateriella rättigheterna, medan finansiären har en användnings- rätt, detta bör dock reglerats i avtalet mellan parterna. Om man vill frångå huvudregeln, t.ex. genom att hela eller delar av rättigheterna till resultatet övergår till beställaren måste parterna avtala om detta när ett samarbete inleds. När det gäller ägande av eventuella immateriella rättigheter, anser utredningen att de immateriella rättigheterna bör ligga hos den part som bäst kan utnyttja den. Denna part är i de flesta fall innovatören eller leverantören. Offentliga myndigheter har sällan incitament, vilja eller kunskap att driva teknikutvecklingen vidare eller att förvalta en immateriell rättighet på bästa sätt. De ekono- miska incitamenten är naturligtvis viktiga, vem har mest att tjäna på rättigheterna? Myndigheten bör överväga hur avtalet kommer att påverka leverantörens rättigheter att sälja och utveckla lösningen, och hur kommer detta påverka leverantörens förmåga att fortsätta att göra affärer. Innovatören eller leverantören av immateriella rättigheter kan i stället ge myndighet en licens som medför att myndigheten obegränsat eller i viss omfattning kan utnyttja innovationen, kost- nadsfritt eller mot viss ersättning. Licensering av immateriella rättigheter är inte okomplicerat och kräver därför diskussioner och analys i tidigt skede av upphandlingen. Det kan vara lämpligt att i dessa sammanhang ta hjälp av juridisk expertis. Alternativet är att partnerna är överens om att innovatören i ett första skede kommer att äga alla immateriella rättigheter till någon produkt eller process som är resultatet av upphandlingen. Alla innovatörer eller leverantörer är inte i stånd att utnyttja sina immateriella rättigheter. Det kan naturligtvis i vissa speciella fall även finnas skäl att myndigheten äger de immateriella rättigheterna av en innovation till följd av en upphandling. Men det är viktigt att ha i åtanke att detta kan medföra att vissa leverantörer eller inno- vatörer avskräcks från att lämna in anbud, ansökan eller produk- tidé. Att enas om villkoren för överlåtelse, eller licensiering, av imma- teriella rättigheter i förväg är viktigt, så även betalningsvillkor, vilka delar av immateriella rättigheter som är att hänföras till vem, på vilka områden och hur . Vid utformningen av slutliga villkoren är det väsentligt att vara flexibel beroende på vad innovationen avser och hur den sannolikt kommer att användas och säljas. Det är viktigt att beakta längden på ägandet av de immateriella rättigheterna i varje enskilt fall, och de skulder och ersättningar som detta kan leda till. Sammanfattningsvis är det viktigt att ha i åtanke att om myndigheten vill ha några rättigheter utöver nyttjanderätt så måste parterna reglera det i avtalet om utveckling av produkten. Sannolik kommer leverantören av produkten alltid vilja behålla en viss del av upphovsrätten själv. Vid en förkommersiell upphandling, där myndigheten har finan- sierat hela eller delar av forsknings- och utvecklingskostnaderna, kan det uppstå konkurrensrättsliga problem vad gäller de immate- riella rättigheterna. Så som ovan angivits anser utredningen att de immateriella rättigheterna i första hand bör ligga hos innovatören. Innovatören eller leverantören kan ansöka om patent på upp- finningen som utarbetats under förfarandet. Om denne därefter är den enda som, efter den förkommersiella upphandlingen, kan leverera den önskade produkten på marknaden uppstår en mono- polliknande situation. Utredningen anser att den upphandlande myndigheten i upp- handlingsunderlaget kan ställa krav som återspeglar vad som upp- nåtts i den förkommersiella upphandlingen under förutsättningen att det finns objektiva skäl för att ställa sådana krav. Objektiva krav kan gälla funktion, miljöeffekt eller liknande. Då kan det innebära att det bara finns en leverantör som kan uppfylla kraven eftersom denne innehar ett för kraven uppfyllande nödvändig patenträtt.10 I det läget skulle en upphandlande myndighet kunna använda de undantagsregler som gäller när en leverantör har ensamrätt, t.ex. ett patent. I de fallen kan myndigheten tillämpa förhandlat förfarande utan annonsering. Det måste dock åter understrykas att de krav som myndigheten ställer upp måste vara proportionerliga och sakligt underbyggda. Emellertid skulle en sådan situation innebära att den leverantör som har ensamrätten också blir monopolist. Vid förväntan av en sådan situation kan den upphandlande myndigheten i upphand- lingsunderlaget ange en kostnadsram. Det ger myndigheten en rätt att avvisa anbud som visserligen uppfyller de materiella kraven men där priser för varan eller tjänsten överstiger vad den upphandlande myndigheten beräknat. I ett läge där den enda anbudsgivaren således begär ett högre pris än myndigheten är beredd att betala skulle det under vissa förutsättningar finnas möjlighet för den upphandlande myndig- heten att utnyttja en föreliggande licens för eget bruk. Rent praktiskt kan det gå till så att myndigheten anger att den som vinner upphandlingen kan nyttja den licens för eget bruk som myndigheten har. Men det bör noteras att licensen gäller enbart för varor eller tjänster specifikt för den upphandlande myndighetens behov.11 Andra förutsättningar föreligger om den upphandlande myndig- heten väljer att utnyttja resultatet i den förkommersiella upphand- lingen, i den efterföljande upphandlingen, inte som ska-krav utan 10Eller åtminstone har ansökt om patent. 11Det kan leda till det finns ett begränsat intresse hos företag eftersom det inte finns några förutsättningar att utveckla verksamheten genom att sälja till andra kunder. Därtill är det viktigt att hålla i minnet att en produkt, eller för den delen även i många fall en tjänst, enbart baseras på ett enda patent. Således måste ett företag ibland behöva skaffa sig rätten att utnyttja även andra patent för att kunna producerade den efterfrågade varan eller tjänsten. Det betyder att de efterfrågade kraven, som även i detta fall måste vara objektivt grundade, ligger till grund för utvärderingen av anbud. En av leverantörerna är visserligen, genom sitt patent, den enda som kan uppfylla de uppställda bör-kraven, men andra leverantörer kan likväl konkurrera, t.ex. genom ett lägre pris. Den upphandlande myndigheten får göra en helhetsbedömning och ta hänsyn till de utvärderingskriterier den uppställt. När en tillverkare av en vara gjort ett tekniskt genombrott som ger en för kunden bättre vara, tvingas konkurrerande tillverkare sänka priset på sina produkter för att kunna konkurrera tills de själva kan komma med ett förbättrad vara. Detta är en fullt naturlig process. Nackdelen för myndigheten att tillämpa sådana utvärderings- kriterier kan vara att den eftersökta förbättringen inte med säker- het uppnås. Ett exempel kan vara detta; en myndighet, t.ex. en kommun har genomfört en förkommersiell upphandling i syfte att få fram en bättre produkt, i detta tänkta fallet ett miljövänlig sätt att samla ihop höstlöv. Efter avslutad upphandling har kommunen kunna konstatera att kommunen åter köpt just sådana bullrande bensindrivna lövblåsare som kommunen genom den förkommer- siella upphandlingen försökt hitta ett alternativ till. Visserligen kunde kommunen köpa lövblåsarna till ett betydligt lägre pris än tidigare, men likväl skulle den förkommersiella upphandlingen, även om den tekniskt var lyckad, vara ett marknadsmisslyckande. Detta skulle kanske kunna lösas genom licensiering dels till myndigheten dels att myndigheten från början skriver in i avtalet att leverantören förpliktas att licensiera patenten till ev. konkur- renter vid en senare kommersiell upphandling, men då minskar även leverantörernas incitament. Utredningens bedömning: Standarder är en aspekt som berör diskussionerna kring innovationsupphandling. Standarder kan vara både innovationsbefrämjande genom att skapa gemen- samma förutsättningar men standarder kan även vara konserve- rande och därmed försvåra för nya lösningar. Standarder tas fram i konsensus inom privaträttsliga organisationer för frivillig användning av parterna på en marknad. Standarder kan göras tvingande genom lagar och förordningar. När EG sjösatte programmet för den inre marknadens genom- förande beslöt man att systematiskt använda sig av standarder till stöd för lagstiftningen på varuområdet. EG lät bl.a. bygga upp en effektiv europeisk standardisering och instrument att ge särskilda uppdrag till de europeiska standardiseringsorganen. Användningen av standardisering som ett instrument i inre marknadsarbetet har varit mycket framgångsrik – enligt flera bedö- mare hade inte den inre marknaden kunnat genomföras 1993 utan standardisering. har fokus kommit att förändras. Standardise- ringen har breddat sitt verksamhetsfällt till områden som tjänster, kvalitetsstyrning, miljö, klimat etc. som alltmer av arbetet utförs i de globala standardiseringsorganen. har politiskt fokus flyttats från standarder som stöd för lagstiftning till standar- der som stöd på andra politikområden. såsom konkurrenskraft, tillväxt och innovation. Studier i olika länder antyder att standarder har bidragit till en betydande del av den ekonomiska tillväxten, från en procentenhet till en fjärdedel av de totala tillväxten. Diskussioner förs nu om standarder som instrument för inno- vation i näringslivet. Både och Rådet är ägnat frågan uppmärksamhet. Tanken är att standardiseringsarbetet ska knytas närmare till FoU-arbetet och att standarderna ska represen- tera state of the art. Genom standarderna ska innovationer göras tillgängliga för alla, i synnerhet småföretag, och ges genomslag på marknaden. Tidig standardisering kan också underlätta förkom- mersiell upphandling menar EU-kommissionen12. I pionjärmark- nadsinitiativet, Lead market initiative, vill kommissionen främja innovation genom höga krav, bl.a. miljö- och energikrav, och genom tidig standardisering och offentlig upphandling föra ut innovationerna på marknaden. Diskussioner om standarder och innovation är dock ännu i ett tidigt skede. Ett annat område är standardisering på tjänsteområdet. Detta område är i stor utsträckning är oreglerat i . För att stan- darder ska få genomslag måste dessa ses som något positivt av aktörerna på marknaden. De svenska tjänsteproducerande näringarna är dock ofta negativa till standardisering på deras områden då man 12 COM(2008) 133 final, Communication from the Commission, Towards an increased contribution from standardisation to innovation in Europé. ser det som en inskränkning i konkurrensmöjligheterna. För städ- tjänster har stora offentliga upphandlare tagit initiativ till ett standardiseringsarbete och den färdiga standarden har fått stort genomslag på marknaden. Ökad offentlig upphandling av t.ex. vård- eller utbildningstjänster kan leda till liknande initiativ. Studier på både makro- och mikroekonomiska plan i olika europeiska länder och runt om i världen har i vissa områden, visat tydliga fördelarna med standarder och standardisering för den övriga ekonomin. Standarder kan spela en roll för att underlätta utbytet av gemensamma tekniska lösningar, avlägsna handels- hinder, vilket möjliggör tekniköverföring och underlätta säkerhet på marknaden.