prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — Den särskilda bestämmelsen om att var och en som lider förfång av en firmaregistrering får föra talan om hävning av registreringen bör således utmönstras ur firmalagen. Bestämmelsen om att sammanslutningar av berörda näringsidkare har rätt att föra talan om hävning i vissa fall bör, som en konsekvens av att förfångskravet tas bort, också utmönstras ur firmalagen. Även det som anförts om fastställelsetalan och vilandeförklaring i varumärkesrättsliga mål bör gälla på firmaområdet (se avsnitt 13.2). Det innebär att den nuvarande bestämmelsen om fastställelsetalan i firma- lagen (23 §) upphävs och att talan om fastställelse i fortsättningen får föras med stöd av de allmänna bestämmelserna om fastställelsetalan i (13 kap. 2 § ). Det innebär vidare att den nuvarande obligatoriska bestämmelsen om vilandeförklaring i firmalagen (22 §) ändras så att såväl intrångsmål som mål där fastställelsetalan förs fortsättningsvis får vilandeförklaras med stöd av de allmänna bestämmelserna om vilandeförklaring i (32 kap. 5 § ) för det fall talan väcks om hävning av firmaregistreringen. (Se vidare avsnitt 13.2.) 17Övriga frågor som är gemensamma för varumärkes- och firmarätten 17.1Användning av kännetecken på Internet Regeringens bedömning: bör det inte införas några särskilda bestämmelser om skyddet för kännetecken vid användning på Internet. Kommitténs bedömning avser enbart användning av varukännetecken på Internet och överensstämmer i den delen med regeringens. Se SOU 2001:26 s. 357 f. Remissinstanserna: , m.fl. och har ansett att det måste framgå att användning av varukännetecken på Internet omfattas av lagen. m.fl. har därutöver konstaterat att frågan även inbegriper domännamns rättsliga status och dess konflikter med kännetecken och att analys saknas i denna del. har inte haft någon invändning mot kommitténs bedömning. Skälen för regeringens bedömning: Användningen av kännetecken på Internet är global till sin natur. Det går alltså inte att styra användningen till ett visst land. Detta förhållande medför problem när kännetecken, som är territoriella till sin natur, används på Internet. Kännetecknens territoriella natur innebär att identiska eller liknande kännetecken kan vara skyddade för olika innehavare i olika länder. Ett användande av ett kännetecken som är skyddat i användarens hemland på t.ex. en webbplats kan alltså innebära att intrång begås i ett eller flera andra länder. Detta innebär också att användaren kan drabbas av sanktioner i ett eller flera andra länder och bl.a. förbjudas att använda kännetecknet på Internet. Denna och andra frågeställningar har uppmärksammats i internationella sammanhang och har bl.a. medfört att ständiga kommitté för varumärken, mönster och geografiska ursprungs- beteckningar antog en rekommendation om skyddet för kännetecken vid användning på Internet (Recommendation Concerning the Protection of , and Other Industrial Property Rights in Signs on the Internet, SCT/7/2 WIPO-rekommendationen). WIPO-rekommen- dationen gäller inte bara för registrerade varumärken utan omfattar kännetecken rent generellt (se artiklarna 1 och 2 och noten till artikel 1 i WIPO-rekommendationen). I WIPO-rekommendationen vidgår man att det finns en konflikt mellan Internets globala och kännetecknenas territoriella natur (se bl.a. ingressen, stycke tre och noten till artikel 13). För att lösa konflikten fastställs i WIPO-rekommendationen att användningen av ett kännetecken på Internet endast ska anses som känneteckensrättslig användning i en medlemsstat om användningen har kommersiell effekt i staten i fråga (se artikel 2 i WIPO-rekommendationen). Det kan konstateras att begreppet användning som har kommersiell effekt har en vidare betydelse än begreppet användning i näringsverksamhet, se noten till artikel 2 i WIPO-rekommendationen, jfr 4 § varumärkeslagen (1960:644) och artikel 5 i rådets direktiv /95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25), förkortat varumärkesdirektivet. Kravet på att användningen har kommersiell effekt vilar på bedömningen att inte all slags användning av kännetecken på Internet bör behandlas som användning i en medlemsstat, även om Internetanvändare i den staten har tillgång till kännetecknet via Internet (se not 2.02 till artikel 2 i WIPO-rekommendationen). Begreppet användning som har kommersiell effekt har valts i stället för begreppet användning i näringsverksamhet i syfte att inkludera sådana situationer där icke vinstgivande företag har åstadkommit kommersiell effekt i ett särskilt land genom att använda kännetecknet på Internet utan att använda det i näringsverksamhet (se not 2.04 till artikel 2 i WIPO-rekommendationen). Därmed har man dock inte klargjort hur de bägge begreppen förhåller sig till varandra. För det fall begreppet kommersiell effekt ska ersätta begreppet i näringsverksamhet finns en risk för att skyddet för kännetecken blir större när de kännetecken som gör intrång har använts just på Internet och att ett större antal handlingar anses utgöra intrång enligt WIPO-rekommendationen än vad som skulle vara fallet vid tillämpning av den harmoniserade nationella rätten inom EU. För det fall man däremot vid användning på Internet ska uppställa krav på såväl användning i näringsverksamhet som kommersiell effekt är följden en begränsning av ensamrätten. Oavsett hur de bägge begreppen förhåller sig till varandra kan det konstateras att WIPO- rekommendationen griper in i själva ensamrättens innehåll såvitt gäller användning på Internet. Dessutom introduceras i WIPO- rekommendationen ett förfarande för notifiering och undvikande av konflikt. Förfarandet innebär att användaren under vissa förutsättningar inte ska hållas ansvarig för användningen trots att användningen i och för sig uppfyller kravet på kommersiell effekt. Detta ska gälla dels för användning i tiden innan rättighetshavaren i det andra landet notifierat användaren om att denne gör sig skyldig till ett intrång och under ytterligare förutsättningar även efter det att sådan notifiering ägt rum (se artiklarna 9 och 10 i WIPO-rekommendationen). Utöver de frågeställningar som behandlas i WIPO-rekommendationen har domännamnen och hur deras användning och eventuella konflikter med kännetecken ska hanteras uppmärksammats både nationellt och internationellt. Användningen av sådana elektroniska adresser har inte fått någon heltäckande internationell lösning, även om frågan finns på agendan för ständiga kommitté för varumärken, mönster och geografiska ursprungsbeteckningar. Regeringen konstaterar att användningen av kännetecken på Internet är en komplicerad fråga som kräver omfattande analyser, varvid internationellt arbete måste beaktas och komparativa studier förmodligen måste göras. När kommittén lämnade sitt förslag var WIPO- rekommendationen fortfarande inte antagen. Framför allt mot den bakgrunden valde kommittén att inte lämna förslag till nya bestämmelser om skyddet för kännetecken vid användning på Internet. Regeringen konstaterar dessutom att UDRP processen (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, ), som hanteras av ICANN (for Assigned Names and Numbers), fungerar väl. är en av de fyra godkända tvistlösningsorganen enligt ICANN's UDRP process. Motsvarande regelverk för specifikt toppdomänen .se hanteras av , operatör av den svenska toppdomänen och kallas ATF (Alternativt Tvistlösningsförfarande). WIPO-rekommendationen griper, som konstaterats, in i själva ensamrättens innehåll, ett område där harmonisering skett inom EU genom varumärkesdirektivet när det gäller registrerade varumärken (artiklarna 1 och 5 i varumärkesdirektivet). De förslag till nya bestämmelser om ensamrättens innehåll för såväl varukännetecken som näringskännetecken som regeringen lagt fram ligger också mycket nära motsvarande bestämmelse i varumärkesdirektivet. Med tanke på den harmonisering som skett beträffande registrerade varumärken är det inte möjligt för att ensidigt företa större ändringar i den nationella lagstiftningen beträffande sådana rättigheter för att genomföra de lösningar som föreslås i WIPO-rekommendationen. Ensamrätten till kännetecken bör så långt som möjligt vara densamma för registrerade varumärken, som för övriga kännetecken. Det är därför inte en framkomlig väg att gå fram med lagstiftning bara för övriga kännetecken. Ingående analyser måste också, som konstaterats, företas innan sådana ändringar kan genomföras. En fråga som emellertid kan klargöras redan nu och som också påtalats av några remissinstanser, är frågan om användning av kännetecken på Internet omfattas av varumärkeslagen respektive firmalagen. Dessa remissinstanser har ansett att det uttryckligen bör framgå av varumärkeslagen att även elektronisk användning omfattas av ensamrätten. Det kan konstateras att varken varumärkesdirektivet eller rådets förordning (EG) nr 207/2009 av om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varumärkesförordningen, innehåller några särskilda bestämmelser om elektronisk användning i förhållande till ensamrättens innehåll när det gäller varumärken (artikel 5.3 ad i varumärkesdirektivet och artikel 9.2 ad varumärkesförordningen). Uppräkningen i dessa rättsakter över vad som ska anses utgöra användning är emellertid inte uttömmande och detsamma gäller bestämmelsen om ensamrättens innehåll i den nuvarande och även i den föreslagna varumärkeslagen. Att elektronisk användning omfattas av ensamrätten framstår i dagens läge som okontroversiellt och är också skälet till att WIPO- rekommendationen utformades (se t.ex. dom i mål nr C-236/08C-238/08, Google SARL, . mot , Google SARL mot och Luteciel SARL samt Google SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre- , och och jfr. Hoyesteretts dom HR-2004-01671-A och rättsfallet NJA 2004 s. 624). Mot denna bakgrund och särskilt med beaktande av att regeringen nu föreslår att skrivningen om muntlig användning ska utmönstras ur varumärkeslagen (se avsnitt 8.1.3), saknas skäl att införa en särskild skrivning om elektronisk användning. En sådan ändring av lagtexten skulle också, som konstaterats, avvika från motsvarande bestämmelser i . 2009/10:225 varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen. Den nuvarande och den föreslagna regeln om ensamrättens innehåll för näringskännetecken innehåller över huvud taget inte någon uppräkning över vad som kan vara användning. Här finns alltså om möjligt ännu starkare skäl mot att i lagtexten ange att även elektronisk användning omfattas. Dessutom gäller här lika mycket som för varukännetecken att det framstår som klart att elektronisk användning omfattas av ensamrätten. Inte heller för näringskännetecken finns därför skäl att särskilt i lagtexten tydliggöra att elektronisk användning omfattas. Sammanfattningsvis anser regeringen alltså att det saknas skäl att införa skrivningar i den nya varumärkeslagen respektive i firmalagen om att ensamrätten ska omfatta elektronisk användning eftersom det är helt klart att detta ändå kommer att gälla. 17.2Sekretess i mål och ärenden om varukännetecken och näringskännetecken I den gällande offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) finns det inte några särskilda bestämmelser om sekretess när det gäller varukännetecken eller näringskännetecken. fanns det inte heller i den tidigare gällande sekretesslagen (1980:100) (SekrL). Några sådana bestämmelser finns inte heller i den varumärkesrättsliga eller firmarättsliga lagstiftningen. att det inte finns någon möjlighet för exempelvis PRV eller att besluta om sekretess för uppgifter i ett ärende om registrering av ett varumärke eller en firma. I OSL finns emellertid allmänna bestämmelser om sekretess hos domstol som är tillämpliga också i mål eller ärenden som rör varukännetecken eller näringskännetecken. Enligt 36 kap. 2 § första stycket OSL gäller sekretess hos domstol i mål eller ärende i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om myndighets eller enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om Denna bestämmelse är inte tillämplig om en annan sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse är tillämplig på uppgiften och innebär att sekretess inte ska gälla (36 kap. 2 § andra stycket OSL). I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst (36 kap. 2 § fjärde stycket OSL). Patentbesvärsrätten har i ett avgörande ansett att bestämmelsen om domstolssekretess bör tillämpas med den begränsningen att sekretessen inte får avse uppgifter som kan ha betydelse för bedömningen av ett varukänneteckens giltighet och omfattning, se Patentbesvärsrättens beslut i mål nr 96778 N.V. Detalj- och Maskinförsäljning i . Patentbesvärsrätten bl.a. att det inom immaterialrätten är en grundläggande princip att en beviljad ensamrätt som med straffsanktion gäller mot var och en endast får stödja sig på material som är allmänt tillgängligt och att denna princip måste ges företräde framför en formell tolkning av sekretesslagen. När det gäller det industriella rättskyddets område i övrigt finns det särskilda sekretessbestämmelser. Enligt 31 kap. 20 § OSL gäller sekretess i ärende om ansökan om patent för uppgift om uppfinning eller företagshemlighet, om inte annat följer av patentlagen (1967:837). Det innebär med andra ord att det enligt huvudregeln råder sekretess och att det finns bestämmelser i patentlagen som utgör undantag från denna huvudregel. Handlingarna i ett ärende om patent blir offentliga när patent beviljas. I syfte att hindra att utdragna handläggningstider leder till att handlingarna i ett patentärende hålls hemliga ska handlingarna dock, utom i vissa fall, hållas tillgängliga för var och en från den dag då ansökan gjordes eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs. På begäran av sökanden kan handlingarna hållas tillgängliga tidigare (22 § förstatredje styckena patentlagen). I 22 § femte stycket patentlagen finns bestämmelser om sekretess för företagshemligheter i vissa fall, som gäller trots att övriga handlingar i ansökningsärendet blivit allmänt tillgängliga. Om en handling innehåller en företagshemlighet som inte rör en uppfinning som det har sökts eller meddelats patent på, får PRV på yrkande besluta att handlingen inte får lämnas ut, om det finns särskilda skäl. Om det har framställts ett sådant yrkande, får handlingen inte lämnas ut förrän yrkandet har ogillats genom ett beslut som har vunnit laga kraft. Av förarbetena framgår att bestämmelsen om att en handling i vissa fall inte behöver lämnas ut huvudsakligen syftar till att hindra att sådana uppfinningselement som framgår av patentansökan men på vilka patent inte sökts i det aktuella ärendet ska bli offentliga. Vidare framgår att det vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för att handlingen inte ska lämnas ut, bör krävas att handlingen inte innehåller upplysningar som är av värde för bedömningen eller förståelsen av den patentsökta uppfinningen samt att ett offentliggörande kan medföra påtagliga olägenheter för den som har gett in handlingen (se Nordisk utredningsserie 1963:6 s. 252 och prop. 1966:40 s. 129). Också när det gäller mönster finns särskilda bestämmelser om sekretess. Enligt 31 kap. 22 § OSL gäller sekretess i ärende om registrering av mönster för uppgift om mönstret, om sökanden har begärt det och annat inte följer av mönsterskyddslagen (1970:485). Bestämmelsen motsvarar 8 kap. 13 § tredje stycket SekrL. Det är bara uppgifter om mönstret som kan omfattas av sekretess. Det finns inte något utrymme att förordna om sekretess för t.ex. företagshemligheter enligt denna bestämmelse. I propositionen anförde departementschefen att det inte fanns något övertygande skäl att låta sekretesskyddet omfatta också andra handlingar, se prop. 1969:168 s. 95. Enligt 19 § mönsterskyddslagen får en handling som omfattas av sekretess inte lämnas ut utan sökandens samtycke förrän den av honom eller henne begärda fristen löpt ut eller förflutit från den dag ansökningen gjordes eller, om prioritet yrkas enligt 8 § första stycket mönsterskyddslagen, från prioritetsdagen. Om PRV har avskrivit eller avslagit en ansökan innan tiden för hemlighållande gått ut får handlingen Prop. 2009/10:225 lämnas ut endast om sökanden begär att ansökan återupptas eller I ärenden om mönsterskydd är alltså, till skillnad mot vad som gäller i patentärenden, handlingarna enligt huvudregeln i 31 kap. 22 § OSL offentliga. Men om sökanden begär det ska handlingarna hållas hemliga upp till en sexmånadersperiod, utan något krav på att det ska föreligga särskilda skäl. 17.2.2En ny sekretessbestämmelse införs för mål och ärenden om varu- eller näringskännetecken Regeringens förslag: Det införs en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen om att sekretess ska gälla i mål eller ärende om varu- eller näringskännetecken för uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om en part har begärt detta och det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Sekretess ska dock inte gälla för sådana uppgifter som har betydelse för bedömningen av ensamrättens giltighet eller skyddets omfattning. För uppgift i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst . Sekretessen ska inte inskränka den rätt som finns enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Kommitténs förslag innehöll inte någon bestämmelse om längsta sekretesstid för uppgift i en allmän handling. I övrigt överensstämmer förslaget i stort sett med regeringens (se SOU 2001:26 s. 341 f.). Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. PRV har bl.a. anfört att avgörande för verkets inställning i denna fråga har varit att förslaget inte innebär någon begränsning i offentligheten vad avser uppgifter som har betydelse för ensamrättens uppkomst, omfattning eller bestånd. Skälen för regeringens förslag Enligt gällande ordning finns det inte några särskilda bestämmelser om sekretess när det gäller varukännetecken eller näringskännetecken vare sig i sekretesslagstiftningen eller i lagstiftningen på varumärkes- och firmaområdet. Detta innebär att det inte finns någon möjlighet för exempelvis PRV eller att besluta om sekretess för uppgifter i ett ärende om registrering av ett varumärke eller en firma. Om ett sådant ärende överklagas till domstol blir däremot den generella bestämmelsen om domstolssekretess i 36 kap. 2 § första stycket OSL tillämplig. Enligt denna bestämmelse gäller sekretess hos domstol i mål eller ärende i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. I mål eller ärenden om varukännetecken eller näringskännetecken kan det finnas uppgifter om affärs- eller driftförhållanden. Ett exempel är när en näringsidkare har ansökt om registrering av ett varumärke som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga, dvs. i sig inte kan särskilja näringsidkarens varor eller tjänster från de som andra näringsidkare tillhandahåller. Ett sådant varumärke kan registreras om det genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga (se avsnitt 9.4). För att visa att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga kan det bli nödvändigt för sökanden att ge in utredning om detta till PRV, exempelvis en marknadsundersökning. Ett annat exempel är om innehavaren av ett registrerat varumärke eller en registrerad firma anser att varumärket eller firman har ett utökat skydd (jfr avsnitt 8.1). Även i ett sådant fall kan innehavaren behöva ge in en marknadsundersökning eller liknande för att visa att förutsättningarna för att varumärket eller firman ska anses ha ett utökat skydd är uppfyllda. I den typen av undersökningar kan uppgifter framkomma som rör sökandens affärs- eller driftförhållanden men som inte är av direkt relevans för prövningen av den aktuella ansökan. Det kan exempelvis vara uppgifter i en marknadsundersökning som omfattar även andra kännetecken än de som målet eller ärendet rör. Uppgifter av det slag som beskrivits kan, som framgått, enligt nuvarande ordning inte omfattas av sekretess när ärendet handläggs vid registreringsmyndigheten, men däremot om ärendet överklagas till domstol. Som kommittén påpekade är behovet av att kunna skydda uppgifterna detsamma oavsett vid vilken instans ärendet handläggs. Det är därför inkonsekvent att möjligheten till skydd skiljer sig åt beroende på om det rör sig om ett ärende som handläggs vid registreringsmyndigheten eller om samma fråga prövas i ett mål eller ärende vid domstol. Vidare innebär den nuvarande ordningen en risk för att tyngdpunkten i t.ex. ärenden om registrering av varumärken där uppgifter om sökandens affärs- eller driftförhållanden utgör en del av utredningen förskjuts från PRV till dess överinstanser. Den som vill åberopa utredning av det nu aktuella slaget i ett registreringsärende kan ju förhindra att uppgifterna blir offentliga genom att helt enkelt vänta med att åberopa dem tills saken överklagats till domstol. Regeringen anser mot denna bakgrund och då förslaget har tillstyrkts av remissinstanserna, i likhet med kommittén, att regleringen i fråga om vilka uppgifter som omfattas av sekretess bör vara enhetlig. Det bör därför som kommittén föreslog införas en särskild bestämmelse om sekretess för mål och ärenden om varukännetecken och näringskännetecken. Bestämmelsen bör gälla för alla slags mål och ärenden om varukännetecken och näringskännetecken. I det följande behandlar regeringen frågan om hur en sådan reglering bör vara utformad. Hur bör sekretessbestämmelsen vara utformad? När det gäller bestämmelsens materiella innehåll föreslog kommittén att sekretess skulle gälla för uppgift om enskildas affärs- eller driftförhållanden om part begär detta och det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Vidare föreslog kommittén att sekretess inte skulle gälla för sådana uppgifter som har betydelse för bedömning av ensamrättens uppkomst, omfattning eller bestånd i fråga om varukännetecken eller näringskännetecken. När det gäller vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess dvs. uppgift om enskildas affärs- eller driftförhållanden överensstämmer förslaget i stort sett med vad som gäller enligt bestämmelsen om domstolssekretess i 36 kap. 2 § första stycket OSL. Regeringen ansluter sig till kommitténs bedömning att den nya sekretessbestämmelsen bör utformas på detta sätt. Den bör dock, på samma sätt som bestämmelsen om domstolssekretess, vara tillämplig även på uppgift om myndighets affärs- eller driftförhållanden. En viktig begränsning i kommitténs förslag jämfört med bestämmelsen om domstolssekretess är att uppgifter som har betydelse för bedömningen av ensamrättens omfattning m.m. inte skulle omfattas av sekretess. En sådan begränsning skulle sannolikt innebära att många av de uppgifter för vilka sekretess annars skulle gälla utesluts. Som kommittén pekat på förekommer det dock i praktiken ofta marknadsundersökningar som omfattar flera olika kännetecken eller andra frågeställningar som rör ett företags affärs- eller driftförhållanden där alla uppgifter inte är relevanta för det aktuella kännetecknet. I likhet med kommittén anser regeringen att det vid utformningen av bestämmelserna bör göras en avvägning mellan den enskildes intresse av skydd och det allmänna intresset av fri tillgång till uppgifter som är av betydelse i den nu aktuella typen av mål och ärenden. En utgångspunkt är att handläggning i domstol i största möjliga utsträckning ska vara öppen för allmänhetens insyn. Vidare har tredje man av rättssäkerhetsskäl ett intresse av att kunna bedöma om en giltig ensamrätt uppkommit och består samt, om så är fallet, vilket skyddsomfång denna ensamrätt har.