prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — Detsamma ska gälla för naturliga varukännetecken såsom äldre näringskännetecken och namn. En äldre registrerad firma som används i näringsverksamhet ska dock utgöra grund för hävning även om firmaregistreringen inte gäller i en väsentlig del av landet. I den nya varumärkeslagen uppställs som villkor för att en varumärkesregistrering ska kunna hävas på grund av att märket i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser, att detta beror på innehavarens handlande eller passivitet. På motsvarande sätt uppställs det i den nya varu- märkeslagen som villkor för att en varumärkesregistrering ska kunna hävas på grund av att märket har blivit ägnat att vilseleda allmänheten, att detta beror på det bruk som innehavaren eller någon med dennes samtycke gjort av varumärket. Bestämmelsen om användningstvång utformas så att det framgår att femårsfristen börjar löpa från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts. Det förtydligas att hävningsbestämmelserna avseende bristande användning gäller även för kollektiv-, garanti- och kontrollmärken. Det införs vidare en möjlighet att häva ett kollektiv-, kontroll eller garantimärke om märket använts på ett sätt som inte är förenligt med villkoren för användningen av märket och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra detta. I övrigt överförs de gällande grunderna i varumärkeslagen och kollektivmärkeslagen för att få en registrering hävd i allt väsentligt oförändrade till den nya varumärkeslagen. Kommitténs förslag: Ett varumärke ska enligt kommitténs förslag kunna hävas på grund av att det saknade särskiljningsförmåga vid registreringen trots att det förvärvat denna egenskap då frågan om hävning prövas. Över huvud taget ska det enligt kommittén inte krävas att den omständighet som innebar hinder mot registrering eller registreringens bestånd fortfarande föreligger vid prövningen av frågan om hävning. I övrigt stämmer förslaget i huvudsak överens med regeringens. (SOU 2001:26 s. 217 och 446 f.) Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig generellt om grunderna för hävning av registrering. Patentbesvärsrätten har emellertid, i samband med frågan om förutsättningarna för registrering, pekat på bestämmelsen i (nuvarande) artikel 52.2 i varumärkes- förordningen. Bestämmelsen innebär att ett gemenskapsvarumärke inte får förklaras ogiltigt om det, som ett resultat av dess användning, har uppnått särskiljningsförmåga, även om det saknade denna egenskap vid registreringen. Enligt Patentbesvärsrätten bör det övervägas om inte samma ordning bör gälla enligt den nya varumärkeslagen. Patentbesvärs- rätten har också ansett att det inte i lagtexten bör anges krav på vad som orsakat att ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga samt haft andra redaktionella synpunkter på lagtexten. Patentbesvärsrätten har slutligen uttalat sig om skyddet för lokalt inarbetade kännetecken och de problem som kan uppkomma om sådana inte ska kunna utgöra hinder mot att en varumärkesregistrering består (se vidare avsnitt 9.7.3). () har tillstyrkt förslaget att lokalt inarbetade kännetecken inte längre ska utgöra grund för hävning av en varumärkesregistrering. har anfört att ibruktagandefristen som gäller enligt bestämmelsen om underlåten användning, bör löpa från registreringsdagen, även om registreringen då ännu inte vunnit laga kraft. har vidare framställt önskemål om ett förtydligande, antingen i lagtexten eller i övrigt, av den s.k. karensregel som gäller för användning efter utgången av femårsfristen och före en ansökan om hävning. Skälen för regeringens förslag: Enligt Varumärkeskommitténs förslag ska de nuvarande grunderna för hävning av en registrering i varumärkeslagen och kollektivmärkeslagen överföras i huvudsak oförändrade till den nya varumärkeslagen. Enligt förslaget ska man dock genomgående ta bort det nuvarande kravet på att den omständighet som innebar hinder mot registrering eller registreringens bestånd fortfarande måste finnas kvar vid prövningen av frågan om hävning. Enligt förslaget ska exempelvis en registrering kunna hävas på grund av att varumärket saknade särskiljningsförmåga vid registreringen trots att det efter registreringen använts på ett sådant sätt så att det förvärvat denna egenskap när frågan om hävning prövas. Av kommentaren till kommitténs författningsförslag framgår att förslaget hänger samman med förslaget när det gäller kravet på förvärvad särskiljningsförmåga vid ansökan om registrering (se avsnitt 9.4.2). I den delen innebär kommitténs förslag att man vid registreringen endast ska beakta särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning fram till Regeringen har dock i avsnitt 9.4.2 gjort bedömningen att kommitténs förslag i detta avseende inte bör genomföras och att den gällande regeln om att även senare användning kan beaktas ska flyttas över till den nya lagen. Redan detta talar emot att genomföra kommitténs förslag även i hävningssituationerna. Till det kommer att det även i övrigt finns anledning att behålla det nuvarande kravet på att skälet mot registreringen eller registreringens bestånd alltjämt måste föreligga vid prövningen av frågan om hävning. En prövning av frågan om hävning kan aktualiseras efter registreringen. Innehavaren kan då ha förlitat sig på registreringen och lagt ned stora resurser på att bygga upp varumärket, som kan representera ett betydande förmögenhetsvärde. Att i det läget häva en registrering på grund av en brist som förelåg vid registreringen men som är botad, t.ex. genom det sätt på vilket varumärket använts, skulle i många fall kunna vara oskäligt mot innehavaren. En sådan ordning riskerar också att leda till en otrygghet hos innehavaren som kan tänkas påverka dennes benägenhet att göra investeringar i varumärket. För att undvika detta anser regeringen, till skillnad mot kommittén, att gällande rätt inte bör ändras på denna punkt. Regeringen har, liksom kommittén, föreslagit att det i lagen ska anges att ett inarbetat varukännetecken bara har skydd inom den del av landet där det är inarbetat. På motsvarande sätt ska ensamrätten till ett näringskännetecken endast gälla inom den del av landet där näringskännetecknet är skyddat och ett namn ska endast ha skydd inom den del av landet där namnet används, se avsnitt 7.2.3. Regeringen har vidare föreslagit att de angivna typerna av äldre rättigheter ska utgöra hinder mot registrering av ett varumärke endast om de har skydd i en väsentlig del av landet. Se avsnitt 9.7.3. Dessa förändringar innebär bl.a. att man lägger sig närmare den ordning som gäller för gemenskapsvarumärken (se artikel 8.4 i varumärkesför- ordningen). En registrerad firma som används i näringsverksamhet ska dock utgöra registreringshinder även om firmaregistreringen inte gäller i en väsentlig del av landet. När det gäller Patentbesvärsrättens synpunkter avseende de problem som kan uppkomma till följd av att lokalt skyddade kännetecken inte utgör hinder för en registrering eller dess bestånd hänvisas till avsnitt 9.7.3. Bestämmelserna om de allmänna grunder för hävning som består i att ett registreringshinder har förelegat och alltjämt föreligger bör sakligt sett utgöra en spegelbild av bestämmelserna om registreringshinder. Det innebär att när det gäller inarbetade varu- och näringskänntecken samt namn bör endast de som äger skydd inom en väsentlig del av landet utgöra grund för hävning av en yngre varumärkesregistrering. Lagtek- niskt löses det genom att det i bestämmelsen om allmänna grunder för hävning, liksom i den gällande bestämmelsen (25 § VML), anges att ett varumärke får hävas om det har registrerats i strid mot lagen. Ett märke som har registrerats i strid mot de i lagen angivna hindren mot registrering har registrerats i strid mot lagen. Därmed kan grund för hävning av märket föreligga. Konsekvensen av denna koppling mellan registreringshindren och hävningsmöjligheten blir att endast sådana inarbetade varu- och näringskännetecken samt namn som gäller i en väsentlig del av landet kommer att kunna utgöra grund för hävning. vad gäller registrerade firmor ska hävningsgrunden spegla registrerings- hindret. Det innebär alltså att eftersom även firmor som endast är registrerade lokalt utgör registreringshinder ska de även utgöra hävningsgrund. Också det åstadkoms lagtekniskt genom att det i bestämmelsen om allmänna grunder för hävning anges att ett varumärke får hävas om det har registrerats i strid mot lagen. Enligt kommitténs föreslag ska de nuvarande grunderna för hävning som består i att varumärket inte längre har särskiljningsförmåga respek- tive att det har blivit vilseledande ändras. När det gäller varumärken som blivit vilseledande ska enligt förslaget som förutsättning för hävning ställas kravet att varumärket blivit vilseledande till följd av innehavarens bruk (eller det bruk som någon annan med innehavarens samtycke ägnat sig åt). När det gäller varumärken som inte längre har särskiljnings- förmåga ska vidare som förutsättning för hävning ställas kravet att varumärket blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser till följd av innehavarens handlande eller passivitet. Förslaget motiveras utförligast i författningskommentaren, där det anges att man vill knyta närmare an till varumärkesdirektivet (artiklarna 12.2 a och 12.2 b) och att det innebär en inskränkning i möjligheten att få en registrering hävd på dessa grunder. Detta eftersom förslaget ställer upp krav på orsaken till att märket har förlorat sin särskiljningsförmåga respektive har blivit vilseledande. Enligt kommitténs bedömning har en sådan ändring av bestämmelserna troligen inte någon praktisk betydelse. Patentbesvärsrätten har emellertid uttalat att det inte bör ställas några särskilda krav på vad som har orsakat att ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga eller att varumärket har blivit vilseledande, efter- som angivande av orsaker i lagtexten kan komma att leda till onödiga prövningar av dessa rekvisit. Av varumärkesdirektivets ordalydelse, liksom av praxis (se t.ex. dom i mål C-145/05, mot Casucci SpA, 2006 I-03703) framgår att för att ett registrerat varumärke ska kunna hävas på grund av att det har förlorat sin särskiljningsförmåga måste den förlorade särskiljnings- förmågan bero på innehavarens agerande eller brist på agerande. Motsvarande gäller om ett registrerat varumärke ska kunna hävas på grund av att det efter registreringen har blivit vilseledande, dock att det i sådant fall krävs ett aktivt handlande av innehavaren eller någon som agerar med innehavarens samtycke (se t.ex. dom i mål C-259/04, mot Shelf 128 Ltd, 2006 I-03089). Exempel på fall då innehavarens handlande kan leda till förlorad särskiljningsförmåga är om innehavaren använder märket på ett sätt som medför att det beskriver varan eller tjänsten som sådan snarare än att utgöra ett kännetecken för varans eller tjänstens kommersiella ursprung. Innehavaren bör således undvika att använda märket som en typbeteck- ning, t.ex. genom att böja ord som ingår i varumärket, använda sådana ord som adjektiv eller liknande i reklam etc. När det gäller nya och innovativa varor är det inte sällsynt att allmänheten, utan innehavarens medverkan, använder märket på ett sådant beskrivande sätt. I sådant fall kan innehavaren söka förhindra att särskiljningsförmågan går förlorad genom att i sin marknadsföring m.m. använda ett beskrivande namn för den nya varan att användas vid sidan av själva varumärket. Innehavaren kan också i förekommande fall för att undvika att särskijningsförmågan går förlorad behöva utverka förbud för tredje man att använda ett varukännetecken som är förväxlingsbart med innehavarens (se punkt 34 i dom i mål C-145/05, mot Casucci SpA). Bestämmelserna i varumärkeslagen om att en registrering får hävas om märket har blivit vilseledande eller har förlorat sin särskiljningsförmåga (25 § andra stycket 1 och 2) ska tolkas i ljuset av varumärkesdirektivet och med beaktande av den praxis som utvecklats av . Av såväl varumärkesdirektivet som praxis är det klarlagt att för att en varumärkesregistrering ska kunna hävas på grund av förlorad särskiljningsförmåga eller för att varumärket blivit vilseledande måste vissa krav vara uppfyllda när det gäller orsaken till att varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga eller blivit vilseledande. För att tydliggöra detta bör bestämmelserna i den nya varumärkeslagen om hävning på grund av förlorad särskiljningsförmåga eller för att ett varumärke blivit vilseledande ligga ännu närmare varumärkesdirektivets ordalydelse. När det gäller hävning på grund av att varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga, bör således ställas upp ett krav på att detta beror på innehavarens handlande eller passivitet. På motsvarande sätt bör det, när det gäller hävning på grund av att varumärket kommit att bli vilseledande, ställas upp ett krav på att detta beror på det bruk som innehavaren eller någon med dennes samtycke gjort av varumärket. Detta medför alltså, som framgått, inte någon egentlig ändring av rättsläget. Svensk domstol har redan tidigare varit tvungen att tolka den gamla lagtexten i ljuset av direktivet. Den nya lagtexten innebär endast att det blir tydligt redan av lagtextens ordalydelse vilka förutsättningarna för hävning i dessa fall är. Dessutom är det här inte frågan om situationer där det för registreringen av ett varumärke förelåg hinder mot registreringen på grund av bristande särskiljningsförmåga eller för att märket var vilseledande, utan endast de situationer där omständigheter inträffat därefter som kan leda till hävning av registreringen. Om ett varumärke registrerats trots att det redan vid registreringstidpunkten t.ex. var ägnat att vilseleda allmänheten kan hävning ske med stöd av bestämmelserna om att en registrering av ett märke kan hävas om det har registrerats i strid mot lagen och registreringen fortfarande strider mot lagen. När det gäller förlorad särskiljningsförmåga finns ytterligare en fråga att ta ställning till. Av varumärkesdirektivets ordalydelse framgår att ett varumärke ska kunna hävas om varumärket har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat (artikel 12.2 a). föreslog en ordalydelse i enlighet med direktivets, vilket innebar att bestämmelsen om förlorad särskiljningsförmåga i den nya varumärkeslagen inte skulle innehålla ordet särskiljningsförmåga. Bestämmelsen skulle i stället, enligt förslaget, utformas helt och hållet med den exakta ordalydelsen i artikel 12.2 a som förebild. Regeringen delar kommitténs uppfattning att det med hänsyn till varumärkesdirektivets ordalydelse i detta hänseende och den praxis som utvecklats av beträffande artikel 12.2 a är lämpligast att den föreslagna bestämmelsen i den nya varumärkeslagen angående förlorad särskiljningsförmåga förtydligas så att det framgår att den omfattar de situationer där ett varumärke förlorat sin särskiljnings- förmåga på så sätt att det har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilken det är registrerat. Det kan dock mycket väl tänkas förekomma fall där ett varumärke kan anses ha förlorat sin särskiljningsförmåga utan att märket för den sakens skull har kommit att bli en allmän beteckning i handeln för en vara eller en tjänst, t.ex. för att den har kommit att beskriva varans mängd eller användning eller något liknande. har ännu inte gett vägledning i frågan huruvida hävning ska ske även i ett sådant fall. Det rimligaste vore, enligt regeringens mening, att se situationen att ett varumärke kommit att bli en allmän beteckning för en vara eller tjänst som endast en av de situationer då uppkommen bristande särskiljningsförmåga kan leda till hävning. Det ändrar emellertid inte på det förhållandet att den svenska lagtexten bör vara anpassad till varumärkesdirektivet på denna punkt. Kommitténs förslag bör alltså genomföras. Det får ankomma på de rättstillämpande myndigheterna att, med vägledning av kommande avgöranden från , tolka bestämmelsen och utbilda en praxis kring denna. I den nuvarande varumärkeslagen (25 a § första stycket) föreskrivs att ett varumärke under vissa förhållanden får hävas bl.a. om en innehavare av ett registrerat varumärke inte efter det att registrerings- förfarandet avslutats gjort verkligt bruk av varumärket här i landet för de varor eller tjänster som det registrerats för. Enligt kommitténs förslag skulle ordalydelsen av motsvarande bestämmelse i den nya varumärkes- lagen i stort sett överensstämma med ordalydelsen i den nuvarande bestämmelsen, dock att femårsfristen ska räknas från den dag då frågan om registrering slutligt avgjorts. har ansett att femårsfristen bör räknas från registreringsdatum även om registreringen då ännu inte vunnit laga kraft och har framfört att kommitténs förslag i och för sig innebär ett förtydligande i förhållande till den nuvarande lagtexten. har emellertid ansett att viss osäkerhet kvarstår kring när fristen börjar löpa även med kommitténs förslag. Bestämmelsen i 25 a § första stycket VML har sin grund i artikel 10.1 i varumärkesdirektivet (jfr artikel 15 i varumärkesförordningen). Enligt den bestämmelsen ska femårsfristen räknas från det att registrerings- förfarandet avslutats. När 25 a § infördes i varmärkeslagen skedde invändningsförfarandet före beslutet om registrering. Därför intog själva registreringen en betydelsefull plats för frågan om fristens beräknande. Därefter har emellertid systemet för varumärkesregistreringar ändrats så att invändningsförfarandet sker efter registreringen. Ändringarna i förfarandet medförde inte några ändringar i 25 a § varumärkeslagen. Frågan är nu hur bestämmelsen i den nya varumärkeslagen om femårsfristen ska utformas så att den dels blir tydlig och direktivkonform, dels beaktar att invändningsförfarandet numera ligger efter registreringen. Ordalydelsen av den nuvarande svenska bestämmelsen om användningstvång ligger nära ordalydelsen av artikel 10.1 i varumärkesdirektivet. Bestämmelsen anger dock inte tydligt när femårsfristen börjar löpa. förslag däremot anger på ett mer precist sätt när femårsfristen för användning av ett varumärke börjar att löpa. har i sin dom i mål C-246/05, mot . KG, 2007 I-04673 gjort flera uttalanden om femårsfristen i artikel 10. Domstolen konstaterade bl.a. att det i artikel 10 inte på ett otvetydigt sätt fastställs från och med vilken tidpunkt brukandetiden ska börja räknas och således när den femårsperiod som anges i bestämmelsen börjar löpa. Domstolen betonade att som bestämmelsen är formulerad definieras utgångspunkten för femårsperioden i förhållande till registreringsförfarandet, vilket är ett område som inte har harmoniserats genom direktivet. Detta innebär i sin tur att nämnda period kan anpassas till särdragen i de nationella förfarandena. Som exempel på särdrag i de nationella förfarandena angav domstolen t.ex. möjligheten till invändningsförfarande enligt nationell varumärkeslagstiftning. Domstolen godtog inte den ståndpunkt som framfördes av den ena parten, att det var dagen för registrering som är den relevanta tidpunkten enligt artikel 10.1. I stället ska, enligt domstolen, dagen då registreringsförfarandet avslutas fastställas i varje medlemsstat i enlighet med de förfaranderegler vid registrering som gäller i denna stat. Mot denna bakgrund är det alltså möjligt och enligt regeringen även lämpligt att ge tydligare riktlinjer i den svenska lagtexten för hur fristen ska beräknas. Tidpunkten ska bestämmas utifrån hur registreringsför- farandet är utformat i . Fristen bör börja löpa när registreringen är slutlig, vilket innebär att invändningsfristen ska ha löpt ut eller invändningsförfarandet vara avslutat och beslutet om att varumärket ska bestå ska ha vunnit laga kraft. Även den gällande bestämmelsen har tolkats på detta sätt (rättsfallet NJA 2006 s. 7). Ett sådant synsätt tar i beaktande att det som regel är förenat med kostnader att ta ett varumärke i bruk. Det är knappast rimligt att kräva av innehavaren att han eller hon ska göra större investeringar i ett varumärke innan registreringen är slutlig. Sammanfattningsvis föreslår regeringen, i likhet med kommittén, att det av ordalydelsen av den föreslagna bestämmelsen ska framgå att femårsfristen börjar löpa från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts. Enligt 25 a § fjärde stycket första meningen VML får en registrering inte hävas, om varumärket har använts mellan utgången av den femårsperiod som omtalas i paragrafens första stycke och ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjats eller återupp- tagits efter femårsperiodens utgång och före ansökan om hävning ska emellertid lämnas utan avseende, om förberedelserna för att påbörja eller återuppta användningen vidtogs efter det att rättighetshavaren fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras (25 a § fjärde stycket andra meningen VML). Den sistnämnda bestämmelsen har kommenterats av , som har ansett att regeln kan ge orimliga resultat om gått från det att innehavaren t.ex. nåddes av ett varningsbrev med hot om hävning till det att innehavaren tog sitt märke i bruk och ansökan om hävning görs efter har därför efterfrågat ett förtydligande, antingen i lagtexten eller i övrigt, av hur bestämmelsen ska tolkas i denna situation. Grunden för bestämmelsen i 25 a § fjärde stycket VML är artikel 12.1 i varumärkesdirektivet (jfr också artikel 51.1 a i varumärkesförordningen) och bestämmelsen i varumärkeslagen ansluter sig nära till varumärkes- direktivets ordalydelse. De förtydliganden som efterfrågar skulle medföra att lagtextens ordalydelse skulle komma att avvika väsentligt från direktivets. Någon praxis från EU- domstolen som utvisar att eller hur man skulle kunna göra en rimlighetsavvägning av denna karensregel finns inte. I den situationen är det svårt för en nationell lagstiftare att tillskapa en sådan regel. Det får i stället ankomma på rättstillämpningen och ytterst att utveckla en praxis kring hur bestämmelsen ska tolkas, med eventuella rimlighetsavvägningar av den föreslagna karaktären. Regeringen föreslår därför, i likhet med kommittén, att bestämmelserna i 25 a § fjärde stycket VML med vissa redaktionella förändringar som har föreslagits av Lagrådet tas in i sak oförändrade i den nya lagen. För kollektiv-, kontroll- och garantimärkenas del föreslog att de bestämmelser om ytterligare hävningsgrunder som finns 5 § första meningen kollektivmärkeslagen skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Kommittén föreslog emellertid vissa sakliga förändringar i förhållande till bestämmelserna i kollektivmärkeslagen. För det första innebar kommitténs förslag att det förtydligas att även hävningsbestämmelserna avseende bristande användning ska gälla för denna typ av märken (se nuvarande 5 § kollektivmärkeslagen som endast hänvisar till de hävningsgrunder som anges i 25 § VML och inte till bestämmelserna om hävning på grund av bristande användning i 25 a §). Regeringen har inte någon annan uppfattning än kommittén i detta hänseende. För det andra lämnade ett förslag om ändrad anmälningsskyldighet till registret vid ändring av bestämmelserna avseende kollektiv-, garanti- eller kontrollmärkets användning. Det föreslogs att anmälningsskyldighet endast skulle föreligga vid väsentliga ändringar, vilket också fick till följd att hävning bara skulle komma i fråga vid underlåtenhet att anmäla väsentliga ändringar. I avsnitt 9.10.2 har regeringen föreslagit att anmälningsskyldighet ska gälla alla typer av ändringar. Något krav på att ändringen ska ha varit väsentlig för att hävning ska komma i fråga blir därmed inte aktuellt.