prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — Helt avgörande för frågan om official- prövningens utformning var emellertid det starka ställningstagande mot en förändring av prövningen av firmaärenden som användarna gett uttryck för. De remissinstanser som alltjämt har förespråkat ett borttagande av officialprövningen på firmaområdet, som och , har gjort det utifrån bedömningen att officialprövningen bör reformeras såväl på varumärkes- som på firmaområdet. SFIR och har även ansett att dom i mål C- 17/06, mot , 2007 I-07041 gör att argumenten för att avskaffa officialprövningen av relativa registreringshinder just på firmaområdet förstärkts. har dock inte varit av samma uppfattning. Den nämnda domen behandlar frågor om ensamrättens innehåll för varumärken och hur ensamrätten förhåller sig till tredje mans rätt att i näringsverksamhet och i enlighet med god affärssed använda sitt eget namn. Domen ger anledning att analysera förhållandet mellan hindren mot en firmaregistrering eller dess bestånd och de bedömningar som senare kan behöva göras i fråga om användningen av firman utgör intrång i ett varumärke. Är det lämpligt att behålla ett system där de bedömningar som görs vid registrering eller hävning av firmor avviker från de bedömningar som kan behöva göras vid prövningen av eventuella varumärkesintrång som skett genom användning av firmor? har visserligen, precis som några remissinstanser påtalat, vissa beröringspunkter med bedömningen om registreringsmyn- digheterna ex officio bör företa en prövning av relativa registrerings- hinder eller inte. har dock en mer vidsträckt betydelse än så. Den tar sikte på vilka relativa hinder som överhuvudtaget bör finnas på firmaområdet, dvs. vilka hinder som bör föreligga inte enbart mot beviljandet av firmaregistrering utan också mot en sådan registrerings bestånd. Analysen bör därför inte göras enbart utifrån vilka hinder som ska prövas ex officio av myndigheterna vid registreringen av firmor, utan också med beaktande av vilka hinder som skulle kunna bli aktuella vid en hävningsprocess. Regeringen anser inte att domen medför att skälen för att ta bort officialprövningen av relativa registreringshinder på firmaområdet har stärkts annat än marginellt. I stället kommer regeringen att återkomma till frågan i avsnitt 16.5.2, där bedömning görs av de relativa hindren på firmaområdet. Regeringen har kommit fram till att det inte kan anses lämpligt att genomföra en reform av officialprövningen av relativa registreringshinder på varumärkesområdet. Med hänsyn till vikten av samordning mellan de varumärkesrättsliga och firmarättsliga systemen som flera remissinstanser påpekat och då det inte framkommit några skäl Prop. 2009/10:225 till att göra en annan bedömning på firmaområdet än den som har gjorts i promemorian, är regeringens slutsats att den firmarättsliga prövningen varken bör avskaffas eller begränsas till att omfatta endast vissa tidigare ensamrätter. När det gäller frågan om ett invändningsförfarande bör inrättas för registrerade firmor har grunden till det förslaget varit att officialpröv- ningen skulle tas bort. Många användare har varit negativa till ett invänd- ningsförfarande. Med den bedömning som gjorts vad gäller officialpröv- ningen bör det inte komma i fråga att inrätta ett invändningsförfarande för registrerade firmor. 7 Inarbetade varukännetecken m.m. Ensamrätt till ett varumärke kan uppkomma inte bara genom att det registreras, utan också genom att varumärket används och blir inarbetat. Även andra särskilda varukännetecken som används i en närings- verksamhet kan inarbetas och på så sätt bli föremål för ensamrätt, se 2 § första och andra styckena varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML. krävdes för att ett kännetecken skulle anses inarbetat att det i bland dem det riktade sig till skulle vara allmänt känt som beteckning för innehavarens varor eller tjänster. Genom en lagändring som trädde i kraft mildrades detta krav. Enligt 2 § tredje stycket VML ska ett kännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. I förarbetena till bestämmelsen anförde regeringen att den utveckling som ägt rum avseende varumärkenas roll inom omsättningen och inom samhället i stort under det senaste årtiondet medfört bl.a. att även kännetecken som inte var allmänt kända kunde ha ett betydande förmögenhetsvärde och därför förtjäna skydd. Kravet på kännedom ändrades därför så att det skulle vara tillräckligt att kännetecknet är känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (se prop. 1994/95:59 s. 43 f. ). När det gällde tillämpningen av bestämmelsen anförde regeringen bl.a. följande. Bedömningen av vad som är en betydande del kan inte anges generellt enligt någon speciell notoritetsskala utan får bero på omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse för den bedöm- ningen är bl.a. om det är många personer som uppfattar märket som en beskrivande beteckning. I så fall måste naturligtvis kravet på antalet personer som uppfattar märket som ett kännetecken ställas högre. Det får ankomma på rättstillämpningen att i det enskilda fallet avgöra hur bestämmelsen bör tillämpas. (a prop. s. 45). En förutsättning för att ett varumärke eller något annat särskilt Prop. 2009/10:225 varukännetecken ska vara skyddat på grund av inarbetning är att det har särskiljningsförmåga (se SOU 1958:10 s. 223). Även ett kännetecken som inte är inarbetat i hela landet är skyddat. Av 4 § första stycket VML följer att i sådana fall gäller ensamrätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat. Ensamrätten på grund av inarbetning kan utgöra grund för samma rättsföljder enligt varumärkeslagen som rätten till ett registrerat varumärke, utom i ett avseende: Den som har ett inarbetat varukänne- tecken har inte någon rätt enligt 11 § VML att ställa krav på författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker eller andra liknande tryckta skrifter att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår att det är fråga om ett varumärke. Denna regel gäller alltså bara för registrerade varumärken. Det bör också nämnas att det regelverk inom EU som rör tullmyndigheternas ingripanden mot misstänkta intrångsvaror endast gäller registrerade varumärken, se rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som ska vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter, EUT L 196, , s. 714. I det avseendet finns det alltså en skillnad i skyddet för registrerade varumärken respektive inarbetade varumärken eller varukännetecken. för industriellt rättsskydd (senast reviderad i ) innehåller ett grundläggande skydd för kända varumärken. Enligt artikel 6bis i konventionen ska ett varumärke som är notoriskt känt vara skyddat mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor. Artikeln omfattar inte något skydd för märken som avser tjänster (s.k. servicemärken, jfr dock nedan angående ) och inte heller mot registrering eller användning av identiska eller liknande märken som avser varor av annat slag. Artikeln är en minimiregel och hindrar inte att konventionsländerna ger kända varumärken ett mer omfattande skydd. I avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs- avtalet) finns ett kompletterande skydd till artikel 6bis i Artikel 16.2 i innebär att artikel 6bis i ska tillämpas även för notoriskt kända varumärken som avser tjänster, s.k. servicemärken. Innehavaren av ett inarbetat varumärke som avser tjänster ska alltså få skydd mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller Vid bedömning av om ett varumärke är välkänt ska, enligt samma artikel i , hänsyn tas till kännedomen om Prop. 2009/10:225 märket i omsättningskretsen. och rådets direktiv /95/EG av om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) varumärkesdirektivet gäller endast för varumärken som är registrerade eller för vilka det har getts in en ansökan om registrering (artikel 1). Det tar alltså inte sikte på exempelvis inarbetade varumärken. Direktivet hindrar dock inte att medlemsstaterna tillämpar en ordning som innebär att ensamrätt till ett varumärke eller annat varukännetecken kan förvärvas genom användning (se stycke 5 i direktivets ingress). I direktivet finns däremot bestämmelser som reglerar förhållandet mellan registrerade och inarbetade varumärken. Av artikel 4.1 och 4.2 d följer att ett äldre välkänt varumärke under vissa förutsättningar ska utgöra hinder mot registrering av ett senare varumärke eller grund för att ogiltigförklara en tidigare gjord registrering. Med äldre varumärken åsyf- tas bl.a. varumärken som är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet välkänt i artikel 6bis i . till artikel 6bis tar endast sikte på vad som ska förstås med begreppet välkänt och inte på de övriga begränsningar som anges i artikeln. följer av artikel 4.4 b att medlemsstaterna får besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till annat i förvärvsverk- samhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket. En förutsättning är att det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket. I förekommande fall ska hänsyn tas till den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det Ensamrätt till ett gemenskapsvarumärke enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1) kan bara uppkomma genom registrering. alltså inte att med stöd av varumärkesförordningen få ensamrätt till ett gemenskapsvarumärke genom inarbetning. varumärkesförordningen, precis som varumärkesdirektivet, bestämmelser som reglerar förhållandet mellan gemenskapsvarumärken och inarbetade Dessa regler finns i artikel 8.1 och 8.2 c och svarar mot reglerna i artikel 4.1 och 4.2 d i varumärkesdirektivet. Vidare ska enligt artikel 8.4 ett varumärke som inte är registrerat eller annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning efter invändning av dess innehavare utgöra registrerings- hinder under vissa förutsättningar. För att så ska vara fallet krävs att rätten till kännetecknet har förvärvats före dagen för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket och att kännetecknet ger inneha- varen rätt att utverka förbud mot användning av ett yngre varukänne- Prop. 2009/10:225 tecken. Ett nationellt kännetecken som endast är lokalt inarbetat kan alltså varken utgöra hinder mot gemenskapsregistrering eller grund för upphävande av en sådan registrering. Enligt artikel 111 får dock medlemsstaterna i sin lagstiftning ha bestämmelser som ger en innehavare av ett sådant lokalt inarbetat kännetecken rätt att utverka ett förbud mot att ett gemenskapsvarumärke används inom det område där det lokala kännetecknet är skyddat. och Parisunionens rekommendation om skydd för välkända varumärken och antog en gemensam rekommendation angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known ), i fortsättningen benämnd WIPO- rekommendationen om skydd för välkända varumärken. Rekommen- dationen, som inte är rättsligt bindande, innehåller bestämmelser som syftar till att komplettera det skydd som och TRIPs- avtalet ger. Rekommendationen innehåller vissa bestämmelser av intresse när det gäller vilka krav som kan ställas för att ett varukännetecken ska anses vara inarbetat. Artikel 2 handlar om vad som ska anses vara ett välkänt varumärke. Utgångspunkten är att alla omständigheter ska beaktas vid bedömning av om ett märke är välkänt (artikel 2.1 a). I artikel 2.1 b ges exempel på omständigheter som kan beaktas. vilken kännedom om märket som finns i omsättningskretsen, användningen av märket; dess varaktighet, omfattning och geografiska utbredning, marknadsföringen av märket; dess varaktighet, omfattning och geografiska utbredning, registrering av och ansökningar om registrering av märket; dess varaktighet och geografiska utbredning i den mån det speglar användning av eller kännedom om märket, i vad mån ensamrätten till märket vid tvist kunnat upprätthållas, särskilt med avseende på i vilken mån märket befunnits vara välkänt, och I artikel 2.1 c betonas att ingen av de nyssnämnda omständigheterna måste föreligga för att ett märke ska anses vara välkänt. Artikeln innehåller vidare regler om hur den relevanta omsättningskretsen bör bestämmas och vad som bör krävas för att ett märke ska anses vara välkänt i denna krets. Omsättningskretsen kan bestå av bl.a. de som kan komma att utgöra slutliga förbrukare av sådana varor eller tjänster som märket avser, de som i något skede av distributionen tar befattning med sådana varor eller tjänster, eller affärskretsar som tar befattning med sådana varor eller tjänster (artikel 2.2 a). Det ska vara tillräckligt att märket är välkänt i någon av dessa kretsar för att märket ska anses vara välkänt (artikel 2.2 b). Av artiklarna 2.2 c och d följer att ett märke kan anses vara välkänt även om det rent faktiskt inte blivit Prop. 2009/10:225 välkänt i någon sådan krets. I artikel 2.3 a anges vissa omständigheter som inte får krävas för att ett märke ska anses vara välkänt. Det får inte krävas att märket är använt i det aktuella landet eller att märket har registrerats eller sökts registrerat där. Det får inte heller ställas krav på att märket är välkänt i något annat land eller att märket har registrerats eller sökts registrerat i något annat land. Slutligen får det inte krävas att märket är välkänt hos konsumenterna i allmänhet i det aktuella landet. Rekommendationen innehåller i övrigt bestämmelser om skyddets omfattning för välkända varumärken. Dessa bestämmelser berörs i avsnitt 8.1.2. Förhållandena i de andra nordiska länderna I kan ensamrätt till ett varukännetecken förvärvas redan genom att det tas i bruk, under förutsättning att märket har ursprunglig särskiljningsförmåga. Om det finns brister i kännetecknets ursprungliga särskiljningsförmåga kan ensamrätt i stället förvärvas genom inarbetning. Frågan om ett kännetecken är inarbetat bedöms på ungefär samma sätt som när man vid registrering av ett varumärke bedömer om det har särskiljningsförmåga. I är det inte möjligt att förvärva en lokal ensamrätt. En liknande ordning finns i . I kan ensamrätt till ett varukännetecken, på ungefär samma sätt som i , förvärvas genom inarbetning. Ett kännetecken anses inarbetat om det i inom vederbörande närings- eller konsument- kretsar är allmänt känt som särskild beteckning för innehavarens varor. I kan ensamrätt till ett varukännetecken på motsvarande sätt förvärvas genom inarbetning. Ett kännetecken anses inarbetat om det i vederbörande omsättningskrets i är godt kjent som särskilt kännetecken för någons varor. 7.1.3Förutsättningarna för att ett varukännetecken ska anses inarbetat ändras inte Regeringens förslag: Den som innehar ett varukännetecken som är inarbetat ska på samma sätt som ha ensamrätt till kännetecknet. Ett varukännetecken ska även i fortsättningen anses inarbetat om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Liksom ska gälla att om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, ska ensamrätten endast gälla inom det området. Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens (se SOU 2001:26 s. 234 f.). Remissinstanserna: Nästan alla remissinstanser har tillstyrkt kommitténs förslag eller lämnat det utan erinran. har efterlyst ett klarläggande om huruvida det krävs att inarbetade varukännetecken ska kunna beskrivas grafiskt eller om detta krav bara gäller registrerade varumärken. har ansett att i princip borde samma krav ställas både på registrerade och inarbetade varumärken. 2009/10:225 har påpekat att gemenskapsregleringen om tullmyndigheternas ingripanden mot misstänkt intrång endast omfattar registrerade varumärken och att inarbetade varumärken i detta avseende alltså inte har samma skydd. Skälen för regeringens förslag Bör det finnas ett skydd för inarbetade varukännetecken? internationella åtaganden innebär en skyldighet att tillhanda- hålla skydd för vissa välkända varumärken. Av artikel 6bis Pariskon- ventionen följer en skyldighet att skydda notoriskt kända varumärken mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor. I svensk rätt, liksom i nordisk rätt i övrigt, har bestämmelsen uppfyllts genom att ett skydd har getts för inarbetade varumärken (jfr prop. 1994/95:59 s. 43). Artikel 16.2 i innebär en skyldighet att erbjuda samma skydd när det gäller varumärken som avser tjänster (s.k. servicemärken). Vidare har enligt artikel 4.1 och 4.2 d i varumärkesdirektivet en skyldighet att tillhandahålla skydd för välkända varumärken mot registre- ring av yngre identiska varumärken. Till detta kommer att i allt väsentligt ställt sig bakom WIPO-rekommendationen om skydd för välkända varumärken, vilken är mer omfattande än det som följer av och . Som kommittén konstaterade finns det trots att utvecklingen går mot att allt fler företag ser till att skydda sina varumärken genom registrering av flera skäl behov av att kunna erbjuda ett självständigt skydd även för varukännetecken som inte är registrerade. Ett skäl är att många små och medelstora företag inte skyddar sina varumärken genom registrering. Orsakerna till detta kan variera. Det kan bero på okunskap om möjligheterna att skydda varumärken genom registrering, men också på att verksamheten är begränsad och att företaget inte bedömer det som meningsfullt att utnyttja registreringsmöjligheten. Ett annat skäl att erbjuda ett sådant skydd är att inte alla kännetecken går att registrera som varumärken. Detta kan bero på att kännetecknet inte är möjligt att återge grafiskt, såsom för vissa ljud- och doftmärken. Det kan också vara på det sättet att kännetecknet i sig är beskrivande eller av annat skäl saknar särskiljningsförmåga och först efter att det har använts är möjligt att registrera. I vissa fall används kännetecknet i sådan omfattning att det blir inarbetat och alltså förvärvar särskiljningsförmåga genom användning innan en ansökan om registrering görs. Skyddet för det inarbetade kännetecknet fyller då en viktig funktion i avvaktan på registreringen. Även i den nya varumärkeslagen bör det mot denna bakgrund finnas bestämmelser som ger skydd för inarbetade varumärken och andra varukännetecken. I det följande behandlas frågan om hur dessa bestäm- melser bör utformas. Vilka krav bör ställas för att ett varukännetecken ska anses vara inarbetat? krävs enligt 2 § tredje stycket VML för att ett kännetecken ska anses inarbetat att det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som en beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Den nuvarande bestämmelsen trädde i kraft och frågan är om det i den nya varumärkeslagen finns anledning att göra någon ändring på denna punkt. Kommitténs förslag innebar att den nuvarande bestämmelsen skulle föras över till den nya varumärkeslagen, dock med det förtydligandet att det i lagtexten skulle anges att inarbetningen består så länge kännetecknet uppfyller kraven för inarbetning. Ingen av remissinstanserna har framfört någon invändning mot kommitténs förslag i denna del. Vid bedömningen av vilka krav som bör ställas för att ett varukänne- tecken ska få ett skydd genom inarbetning gör sig, som kommittén angav, i princip samma intressen gällande som vid bedömningen av vilka kännetecken som ska kunna få ett skydd genom registrering. Ett grundläggande krav för att ett varumärke ska kunna registreras är att det har särskiljningsförmåga. Varumärket måste med andra ord kunna skilja varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Även ett varumärke som inte har ursprunglig särskiljningsförmåga kan genom användning förvärva särskiljningsförmåga och därigenom bli möjligt att registrera. Kravet på särskiljningsförmåga gäller enligt nuvarande ordning också för ett inarbetat varukännetecken. Ett inarbetat varukännetecken kan, på samma sätt som ett registrerat varumärke, ha ursprunglig särskiljnings- förmåga, men det kan också ha förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. I denna del bör det inte göras några förändringar. Med anledning av de synpunkter som framförts av bör det nämnas att det inte finns något krav på att ett inarbetat varukännetecken ska kunna återges grafiskt. I stället gäller att ett inarbetat varukännetecken kan utgöras av alla typer av kännetecken. Inte heller på denna punkt bör det göras någon ändring i den nya varumärkeslagen. Kommittén föreslog att det nuvarande kravet på kännedom för inarbetning dvs. kännedom inom en betydande del av omsättnings- kretsen skulle gälla även enligt den nya varumärkeslagen. Ingen remissinstans har haft någon invändning mot detta. Det har inte heller framkommit något som tyder på att den nuvarande ordningen skulle ha medfört några problem. Regeringen gör därför samma bedömning som kommittén. Kommittén föreslog därutöver ett tillägg som reglerar frågan om hur länge ett kännetecken ska anses vara inarbetat. Förslaget innebar att det i lagtexten särskilt skulle anges att ett kännetecken ska anses inarbetat om, och så länge, det nyssnämnda kravet på kännedom är uppfyllt. Skälet till det föreslagna tillägget är enligt vad som angavs i betänkandet att rättsläget i motiverar ett klargörande. Enligt regeringens mening framstår det emellertid som tveksamt att i den bestämmelse som rör ensamrättens uppkomst på grund av inarbetning ta in en bestämmelse som tar sikte på frågan om hur länge inarbetningen består. tillägget tillför knappast heller något i sak. Enligt svensk rätt upphör ensamrätten till ett inarbetat varukännetecken när kännetecknet inte längre uppfyller inarbetningskravet. I sammanhanget kan noteras att inte heller det finska förslaget till ny varumärkeslag innehåller något tillägg av det angivna slaget. Inte heller i övrigt överensstämmer de nordiska förslagen respektive den danska varumärkeslagen helt när det gäller inarbetning. Regeringen anser därför att något sådant tillägg inte bör tas in i den nya varumärkeslagen. Sammantaget anser regeringen alltså att det nuvarande kravet för när ett varukännetecken ska anses inarbetat ska föras över oförändrat till den nya varumärkeslagen. En annan fråga som behöver övervägas är ensamrättens geografiska omfattning för inarbetade varukännetecken. Enligt nuvarande ordning gäller att om ett kännetecken är inarbetat i landet gäller ensamrätten i hela landet. Om inarbetningen inte omfattar hela landet gäller ensamrätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat (4 § första stycket VML). Kommitténs utgångspunkt var att inarbetningen av ett varukännetecken ska ge ett skydd inom det område där inarbetningen består. Regeringen delar kommitténs uppfattning att detta bör vara utgångspunkten. Ett varukännetecken som är inarbetat i hela landet uppfyller, som nämnts tidigare, kraven på att det ska fungera som kännetecken i hela landet och på att konkurrenterna ska ha en rimlig möjlighet att få kännedom om märket. Ett varukännetecken som är inarbetat i hela landet bör därför på samma sätt som kunna utgöra grund för i princip alla de rättsföljder som kan utverkas med stöd av ensamrätten till ett registrerat varumärke. Dit hör exempelvis möjligheten att utverka förbud mot användning av ett yngre kännetecken och att upphäva ett senare registrerat förväxlingsbart varumärke. Många varukännetecken är dock inte inarbetade i hela landet, utan inarbetningen kan begränsa sig till en viss ort eller en viss del av landet.