prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — I varumärkeslagen finns bestämmelser om överlåtelse av varukänne- tecken i 32 och 33 §§. I korthet innebär de nuvarande bestämmelserna följande. Överlåts en rörelse till vilken hör varukännetecken, innefattas varukänntecknen om inte annat har avtalats (32 § VML). Om ett registrerat varumärke har överlåtits ska på begäran anteckning om detta göras i varumärkesregistret och anteckningen kungöras (33 § första stycket första meningen och 46 § VML). En sådan anteckning får dock inte ske om överlåtelsen av varumärket skett utan samband med överlåtelse av den rörelse till vilken varumärket hör om varumärkets användning av den nye innehavaren uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten (33 § första stycket andra meningen VML). I mål och ärenden angående varumärke ska den anses som innehavare av märket, vilken senast blivit införd i registret i sådan egenskap (33 § andra stycket VML). Reglerna om överlåtelse gäller även för de varukännetecken som om- fattas av kollektivmärkeslagen (1960:645), se 2 § kollektivmärkeslagen. I kollektivmärkeslagen finns emellertid en särbestämmelse när det gäller anteckning i registret om överlåtelse av registrerade kollektivmärken. Enligt denna bestämmelse gäller att anteckning i registret om överlåtelse av ett registrerat kollektivmärke ska medges under förutsättning att märket i den nye innehavarens hand inte uppenbarligen är ägnat att vilseleda allmänheten (4 § kollektivmärkeslagen). Bestämmelser om licensiering av varumärken finns i 34 § VML. I korthet innebär de nuvarande bestämmelserna följande. Innehavaren av ett varumärke kan ge någon annan rätt att använda varumärket (licens) för en del eller alla de varor eller tjänster som varumärket är registrerat för samt för hela eller en del av landet (34 § första stycket första meningen och 1 § tredje stycket VML). Licensen kan vara exklusiv eller icke-exklusiv (34 § första stycket andra meningen VML). Varumärkesinnehavaren kan åberopa de rättigheter som är knutna till varumärket gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den form under vilken varumärket får användas, arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad, det geografiska område inom vilket varumärket får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna (34 § andra stycket och 1 § tredje stycket VML). Licensen ska på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras, men sådan anteckning får inte göras om licenstagarens användning av varumärket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten (34 § tredje stycket första och andra meningarna samt 46 § VML). Om det visas att licensen har upphört att gälla, ska anteckningen tas bort ur registret (34 § tredje stycket tredje meningen VML). Sådant borttagande av anteckning om licens ska också kungöras (46 § VML). Om inte annat har avtalats, får licenstagaren inte överlåta sin rätt vidare (34 § fjärde stycket VML). I 34 § VML finns också bestämmelser om utmätning och konkurs (34 § femte stycket VML), se vidare avsnitt 14.6 angående dessa frågor. 14.2.2Internationella bestämmelser om överlåtelse och licens Regler om överlåtelser av gemenskapsvarumärken finns i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av om gemenskaps- varumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varumärkesförordningen. Bestämmelserna innebär i korthet följande. Ett gemenskapsvarumärke får, oavsett om företaget överlåts, överlåtas för alla eller en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat (artikel 17.1). En överlåtelse ska införas i registret och offentliggöras på begäran av en av parterna (artikel 17.5). Innan överlåtelsen har införts i registret kan förvärvaren inte göra gällande de rättigheter som uppstår genom gemenskapsvarumärkets registrering (artikel 17.6). Enligt artikel 17.2 ska en överlåtelse av ett företag i sin helhet innefatta överlåtelse av gemenskapsvarumärket utom när det, i enlighet med den lag som ska tillämpas på överlåtelsen, föreligger ett avtal om det motsatta eller om detta klart framgår av omständigheterna. Bestämmelsen ska tillämpas när det föreligger en avtalsenlig förpliktelse att överlåta företaget. En överlåtelse ska som huvudregel ske skriftligen för att vara giltig (artikel 17.3). Om det klart framgår av överlåtelsehandlingarna att gemenskapsvarumärket på grund av överlåtelsen kommer att kunna vilseleda allmänheten, särskilt angående arten, kvaliteten eller det geografiska ursprunget hos de varor och tjänster för vilka det är registrerat, ska överlåtelsen registreras endast om förvärvaren ger sitt medgivande till att begränsa registreringen till de varor och tjänster för vilka gemenskapsvarumärket inte är vilseledande (artikel 17.4). Enligt artikel 23 har en överlåtelse av ett gemenskapsvarumärke som huvudregel inte någon rättsverkan i förhållande till tredje man förrän efter att överlåtelsen införts i registret (se också artikel 17.6). I det svenska lagstiftningsärende som behandlade frågor med anled- ning av gemenskapsvarumärkets införande övervägdes om den svenska varumärkesregleringen borde anpassas till varumärkesförordningens krav på skriftlighet och anteckningar om överlåtelser. Lagstiftaren kom fram Prop. 2009/10:225 till att så inte borde ske, i vart fall inte i det ärendet (prop. s. 27 f.). Det finns inga särskilda bestämmelser om överlåtelse av varumärken i och rådets direktiv /95/EG av om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25), förkortat varumärkesdirektivet. De bestämmelser i om varumärkesrätt som berör anteckning av ny innehavare behandlas i avsnitt 15.10. När det gäller licensiering av gemenskapsvarumärken finns regler i varumärkesförordningen som i viss mån överensstämmer med de regler som finns i den nuvarande varumärkeslagen om licensiering. (34 § första stycket VML motsvaras således i huvudsak av artikel 22.1 i varumärkes- förordningen och 34 § andra stycket VML motsvaras i huvudsak av artikel 22.2 i varumärkesförordningen.) Licenser avseende gemenskaps- varumärken ska liksom licenser avseende svenska varumärken införas i ett register och offentliggöras (artikel 22.5). Enligt artikel 23 har en licensiering av ett gemenskapsvarumärke som huvudregel inte någon rättsverkan i förhållande till tredje man förrän efter att överlåtelsen införts i registret. I det svenska lagstiftningsärende som behandlade frågor med anled- ning av gemenskapsvarumärkets införande övervägdes om den svenska varumärkesregleringen borde anpassas till varumärkesförordningens sakrättsliga bestämmelser avseende licens. Lagstiftaren kom fram till att så inte borde ske, i vart fall inte i det ärendet (prop. 1995/96:26 s. 27 f.). I varumärkesdirektivet finns också bestämmelser om licensiering av varumärken. Bestämmelserna, som återfinns i artikel 8, är i stort sett likalydande med 34 § första och andra styckena VML (se också prop. 1992/93:48 s. 91 f.). De bestämmelser i om varumärkesrätt som berör anteckning om licens behandlas i avsnitt 15.14. 14.2.3Reglerna om överlåtelse och licens förenklas och förtydligas Regeringens förslag: I den nya varumärkeslagen införs en bestämmelse som förtydligar att registrerade varumärken samt inarbetade varumärken och andra varukännetecken kan överlåtas, separat eller i samband med en överlåtelse av den näringsverksamhet där de används. Det införs en förtydligande bestämmelse om att i mål eller ärenden som rör ett internationellt registrerat varumärke ska den som är antecknad som innehavare i det internationella varumärkesregistret anses vara innehavare av varumärket. De allmänna bestämmelserna om licens ska omfatta såväl registrerade varumärken, som inarbetade varumärken och andra varukännetecken. Endast sådana licenser som avser registrerade varumärken, eller varumärken som är föremål för ansökan om registrering, ska dock kunna antecknas i varumärkesregistret respektive i Patent- och registreringsverkets diarium. Följande bestämmelser om överlåtelse eller licens förs inte över till den nya varumärkeslagen. Bestämmelsen i varumärkeslagen om att anteckning i varumärkesregistret om överlåtelse av varumärket inte får ske om överlåtelsen skett utan samband med överlåtelse av den rörelse till vilken varumärket hör samt dess användning av den nye innehavaren uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten. Bestämmelsen i kollektivmärkeslagen om att anteckning i varumärkesregistret om överlåtelse av märket ska medges under förutsättning att märket i den nye innehavarens hand inte uppenbarligen är ägnat att vilseleda allmänheten. Bestämmelsen i varumärkeslagen om att anteckning om licens i varumärkesregistret inte får göras om licenstagarens användning av varumärket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten. I övrigt överförs de nuvarande bestämmelserna om överlåtelse och licens i allt väsentligt oförändrade till den nya varumärkeslagen. Kommitténs förslag innebär att det av den nya varumärkeslagen ska framgå att överlåtelse av rätten till ett internationellt registrerat varumärke kan anmälas till Internationella byrån hos (för den intellektuella äganderätten). Kommitténs förslag innehåller vidare vissa avvikelser från ordalydelsen av bestämmelserna om licens i varumärkesdirektivet. Slutligen innehåller förslaget inte någon bestämmelse om att anteckning om licens ska kungöras. I övrigt överensstämmer kommitténs förslag i huvudsak med regeringens. Se SOU 2001:26 s. 465 f. Remissinstanserna har endast i något fall lämnat redaktionella synpunkter i anledning av förslagen. Skälen för regeringens förslag: har det endast indirekt framgått att registrerade varumärken och inarbetade varumärken och andra varukännetecken kan överlåtas fritt genom att det i den nuvarande varumärkeslagen finns en presumtionsregel som gäller vid överlåtelse av rörelser (se 32 § VML, SOU 1958:10 s. 321 och prop. 1960:167 s. 160 f.). I övriga nordiska länder har man däremot uttryckligen fastslagit principen om fri överlåtelse av varukännetecken i de varumärkesrättsliga lagstiftningarna (se 32 § i den finska varumärkeslagen, 10.1.1964/7, § 32 i den norska varumerkeloven, 1961- 03-03 nr 04 och § 38 i den danska bekendtgørelse af varemӕrkeloven, nr. 782 af 30 2001). förslag innebar att den nämnda principen uttryckligen skulle framgå av den nya varumärkeslagen. Regeringen delar kommitténs uppfattning. Detta innebär alltså inte någon saklig förändring. Av den nya varumärkeslagen bör alltså framgå att rätten till registrerade varumärken samt inarbetade varumärken och andra varukännetecken kan överlåtas antingen separat eller i samband med en överlåtelse av den näringsverksamhet där de används. Enligt gällande regler ska, om ett registrerat varumärke har överlåtits, på begäran anteckning om överlåtelsen göras i varumärkesregistret och anteckningen kungöras (33 § första stycket första meningen och 46 § VML). En sådan anteckning får dock inte ske om överlåtelsen av varumärket skett utan samband med överlåtelse av den rörelse till vilken varumärket hör, om varumärkets användning av den nye innehavaren uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten (33 § första stycket andra meningen VML). föreslog att bestämmelsen om att anteckning inte får ske under vissa förutsättningar inte skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Som kommittén påpekade har PRV knappast några praktiska möjligheter att utreda om ett märke blir vilseledande i en ny innehavares hand. Vidare kan konstateras, liksom kommittén gjorde, att ett varumärke som blivit vilseledande kan hävas enligt de allmänna grunderna för hävning av varumärken samt att det i vissa fall bör finnas möjlighet att tillämpa den marknadsrättsliga regleringen vid situationer av vilseledande (jfr föregående avsnitt angående användning av vilseledande varukännetecken). Remissinstanserna har inte invänt mot kommitténs förslag i denna del. Till den nya varumärkeslagen bör mot denna bakgrund inte överföras den nuvarande bestämmelsen om att anteckning inte får ske om överlåtelsen av varumärket skett utan samband med överlåtelse av den rörelse till vilken varumärket hör samt dess användning av den nye innehavaren uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten. I avsnitt 15.10 behandlas denna fråga i relation till Singaporekonventionen om varumärkesrätt. I kollektivmärkeslagen finns en särbestämmelse när det gäller anteckning i registret om överlåtelse av registrerade kollektivmärken. Enligt denna bestämmelse gäller att anteckning i registret om överlåtelse av ett registrerat kollektivmärke ska medges under förutsättning att märket i den nye innehavarens hand inte uppenbarligen är ägnat att vilseleda allmänheten (4 § kollektivmärkeslagen). Varumärkeskom- mitténs förslag innebar att bestämmelsen inte skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Regeringen finner att samma skäl föreligger för att underlåta att föra över särbestämmelsen i kollektivmärkeslagen till den nya varumärkeslagen som för att inte föra över den behandlade bestämmelsen i varumärkeslagen om att anteckning inte får ske i vissa fall. Bestämmelsen i 4 § kollektivmärkeslagen bör mot denna bakgrund inte föras över till den nya varumärkeslagen. Kommittén föreslog vidare att det av den nya varumärkeslagen skulle framgå att överlåtelse av rätten till ett internationellt registrerat varumärke kan anmälas till Internationella byrån. Förslaget saknar motsvarighet i de gällande reglerna om överlåtelse. Regeringen konstaterar att förutsättningarna för att kunna göra en överlåtelse av rätten till ett internationellt registrerat varumärke samt de bestämmelser som gäller vid en anmälan om anteckning av en sådan överlåtelse uttömmande regleras av protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, samt av tillämpningsföreskrifterna till protokollet. Regeringen ser därför inte något behov av att införa en särskild bestämmelse om detta i den nya varumärkeslagen. När det gäller anteckning om ny innehavare på begäran av den som genom dom fått fastställt att han eller hon äger bättre rätt till ett registrerat varumärke hänvisas till närmast följande avsnitt om bättre rätt till varumärke. Kommittén föreslog vidare att det skulle förtydligas vem som i mål eller ärenden om ett internationellt registrerat varumärke som en presumtion ska anses vara innehavare av varumärket. Regeringen delar kommitténs uppfattning om att ett sådant förtydligande bör införas i den nya varumärkeslagen. Av den nya varumärkeslagen bör det alltså framgå att i ett mål eller ärende om ett internationellt registrerat varumärke ska den som är antecknad som innehavare i det internationella registret anses vara innehavare av varumärket. förslag i övrigt innebar att de nuvarande bestämmelserna om överlåtelse i allt väsentligt oförändrade skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Regeringen gör ingen annan bedömning. När det så gäller kommitténs förslag till licensbestämmelser i den nya varumärkeslagen innebar förslaget att de allmänna bestämmelserna om licens skulle omfatta såväl registrerade varumärken som inarbetade varumärken och andra varukännetecken. Endast sådana licenser som avser registrerade varumärken, eller varumärken som är föremål för ansökan om registrering, skulle dock kunna antecknas i varumärkes- registret. Regeringen delar denna uppfattning, dock att sådana licenser som avser varumärken som är föremål för ansökan om registrering ska antecknas i Patent- och registreringsverkets (PRV) diarium och inte i varumärkesregistret. valde vidare, beträffande inledningen till den allmänna bestämmelsen om licenser, en ordalydelse som avviker från ordalydelsen av bestämmelserna om licens i varumärkesdirektivet (artikel 8.1). Regeringen anser att det är lämpligast att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen angående licens precis som så långt som möjligt överensstämmer med ordalydelsen av motsvarande bestämmelser i varumärkesdirektivet (jfr prop. 1992/93:48 s. 91 f.). Detta leder till att de bestämmelser som finns i 34 § första stycket VML i stort sett oförändrade (förutom vad avser att inte endast registrerade varumärken ska omfattas av bestämmelserna) bör föras över till den nya varumärkeslagen. Enligt gällande regler om anteckning av licenser i varumärkes- registret får sådan anteckning inte göras om licenstagarens användning av varumärket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten (34 § tredje stycket andra meningen VML). förslag innebar att bestämmelsen inte skulle föra över till den nya varumärkeslagen. Det kan konstateras att det varken i varumärkesdirektivet eller i varumärkesförordningen finns bestämmelser om att anteckning av licenser i aktuella register inte får göras om licenstagarens användning av varumärket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten Även i denna situation borde vidare reglerna om hävning av vilseledande varumärken kunna bli aktuella liksom den marknadsrättsliga lagstift- ningen. Den nuvarande bestämmelsen om att anteckning om licens inte får ske under vissa förutsättningar, bör mot denna bakgrund inte föras över till den nya varumärkeslagen. I avsnitt 15.14 behandlas denna fråga i relation till Singaporekonventionen om varumärkesrätt. förslag i övrigt innebar att de nuvarande bestämmelserna i varumärkeslagen om licens i allt väsentligt oförändrade skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Regeringen anser dock att det i den nya varumärkes- Prop. 2009/10:225 lagen bör finnas bestämmelser om att anteckningar om licens och borttagande av sådan anteckning ska kungöras, precis som enligt de gällande bestämmelserna (se 34 § tredje stycket och 46 § VML). 14.3Bättre rätt till varumärke 14.3.1Dagens svenska regler om bättre rätt på det industriella rättsskyddets område Bättre rätt till varumärken Enligt den nuvarande ordningen på varumärkesområdet kan en varumärkessökande eller en innehavare av en varumärkesregistrering överlåta sin rätt och förvärvaren på begäran tas upp som sökande i ansökningsärendet respektive antecknas som innehavare av registre- ringen (33 § VML). Det finns dock inte några uttryckliga bestämmelser som gör det möjligt för PRV att fatta beslut om överföring av ansökningar om varumärkesregistrering på grund av bättre rätt till ett varumärke. Inte heller finns några uttryckliga bestämmelser om domstols möjlighet till överföring av en registrering på grund av bättre rätt till det registrerade varumärket. I bägge dessa hänseenden skiljer sig varumär- kesrätten åt från vad som gäller på det industriella rättsskyddets område i övrigt (förutom vad gäller firmor). Trots att det saknas uttryckliga bestämmelser om möjlighet att få frågan om bättre rätt prövad kan frågan om bättre rätt till ett varumärke bli föremål för talan i domstol i form av en positiv fastställelsetalan (44 § VML). Vid bifall till talan om bättre rätt kan käranden i målet, med domen som grund, få till stånd en anteckning i varumärkesregistret om ny innehavare. Sådan anteckning görs enligt uppgift från PRV jämlikt grunderna för 33 § VML. Se också 6 § varumärkesförordningen (1960:648) om vad anteckningen om en ny innehavare ska innehålla och 14 § varumärkesförordningen om vad en ansökan om anteckning av ny innehavare ska innehålla. Av den senare bestämmelsen följer bland annat att till ansökan om anteckning i varumärkesregistret om överlåtelse eller annan övergång av rätten till en registrering ska fogas en handling som styrker märkesrättens övergång. En sådan handling kan alltså utgöras av en dom. Talan om bättre rätt i form av en positiv fastställelsetalan vid domstol kan grunda sig på olika omständigheter, t.ex. bättre rätt på grund av överlåtelse, bolagsbildning, arv, eller tidigare användning av varukännetecken (jfr motsvarande beträffande patent prop. 1966:40 s. 115). När det gäller just tidigare användning har sådan användning betydelse i den nuvarande ordningen för registrering av ett varumärke, eftersom ett varumärke inte får registreras om det är förväxlingsbart med ett varu- kännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan, om ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk (14 § första stycket 7 VML). Ett redan registrerat varumärke kan upphävas på samma grund (25 § VML), antingen under ett invändningsförfarande hos PRV eller av domstol vid Prop. 2009/10:225 talan om hävning av registreringen. Bättre rätt till uppfinning, mönster och växtsort I registreringsärenden beträffande patent, mönster eller växtförädlarrätt kan det inträffa att någon annan än sökanden hävdar bättre rätt till den rättighet som ska registreras. Den som framställer ett sådant påstående kan t.ex. göra gällande att han eller hon själv är den verklige uppfinnaren, den som har skapat ett mönster eller den som har framställt en växtsort. Även andra omständigheter kan åberopas till grund för påståendet om bättre rätt, t.ex. överlåtelse på grund av anställningsavtal. Inom denna del av det industriella rättsskyddet finns, till skillnad från vad som gäller på varumärkesområdet, uttryckliga bestämmelser som ger registreringsmyndigheten möjlighet att i dessa situationer överföra ansökan om registrering. Det finns även bestämmelser som gör det möjligt för domstol att överföra föremålet för registrering efter ett sådant påstående om bättre rätt. Bestämmelserna är i huvudsak likadant uppbyggda i de olika lagarna. En ansökan om registrering kan överföras om någon inför registreringsmyndigheten visar att han eller hon har bättre rätt till uppfinningen, mönstret eller växtsorten, se 18 § första stycket patentlagen (1967:837), 17 § första stycket mönsterskyddslagen (1970:485) och 5 kap. 8 § första stycket växtförädlarrättslagen (1997:306). På patent- och mönsterområdet sker invändningsförfarandet efter registreringen och det finns ingen möjlighet att under det förfarandet få registreringen överförd genom beslut av registrerings- myndigheten. När det gäller växtförädlarrätt äger invändningsförfarandet rum före själva registreringen och det är därför möjligt för registreringsmyndigheten att fatta beslut om överföring av ansökan även under invändningsförfarandet (se uttrycklig hänvisning i 5 kap. 11 § första stycket växtförädlarrättslagen). Ett påstående om bättre rätt kan ha äldre ensamrätt som grund, men också andra omständigheter, t.ex. bättre rätt på grund av överlåtelse, bolagsbildning, arv eller anställningsavtal (jfr prop. 1966:40 s. 115). På patent- och växtförädlarrättsområdet kan ett befogat påstående som görs under ansökningsförfarandet om bättre rätt på grund av äldre ensamrätt få alternativa rättsföljder, antingen lämnas ansökan om registrering utan bifall, eller vid uttryckligen yrkande om det överförs ansökan till den som lyckats visa sig ha bättre rätt. På mönsterområdet gäller att endast den som har skapat ett mönster eller den till vilken rätten övergått kan få ensamrätt till det (1 a § mönsterskyddslagen). Om registrering trots detta har beviljats kan registreringen hävas (20 § mönsterskyddslagen). Hindret är emellertid inte ett sådant som ska granskas av myndigheten före registreringen (14 § första stycket mönsterskyddslagen och prop. 2001/02:121 s. 62). Ett påstående om bättre rätt bör därför normalt sett uppfattas som ett yrkande om att ansökan om registrering ska föras över till den som har gjort påståendet. Om någon under ett ansökningsförfarande påstår sig ha bättre rätt till uppfinningen, mönstret eller växtsorten, men saken är tveksam (eller oviss när det gäller växtförädlarrättslagen), kan registreringsmyndig- Prop. 2009/10:225 heten förelägga den som påstår sig ha bättre rätt att väcka talan vid domstol vid påföljd att påståendet lämnas utan avseende vid ansökans fortsatta prövning (17 § första stycket patentlagen, 16 § första stycket mönsterskyddslagen och 5 kap. 7 § första stycket växtförädlarrättslagen). Parterna disponerar inte över huruvida frågan om bättre rätt ska prövas av registreringsmyndigheten eller av domstol.