prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — Hur frågan ska hanteras avgörs alltså av registreringsmyndigheten. Sedan ett yrkande om överföring framställts får ansökan inte skrivas av, avslås eller bifallas och i fråga om mönster inte heller ändras, förrän yrkandet slutligt prövats (18 § andra stycket patentlagen, 17 § andra stycket mönsterskyddslagen och 5 kap. 8 § andra stycket växtförädlar- rättslagen). Inleds eller pågår en tvist om bättre rätt vid domstol får registreringsmyndigheten förklara ansökningsärendet vilande i avvaktan på att målet slutligt avgörs (17 § andra stycket patentlagen, 16 § andra stycket mönsterskyddslagen och 5 kap. 7 § andra stycket växtförädlar- rättslagen). Efter det att patentet, mönstret eller växtsorten har registrerats kan en domstol, på begäran av den berättigade, överföra rättigheten till denne (53 § första stycket patentlagen, 32 § första stycket mönsterskyddslagen och 8 kap. 4 § växtförädlarrättslagen). Denna möjlighet till överföring gäller inte under hela skyddstidens bestånd, utan är begränsad i tiden på samma sätt som när det gäller rätten att begära att ensamrätten ska ogiltigförklaras/registreringen hävas på den grunden att den aktuella rättigheten har meddelats någon annan än den som egentligen har rätt till rättigheten (se hänvisningar i de nämnda paragraferna till 52 § femte stycket patentlagen, 31 a § fjärde stycket mönsterskyddslagen och 8 kap. 5 § växtförädlarrättslagen). I patentlagen och mönsterskyddslagen finns särskilda bestämmelser till skydd för tidigare innehavare och licenstagare som använt den registrerade rättigheten i god tro (53 § andra stycket patentlagen och 32 § andra stycket mönsterskyddslagen). Motsvarande bestämmelser har inte ansetts behövliga i växtförädlarrättslagen (se prop. 1971:40 s. 140). 14.3.2Internationella bestämmelser om överföring av varumärkesregistreringar De internationella bestämmelser som finns beträffande överföring av varumärkesregistrering rör s.k. agentvarumärken, dvs. varumärken som registrerats av någon som uppträder som ett slags ombud eller företrädare för den rätta innehavaren av varumärket Enligt artikel 6septies i för industriellt rättsskydd (senast reviderad i ) ska den som har rätt till ett märke i en medlemsstat ha rätt att göra invändning mot en registrering som gjorts av dennes företrädare eller agent om inte agenten eller företrädaren visar att hans eller hennes beteende varit berättigat. Den som har rätt till märket ska alternativt ges rätt att begära att registreringen upphävs eller, om landets lag tillåter det, att registreringen överförs till honom eller henne. Den som har rätt till märket ska också kunna få till stånd ett förbud mot företrädarens eller Prop. 2009/10:225 agentens användning av märket. Det finns även bestämmelser om agentvarumärken i varumärkes- förordningen. Enligt artikel 18 i varumärkesförordningen har innehavaren till ett gemenskapsvarumärke om ett ombud eller en företrädare för innehavaren registrerat varumärket i eget namn utan innehavarens tillstånd rätt att få registreringen av märket överlåten till sig. Rätt till överlåtelse föreligger emellertid inte om ombudet eller företrädaren visar att det fanns fog för handlandet. Av artikel 8.3 i varumärkesförordningen följer att innehavaren om en sådan situation upptäcks alternativt kan göra invändning mot registreringsansökan och därmed hindra att registrering beviljas. Om varumärket registrerats i ombudets eller företrädarens namn följer av artikel 11 att innehavaren även kan få till stånd ett förbud mot ombudets eller företrädarens användning av varumärket. Vidare följer av artikel 53.1 b att varumärket kan förklaras ogiltigt. Såväl som varumärkesförordningen saknar bestämmelser om överföring av varumärkesansökningar. Det finns inga bestämmelser om överföring av varumärken eller varumärkesansökningar i varumärkesdirektivet. Däremot finns bestämmelser om att hinder mot registrering av ett varumärke kan föreligga om ansökan om registrering gjorts i ont uppsåt. En av de situationer som omfattas av bestämmelserna om ont uppsåt är att ansökan gjorts trots att märket för ansökan användes av någon annan och sökanden kände till detta. Om registreringen beviljats trots att sådant ont uppsåt var för handen kan registreringen ogiltigförklaras. (Se artiklarna 3.2 d och i varumärkesdirektivet.) 14.3.3Nya regler om överföring av ansökan på grund av bättre rätt Regeringens förslag: I den nya varumärkeslagen införs regler om överföring av en ansökan om registrering på grund av bättre rätt till ett varumärke. Visar någon att han eller hon har bättre rätt till ett varumärke än sökanden ska PRV på yrkande överföra ansökan på honom eller henne. Den som ansökan överförs till ska betala ny ansökningsavgift. Är saken oviss får PRV förelägga den som påstår bättre rätt till varumärket att väcka talan vid domstol . Om föreläggandet inte följs får PRV lämna påståendet utan avseende vid den fortsatta prövningen av ansökan. Om någon yrkar överföring av en ansökan får ansökan inte ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet prövats slutligt. Inleds en rättegång om bättre rätt till märket får PRV förklara registreringsärendet vilande. Det införs en uttrycklig bestämmelse som ger den som genom dom fått fastställt att han eller hon äger bättre rätt till ett registrerat varumärke rätt att begära en anteckning om det i varumärkesregistret. Kommitténs förslag: Enligt förslaget ska PRV även kunna överföra registreringar under invändningsförfarandet på grund av bättre rätt till ett varumärke. Enligt förslaget ska vidare registreringsmyndigheten normalt förklara registreringsärendet (eller invändningsärendet) vilande om rättegång om bättre rätt inleds. I övrigt överensstämmer kommitténs förslag med regeringens. Se SOU 2001:26 s. 207 f. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser har varit positiva till eller inte haft några invändningar mot att det införs regler om överföring av varumärkesansökningar och registreringar i nya varumärkeslagen. har dock ifrågasatt om huvudregeln ska vara att PRV ska vilandeförklara registreringsärendet vid inledd rättegång. har ansett att varumärkesregistreringar ska kunna vara föremål för överföring även efter att invändningsförfarandet avslutats. PRV har föreslagit att det i lagtexten ska anges vad som avses med överföring på grund av bättre rätt, för att undvika att institutet missbrukas. PRV har också ansett att det bör belysas om det ska vara möjligt att besluta om överföring som grundar sig på bättre rätt till ett varumärke endast såvitt avser vissa av de varor som omfattas av en ansökan eller registrering. Patentbesvärsrätten har påtalat vissa otydligheter i förslaget när det gäller i vilka situationer som bättre rätt skulle kunna föreligga, utöver sådana som kan rymmas inom bestämmelsen i 14 § första stycket 7 i den nuvarande varumärkeslagen. Patentbesvärsrätten har vidare ansett att det inte finns behov av att införa en möjlighet till överföring på grund av bättre rätt som går utöver vad som gäller enligt och varumärkesförordningen och att det alltså endast bör införas möjlighet till överföring av registreringar eller ansökningar avseende varumärken i situationer då det är en agent eller ett ombud för den rätte innehavaren som sökt registrering i eget namn. Skälen för regeringens förslag: Den första frågan som måste besvaras är om det bör införas en möjlighet att få till stånd överföring av varumärkesansökningar hos PRV på grund av bättre rätt och i sådant fall om en sådan överföringsmöjlighet ska gälla generellt eller endast i förhållanden till s.k. agentvarumärken. Som angetts finns det internationella bestämmelser angående överföring av varumärken endast i förhållande till agentvarumärken. Bestämmelserna om agentvarumärken i uppfylls i och för sig redan av sådana bestämmelser som funnits i den svenska varumärkeslagen om möjlighet för den som har bättre rätt att invända mot en felaktig varumärkesregistrering eller att senare få denna upphävd av domstol samt att få till stånd ett förbud mot användningen av varumärket. Några krav på att EU:s medlemsstater ska ha bestämmelser om överföring av varumärkesansökningar eller varumärkesregistrering vid s.k. agentvarumärken eller mer generellt vid alla slags varumärken finns inte i varumärkesdirektivet. Någon förpliktelse att på nationell nivå följa det regelverk beträffande agentvarumärken som finns i varumärkesförordningen finns inte heller. Regeringen delar emellertid den uppfattning som Patentbesvärsrätten gett uttryck för, nämligen att det beträffande agentvarumärkena kan te sig särskilt stötande om det inte införs en möjlighet till överföring. Åtminstone beträffande agentvarumärken bör det således införas en sådan möjlighet. När det gäller frågan om man ska gå längre och, som föreslog, mer generellt tillåta överföringar av varumärkesansökningar kan konstateras att den möjligheten redan finns på det industriella rättsskyddets område i övrigt (förutom för firmor). Som Patenbesvärsrätten framhållit har ett av skälen till överförings- möjligheten på det industriella rättsskyddets område i övrigt varit det nyhetskrav som finns för patent, mönster och växtförädlarrätt, men inte för varumärken. En tidigare ansökan om registrering av patent, mönster eller växtförädlarrätt som avslagits kan, på grund av nyhetskravet, utgöra hinder för den som egentligen har bättre rätt till skyddsföremålet, att själv få till stånd en registrering. En tidigare ansökan om registrering av varumärke som avslagits utgör inte sådant hinder för den berättigade att få till stånd en registrering. Det finns emellertid andra skäl som talar för att införa en möjlighet till överföring på varumärkesområdet. Om den som har bättre rätt till varumärket endast kan få till stånd en hävning av varumärkes- registreringen genom en invändning om bättre rätt, måste denne efter hävningen själv ansöka om registrering av varumärket. Han eller hon kan då inte tillgodoräkna sig någon prioritet från den första ansökan. Om tredje man hunnit ge in en ansökan i mellantiden är det inte självklart att bättre rätt föreligger i förhållande till den personen. Det finns i dessa fall risk att den äldre rättighetshavaren inte kan få till stånd en registrering. En sådan situation är ofördelaktig för den som äger bättre rätt och så är fallet inte bara när det är fråga om agentvarumärken. Inte bara i situationer då en mellankommande ansökan från tredje man dyker upp är rättsläget problematiskt för den som har bättre rätt. Nuvarande ordning leder under alla omständigheter till ett långsammare förfarande för den rätte innehavaren i och med att ett förfarande måste avslutas och ett nytt påbörjas. En möjlighet till prövning i administrativ ordning av frågan om bättre rätt kan också vara positiv av andra skäl. På det sättet kan en dyrare process vid domstol i vissa fall undvikas. Rättssäkerheten kan garanteras genom en regel om att PRV kan förelägga den som påstår sig ha bättre rätt att väcka talan vid domstol om saken är oviss. Systemet är dessutom beprövat på det industriella rättsskyddets område i övrigt och tycks fungera väl. Sammanfattningsvis talar övertygande skäl för att införa en generell möjlighet till överföring av ansökningar avseende varumärken vid fall av bättre rätt. Regeringen föreslår därför, i likhet med kommittén, att möjligheten till överföring av varumärkesansökningar ska finnas även i andra situationer än såvitt avser agentvarumärken. Det kan anmärkas att en fråga om forum för vissa fall när frågan hänvisas från PRV till domstol behandlas i avsnitt 10.3.1. Kommittén föreslog att inte bara varumärkesansökningar skulle kunna överföras, utan även själva registreringen under invändningsförfarandet genom beslut av PRV. Detta skulle innebära en viss skillnad jämfört med vad som gäller för framför allt patent och mönster. För dessa ensamrätter gäller, som tidigare redovisats, att registreringsmyndigheten endast kan besluta om överföring av ansökan. För patent och mönster, som registreras innan ett eventuellt invändningsförfarande tar vid, innebär detta att överföring genom beslut av registreringsmyndigheten endast kan ske under ansökningsförfarandet och inte under invändningsförfarandet. För växtförädlarrätten gäller att invändningsförfarandet sker innan registreringen meddelas. Överföringen av ansökan kan alltså för växtförädlarrättens del ske även under invändningsförfarandet. Någon överföring av själva registreringen hos registreringsmyndigheten är emellertid inte möjlig. Kommittén angav att möjligheten till överföring torde få sin största betydelse just i invändningsärendena. Bakgrunden till denna bedömning var det förslag som kommittén lade fram om att officialprövningen av relativa hinder skulle avskaffas vid förfarandet för registrering av varumärken (och också firmor). Det skulle därför vara först i detta skede innehavare av äldre rättigheter skulle komma att involveras och det stora flertalet påståenden om bättre rätt kunna förväntas. Regeringen har dock i avsnitt 6.3 föreslagit att bestämmelserna om officialprövningen av relativa registreringshinder ska föras över oförändrade till den nya varumärkeslagen. Det saknas därför särskilda skäl att på varumärkesområdet införa en ordning som i hög grad skulle skilja sig från vad som gäller i fråga om överföring på grund av bättre rätt i de övriga lagarna på det industriella rättsskyddets område. Någon möjlighet till överföring av registreringen hos PRV på grund av bättre rätt under invändningsförfarandet bör således inte införas i den nya varumärkeslagen. Frågan är därefter om det borde finnas andra möjligheter till överföring av en registrering. har t.ex. ansett att varumärkesregistreringar borde kunna bli föremål för överföring efter det att invändningsförfarandet avslutats. Som beskrivits är det möjligt att efter prövning i domstol få till stånd en sådan överföring när det gäller patent, mönster och växtförädlarrätt, se 53 § första stycket patentlagen, 32 § första stycket mönsterskyddslagen och 8 kap. 4 § växtför- ädlarrättslagen. är alltså inte inblandad alls i den prövningen. Redan enligt gällande ordning inom varumärkesrätten finns, som också beskrivits, en möjlighet att få frågan om bättre rätt prövad i domstol genom att föra en positiv fastställelsetalan om bättre rätt (44 §). Någon uttrycklig bestämmelse om överföring av rätten till varumärket av domstol på sätt som föreskrivs i patentlagen, mönstersskyddslagen och växtförädlarrättslagen finns emellertid inte i varumärkeslagen. Skälen bakom möjligheterna till överföring av ansökningar vid registrerings- myndigheterna eller av registreringar vid domstol har, som konstaterats, bland annat sin grund i de nyhetskrav som finns inom patent-, mönster- och växtförädlarrätten. Regeringen har emellertid funnit att det inom varumärkesområdet finns övertygande skäl att trots att krav på nyhet inte uppställs som ett registreringsvillkor införa en möjlighet att föra över en ansökan på grund av bättre rätt hos registreringsmyndigheten. Samma skäl, liksom strävan efter likartade lösningar inom hela området för industriellt rättsskydd, talar i och för sig för att även inrätta en möjlighet att överföra varumärkesregistreringar vid domstol på sätt som gäller inom patent-, mönster- och växtförädlarrätten. Kommittén lämnade emellertid inte något sådant förslag. Detta innebär i sin tur att remissinstanserna inte getts tillfälle att komma med synpunkter i anledning av de frågeställningar som en möjlighet till överföring vid domstol skulle kunna medföra, t.ex. om denna möjlighet ska vara begränsad i tiden på sätt som gäller inom patent-, mönster- och växtför- ädlarrätten. En annan frågeställning som behöver övervägas är om en sådan möjlighet bör förenas med regler till skydd för den som i god tro börjat använda varumärket. Ytterligare omständigheter kan behöva övervägas. Sammantaget finns det så många aspekter av frågeställningen om överföring av varumärkesregistreringar vid domstol som behöver analyseras ytterligare att det inte nu är lämpligt att lägga fram ett sådant förslag. Det är inte heller helt klarlagt vilket det faktiska behovet är. Om det visar sig att det finns ett reellt behov av en sådan möjlighet även på varumärkesområdet kan det finnas anledning att återkomma till frågan. Att möjligheten till positiv fastställelsetalan kommer att finnas kvar framgår av avsnitt 13. Däremot finns det behov av att införa en bestämmelse som uttryckligen gör det möjligt för den som vunnit framgång med en fastställelsetalan om bättre rätt att få det nya förhållandet antecknat i varumärkesregistret och kungjort, vilket alltså bör ske. Som nämnts i föregående avsnitt har sådana anteckningar redan tidigare gjorts jämlikt grunderna för 33 § VML. Härefter uppkommer frågor kring hur de nya möjligheterna till prövning av påståenden om bättre rätt hos registreringsmyndigheten bör utformas rent konkret. Den första frågan att behandla är vilka grunder som ska kunna göras gällande för att ett påstående om bättre rätt ska kunna vinna framgång. Patentbesvärsrätten har påtalat att Varumärkes- kommitténs förslag innehåller otydligheter när det gäller denna fråga. Regeringen uppfattar kommitténs förslag på så sätt att alla omständlig- heter som kan konstituera bättre rätt och som därmed kan läggas till grund för en överföring, ska få åberopas precis som på det industriella rättsskyddets område i övrigt. Överföringsmöjligheten ska alltså inte vara begränsad till situationer där tidigare användning åberopas som grund för bättre rätt. Genom kommitténs förslag uppnås likhet med vad som gäller inom patent-, mönster och växtförädlarrätten. Regeringen delar därför kommitténs uppfattning att alla omständigheter som kan konstituera bättre ska kunna utgöra grund för en begäran om överföring. PRV har framhållit att det finns en risk för att påståenden om bättre rätt till varumärkesansökningar kommer att framställas i ett relativt stort antal ärenden hos verket och att påståendena egentligen kommer avse situationer om vanlig förväxlingsrisk och snyltning m.m. Med andra ord avser man med påståendet om bättre rätt egentligen bara att uppmärksamma verket på förekomsten av ett relativt hinder. Verket har därför föreslagit att det anges i lagtext vad som avses med överföring på grund av bättre rätt. Regeringen konstaterar att under ansökningsförfarandet kan vissa påståenden om bättre rätt, t.ex. bättre rätt på grund av överlåtelse, endast leda till rättsföljden att ansökan överförs eftersom rättigheter på grund av avtal m.m. inte utgör hinder för registrering av varumärken. Påståenden om bättre rätt på grund av tidigare användning kan dock leda till antingen att registreringen avslås eller att ansökan om registrering överförs. I sådana situationer bör det vara möjligt för PRV att vid tveksamhet, i enlighet med sin utredningsskyldighet, försöka få fram vad det är den som påstår sig ha bättre rätt vill uppnå. Detta motsvarar de situationer som redan kan ha behövt hanteras av PRV vid påståenden om bättre rätt när det gäller t.ex. registrering av patent. Kommitténs förslag till reglering bygger också på vad som redan gäller för överföringar av ansökningar på det industriella rättsskyddets område i övrigt. Det finns alltså ett förhållandevis enkelt sätt att hantera de problem som eventuellt kan uppkomma och med förslaget uppnås dessutom likhet med övrig lagstiftning på det industriella rättsskyddets område. Kommitténs förslag på denna punkt bör därför genomföras oförändrat. På patent- och växtförädlarrättsområdet finns bestämmelser om att en ansökan inte får avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet om överföring av ansökan på grund av bättre rätt har prövats slutligt, se 18 § andra stycket patentlagen och 5 kap. 8 § andra stycket växtförädlar- rättslagen. På mönsterområdet föreskrivs på samma sätt som för patent och växtförädlarrätt att ansökan inte får avskrivas, avslås eller bifallas. Dessutom föreskrivs att ansökan inte får ändras, 17 § andra stycket mönsterskyddslagen. I samtliga fall har detta motiverats med att man velat förhindra rättsförlust för den som får ansökan överförd på sig (se prop. 1966:40 s. 116, prop. 1996/97:128 s. 38 och prop. 1969:168 s. 184). Samma skäl gör sig gällande i det nu aktuella fallet. För att hindra rättsförlust för den som får ansökan överförd till sig bör ansökan således på sätt som föreslog och som gäller på det industriella rättsskyddet område i övrigt inte få avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet om bättre rätt har prövats slutligt. Eftersom även ändringar av ansökan kan vara till nackdel för den som får ansökan överförd till sig bör också ändringar vara otillåtna innan yrkandet om överföring slutligt avgjorts, på sätt som gäller inom mönsterrätten och som föreslogs av . Med tanke på det extra arbete som uppstår för registrerings- myndigheten i form av korrespondens och överläggningar med den nye sökanden bör den som får en ansökan överförd på sig inte få tillgodogöra sig den ansökningsavgift som redan har betalats för ansökan. Den som får en ansökan överförd på sig bör således betala ny ansökningsavgift. (Jfr på patentområdet prop. 1966:40 s. 116 och på mönsterområdet prop. har ifrågasatt kommitténs förslag om att PRV som huvudregel ska vilandeförklara registreringsärendet om rättegång inleds avseende frågan om bättre rätt och endast om det finns särskilda skäl låta handläggningen fortsätta. Reklamförbud har erinrat om att en rättegång kräver att parterna mobiliserar resurser och att dessa resurser kan vara bortkastade om det senare visar sig att det finns något absolut hinder mot registreringen. Regeringen kan konstatera att motsvarande reglering på det industriella rättsskyddets område i övrigt ser annorlunda ut jämfört med kommitténs förslag till reglering av möjligheten till vilandeförklaring. Av patentlagen framgår att om tvist om bättre rätt till uppfinningen är anhängig vid domstol, må patentansökningen förklaras vilande i avbidan på att målet slutligt avgörs (17 § andra stycket patentlagen). I mönsterskyddslagen (16 § andra stycket mönsterskyddslagen) och växtförädlarrättslagen (5 kap. 7 § andra stycket växtförädlarrättslagen) används i stället ordet kan. Vid regleringens införande i patentlagen konstaterades att bestämmelsen om vilandeförklaring är fakultativ och att patentmyndig- Prop. 2009/10:225 heten med hänsyn till omständigheterna får avgöra om ansökan ska förklaras vilande (prop. 1966:40 s. 116). Även om regeringen kan dela kommitténs bedömning att det i många fall kan vara lämpligt att registreringsärendet vilandeförklaras, finns fog också för den synpunkt som lämnats under remissbehandlingen, nämligen att det kan finnas skäl för att låta registreringsärendet ha sin gång när det är förhållandevis uppenbart att det finns ett absolut hinder mot registreringen. Även när undersökningen av om det finns några absoluta hinder mot registrering kräver ett mer omfattande arbete kan det finnas skäl att låta handläggningen av registreringsärendet fortskrida. Denna prövning måste göras av PRV oavsett utgången i domstols- processen och för att inte domstolsförfarandet ska försena ansöknings- förfarandet mer än nödvändigt kan det vara effektivare att låta de bägge förfarandena pågå parallellt. Det framstår som lämpligast att registreringsmyndigheten får avgöra om vilandeförklaring bör ske eller inte. Regleringen bör således i denna del utformas i enlighet med den ordning som finns på det industriella rättsområdet i övrigt. Regeln bör alltså göras helt fakultativ och det bör inte införas någon huvudregel om att registreringsärendet ska vilandeförklaras om det inte finns särskilda skäl. PRV har efterfrågat en analys av om det ska vara möjligt att överföra en del av en ansökan, dvs. ansökan såvitt avser vissa varor eller tjänster. Kommittén berörde inte närmare frågan om en del av en ansökan ska kunna föras över. I kommitténs förslag till lagtext talas dock enbart om överföring av ansökan och inte om överföring av del av en ansökan.