prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — Enligt artikel 16.1 ska ett registrerat varumärke utgöra grund för ett förbud mot användning av ett yngre identiskt eller liknande kännetecken för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem som det registrerade märket avser, om det finns en risk för förväxling. Om det yngre kännetecknet är identiskt med det registrerade varumärket och avser varor eller tjänster av identiskt slag, ska en risk för förväxling innehåller också hänvisningar till bestämmelser i Av artikel 16.2 följer att artikel 6bis i Pariskonven- tionen ska tillämpas även på varukännetecken för tjänster. anges att artikel 6bis i , som skyddar notoriskt kända varumärken, under vissa förutsättningar ska tillämpas till skydd för registrerade varumärken i förhållande till yngre märken som avser varor och tjänster av annat slag. Innehavaren ska i dessa fall ha ett skydd mot att ett yngre märke registreras eller används för varor eller tjänster av annat slag, om användning av det yngre märket skulle kunna tyda på ett samband mellan dessa varor eller tjänster och innehavaren av det kända varumärket och det är sannolikt att användningen av det yngre märket skulle vara till förfång för innehavaren av det kända varumärket. och Parisunionens rekommendation om skydd för välkända en rekommendation angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known ). Rekommendationen, som inte är rättsligt bindande, innehåller bestämmelser som syftar till att komplettera det skydd som Pariskonven- tionen och ger. Den innehåller flera bestämmelser som rör I artiklarna 35 finns bestämmelser som rör omfattningen av skyddet för ett välkänt varumärke. en allmän bestämmelse om skyddets omfattning. I artikel 4 anges närmare i vilka fall ett varumärke ska anses vara i konflikt med ett Frågan om konflikten mellan ett näringskännetecken och ett välkänt varukännetecken behandlas i artikel 5. Rekommendationen gäller för både varor och tjänster. och rådets direktiv /95/EG av 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) (varumärkesdirektivet) innehåller både obliga- toriska och fakultativa regler om det varumärkesrättsliga skyddet. Direktivet gäller endast för registrerade varumärken. Det är tillämpligt på både varor och tjänster. I ingressen till varumärkesdirektivet ges en bakgrund till utformningen av direktivets bestämmelser om det varumärkesrättsliga skyddet. I det tionde stycket i ingressen anges att det är nödvändigt att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlems- staterna, men att detta förhållande inte får hindra medlemsstaterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända. I det elfte stycket anges bl.a. att grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och att denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. I artikel 5 anges de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Denna artikel innehåller såväl obligatoriska bestämmelser om det grund- läggande skyddet som fakultativa bestämmelser om utökat skydd. I artikel 5.1 a och b i direktivet finns bestämmelser om att den som innehar ensamrätten till ett registrerat varumärke har rätt att förhindra tredje man, som inte har innehavarens tillstånd, att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat (a) eller ett tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varu- märket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket (b). Medlemsstaterna får enligt artikel 5.2 också införa regler som ger innehavaren av ett registrerat varumärke som är känt i den medlemsstaten en rätt att utverka förbud för annan att i näringsverksamhet för varor och tjänster av annat slag använda ett tecken, som är identiskt med eller liknar det kända varumärket, om användningen av det yngre tecknet utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. I artikel 5.3 anges att bl.a. följande åtgärder kan förbjudas enligt punkterna 1 och 2: att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning (punkt a), att utbjuda varor till försäljning, att föra ut dem på marknaden eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet (punkt b), att importera eller exportera varor under tecknet (punkt c), samt att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam (punkt d). Medlemsstaterna får enligt artikel 5.5 i varumärkesdirektivet ha bestämmelser som innebär ett skydd mot användning av tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användningen av tecknet utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Varumärkesdirektivets bestämmelser om ensamrättens omfattning är inte endast minimiregler. De anger i stället en yttre ram för den ensamrätt som medlemsstaterna får tillerkänna registrerade varumärken. Medlems- staterna får med andra ord inte tillhandahålla ett ännu vidare skydd för registrerade varumärken. Andra internationella åtaganden som medlems- staterna har gjort när det gäller ensamrätten för registrerade varumärken Prop. 2009/10:225 förutsätts därför rymmas inom direktivbestämmelserna. I artikel 9 rådets förordning (EG) nr 207/2009 av om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varu- märkesförordningen regleras de rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke. I artikel 9.1 och 9.2 finns regler som i sak motsvarar de som finns i artikel 5.13 i varumärkesdirektivet. Förhållandena i de andra nordiska länderna I är ensamrätten till ett varumärke reglerad i nära överens- stämmelse med artikel 5 i varumärkesdirektivet. Innehavaren av ett varumärke har således rätt att hindra att någon annan utan hans samtycke i näringsverksamhet använder ett tecken som är identiskt med varumärket om tecknet avser varor eller tjänster av samma slag, ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket om tecknet avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet att det kan antas att det finns en forbindelse med varumärket. Innehavaren kan också hindra användning av sådana tecken som används för varor och tjänster av annan art om varumärket är velkendt her i landet och användningen skulle medföra ett otillbörligt utnyttjande av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller skada varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (4 § i den danska varumärkeslagen). I är skyddet reglerat på ungefär samma sätt som i . I och är skyddet utformat på ungefär samma sätt som i . I dessa länders lagar används dock inte rekvisitet väl ansett, utan rekvisiten väl kända respektive velkjent. 8.1.3Reglerna om ensamrättens innebörd anpassas ytterligare till varumärkesdirektivet Regeringens förslag: Varumärkeslagens reglering om ensamrättens innebörd utformas i nära anslutning till bestämmelserna i varumärkesdirektivet. Det grundläggande skyddet för ett varukännetecken utformas så att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverk- samhet får använda dels ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, dels ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet. Det utökade skyddet utformas så att när ett varukännetecken här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär ensamrätten dessutom att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Vidare tas det i varumärkeslagen in en exemplifiering av vad som utgör användning av ett varukännetecken, utformad i huvudsak som i direktivet. Det införs inte något skydd för varukännetecken mot användning av tecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster. Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 263 f.). Förslaget har dock en annan redaktionell utformning. Remissinstanserna: Det övervägande antalet remissinstanser har antingen tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Flera av dessa, bland andra , , och har framhållit att varumärkeslagen bör anpassas till regleringen i varumärkesdirektivet. har mot bakgrund av EU-rättslig praxis föreslagit att transitering ska läggas till i den exemplifierande uppräkningen av vad som utgör användning i näringsverksamhet. () har i fråga om det utökade skyddet ansett att det nuvarande begreppet väl ansett bör utmönstras ur lagen, men ifrågasatt kommitténs förslag att kriterierna för när ett varukännetecken har ett utökat skydd respektive anses vara inarbetat utformas på i princip samma sätt. Liknande synpunkter har framförts av Patentbesvärsrätten som har pekat på att det finns en risk att förslaget innebär en sänkning av kraven för när ett varukännetecken ska få ett utökat skydd, trots att någon sådan förändring inte är avsedd. Domstolen har dock, med hänvisning till att rättspraxis måste beaktas vid tillämpning av bestämmelsen, inte motsatt sig den föreslagna ändringen. har inte haft någon invändning mot förslaget men har tillagt att bestämmelsen om det utökade skyddet bör utformas så generellt som möjligt för att ge största möjliga utrymme att i praxis bedöma om ett känt varumärke ska ha ett utökat skydd. (numera ) (SIPF) har ansett att det av bestämmelsen om det utökade skyddet bör framgå att detta skydd gäller både inom och utanför varuslagsgränserna. och m.fl har anfört att Högsta domstolens bedömning i rättsfallet NJA 1995 s. 635 av kravet på märkeslikhet inte överensstämmer med vad som gäller enligt . har därvid anslutit sig till kommitténs uppfattning att det i vart fall inte bör krävas högre grad av likhet mellan kännetecknen än som följer av den allmänna regeln om förväxlingsbarhet inom varuslagsgränserna. har anfört att ensamrätten till ett varukännetecken endast bör omfatta användning av kännetecknet som individualiseringsmedel i den aktuella verksamheten och inte andra slags omnämnanden av kännetecken i reklam. Ett antal remissinstanser har framfört synpunkter av lagteknisk karaktär. Skälen för regeringens förslag En grundläggande funktion för ett varukännetecken är att särskilja olika varor och tjänster. Varukännetecknet fungerar på så sätt som ett individualiseringsmedel som innehavaren kan använda för att skilja sina varor eller tjänster från de som andra näringsidkare erbjuder. Även från konsumentsynpunkt fyller ett varukännetecken en funktion genom att konsumenterna kan undvika att förväxla olika varor och tjänster. Som kommittén har angett har alla innehavare av varukännetecken ett behov av skydd mot att deras kännetecken blir utnyttjade eller skadade. För de allra flesta varukännetecken kan detta behov tillgodoses genom ett skydd mot användning av förväxlingsbara kännetecken, dvs. identiska eller liknande märken som används för identiska eller liknande varor eller tjänster. har utvecklingen emellertid gått mot att allt fler varukännetecken kommit att utgöra en självständig tillgång som får representera företagets upparbetade värde i form av t.ex. image och goodwill. I dessa fall är det framför allt innehavarens intresse av att få ett skydd för de investeringar som gjorts i varukännetecknet som står i förgrunden. Det kan därför vara motiverat att dessa varukännetecken ges ett mer långtgående skydd. Man kan därför tala om två olika typer av skydd, ett grundläggande skydd och ett utökat skydd. Regeringen behandlar nedan hur den varumärkesrättsliga ensamrätten bör vara utformad i den nya varumärkeslagen. Som framgått i föregående avsnitt är varumärkesdirektivet av central betydelse när det gäller frågan om vad ensamrätten till ett registrerat varumärke ska innefatta. Varumärkesdirektivet gäller endast för registrerade varumärken. Det finns alltså i och för sig inte något hinder enligt direktivet mot att utforma bestämmelserna om ensamrättens omfattning annorlunda för andra slags varukännetecken. Enligt nuvarande svensk ordning är ensamrättens omfattning emellertid i princip densamma för registrerade varumärken och andra skyddade varukännetecken. I likhet med kommittén anser regeringen att ensamrätten till varukännetecken även i fortsättningen bör ha i princip samma materiella innehåll för registrerade varumärken, inarbetade varukännetecken och de namn och näringskänne- tecken som åtnjuter skydd som varukännetecken. Bestämmelserna bör alltså i detta avseende vara utformade på ett enhetligt sätt. En skillnad som dock finns mellan å ena sidan registrerade varumärken och övriga varukännetecken å den andra rör uppgiftsskyldig- heten när ett varumärke återges i exempelvis ett lexikon. Denna fråga tas upp särskilt nedan i avsnitt 8.7. Som redovisats i avsnitt 8.1.1 innebär det grundläggande skyddet enligt nuvarande ordning i princip att ingen annan än innehavaren av ett varukännetecken i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för varor av samma eller liknande slag (4 § och 6 § första stycket VML). är bundet av varumärkesdirektivets obligatoriska bestämmelser enligt vilka ensamrätten till registrerade varumärken ska utgöra grund för förbud mot användning av identiska tecken för samma slag av varor eller tjänster (artikel 5.1 a). Vidare ska registrerade varumärken utgöra grund för förbud mot användning av identiska eller liknande tecken som avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk att allmänheten förväxlar tecknet och märket, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket (artikel 5.1 b). Varumärkes- direktivets bestämmelser om det grundläggande skyddet för registrerade varumärken täcker de åtaganden som har gjort enligt Pariskon- ventionen och när det gäller skyddets omfattning. När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt gjordes inga förändringar i sak av bestämmelserna i varumärkeslagen om det grundläggande skyddet för varukännetecken. När det gällde huvudregeln om förväxlingsbarhet konstaterade regeringen att artikel 4.1 a (bestämmelsen om registreringshinder som motsvarar artikel 5.1 a) i varumärkesdirektivet, i de fall där det inte var fråga om identiska varumärken eller identiska varor, innehöll ett särskilt krav på att det ska finnas en risk för att allmänheten ska förväxla varumärkena. Någon motsvarande skrivning fanns däremot inte i 6 § första stycket VML. Regeringen ansåg att den svenska bestämmelsen ändå måste anses uppfylla direktivets krav i denna del eftersom frågan om förväxling, även om detta inte uttryckligen framgick av lagtexten, skulle bedömas mot bakgrund av att en köpare vanligen inte hade möjlighet att jämföra de motstående märkena och att det häri låg en bedömning av om allmänheten skulle förväxla märkena. Skyddet enligt huvudregeln i 6 § första stycket VML lämnades därför oförändrat i sak (se prop. 1992/93:48 s. 78). Även om den nuvarande ordningen innebär att direktivet uppfylls, finns det anledning att överväga en utformning av lagtexten som närmare knyter an till de nämnda bestämmelserna i varumärkesdirektivet. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot kommitténs bedömning att lagtexten bör utformas så att den i högre grad än vad som är fallet knyter an till varumärkesdirektivets bestämmelser. Flera av dem har betonat att så bör ske. Regeringen har samma utgångspunkt. Med en sådan utformning av lagen blir kopplingen till varumärkes- direktivet tydligare. Detta medför i sin tur att en direktivkonform tillämpning av lagen underlättas. Kommitténs förslag till lagtext ansluter i stort sett till utformningen av direktivet. Enligt förslaget skulle ensamrätten till ett varukännetecken innebära att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda dels ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, dels ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet. De flesta remissinstanserna har inte haft någon erinran mot den föreslagna utformningen av lagtexten. Några remissinstanser har dock ansett att den del av bestämmelsen som rör risken för att ett yngre tecken associeras med ett äldre varukännetecken bör utformas på ett annat sätt. I den nuvarande varumärkeslagen finns, som framgått, inte några särskilda bestämmelser som endast tar sikte på de fall där det föreligger identitet mellan såväl de aktuella kännetecknen som de aktuella varorna eller tjänsterna. Kommitténs förslag innebär att det i den nya varu- märkeslagen tas in sådana bestämmelser utformade huvudsakligen i enlighet med artikel 5.1 a i direktivet. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot detta. Regeringen instämmer i uppfattningen att den nya varumärkeslagen bör utformas så att det blir tydligt att det inte finns något uttryckligt krav på att det ska finnas någon förväxlingsrisk i de fall där det föreligger identitet mellan såväl de aktuella kännetecknen som de aktuella varorna eller tjänsterna. Regeringen anser därför att lagbestämmelserna i denna del bör utformas på det sätt som gjordes i betänkandet. Också när det gäller bestämmelsen om risk för förväxling i artikel 5.1 b anser regeringen att utgångspunkten bör vara att varumärkeslagens regler ska utformas i nära anslutning till direktivbestämmelsen. En särskild fråga är emellertid hur man bör hantera den del av bestämmelsen som avser risken för association mellan det ifrågasatta tecknet och innehavarens varumärke. Att det finns en risk för association är ingen fristående grund enligt direktivet för att ett äldre varumärke ska utgöra registreringshinder eller kunna åberopas för att hindra någon annans användning av ett visst tecken. Det krävs att det finns en risk för förväxling, och begreppet risk för association syftar till att precisera vad som ingår i begreppet risk för förväxling (se t.ex. dom i mål nr C- 425/98, Marca Mode CV mot m.fl., 2008 I-02439, punkt 34). Eftersom bedömningen huruvida det finns en risk för association ingår som ett led i förväxlingsbedömningen skulle det i och för sig kunna hävdas att denna del av direktivbestämmelsen inte skulle behöva tas in i lagtexten. Som kommittén har angett framstår det emellertid som lämpligt att detta ändå framgår av lagtexten. Med en sådan lösning blir det tydligare att förväxlingsbedömningen ska innefatta frågan om risken för att ett tecken associerar till ett äldre varukännetecken. Frågan är dock hur lagtexten bör utformas. Ett alternativ är givetvis att utforma lagtexten helt i enlighet med artikel 5.1 b i direktivet. Vissa av de synpunkter som framförts av några remissinstanser får närmast uppfattas som att dessa remissinstanser skulle vilja se en sådan lösning. Lokutionen inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket (och motsvarande lokution i bestämmelsen om registreringshinder, artikel 4.1 b), har emellertid i sig en tämligen oprecis utformning som kan tolkas på olika sätt. Innebörden har dock i viss utsträckning preciserats av . Domstolen har nämligen uttalat att enbart en association mellan två varumärken som allmänheten skulle kunna göra genom att det finns en överensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll inte i sig är tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses (se dom i mål C-251/95, mot , , 1997 I-06191, punkt 26). I ett antal andra domar har uttalat att förväxlingsrisk kan finnas om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se t.ex. dom i mål nr C-120/04, mot multimedia , 2005 I-08551, punkt 26). Den utformning av lagtexten som föreslogs i betänkandet i denna del dvs. att det finns en risk för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan användaren och innehavaren ger på ett tydligare sätt än ordalydelsen i direktivet uttryck för vad som enligt praxis ska ingå i bedömningen av om det finns en risk för förväxling. Regeringen anser att detta kan vara av värde vid den framtida tillämpningen av bestämmelsen. Möjligen skulle det kunna vara önskvärt med ännu tydligare skrivningar. Regeringen anser dock att de förtydliganden som kan göras när det gäller direktivbestämmelser främst är sådana som framgår av praxis. Kommitténs förslag är just ett sådant förtydligande. Att gå längre än så innebär en risk för att det tas in något i lagtexten som kan komma att visa sig inte stämma överens med senare EU-rättslig praxis. Kommitténs förslag utgör således ett lämpligt förtydligande av den relativt oprecisa direktivtexten. Lagtexten bör alltså i denna del utformas i enlighet med betänkandet. Sammanfattningsvis anser regeringen att det grundläggande skyddet bör utformas så att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda dels ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, dels ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet. Enligt nuvarande ordning har vissa varukännetecken ett skydd som sträcker sig utanför varuslagsgränserna, dvs. ett utökat skydd. Av 6 § andra stycket i den nuvarande varumärkeslagen följer nämligen att förväxlingsbarhet även kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. I bestämmelsen finns alltså inte något krav på varuslagslikhet. Kommitténs förslag innebar att det även i den nya varumärkeslagen skulle finnas bestämmelser om ett utökat skydd för vissa varukänne- tecken. Ingen av remissinstanserna har ifrågasatt detta. Regeringen har samma utgångspunkt. Det bör alltså även i fortsättningen finnas bestämmelser om ett utökat skydd som svarar mot de fakultativa reglerna om skydd för kända märken i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet. Av de övriga internationella åtaganden som har gjort är det endast artikel 16.3 i och artiklarna 4 och 5 i WIPO- rekommendationen som rör det utökade skyddet. Det skydd som följer av varumärkesdirektivet täcker emellertid det skydd som dessa bestämmelser avser att ge. Även det utökade skyddet för varukänne- tecken bör därför utformas med utgångspunkt i varumärkesdirektivets bestämmelser. På ett par punkter uppkommer dock frågan om ordalydelsen i lagtexten helt bör stämma överens med direktivet.