prop · GX03202 · 2010-04-13 00:00:00 — Medlemskap i förutsätter däremot en viss praktisk yrkeserfarenhet då en sökande ska ha varit huvudsakligen sysselsatt inom immaterialrättens område under , varav vid patentbyrå i . De patentombud som är medlemmar i är genom medlemskapet, på arbetsmässig grund, förpliktade att iaktta tystnadsplikt och i övrigt följa föreningens vägledande regler om etik och god yrkessed för patent- ombud och patentbyråer. Samma tystnadsplikt ska patentombudet även ålägga sin personal. Frågor om efterlevnad av dessa vägledande regler utreds av . Vid misskötsamhet kan ett ombud tilldelas en erinran eller en varning, och i flagranta fall även uteslutas ur föreningen. Det är föreningens styrelse som beslutar om och verkställer de disciplinära åtgärderna. Det är alltså en föreningsintern tillsynsordning som inte är offentligrättsligt sanktionerad. SPOF:s disciplinära beslut kan därför inte överprövas. De patentombud som endast är medlemmar av SIPF omfattas inte av några uttryckliga etiska regler. En medlem som inte längre bedöms stödja föreningens ändamål att tillvarata den svenska industrins intressen inom immaterialrätten och verka för gott uppträdande i yrkesangelägenheter Prop. 2009/10:202 kan emellertid uteslutas vid en föreningsstämma. När det gäller auktorisation av patentombud arbetade () med att etablera ett system för utbildning och examinering av svenska patentombud. PS var från början en nordisk organisation med ombudsföreningar i , , och genom SPOF och SIPF som ständiga (beslutande) medlemmar. Även enskilda personer kunde vara medlemmar i . En enskild medlem i PS, som klarat av en särskild patentombudsexamen, kunde använda sig av titeln av . Titeln var inte skyddad enligt lag, men det fanns etiska regler som skulle efterlevas av medlemmarna. inledde SIPF, SPOF och Svenska Patent- byråers Förening (SEPAF) ett arbete med att förstärka systemet och införa en privaträttslig ordning för utbildning och examinering av patent- ombud, vilket utmynnade i att PS i ett första steg blev en svensk förening med SIPF och SPOF som beslutande medlemmar. Därefter instiftade PS och , till vilken all utbildning av patent- ombud som PS arrangerat överfördes. Det som sedan återstod av PS ombildades till (), som är en ideell förening. gäller att civilingenjörer, andra naturvetare och jurister m.fl. kan, efter att ha genomgått två olika utbildningsprogram och kunskapsprov, söka inträde i IPS och få . Även denna titel är oskyddad och i princip får vem som helst kalla sig auktoriserat IP-ombud. 4.3Behovet av en auktorisationsordning för patentombud Det har i skilda sammanhang anförts att det finns ett behov av en ändring av dagens ordning. () har gjort gällande att ett frågeförbud i rättegång i praktiken är en förutsättning för att svenska patentombud på lika villkor ska kunna konkurrera med patentombud i andra länder eftersom en hög grad av hemlighållande krävs i patentärenden. En sådan reglering är enligt SPOF också nödvändig för att undanröja den ojämlikhet i sekretesskyddet vid patent- rättsliga tvister utomlands (bl.a. i ) som kan finnas för de företag som anlitar utländska patentombud och svenska advokater i förhållande till de företag som använder sig av svenska patentombud. Detta kan verka närings- och konkurrenshämmande för de svenska har framhållit att skillnader i vittnesreglerna mellan olika länder också utgör en omständighet som kan påverka ett företags beslut att lokalisera sina jurist- och immaterialrättsavdelningar utanför Föreningen menar att detta är något som i takt med inter- nationaliseringen av patenträttslig lagstiftning skulle kunna få samhälls- ekonomiskt negativa konsekvenser. kompetens i skulle efterhand hotas. Förespråkarna av en svensk auktorisationsordning för patentombud menar att en sådan skulle garantera en viss kunskapsnivå och kvalitet. Detta skulle i sin tur skapa en ökad tilltro till och en förhöjd status för den svenska patentombudsnäringen. Det har gjorts gällande att en sådan Prop. 2009/10:202 ordning skulle underlätta för branschen att behålla kompetens och att rekrytera lämpliga personer till yrket, vilket i sin tur skulle vara till nytta för svenskt näringsliv. Det har vidare framförts att en auktorisationsordning skulle göra det möjligt för svenska patentombud att konkurrera på den gemensamma europeiska marknaden i större utsträckning än vad som är möjligt , eftersom reglerna om ömsesidigt godkännande av yrkeskvalifikationer skulle bli tillämpliga (se och rådets direktiv /36/EG av om erkännande av yrkeskvalifika- tioner). Även detta skulle vara till fördel för den svenska patentombuds- näringen och, i ett vidare perspektiv, för innovationsverksamhet och industriell utveckling i . hade i uppdrag att bl.a. överväga om ett tillträde till den reviderade versionen av den europeiska patentkonven- tionen aktualiserade frågan om skydd för tystnadsplikt och skydd mot krav på edition av handlingar såvitt gäller patentombud och bolags- jurister som sysslar med immaterialrättslig rådgivning. Utredningen lämnade sitt betänkande, Harmoniserad patenträtt (SOU 2003:66), till . föreslog ett förstärkt sekretesskydd för patenträttsrådgivare, varmed avsågs både fristående patentkonsulter (dock ej advokater), företagsinterna rådgivare i patentfrågor och jurister såväl som tekniker. Förslaget innebar att sådana rådgivare under vissa förutsättningar skulle befrias från skyldigheten att i rättegång vittna eller på annat sätt röja vad de fått kännedom om i en patenträttslig angelägen- het och således omfattas av frågeförbudet i 36 kap. 5 § . Dessutom föreslogs en motsvarande inskränkning i editionsplikten genom ett tillägg i 38 kap. 8 § . Utredningens uppfattning var att ett frågeförbud skulle förutsätta att patentombudet hade auktoriserats hos ett offentligrättsligt organ. Utred- ningen lämnade också ett utkast till en lag om auktoriserade patentombud (2003:66, bilaga 11). Däremot framhölls att frågan om de närmare förutsättningarna för auktorisationen låg utanför utredningens uppdrag och att frågan därför borde bli föremål för ytterligare överväganden i särskild ordning. 5.1 De nordiska länderna och EU I är det bara som har en särskild lagstiftning för patent- ombud och deras biträden (se finska lagen om patentombud (552/1967) och förordningen om patentombud (636/1969)). Av den finska lagen följer att den som yrkesmässigt uppträder som patentombud i ska vara registrerad hos . Också bolag kan regi- streras, om bolaget har minst ett patentombud anställt och ombudet är antecknat i patentombudsregistret. För registrering krävs att sökanden har en teknisk examen och viss yrkeserfarenhet. För anställda vid en patent- Prop. 2009/10:202 byrå gäller som regel ett krav yrkeserfarenhet. krav för anställda inom industrin är . Lagens krav på lämplig examen och yrkeserfarenhet lämnar emellertid stort utrymme för att göra individuella bedömningar. I , och finns det inte någon i lag uttryckt och straffsanktionerad tystnadsplikt för vad ett patentombud har fått känne- dom om i sin yrkesutövning. Det finns inte heller några begränsningar i möjligheten att höra patentombud som vittne i domstolsprocesser. Det är däremot vanligt att patentombud i dessa länder är branschanslutna, och därmed kan omfattas av en tystnadsplikt enligt föreningsstadgar och liknande. I dessa nordiska länders lagstiftningar finns det däremot en tystnads- plikt för vad en advokat har fått kännedom om i sin yrkesutövning. Advokater får inte heller i rättegång höras om sådant som de blivit anförtrodda i sin yrkesutövning. I och kan en bolags- jurist, eller en jurist som är anställd på t.ex. en patentbyrå, vara advokat. Detta innebär att en bolagsjurist, som också är advokat, kan omfattas av den lagfästa tystnadsplikten och sekretesskyddet vid rättegång som gäller för advokater verksamma vid en advokatbyrå. Frågorna om tystnadsplikt för patentombud har övervägts i lagstift- ningssammanhang i och , men inte i . Norske Patentingeniørers Forening arbetar däremot aktivt för att så ska ske. I tillsatte Handels- och industriministeriet en arbetsgrupp med uppgift att utreda frågan om krav på auktorisation och lagfäst tyst- nadsplikt för patentombud. Arbetsgruppen presenterade en promemoria med lagförslag . Promemorian har inte beretts vidare. I många andra länder inom EU, förutom de nordiska, finns någon typ av auktorisationsordning för patentombud. Allmänt om amerikanska förhållanden I skiljer man huvudsakligen mellan två olika yrkesgrupper som sysslar med patenträttslig rådgivning. Det är attorneys (advokat) och patentombud, som kan vara patent attorneys eller patent agents. För att en person ska kunna bli en attorney krävs att han eller hon efter juristexamen genomgår en särskild examen, s.k. bar exam. Därmed kan juristen få ett s.k. bar membership, som ger denna en exklusiv rätt att företräda en part i en tvistemålsprocess. En attorney kan arbeta på advokatbyrå, vara anställd som bolagsjurist eller inneha annan anställ- ning än hos en advokatbyrå. Det finns alltså inget anställningsförbud såsom det finns för svenska advokater. En attorney har en skyldighet att iaktta vissa etiska regler. Dessa regler innebär bl.a. en skyldighet att inte utan klientens samtycke avslöja sådan information som ombudet har fått av klienten (confidentiality). De etiska reglerna sanktioneras genom ett disciplinförfarande. En patent attorney är också en attorney som utöver juristexamen och bar exam har en teknisk utbildning och är registrerad vid den ameri- kanska patentmyndigheten, Patent and Trademark Office (USPTO). En patent agent är också registrerad vid USPTO, har teknisk utbildning, men har inte någon examen i juridik. Kraven för registrering vid USPTO är desamma för patent attorneys och patent agents. Båda yrkeskategorierna ska bl.a. uppfylla vissa grundläggande krav på teknisk utbildning och genomgå en examination som anordnas av USPTO. USPTO utövar tillsyn över registrerade patentombud, som är under- kastade särskilda etiska regler och är föremål för tillsyn med möjlighet till disciplinära ingripanden vid misskötsamhet. En sökande eller annan part vid USPTO kan företräda sig själv. Om sökande eller annan däremot vill använda sig av ett ombud måste ombudet vara en patent attorney eller patent agent. En talan i ett tvistemål kan i väckas på ett förhållandevis magert underlag jämfört med svenska förhållanden. När talan har väckts inleds ett s.k. discovery-förfarande. Under detta förfarande ställs ett antal processuella verktyg till parternas förfogande som gör det möjligt för dem att utforska alla de omständigheter som kan vara av betydelse i målet. Dessa består huvudsakligen av rätten att ställa frågor som måste besvaras muntligen eller skriftligen under ed, rätten att begära att motparten meddelar sin inställning till faktiska omständigheter samt rätten att begära ut dokument och andra fysiska objekt. Det sistnämnda motsvarar en mycket långtgående möjlighet till edition. En part behöver exempelvis endast visa att denna inte utan orimlig ansträngning kan få tillgång till motpartens material på annat sätt. Rätten att begära ut dokument omfattar handlingar som har upprättats för eller av parten, och gäller även sådana handlingar och föremål vilkas existens varit helt okända för motparten. Discovery-förfarandet är sanktionerat i lag och kan användas både i förhållande till motparten och till tredje part. Discovery-förfarandet är inte utan undantagsbestämmelser. De två viktigaste undantagen är för det första det som avser muntlig och skriftlig kommunikation mellan en attorney och en klient, s.k. attorney-client privilege och för det andra det som avser en attorneys eget arbetsmaterial (work-product doctrine). Undantagen gäller i princip alla attorneys, dvs. oberoende av om han eller hon har en självständig ställning i förhållande till klienten eller om det finns ett anställningsförhållande mellan dem. Sekretesskyddet för kommunikationen mellan en attorney och ombudets klient, alltså attorney-client privilege, är det undantag som är relevant för regeringens förslag och beskrivs därför närmare. Attorney-client privilege undantar från discovery-förfarandet sådan kommunikation mellan en attorney och klienten som har ägt rum i förtroende och i syfte att söka rättslig rådgivning. Amerikanska domstolar godtar vanligen numera att kommunikation med en patent attorney också omfattas av attorney-client privilege, oavsett om kommunikationen har avsett ett förfarande vid USPTO eller inte. Allt under förutsättning att de allmänna kraven för skyddet är uppfyllda, dvs. att det rör sig om konfidentiell information och rättslig rådgivning. För en patent agent finns inget rättsligt skydd för det som ombudet fått kännedom om i anslutning till ett patentärende. Det har emellertid före- kommit att amerikanska domstolar utvidgat attorney client privilege till att även omfatta förtrolig kommunikation med en patent agent. Ett utvid- gat sekretesskydd har dock endast godtagits i förhållande till sådana patent agents som är registrerade vid USPTO. Registrerade patent agents är som redan nämnts, underkastade särskilda etiska regler och är föremål för tillsyn med möjlighet att ta till disciplinära ingripanden vid missköt- samhet. Av amerikanska rättsfall kan utläsas att även kommunikation med utländska patentombud kan omfattas av attorney-client privilege. Avgöranden från högre instans saknas dock. Att frågan om utländska (och även amerikanska) patentombuds sekretesskydd inte har kommit till bedömning i högre instans beror förmodligen på att de amerikanska processuella reglerna i kombination med höga processkostnader avhåller parterna från att överklaga. Det som redovisats i de föregående avsnitten visar att en förutsättning för att en amerikansk domstol ska ge ett utländskt patentombud, advokat eller annat ombud ett sekretesskydd är att lagstiftningen i ombudets hemland garanterar ett sekretesskydd i en rättegång som i allt väsentligt motsvarar det amerikanska. Svenska advokater och deras biträden har med stöd av bestämmelsen i 36 kap. 5 § andra stycket sannolikt ett tillräckligt skydd mot att åberopas som vittne i en tvist vid en amerikansk domstol. Detsamma gäller troligen för advokater verksamma i andra länder som har en motsvarande reglering (se t.ex. Wellcome Co. mot , Inc., 143 F.R.D. 611, 621, District Court for the Eastern , 1992 om att schweiziska advokaters brev till ett epi-ombud omfattas av attorney-client privilege). Rättsläget är däremot betydligt mer osäkert för utländska patentombud. Detta har sin grund i att olika utländska rättssystem behandlar sina patentombud på skilda sätt när det gäller sekretesskydd i rättegång. Emellertid har amerikanska domstolar i större utsträckning tillämpat det amerikanska attorney-client privilege på kommunikationen med utländska patentombud när den avsett utländska förhållanden och det utländska patentombudet omfattats av ett motsvarande sekretesskydd i sitt hemlands lagstiftning. I exempelvis . mot , dom , fann domstolen (District Court for the Southern ) att kommunikationen med ett japanskt patentombud rörande en japansk patentansökan omfattades av attorney-client privilege eftersom patentombudet enligt japansk rätt omfattades av ett sekretesskydd i rättegång. Rör däremot tvisten ett amerikanskt patent eller en fråga som har Prop. 2009/10:202 anknytning till amerikansk rätt blir domstolens beslut ofta det motsatta oavsett om patentombudet enligt sin nationella rätt omfattas av en motsvarighet till det amerikanska attorney-client privilege. Det har emellertid förekommit att utländska patentombud inte behövt lämna ut material i samband med en amerikansk domstolsförhandling trots att det konstaterats att dessa inte omfattas av någon motsvarighet till det ameri- kanska attorney-client privilege i nationell processrättslig lagstiftning. De amerikanska domstolarna har då tagit hänsyn till att det inte finns ett behov av regler som motsvarar det amerikanska attorney-client privilege när det inte finns en motsvarighet till det amerikanska discovery-för- farandet i den utländska rättsordningen. I bl.a. målet mot ., dom , konstaterade dom- stolen (District Court for the Southern ) att det inte fanns någon motsvarighet till attorney-client privilege i koreansk rätt. I koreansk rätt finns det emellertid inte samma långtgående möjligheter att framtvinga bevismaterial som i ett amerikanskt discovery-förfarande, och det finns därmed inget behov av ett sådant skydd i . Mot denna bakgrund valde domstolen att tillämpa ett sekretesskydd för kommu- nikationen med det koreanska patentombudet. Domstolen menade att frågan om existensen av en motsvarighet till de amerikanska reglerna inte kan ses isolerad utan måste ses mot bakgrund av det processuella systemet som helhet. Det ska slutligen framhållas att i amerikansk rätt görs en åtskillnad mellan tystnadsplikt och sekretesskydd i rättegång. Det är således inte tillräckligt att ett utländskt patentombud enligt nationell rätt omfattas av en tystnadsplikt för att en motsvarighet till attorney-client privilege ska anses föreligga, utan sekretesskyddet ska normalt även vara lagfäst i hemlandet (se Bristol-Meyers Squibb mot , dom , District Court for the Southern ). 6Regler om tystnadsplikt m.m. enligt den europeiska patentkonventionen I den europeiska patentkonventionen (EPC) finns regler om auktorisa- tion, tystnadsplikt och sekretesskydd. Det är angeläget att regeringens förslag i största möjliga mån överensstämmer med konventionens bestämmelser med anledning av konventionsåtaganden. För att en person ska få uppträda som ombud inför det europeiska patentverket (EPO) förutsätts att ombudet finns upptagen på EPO:s lista över behöriga ombud, s.k. European patent attorneys (epi-ombud) eller är verksam advokat i ett konventionsanslutet land. Ett epi-ombud kan Prop. 2009/10:202 arbeta på en advokatbyrå, patentbyrå eller ett industriföretag. I princip är det personer som har avlagt den europeiska patentombuds- examen European qualifying examination (EQE) som kan komma med på auktorisationslistan och därmed verka som epi-ombud. Patent- ombudsexamen är utarbetad av EPO och before Patent Office (epi). Enligt en s.k. farfarsregel kan också en person ha rätt att, utan att ha avlagt en EQE, bli upptagen på listan över behöriga epi-ombud. En begäran om att tas upp på listan kan göras av den som är medborgare i en tillträdande konventionsstat och som är behörig att företräda fysiska eller juridiska personer i patentärenden inför sitt hemlands myndigheter eller som där avlagt en för verksamheten särskild avpassad examen. Begäran ska framställas från det att staten tillträtt EPC. Svenska patentombud kunde under en övergångstid, som löpte ut , begära att bli upptagna på auktorisationslistan. Ett flertal svenska patentombud utnyttjade denna möjlighet. Enligt statistik från epi fanns det 299 svenska epi-ombud . Det totala antalet epi- ombud uppgick till omkring 9 250 stycken. 6.1.2Etiska regler och disciplinåtgärder Ett epi-ombud är bunden av särskilda etiska regler och disciplinbe- stämmelser (Code of Conduct och Regulations on Discipline for professional representatives). Dessa regler är fastställda av europeiska patentorganisationens förvaltningsråd. Ett ombud som bryter mot de etiska reglerna kan åläggas varning eller böter. I vissa fall kan även avregistrering aktualiseras. Enligt reglerna gäller också en generell tyst- nadsplikt för det som har anförtrotts ombudet i yrkesutövningen. Tyst- nadsplikten tar enbart sikte på de skyldigheter som ombudet har gentemot sin uppdragsgivare. I EPC fanns det emellertid tidigare inte några bestämmelser som gav ett epi-ombud möjlighet att hävda tystnads- plikt i förfaranden hos EPO eller i en medlemsstats domstol. För att ge epi-ombud ett starkare sekretesskydd för det som förekommit mellan ombudet och uppdragsgivaren har det i artikel 134 a.1 d i den reviderade versionen av EPC (EPC 2000) tagits in en bestämmelse som ger den europeiska patentorganisationens förvaltningsråd en rätt att besluta om sekretesskydd för epi-ombud. Med stöd av artikeln har det också i regel 153 i tillämpningsföreskrifterna till EPC tagits in en sekretessbestämmelse, som är tillämplig när en klient sökt biträde i en patenträttslig angelägenhet. Bestämmelsen ger ett epi-ombud skydd mot att i förfaranden hos EPO behöva avslöja information som förekommit i kontakten mellan ombudet och uppdragsgivaren (attorney evidentiary privilege). Bestämmelsen är utformad med amerikansk rätt som förebild och har till syfte att ge epi-ombud samma ställning i rättstvister i som gäller för där verksamma patentombud. Regel 153 i tillämpningsföreskrifterna gäller enbart vid förfaranden Prop. 2009/10:202 hos EPO. Nationella domstolar behöver därför inte iaktta epi-ombuds Det finns inte heller något krav på att stater anslutna till EPC ska lagstifta om motsvarande skydd, vilket i praktiken innebär att ett epi-ombud vid en nationell domstol inte kan förlita sig på det starkare sekretesskydd som gäller enligt EPC 2000. För svenska förhållanden innebär det att en tvist i om intrång i ett av EPO meddelat patent eller giltigheten av detsamma handläggs enligt regler, som inte innehåller någon begränsning i vittnesplikten för patent- ombud. Ny lag om auktorisation av patentombud Regeringens förslag: En ny lag om auktorisation och tillsyn av patentombud ska införas. I lagen anges de grundläggande regler om vilka krav på kompetens som ska ställas och vilka förutsättningar som i övrigt ska gälla som villkor för auktorisation. Auktorisation enligt den nya lagen ska inte vara obligatorisk för rätten att verka som patentombud. Auktoriserat patentombud ska vara förbehållen den som blivit auktoriserad i enlighet med vad som anges i lagen. Tystnadsplikt ska gälla för auktoriserade patentombud. Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Alla remissinstanser utom Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) tillstyrker förslaget. SWEDAC anser att en certifieringsordning för olika aktörer som ska kunna auktorisera patentombud i stället bör införas. har någon erinran mot att titeln auktoriserat patentombud med stöd av en särskild straffbestämmelse förbehålls den som auktoriserats enligt Skälen för regeringens förslag: Patentombudsyrket är inte ett s.k. Det finns således inte i några särskilda lagar eller andra författningar eller regler om utbildning, auktorisation och tillsyn av För patentombud som också är advokater finns det däremot en särskild auktorisationsordning och dessa har att följa advokatsamfunds etiska regler. För advokater gäller en straffsanktionerad tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § (BrB) och ett frågeförbud i rättegång enligt 36 kap 5 § BrB. Utredningen har föreslagit att patentombud på motsvarande sätt ska omfattas av frågeförbud i rättegång. Det går utan större svårighet att avgöra om en person tillhör någon av de yrkeskategorier som enligt 36 kap. 5 § inte är skyldiga att i en rättegång uttala sig i Någon motsvarande avgränsning av de personer som verkar som patentombud är inte möjlig eftersom yrket är Det måste vara förhållandevis lätt för svenska och utländska domstolar att kunna konstatera om ett frågeförbud föreligger. 2009/10:202 begränsning i vittnesplikten måste vara grundat på fasta förpliktelser om en allmän tystnadsplikt och på ett regelverk som utlöser disciplinför- farande i fall av misskötsamhet. Regeringen bedömer att det för att uppnå en ordning av en sådan garanterad kvalitet som är nödvändig krävs ett fullgott offentligrättsligt system under en sammanhållen kontrollfunktion. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att en offentligrättsligt kontrollerad auktorisations- ordning införs för patentombud och att den offentliga kontrollen sker genom en för ändamålet särskild inrättad myndighet.