prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska inte hindra att andra i näringsverksamhet använder tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med god affärssed. Ensamrätten till ett sådant märke hindrar inte att den som har rätt att använda ett geografiskt namn gör detta. Kommitténs förslag överensstämmer i stort med regeringens (SOU 2001:26 s. 429 f.). Kommittén lämnar emellertid inte något förslag om att ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke inte ska hindra någon som Prop. 2009/10:225 har rätt att använda ett geografiskt namn att göra det. Remissinstanserna: har framställt önskemål om att bestämmelsen om inskränkningar i ensamrätten till sådana kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken som består av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung förtydligas genom att bestämmelsen utformas mer i linje med hela artikel 15.2 i varumärkesdirektivet. I övrigt har remissinstanserna inte framfört några synpunkter på förslaget. Skälen för regeringens förslag Av artikel 6.1 i varumärkesdirektivet följer att ensamrätten till ett registrerat varumärke är begränsad på så sätt att den inte kan läggas till grund för ett förbud för någon annan att förutsatt att denne handlar i enlighet med god affärssed i näringsverksamhet använda a) sitt eget namn eller adress, b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för fram- ställandet eller andra egenskaper, c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel. Som redovisats i föregående avsnitt innehåller 3 § första stycket VML bestämmelser som sakligt sett motsvarar de två första punkterna i direktivbestämmelsen. När det gäller det som föreskrivs i den sista punkten framgår detta motsatsvis av 4 § andra stycket VML. Dessa bestämmelser gäller såväl för registrerade varumärken som för andra varukännetecken. Kommitténs förslag innebar att bestämmelserna i den nya varumärkes- lagen i denna del skulle utformas så att de i högre grad än överensstämmer med direktivets ordalydelse. I sak innebar detta framför allt den skillnaden att bestämmelsen motsvarande artikel 6.1 c avseende tillbehör och reservdelar skulle framgå tydligare i lagen. Lagrådet har ifrågasatt om exemplifieringen särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar är nödvändig i lagtexten. Bestämmelsen har emellertid störst betydelse i praktiken i just sådana fall. Typexemplet är att någon som säljer tillbehör eller reservdelar (eller erbjuder service) behöver använda någon annans varukännetecken för att kunna beskriva att tillbehöret eller reservdelen passar till en viss vara. Det bör därför lämpligen komma till uttryck i lagtexten att bestämmelsen är tillämplig när det rör sig om tillbehör eller reservdelar. Kommittén föreslog vidare att det i den nya varumärkeslagen skulle införas en regel som angav att ensamrätten till ett varukännetecken inte ger något självständigt skydd för en sådan del av varukännetecknet som i enlighet med de allmänna registreringsvillkoren i lagen inte kan registreras ensam för sig. En sådan begränsningsregel finns i 15 § andra stycket VML när det gäller ensamrätten till registrerade varumärken. Av den bestämmelsen följer att den ensamrätt som registreringen ger inte innefattar en sådan beståndsdel av varumärket som inte kan registreras ensam för sig. Av förarbetena framgår att bestämmelsen tar sikte på de fall där det rör sig om sådana beståndsdelar som sedda separat saknar särskiljningsförmåga. Vidare utformades bestämmelsen så att den endast avsåg ensamrätt på grund av registrering. Skälet till sistnämnda begränsning var att det var tänkbart att en del som inte kunde registreras kunde få ett särskilt skydd på grund av inarbetning (SOU 1958:10 s. 290 1960:167 s. 115 f.) Som kommittén angav ger bestämmelsen i den nuvarande varumärkeslagen uttryck för en allmän princip inom varumärkesrätten. Det kan därför i och för sig ifrågasättas om det finns något behov av att ha en lagregel om detta. En sådan regel finns dock och inte minst av tydlighetsskäl kan det därför vara värdefullt att principen även i fortsättningen kommer till uttryck i lagtexten. Kommitténs förslag innebar, som framgått, att motsvarande skulle gälla också för andra varukännetecken än registrerade varumärken. finns det inte någon regel om detta i varumärkeslagen. Den föreslagna bestämmelsen skulle kunna aktualiseras exempelvis när det gäller ett inarbetat varukännetecken som består av flera delar och där kännetecknet i dess helhet är skyddat på grund av inarbetning, men de olika delarna var för sig, eller någon av dem, saknar särskiljningsförmåga. Det skulle då framgå av lagtexten att ensamrätten i ett sådant fall inte omfattar de olika delarna, eller i förekommande fall en av dem, av kännetecknet. Även en beståndsdel som ingår i ett inarbetat varukännetecken och saknar ursprunglig särskiljningsförmåga kan dock få ett självständigt skydd om den senare genom användning förvärvar särskiljningsförmåga och blir skyddad på grund av inarbetning. Med den utformning av bestämmelsen som kommittén föreslog skulle regleringen i detta avseende alltså vara densamma för alla slags varukännetecken. Regeringen instämmer i kommitténs uppfattning i denna del. När det gäller utformningen av bestämmelsen föreslog kommittén att det, på ungefär samma sätt som enligt gällande bestämmelse, skulle anges att ensamrätten inte omfattar en del av kännetecknet som inte kan registreras ensam för sig. Som framgått tidigare avses enligt nuvarande ordning beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga. Bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bör enligt regeringens uppfattning utformas så att detta framgår direkt av lagtexten. I den nya varumärkeslagen bör det därför föreskrivas att ensamrätten till ett varukännetecken inte ger något självständigt skydd för en sådan del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga. i propositionen (avsnitt 9.6.2) kommer föreslås att det ska införas en möjlighet att registrera tecken eller benämningar som i näringsverksamhet används för att ange varors eller tjänsters geografiska ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. En sådan ensamrätt kan också uppkomma genom inarbetning. Regeringen delar kommitténs uppfattning vilken också är förenlig med vad som föreskrivs i motsvarande bestämmelse i varumärkesdirektivet (artikel 15.2 andra meningen) att det för dessa märken bör gälla att ensamrätten inte ska hindra någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, att i näringsverksamhet använda sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung. I varumärkesdirektivet föreskrivs dock också för dessa märken att de i Prop. 2009/10:225 synnerhet inte får åberopas gentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn (se artikel 15.2 tredje meningen). Kommittén föreslog inte någon skrivning av motsvarande innebörd, vilket föranlett att påtala diskrepansen mellan varumärkesdirektivets ordalydelse och kommitténs förslag i det avseendet. Bestämmelsen om att nu aktuella varumärken i synnerhet inte får åberopas gentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn utgör endast en specificering av det tidigare ledet i artikel 15.2 i direktivet om att ensamrätten inte hindrar någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, att i näringsverksamhet använda sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung. Regeringen delar emellertid Svenska Patentombudsföreningens uppfattning att den föreslagna bestämmelsen för tydlighets skull bör anpassas ytterligare till varumärkesdirektivet. Det bör alltså föreskrivas att ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke inte ska hindra att andra använder sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung i näringsverksamhet, om det sker i enlighet med god affärssed. Vidare bör anges att ensamrätten till ett sådant märke inte hindrar att den som har rätt att använda ett geografiskt namn gör detta. 8.3Vad som kan utgöra ett varumärke 8.3.1Vilka tecken som kan utgöra ett varumärke I 1 § andra stycket VML finns en bestämmelse som reglerar vad som kan utgöra ett varumärke. I bestämmelsen föreskrivs att ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning när tillträdde . Bestämmelsen bygger på artikel 2 i varumärkesdirektivet som har nästan samma lydelse. I artikeln anges att ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. Oförändrade regler om vad som kan utgöra ett Regeringens förslag: Bestämmelsen i den nuvarande varumärkes- lagen om vad som kan utgöra ett varumärke förs utan sakliga förändringar över till den nya varumärkeslagen. Kommitténs förslag överensstämmer i allt väsentligt med regeringens (SOU 2001:26 s. 425). Remissinstanserna har inte framfört några synpunkter i frågan. Skälen för regeringens förslag: Kommittén föreslog att en bestämmelse motsvarande 1 § andra stycket VML skulle tas in i den nya varumärkeslagen, dock med det tillägget att det i lagtexten skulle anges att även sammansättningar av ord, slagord och avbildningar är sådana tecken som kan utgöra varumärken. Vare sig den gällande bestämmelsen, artikel 3 i varumärkesdirektivet eller den av kommittén föreslagna bestämmelsen är emellertid uttömmande utan redovisar bara exempel på vilka slags tecken som kan utgöra varumärken. Regeringen anser därför att den nuvarande lagtexten, som är utformad i enlighet med direktivet, inte bör byggas ut med ytterligare exempel. Bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bör alltså ha samma utformning som . 8.4Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt 8.4.1Gällande regler om vad som är utelutet från ensamrätt I 5 § VML föreskrivs att ensamrätt till varukännetecken inte innefattar sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar till att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller på annat sätt fylla annan uppgift än att vara kännetecken. Bestämmelsen har varit oförändrad sedan varumärkeslagen infördes. Av förarbetena framgår att bestäm- melsen har till syfte att från ensamrätt utesluta sådant som bör hållas fritt för allmänt begagnande eller som icke har tillräcklig distinktivitet. Det underströks vidare att varumärkesrätten inte på omväg får utnyttjas för att skapa oberättigade monopol på tekniska och funktionella element i förpackningar och formgivning (SOU 1958:10 s. 248). 8.4.2En enhetlig reglering införs om att kännetecken som endast består av en viss form inte kan omfattas av ensamrätt Regeringens förslag: Bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen om att ensamrätt till varukännetecken inte innefattar sådan del av kännetecknet som huvudsakligen fyller en annan funktion än att vara kännetecken förs inte över till den nya varumärkeslagen i den lydelsen. I stället införs en bestämmelse om att ensamrätt inte kan förvärvas till kännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens (SOU 2001:26 s.426 f.). Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfört någon synpunkt i denna del. Skälen för regeringens förslag: Enligt 5 § VML innefattar ensamrätten till ett varukännetecken inte sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar till att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller på annat sätt fylla annan uppgift än att vara kännetecken. När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt infördes i 13 § andra stycket VML en bestämmelse av vilken det framgår att som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Lagregeln utformades i enlighet med artikel 3.1 e i direktivet och trädde i kraft . Regeringen anförde att 5 § VML inte kunde anses utgöra något registreringshinder och att det därför borde införas ett uttryckligt registreringshinder som motsvarade direktivbestämmelsen (se vidare prop. 1992/93:48 s. 73 f.). I övrigt behandlades förhållandet mellan dessa båda bestämmelser inte närmare i lagstiftningsärendet. Bestämmelsen i 5 § är enligt sin ordalydelse tillämplig på såväl registrerade varumärken som inarbetade varumärken och varukännetecken. Denna bestämmelse är emellertid mer restriktivt utformad än det motsvarande registreringshindret i 13 § andra stycket VML. I doktrinen har det gjorts gällande att 5 § VML efter genomförandet av direktivet inte har någon självständig betydelse annat än för oregistrerade varumärken; det har dock rått delade meningar i denna fråga. Patentbesvärsrätten har i en dom funnit att det inte kan anses vara sakligt motiverat att låta 5 § föranleda en mer omfattande inskränkning i den ensamrätt som ett registrerat varumärke ger än den som följer av 13 § andra stycket VML (Patentbesvärsrättens dom i mål nr 95-573). Regeringen kan konstatera att utformningen av bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen har lett till oklarhet när det gäller lagregleringen av begränsningarna i ensamrätten i nu aktuella hänseenden för registrerade varumärken. Den nya varumärkeslagen bör givetvis utformas så att sådana oklarheter undviks. De nuvarande bestämmelserna tycks också ha medfört att olika regler kommit att gälla för registrerade varumärken och inarbetade varukännetecken i detta avseende. Enligt regeringens uppfattning bör dessa begränsningar i ensamrätten vara enhetliga. Regeringen anser mot denna bakgrund, i likhet med kommittén, att den nuvarande bestämmelsen i 5 § VML inte bör föras över till den nya varumärkeslagen. Det bör i stället införas en bestämmelse som bygger på artikel 3.1 e i direktivet och som anger att ensamrätt inte kan förvärvas till varukännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Denna bestämmelse bör gälla Prop. 2009/10:225 för såväl registrerade varumärken som inarbetade varukännetecken. Angående frågan om registreringshinder av motsvarande innebörd, se avsnitt 9.7.3. Regeringens förslag: Bestämmelsen om konsumtion av ensamrätten i den nuvarande varumärkeslagen förs i sak oförändrad över till den nya varumärkeslagen. Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens (SOU 2001:26 Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har yttrat sig i denna Skälen för regeringens förslag: Med konsumtion avses inom varumärkesrätten att ensamrätten att använda ett varukännetecken för en viss vara förbrukas efter det att varan har förts ut på marknaden antingen av innehavaren själv eller av någon annan med innehavarens samtycke. Frågan om konsumtion regleras i 4 a § VML, som trädde i kraft . Bestämmelsen innebär att varumärkesrätten konsumeras endast om varan har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, s.k. regional konsumtion. Konsumtion inträder dock inte när varornas skick har förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen. När det gäller bakgrunden till denna reglering hänvisas till prop. 1999/2000:93, som bygger på Varumärkes- kommitténs delbetänkande Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv Ändringar i varumärkeslagen (SOU 1999:19). Regeringen anser liksom kommittén att den nuvarande konsumtions- bestämmelsen bör föras över till den nya varumärkeslagen i sak oförändrad. 8.6.1 Gällande regler om kolliderande rättigheter I 710 §§ VML finns bestämmelser som reglerar frågor om företrädesrätt m.m. vid kollisioner mellan olika rättigheter. I 7 § VML föreskrivs att vid avgörande av tvist om rätt till varukännetecken som är förväxlingsbara, ska företräde ges den som kan åberopa tidigaste rättsgrund, om inte annat följer av 8 eller 9 §. Bestämmelsen ger uttryck för en allmän immaterialrättslig princip om att företräde ges till den tidigaste ensamrätten. Inga ändringar har gjorts i bestämmelsen sedan varumärkeslagens tillkomst. Från huvudregeln i 7 § VML finns det vissa undantag. I 8 § VML finns en s.k. passivitetsregel som gäller i de situationer när det yngre kännetecknet är ett registrerat varumärke. Av paragrafen följer att rätten till ett registrerat varumärke, med avseende på de varor för vilka det har använts, kan bestå vid sidan av en äldre rätt till ett förväxlingsbart Prop. 2009/10:225 kännetecken, om registreringen sökts i god tro och innehavaren av den äldre rätten i följd har varit medveten om och funnit sig i användningen här i landet av det registrerade varumärket. Denna bestämmelse fick sin nuvarande lydelse i samband med de ändringar som gjordes i varumärkeslagen till följd av tillträde till och bygger på artikel 9 i varumärkesdirektivet. Kravet på att innehavaren av den äldre rättigheten ska ha varit medveten om användningen av det yngre varumärke och regeln om att det yngre varumärket endast får bestå för de varor eller tjänster för vilka det har använts infördes för att anpassa svensk rätt till direktivet (se prop. 1992/93:48 s. 92 f.). Ytterligare en passivitetsregel finns i 9 § VML. Den behandlar det fallet när det yngre kännetecknet utgörs av ett inarbetat kännetecken. Av bestämmelsen följer att om ett kännetecken har inarbetats, får rätten till det bestå vid sidan av en äldre rätt till ett förväxlingsbart kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid har inskridit mot användningen av det yngre kännetecknet. Bestämmelsen har inte förändrats sedan varumärkeslagens tillkomst. Slutligen finns i 10 § VML en bestämmelse som närmare reglerar samexistens mellan två kolliderande kännetecken. I bestämmelsen anges att i fall som avses i 8 eller 9 § får efter vad som är skäligt föreskrivas, att något av kännetecknen eller båda får användas endast på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande, med tillfogande av en ortsangivelse eller med annat förtydligande. Denna bestämmelse ger alltså en domstol möjlighet att i situationer där två kännetecken ska existera parallellt meddela föreskrifter av nu nämnt slag. Inte heller denna bestämmelse har ändrats sedan varumärkeslagens tillkomst. 8.6.2Endast mindre förändringar av reglerna om företrädesrätt, passivitet och samexistens Regeringens förslag: Bestämmelserna i den nuvarande varumärkes- lagen om företrädesrätt vid tvist om rätt till varukännetecken, verkan av passivitet och om samexistens förs i huvudsak oförändrade i sak över till den nya varumärkeslagen. Det införs dock en bestämmelse som uttryckligen anger att i de fall rätten till ett yngre varukännetecken ska bestå till följd av någon av passivitetsreglerna så får det äldre varukännetecknet användas. Vidare överförs inte dagens bestämmelse om att det går att föreskriva att ett registrerat varumärke, som ska bestå vid sidan av ett annat kännetecken, bara får användas på särskilt sätt till den nya varumärkeslagen. Kommitténs förslag överensstämmer delvis med regeringens. Kommitténs förslag innehåller även vad gäller verkan av passivitet gentemot inarbetade varukännetecken en regel om att en innehavare av ett varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska anses ha handlat inom rimlig tid om denne från det att han eller hon fick kännedom om användningen har vidtagit åtgärder för att hindra denna användning. bestämmelse om samexistens mellan kolliderande rättigheter innehåller vidare vissa ytterligare regler (SOU 2001:26 s. 430 f.) Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfört någon synpunkt i denna del. Skälen för regeringens förslag: I 710 §§ VML finns som redovisats i föregående avsnitt bestämmelser om hur kollisioner mellan olika varukännetecken ska hanteras. När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt med anledning av gjordes vissa ändringar i bestämmelsen om passivitet i 8 § VML (prop 1992/93:48 s. 92 f.). I övrigt har dessa bestämmelser inte ändrats sedan varumärkeslagens tillkomst. Kommitténs förslag innebar att det i den nya varumärkeslagen skulle tas in en bestämmelse som i allt väsentligt stämde överens med huvudregeln i 7 § VML om att företräde ska ges till den som har tidigaste rättsgrund. Detsamma gäller i fråga om passivitetsregeln för registrerade varumärken i 8 § VML. När det gäller sistnämnda bestämmelse föreslog kommittén dock att det i bestämmelsen uttryckligen skulle anges att användningen av det yngre varumärket ska ha skett efter registrerings- dagen. Detta föreskrevs uttryckligen i en äldre lydelse av 8 § VML. Av förarbetena framgår att även i den nu gällande bestämmelsen avses användning som skett efter registreringsdagen (se prop. s.93 f.) Kommitténs förslag innebar alltså inte någon saklig förändring. Ingen av remissinstanserna har haft någon erinran mot kommitténs förslag i dessa delar. Förslaget bör enligt regeringens uppfattning genomföras i de aktuella delarna. Kommittén föreslog vidare att passivitetsregeln i 9 § VML som gäller inarbetade varukännetecken skulle föras över till den nya varumärkeslagen. I denna del föreslog kommittén emellertid att det därutöver skulle införas en kompletterande regel om att i de fall där det äldre kännetecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, ska innehavaren anses ha handlat inom rimlig tid om han eller hon från det att han eller hon fick kännedom om användningen av det yngre kännetecknet vidtagit åtgärder för att hindra denna användning. Den föreslagna regeln skulle alltså vara tillämplig i sådana situationer där båda de kolliderande kännetecknen här i landet är kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Enligt nuvarande ordning gäller att frågan om vad som ska anses vara en rimlig tid måste bedömas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall (prop. 1960:167 s. 86). Som kommittén påpekat anges det i artikel 4.4 i WIPO- rekommendationen angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken att en innehavare av ett välkänt varumärke ska kunna ingripa mot ett kolliderande varumärke inom åtminstone av från det att innehavaren fick kännedom om användningen av det andra märket. Regeringen ställer sig tveksam till om det i lagen är lämpligt att slå fast att en innehavare som agerar alltid ska anses ha handlat inom rimlig tid. Det kan enligt regeringens uppfattning inte uteslutas att det kan uppkomma situationer där det inte är lämpligt med en sådan generell tidsgräns. WIPO-rekommendationen är inte bindande på så sätt att det är nödvändigt att införa en sådan regel. Regeringen anser sammantaget att det inte bör införas någon sådan regel. Även i fortsättningen bör det alltså göras en bedömning i det enskilda fallet av huruvida innehavaren av det äldre kännetecknet har agerat inom rimlig Prop. 2009/10:225 tid. I de fall då det äldre kännetecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen bör man dock utan att detta regleras uttryckligen i lagen i normala fall, i enlighet med WIPO-rekommendationen, kunna ha som utgångspunkt att ett handlande som sker ska anses ha skett inom rimlig tid. När det gäller bestämmelsen om samexistens i 10 § VML föreslog kommittén att det i den nya varumärkeslagen skulle framgå att i de fall rätten till ett yngre varukännetecken ska bestå till följd av någon av passivitetsreglerna, så får både det äldre och det yngre kännetecknet användas.