prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — Förslaget innehåller inte någon särskild regel om registrerad firma som registreringshinder och regeln om hinder på grund av ett förväxlingbart varukännetecken som någon annan tagit i bruk har en annan utformning. I övrigt överensstämmer förslaget i relevanta delar i sak med regeringens (se Ds 2008:28 s. 150 f.) Remissinstanserna: När det gäller kommitténs förslag (SOU 2001:26) har PRV ansett att begreppet intrång i bestämmelsen om hinder mot en registrerings bestånd borde förtydligas. Verket har vidare ansett att det borde införas ett nytt absolut hinder mot s.k. dubbelregistreringar, dvs. ytterligare registreringar av ett identiskt varumärke som avser samma varor som dennes äldre registrering. Patentbesvärsrätten har inte motsatt sig förslaget men har anfört att det förhållandet att ett lokalt inarbetat varukännetecken inte ska kunna utgöra hinder mot registrering, kan komma att leda till osäkerhet i frågan om det finns någon lokalt inarbetad Prop. 2009/10:225 ensamrätt som begränsar giltigheten av ett registrerat varumärke. Domstolen har understrukit att det kan bli problem att avgränsa det område i vilket ett inarbetat varukännetecken eller ett naturligt varukännetecken har skydd samt påpekat att den av kommittén föreslagna lagregeln kan behöva preciseras. har påpekat att det kan vara svårt att i praktiken efterleva en geografisk begränsning av användningen av ett kännetecken, exempelvis vid marknadsföring på Internet. Föreningen har också anfört att inarbetning i storstadsregionerna bör bedömas annorlunda eftersom det i dessa fall kan röra sig om en betydande del av omsättningskretsen. När det gäller utformningen av bestämmelserna om registreringshinder i Ds 2008:28 har de flesta remissinstanserna antingen tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. har motsatt sig förslaget och anfört att det innebär en försvagning av skyddet för firma som kännetecken. Verket har ansett att det klart ska framgå att det finns ett egentligt förväxlingsskydd för firma som näringskännetecken och att det därför i bestämmelsen ska anges att en firma som någon använder i näringsverksamhet utgör registreringshinder. Verket har också anfört att värdet av att ha en bestämmelse om att hinder föreligger om ett varukännetecken är ägnat att uppfattas som annans näringskännetecken kan ifrågasättas. Sistnämnda synpunkt har framförts även av PRV, som också har ansett att regleringen av firma som registreringshinder bör förtydligas och att skyddet för firmor, precis som , ska avse registrerade firmor som har särskiljningsförmåga. Verket har vidare ansett att det bör tydliggöras i vilka fall det föreligger vilseledande om kommersiellt ursprung; en synpunkt som framförts även av . () har föreslagit att det bör införas en fristående ondtrosregel som registreringshinder i den nya varumärkeslagen. Ett antal remissinstanser har påpekat att innebörden av uttrycket en väsentlig del av landet när det gäller skyddet för s.k. naturliga varukännetecken bör klarläggas samt att det bör klarläggas i vilka fall ett varumärke, när det finns ett tidigare identiskt varukännetecken för samma slags varor, ska anses vara vilseledande och därför inte kunna registreras. Slutligen har det framförts synpunkter av lagteknisk karaktär. Skälen för regeringens förslag Utöver de bestämmelser om registreringshinder som finns i 13 § i den nuvarande VML finns regler om vad som utgör hinder mot en varumärkesregistrering i den s.k. hinderskatalogen i 14 § VML. Den omfattar såväl absoluta som relativa registreringshinder. Innehållet i bestämmelsen har redovisats ovan i avsnitt 9.7.1. Kommitténs utgångspunkt var att bestämmelserna om registrerings- hinder skulle vara utformade så att de i högre grad än stämmer överens med motsvarande bestämmelser i varumärkesdirektivet. Regeringen har samma utgångspunkt. En sådan utformning av lagtexten innebär att kopplingen till varumärkesdirektivet blir tydligare, vilket i sin tur är ägnat att underlätta en tillämpning och tolkning av lagen i enlighet med direktivet. I kommitténs lagförslag fanns inte någon hinderskatalog motsvarande den som finns i 14 § VML. Regeringen anser emellertid att den nuvarande lösningen med en hinderskatalog är av värde genom att de hinder som finns mot registrering av ett varumärke redovisas samlat. Det kan konstateras att det också är så varumärkesdirektivet är uppbyggt. Konstruktionen med att använda begreppet intrång i registrerings- bestämmelserna är vidare inte helt lyckad. Bestämmelserna riskerar att bli otydliga, vilket också har påpekats av PRV. Regeringen anser därför att den nuvarande systematiken med en hinderskatalog, såsom föreslogs i Ds 2008:28, bör behållas i den nya varumärkeslagen. I den följande framställningen redovisas närmare hur registrerings- hindren bör vara utformade. De hinder som behandlas här är för det första de absoluta hindren för varumärken som endast består av en form som följer av varans art etc., strider mot lag m.m., är vilseledande eller innehåller en skyddad statlig beteckning. Hinder som består i att varumärket saknar särskiljningsförmåga m.m. har behandlats tidigare i avsnitt 9.4.2 och 9.5.2. För det andra behandlas de relativa registreringshindren, förutom de som rör hinder på grund av släktnamn, allmänt kända konstnärsnamn, porträtt, annans upphovsrätt, annans rätt till fotografisk bild samt annans rätt till mönster, vilka behandlas separat i avsnitt 9.8. Hinder på grund att varumärket är vilseledande I 14 § första stycket 2 finns ett absolut registreringshinder som innebär att ett varumärke inte får registreras om märket är ägnat att vilseleda allmänheten. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel i varumärkesdirektivet. Kommitténs förslag, liksom promemorians, innebar att det i den nya varumärkeslagen infördes en bestämmelse som anknyter till utformningen av direktivet i högre grad än bestämmelsen i den nuvarande varumärkeslagen. Regeringen delar uppfattningen att detta är önskvärt. Det bör alltså, i enlighet med kommitténs och promemorians förslag, föreskrivas att ett varumärke inte får registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet. Som redovisas närmare i övervägandena om officialprövningens omfattning i avsnitt 6.3 finns det i praxis exempel på att registrering har vägrats med stöd av bestämmelsen då det funnits ett äldre identiskt varukännetecken. Det har i dessa fall därmed saknat betydelse att innehavaren av det äldre varukännetecknet gett sitt samtycke till registreringen. Några remissinstanser har ansett att det bör klarläggas i vilka situationer bestämmelsen om hinder på grund av att varumärket anses vilseledande ska vara tillämplig. Även om denna fråga inte har samma betydelse i praktiken när nu officialprövningen av relativa hinder föreslås bibehållas, är frågan givetvis fortfarande relevant. Som nämnts ovan har bestämmelsen sin motsvarighet i direktivet och motsvarar dessutom i sak en redan gällande bestämmelse i svensk varumärkesrätt. 2009/10:225 måste denna bestämmelse tolkas konformt med artikel i direktivet. En anpassning av bestämmelsens ordalydelse till direktivet innebär därför inte någon förändring av gällande rätt. Även i fortsättningen måste bestämmelsen i den nya varumärkeslagen tolkas i enlighet med direktivet. Frågan om hur direktivbestämmelsen ska tillämpas och dess närmare innebörd är därför en fråga som får avgöras i rättstillämpningen och ytterst av . Som redovisats i avsnitt 9.7.1 finns det 14 § första stycket 13 bestämmelser om andra registreringshinder som är motiverade av allmänna hänsyn. Vidare finns i 13 § andra stycket en regel om att kännetecken som utgörs av en form i vissa fall inte får registreras. Kommitténs förslag innebar att nu nämnda bestämmelser skulle föras över till den nya varumärkeslagen utan några sakliga förändringar. av remissinstanserna har framfört några synpunkter på förslaget i denna Som Lagrådet har påpekat kan det i och för sig ifrågasättas om det behöver finnas en särskild bestämmelse om att varumärken som utgörs av en form i vissa fall inte får registreras eftersom detta redan framgår av en bestämmelse enligt vilken ensamrätt över huvud taget inte kan förvärvas till kännetecken som utgörs av en viss form (se vidare avsnitt 8.4.2 där frågan om utformningen av den bestämmelsen behandlas). tydlighetsskäl bör dock de aktuella registreringsförutsättningarna finnas samlade i det kapitel i lagen som behandlar förfarandet vid registrering av varumärken, tillsammans med övriga centrala bestämmelser om villkor för och hinder mot registrering. PRV har ansett att det därutöver bör införas ytterligare ett absolut hinder mot s.k. dubbelregistreringar, dvs. situationer då innehavaren av ett registrerat varumärke ansöker om registrering av samma varumärke för samma varor eller tjänster. Syftet med detta hinder skulle vara att förhindra kringgående av användningstvånget. Ingen av de övriga remissinstanserna har framfört önskemål om att det borde införas ett hinder av det slag PRV har föreslagit eller gett uttryck för att det skulle finnas behov av en sådan bestämmelse. anser mot denna bakgrund att det inte finns anledning att införa en hindersbestämmelse av detta slag. Det saknas därmed också anledning att närmare överväga hur en sådan regel i så fall skulle förhålla sig till Hinder på grund av förväxlingsbara varukännetecken Som redogjorts för närmare i avsnitt 9.7.1 innebär den gällande varumärkeslagen i korthet att ett varumärke inte får registreras om det är förväxlingsbart med bl.a. ett äldre varumärke (eller annat varukänne- tecken) som avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Registreringshinder föreligger även i förhållandet till internationella registreringar som gäller i och gemenskapsvarumärken. äldre varumärket är väl ansett föreligger hinder mot registrering av ett liknande varumärke även utanför varuslagsgränserna, om användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. De nuvarande bestämmelserna om hinder på grund av tidigare varukännetecken bygger på regleringen om registreringshinder i artikel 4 i varumärkesdirektivet. I artikel 5 finns regler om de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Dessa regler har samma sakliga innehåll. Regeringen har i avsnitt 8.1.3 närmare redogjort för innebörden av dessa direktivbestämmelser och hur bestämmelserna om ensamrättens omfattning bör vara utformade i den nya varumärkeslagen. Bestäm- melserna om registreringshinder på grund av äldre varukännetecken bör vara utformade på samma sätt. Som framgått i föregående avsnitt är direktivet uppbyggt på så sätt att det i artikel 4.2 räknas upp vad som innefattas i begreppet äldre varumärken och som utgör hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Av bestämmelsen framgår bl.a. att alla typer av registrerade varumärken som gäller i den aktuella medlemsstaten omfattas. Vidare framgår att det ska vara fråga om ett varumärke för vilket ansökan om registrering gjorts tidigare än det sökta varumärket, med beaktande av de anspråk på företrädesrätt som kan göras för dessa varumärken. Den nuvarande varumärkeslagen innehåller i sak motsvarande regler men har en annan redaktionell utformning. I lagen anges att hinder mot registrering föreligger i förhållande till bl.a. varumärken som är registrerade efter tidigare ansökan (se 14 § första stycket 6, 8 och 9 VML). Som framgått tidigare föreslås bestämmelsen i övrigt vara utformad i nära anslutning till direktivet. Det är därför lämpligt att även den del som rör vad som avses med begreppet varukännetecken, i enlighet med vad som föreslogs i promemorian, avfattas efter samma modell som direktivet. Enligt regeringens uppfattning kan det inte anses nödvändigt att i bestämmelsen om registreringshinder ytterligare specificera vad som avses med att ett annat varukännetecken är äldre. Frågan om tidsprioriteten mellan det sökta varumärket och andra varukännetecken får liksom avgöras i enlighet med de bestämmelser som gäller i fråga om ensamrättens uppkomst, i förekommande fall med hänsynstagande till bestämmelserna om prioritet. Enligt artikel 4.2 c innefattas i begreppet äldre varumärken även ansökningar om registrering av ett varumärke, förutsatt att ansökan leder till registrering. I den nuvarande varumärkeslagen finns inte någon bestämmelse som uttryckligen anger att även ansökningar om registrering utgör hinder om ansökan leder till registrering. Av förarbetena framgår att PRV i det fallet att två ansökningar gjorts beträffande förväxlingsbara varumärken normalt måste börja med att avgöra den ansökan som kom in först och låta den senare inkomna ansökan avvakta (SOU 1958:10 s. 287). Denna ordning bör gälla även fortsättningsvis. Även en ansökan om registrering utgör därigenom hinder mot registrering av ett yngre förväxlingsbart varumärke, förutsatt att den först ingivna ansökan leder till registrering. Mot denna bakgrund anser regeringen, i enlighet med vad som föreslogs i betänkandet och promemorian, att det inte finns något behov av att införa några särskilda bestämmelser om hinder på grund av ansökningar om registrering. Förväxlingsbara registrerade firmor som registreringhinder Enligt 14 § första stycket 6 VML får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med bl.a. en firma som någon använder i näringsverksamhet. En förutsättning för att firman ska utgöra registreringshinder är givetvis att den har äldre rättsgrund än det sökta varumärket. Bedömningen av frågan om förväxlingsbarhet ska göras i enlighet med bestämmelsen i 6 § VML. I såväl betänkandet som promemorian föreslogs att hinder mot en registrerings bestånd skulle föreligga i förhållande till sådana förväxlingsbara näringskännetecken som är skyddade som s.k. naturliga varukännetecken, under förutsättning att skyddet gäller i mer än inom ett visst geografiskt område (betänkandet) eller i en väsentlig del av landet (promemorian). Skyddet för sådana kännetecken skulle därigenom stämma överens med vad som skulle gälla för inarbetade varukännetecken. har motsatt sig promemorians förslag och anfört bl.a. att förslaget innebär en försvagning av skyddet för firma som kännetecken. Enligt verket bör det inte finnas något krav på att en firma ska användas som varukännetecken för att den ska utgöra hinder mot registrering av ett varumärke eller krävas att firman är skyddad i en väsentlig del av landet. Verket har ansett att det klart ska framgå att det finns ett egentligt förväxlingsskydd för firma som näringskännetecken och att det därför i bestämmelsen ska anges att en firma som någon använder i näringsverksamhet utgör registreringshinder. PRV har ansett att det är oklart om avsikten är att, såsom , en firma ska ha skydd som ett varukännetecken så länge den är registrerad, oberoende av om den används som varukännetecken. PRV:s uppfattning är att skyddet för firmor, precis som , ska avse registrerade firmor som har särskiljningsförmåga. Enligt regeringens uppfattning finns det, mot bakgrund av vad och har anfört, anledning att särskilt överväga i vilka fall registrerade firmor ska utgöra hinder mot registrering av ett varumärke. Den gällande ordningen innebär, som nämnts tidigare, att ett varumärke inte får registreras om det finns en äldre firma som används i näringsverksamhet och som är förväxlingsbar med det sökta varumärket. En registrerad firma som gäller i hela landet exempelvis firmaregistrering för ett aktiebolag omfattas i och för sig av den av kommittén och promemorian föreslagna bestämmelsen. En sådan firma skulle alltså enligt den föreslagna bestämmelsen utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Som både och har anfört finns det inte något krav enligt gällande lagstiftning på att firman ska användas som varukännetecken för att den ska vara varumärkesrättsligt skyddad. Någon förändring i detta avseende bör inte göras. Mot bakgrund av de remissynpunkter som framförts i nu nämnda frågor ansluter sig regeringen till och uppfattning att detta kan komma till tydligare uttryck i lagen. Ytterligare en fråga är om firmaregistreringar som inte gäller i hela Prop. 2009/10:225 landet, såsom firmor för enskilda näringsidkare och handelsbolag, ska Denna fråga har inte tidigare berörts särskilt under beredningen av lagstiftningsärendet. Utformningen av den föreslagna bestämmelsen innebär att sådana firmaregistreringar, eller i vart fall vissa av dem, i fortsättningen inte skulle kunna hindra registreringen av ett yngre varumärke. Detta skulle, som framhållit, vara till nackdel för framför allt mindre företag. En tänkbar situation är t.ex. att ett nystartat företag påbörjar sin verksamhet i mindre skala i form av en enskild firma eller ett handelsbolag som endast har ett geografiskt begränsat skydd för den registrerade firman under vilken verksamheten bedrivs. Om det därefter registreras ett förväxlingsbart varumärke utan någon möjlighet för firmainnehavaren att hindra registreringen, kan företaget på grund av varumärkesregistreringen komma att hindras från att expandera sin verksamhet till andra delar av landet under samma firma. En annan konsekvens av en sådan ordning är att det kan uppstå situationer där registrerade rättigheter existerar parallellt utan att det finns någon möjlighet att få någon av rättigheterna upphävd. Detta riskerar att leda till oklarheter för de som innehar rättigheterna. Enligt regeringens uppfattning bör därför även sådana firmaregistreringar som inte gäller i hela landet även fortsättningsvis utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Lagtexten bör alltså ändras på denna punkt. Sammanfattningsvis anser regeringen alltså att bestämmelsen i 14 § första stycket 6 om att ett varumärke inte får registreras om det är förväxlingsbart med en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet bör föras över i sak oförändrad till den nya varumärkeslagen. Varumärket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans firma I 14 § första stycket 4 VML finns en bestämmelse som innebär att ett varumärke inte får registreras om märket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans firma. Det finns inte någon avgränsning att bestämmelsen endast är tillämplig på exempelvis de fall där det råder varuslags- eller branschlikhet. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs det att det sökta varumärket innehåller firman i oförändrat skick eller med obetydliga ändringar eller tillägg (se SOU 1958:10 s. 285). Bestämmelsen torde användas relativt sällan. Kommitténs, liksom promemorians, förslag innebar att bestämmelsen fördes över till den nya varumärkeslagen, dock med den justeringen att begreppet näringskännetecken användes i stället för firma. PRV och har varit tveksamma till om det bör föreligga registreringshinder i de fall som avses i bestämmelsen. De har framfört synpunkter som tar sikte på att gränsdragningen mot registreringshindret avseende förväxlingsbara firmor är otydlig och att behovet av bestämmelsen kan ifrågasättas. Regeringen kan konstatera att det funnits en motsvarande regel i den nuvarande varumärkeslagstiftningen och att det inte tidigare lämnats något förslag om att den regeln bör avskaffas. Beredningsunderlaget medger därför inte att inom ramen för detta lagstiftningsärende ta bort bestämmelsen. Några krav från användarhåll på att ta bort bestämmelsen har inte framkommit. Den nuvarande bestämmelsen är, som framgått, begränsad till sådana situationer då det föreligger identitet eller mycket stor likhet med firman. Den av kommittén föreslagna ändringen av bestämmelsen från att omfatta bara firma till att omfatta näringskännetecken, dvs. även sekundära kännetecken, skulle emellertid innebära att tillämpningsområdet utvidgas. Fler kännetecken än tidigare skulle alltså komma att omfattas av bestämmelsen, vilket kan leda till osäkerhet när det gäller avgränsningen av bestämmelsens tillämpningsområde. Regeringen anser därför att det inte bör göras någon sådan förändring och att den nuvarande bestämmelsen bör föras över i sak oförändrad till den nya varumärkeslagen. Registrering av ett varumärke i ond tro Enligt 14 § första stycket 7 VML får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk. I varumärkesdirektivet finns i artikel en regel om att medlemsstaterna får ha bestämmelser som innebär att ett varumärke inte ska registreras om det kan förväxlas med ett märke som användes i utlandet för ansökan och som fortfarande används där, under förutsättning att sökanden för ansökan var i ont uppsåt (bad faith i den engelska versionen). Vidare får medlemsstaterna enligt i artikel 3.2 d ha regler om att registrering ska vägras om ansökan om registrering av varumärket har gjorts i ond tro av den sökande (även här används uttrycket bad faith i den engelska versionen). I samband med tillträde till övervägdes om 14 § första stycket 7 VML behövde eller borde ändras till följd av varumärkesdirektivet. Regeringen konstaterade att lagregeln till skillnad från regeln i artikel i direktivet inte var begränsad till användning som skett utomlands, men att artikel 3.2 d rimligen måste avse en sådan situation då ansökan i ett land görs om registrering av ett varumärke, vilket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av annan i samma land samt ansökan om registrering gjorts med vetskap om detta, dvs. i ond tro. Regeringen kom till slutsatsen att den nuvarande bestämmelsen kunde och borde behållas oförändrad (prop. 1992/93:48 s. 79). Kommitténs förslag, liksom promemorians, innebar att en justering av den nuvarande bestämmelsen skulle göras på så sätt att det inte längre skulle krävas att sökanden har vetskap om användningen av det andra varukännetecknet utan det skulle vara tillräckligt att sökanden borde ha känt till detta. Kommittén anförde att detta ställer ökade krav på aktsamhet från sökandens sida och ansåg att bestämmelsen annars riskerar att bli verkningslös. Kommittén bedömde, i likhet med den bedömning som gjorde i det nyssnämnda lagstiftningsärendet, att artikel 3.2 d ger utrymme för ha en bestämmelse som är tillämplig också när det gäller användning som skett i . SFIR har i yttrandet över promemorian anfört att direktivets bestämmelser torde möjliggöra att det finns regler om registreringshinder både vid tidigare användning utomlands och inom . Föreningen har ansett att det bör framgå av lagtexten och inte endast i förarbeten att det kan vara fråga om tidigare användning såväl utomlands som i . Föreningen har vidare föreslagit att det i enlighet med artikel 3.2 d i direktivet borde införas en fristående ondtrosregel i den nya varumärkeslagen Den närmare innebörden av direktivbestämmelserna om ond tro har inte klarlagts genom praxis. I sammanhanget bör dock nämnas att i ett avgörande har uttalat sig om innebörden av motsvarande bestämmelse om ond tro i artikel 52.1 b i varumärkesförordningen (dom i mål C- 529/07, mot ). En österrikisk domstol hade begärt ett förhandsavgörande för att få klarhet bl.a. i om det är tillräckligt att sökanden känner till att ett förväxlingsbart kännetecken används av någon annan eller om det måste tillkomma vissa inslag av illojalitet från sökandens sida för att ond tro ska anses föreligga. uttalade att vid prövningen av om sökanden varit i ond tro i den mening som avses i den aktuella bestämmelsen ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta faktorer som i det enskilda fallet förelåg då ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke gavs in. Domstolen angav tre faktorer som i synnerhet ska beaktas.