prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — Den första frågan är hur bestämmelsen om det utökade skyddet bör utformas när det gäller kravet på kännedom. När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt gjordes ändringar i varumärkeslagen som innebar att skyddet för kända varukännetecken utvidgades. I det sammanhanget behandlades frågan om hur lagregeln om det utökade skyddet borde vara utformad. I den departementspromemoria som låg till grund för propositionen hade det föreslagits att det skulle krävas att kännetecknet var väl känt (Ds 1992:13 s. 104 f.). Flera remiss- instanser ansåg emellertid att detta uttryck var olämpligt, särskilt som det krav som då fanns för att ett kännetecken skulle anses vara inarbetat var att kännetecknet skulle vara allmänt känt. Några remissinstanser hade därför föreslagit att uttrycket väl ansett skulle användas i stället. Regeringen konstaterade i denna del att en förutsättning för att ett varukännetecken skulle få ett utökat skydd enligt artikel 5.2 i den svenska språkversionen av varumärkesdirektivet var att kännetecknet skulle vara känt i landet i fråga eller, som det uttrycktes i den engelska språkversionen, att varumärket has a reputation. Detta var ett lägre ställt krav än det som då fanns i varumärkeslagen. Ett kännetecken kunde nämligen tidigare ha ett utökat skydd om det var synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten (den s.k. Kodakregeln). Varumärkeslagen ändrades därför på denna punkt. Regeringen godtog det förslag till utformning som vissa remissinstanser hade lagt fram, dvs. att varukännetecknet skulle vara väl ansett för att det skulle kunna åtnjuta ett utökat skydd. Bl.a. eftersom den danska varumärkeslagen inte innehöll något uttryckligt undantag från ensamrätten i fall där någon hade skälig anledning att använda ett äldre märke, ansågs detta rekvisit kunna undvaras även i den svenska lagen. Bestämmelsen om det utökade skyddet togs in som ett nytt andra stycke i 6 § VML (se prop. 1992/93:48 s. 80 f.). Frågan är om det i den nya varumärkeslagen bör göras någon ändring i denna del. Som redan nämnts är en förutsättning för att ett registrerat varumärke ska kunna komma i fråga för ett utvidgat skydd enligt den svenska språkversionen av varumärkesdirektivet att märket är känt. Detta uttryck ger inte i sig någon närmare vägledning om vilka krav som ställs i fråga om kännedomen om märket. I vissa andra språkversioner används i stället uttryck som renommé eller liknande. Dit hör exempelvis den engelska versionen (has a reputation) liksom den franska och den danska där uttrycken jouit dune renommée respektive er renommeret används. I den tyska versionen används uttrycket bekannt ist. har i ett mål om tolkningen av artikel 5.2 i direktivet uttalat att de skilda uttryck som används i de olika språkversionerna av direktivet inte utgör någon egentlig motsägelse och att det inte är möjligt att bestrida att det krävs att varumärket är känt i viss omfattning (EU- domstolens dom i mål C-375/97, mot , 1999 I-05421). Som kommittén har anfört får därför uttrycket väl ansett som används i den nuvarande varumärkeslagen i och för sig anses svara mot direktivets innehåll. I domen slog vidare fast att artikel 5.2 i direktivet ska tolkas så, att för att ett registrerat varumärke ska åtnjuta skydd även med avseende på varor eller tjänster av annan art krävs att det är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket. Kommitténs förslag innebar att begreppet väl ansett skulle ersättas med kravet att varukännetecknet ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Förslaget byggde på uttalanden i den nämnda domen om innebörden av artikel 5.2 i direktivet (punkterna 21, 22, 24 och 26). Som framgår i avsnitt 7.1.3 föreslås att det nuvarande rekvisitet för när ett varukännetecken ska anses inarbetat ska bibehållas i den nya varumärkeslagen. Inarbetningkravet föreslås alltså även fortsättningsvis vara att kännetecknet här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Kommitténs förslag när det gäller det utökade skyddet innebar alltså att motsvarande kännedomskrav skulle användas i bestämmelsen om det utökade skyddet. Vad gäller förutsättningarna för inarbetning lämnade kommittén samma förslag som regeringen och föreslog alltså samma krav på kännedom i båda bestämmelserna. Ingen av remissinstanserna har motsatt sig kommitténs förslag att det nuvarande begreppet väl ansett bör utmönstras ur lagen. har anfört att förslaget innebär en avsevärd förenkling och att bättre förståelse uppkommer genom att den grundläggande förutsätt- ningen för det utökade skyddet knyts till att ett varukännetecken anses inarbetat och att besvärliga tillämpningsproblem avseende det nuvarande anseendeskyddet härigenom undviks. Även andra remissinstanser, , och , har uttryckligen tillstyrkt förslaget. Ett par remissinstanser har däremot ställt sig tveksamma till den föreslagna lydelsen. PRV har ansett att det i och för sig är motiverat att uttrycket väl ansett utmönstras, men pekat på att i förslaget används i princip samma formulering i bestämmelsen om inarbetning som i den om det utökade skyddet. Verket har anfört att detta antyder att ett kännetecken som är inarbetat för vissa varor också ska anses vara så känt att det har ett utökat skydd, något som kan leda till tillämpningssvårigheter. Verket har därför ansett att någon annan formulering bör övervägas. Patentbesvärsrätten har, i yttrandet över kommitténs förslag, framfört liknande synpunkter. Domstolen har ansett att det finns en risk för att förslaget leder till en nivåsänkning i fråga om kravet på kännedom om märket för att det ska få utökat skydd, trots att någon sådan förändring inte är avsedd, vilket i och för sig talar för att det nuvarande begreppet väl ansett bör bibehållas. Domstolen har dock inte, med hänsyn till att praxis måste beaktas vid tillämpningen, motsatt sig den föreslagna lydelsen. I yttrandet över Ds 2008:28, där motsvarande rekvisit fanns med i bestämmelsen om registreringshinder, har Patentbesvärsrätten däremot tillstyrkt förslaget. Domstolen har därvid framhållit att ett kännetecken, med utgångspunkt i praxis, under alla förhållanden ska anses ha ett utökat skydd om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. En förutsättning för att samma rekvisit för kravet på kännedom ska kunna användas i bestämmelserna om inarbetning respektive det utökade skyddet är att de sinsemellan överensstämmer innehållsmässigt. Samma krav i fråga om kännedom måste alltså i så fall gälla för att ett kännetecken ska anses inarbetat och för att det ska uppfylla kännedomskravet för att kunna komma i fråga för ett utökat skydd. I samband med att reglerna om inarbetning ändrades behandlade regeringen frågan om förhållandet mellan inarbetning och det utökade skyddet. Regeringen anförde att när det gäller inarbetnings- skyddet läggs närmast en kvantitativ bedömning till grund, medan bedömningen av om ett märke är väl ansett kan sägas vara fråga om en kvalitativ bedömning. Regeringen ansåg vidare att det inte var lämpligt att ge inarbetningsskyddet och det utökade skyddet en principiellt likartad utformning, bl.a. därför att inarbetning är en rättsgrund för skydd medan reglerna om det utökade skyddet anger skyddsomfånget för vissa varumärken (prop. 1994/95:59 s. 44 f.). Frågan är vilken betydelse dessa uttalanden nu bör tillmätas. gäller att frågan huruvida ett varukännetecken ska kunna åtnjuta ett utökat skydd måste bedömas med ledning av direktivets bestämmelser och den praxis som utvecklats av i anslutning till dessa bestämmelser. Detta innebär, som Patentbesvärsrätten har anfört, att en förutsättning för att ett varukännetecken ska anses vara väl ansett i enlighet med vad slagit fast i den tidigare nämnda General Motors-domen är att det är känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Det står härigenom klart att bedömningen av vilken grad av kännedom som krävs för att ett kännetecken ska kunna komma i åtnjutande av ett utökat skydd är av kvantitativ art. Den åtskillnad som tidigare gjordes mellan inarbetningsskyddet och det utökade skyddet i detta hänseende kan därför inte längre anses vara aktuell. I sak innebär därför inte kommitténs förslag någon förändring av rättsläget. Mot den bakgrunden gör regeringen bedömningen att kommitténs förslag till hur kravet på kännedom ska vara utformat är välgrundat och bör genomföras. Några remissinstanser har väckt frågan vilken grad av märkeslikhet som bör krävas för att bestämmelsen om det utökade skyddet ska vara tillämplig. uttalade i rättsfallet NJA 1995 s. 635 att det krävs att kännetecknen är identiska eller i hög grad överensstämmande. och m.fl har ansett att detta krav inte överensstämmer med vad som gäller enligt . har därvid anslutit sig till kommitténs uppfattning att det i vart fall inte bör ställas högre grad av likhet mellan kännetecknen än som följer av den allmänna regeln om förväxlingsbarhet inom varuslagsgränserna. Frågan om vilken grad av märkeslikhet som ska krävas, dvs. när två kännetecken ska anses vara identiska eller liknande, omfattas av bestämmelserna i direktivet. Om en medlemsstat väljer att ha bestämmelser om utökat skydd enligt artikel 5.2 i direktivet, måste bestämmelserna utformas enligt direktivet (se dom i mål C-408/01, m.fl. mot , 2003 I-12537, punkt 20). Det förhållandet att reglerna är fakultativa medför alltså inte att medlemsstaterna kan avvika från direktivet när det gäller Frågan om hur uttrycken identiska eller liknande ska tolkas är därmed en fråga för rättstillämpningen som ytterst avgörs av . I sammanhanget kan nämnas att har prövat dessa frågor i bl.a. dess domar i mål C- 102/07, m.fl. mot Marca Mode CV m.fl, 2008 I-02439, och i mål C-408/01, m.fl. mot . I dessa domar har klargjort att det ska vara fråga om ett visst mått av likhet mellan varumärket och tecknet som medför att omsättningskretsen förknippar dem. Det behöver inte föreligga sådan grad av likhet att det finns en risk för att omsättningskretsen förväxlar dem, utan det är tillräckligt att graden av likhet får till följd att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan kännetecknet och varumärket. Reglerna i den nuvarande varumärkeslagen ska som framgått tolkas med utgångspunkt i praxis. Genom de domar som meddelat efter det att HD avgjorde det ovan nämnda målet är det numera klarlagt att bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen ska tolkas på annat sätt än vad HD utgick från. Kommittén föreslog i denna del att lagtexten skulle få en ordalydelse som motsvarade direktivets, dvs. att man för det utökade skyddet skulle ange detsamma som för skyddet i övrigt, nämligen att det skulle vara fråga om ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet. Det blir med en sådan lösning helt tydligt att svensk rätt har samma innehåll som på denna punkt. Regeringen delar kommitténs uppfattning om hur lagtexten i denna del bör utformas. Förslaget bör därför genomföras. En annan fråga är om det utökade skyddet också gäller inom ramen för varuslagslikhet. Enligt sin ordalydelse är artikel 5.2 i direktivet nämligen inte direkt tillämplig inom ramen för varuslagslikhet. Kommitténs förslag innebar att bestämmelserna i denna del skulle utformas i enlighet med direktivet. Förslaget grundades på en analys av den rättspraxis som förelåg när kommittén presenterade sitt betänkande. Kommittén konstaterade att det inte var möjligt att dra någon säker slutsats om hur praxis i frågan skulle komma att utveckla sig. SIPF har invänt mot kommitténs förslag och ansett att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen bör utformas så att det framgår att det utökade skyddet ska gälla både inom och utanför varuslagsgränserna, dvs. för varor av samma, liknande eller annat slag. Sedan betänkandet lades fram har prövat frågan om det utökade skyddet gäller även inom varuslagsgränserna. har därvid uttalat att artikel 5.2 (och dess motsvarighet bland registrerings- hindren, artikel 4.4 a) ska tolkas på så sätt att medlemsstaterna har rätt att föreskriva ett särskilt skydd till förmån för ett känt registrerat varumärke, när det yngre tecknet (eller varumärket), som är identiskt med eller liknar det registrerade varumärket, är avsett att användas för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster som täcks av detta varumärke (dom i mål C- 292/00, m.fl. mot , 2003 I-00389). I ett senare avgörande om innebörden av artikel 5.2 i direktivet har domstolen uttalat att en medlemsstat som har valt att utnyttja möjligheten att ge ett utökat skydd för kända varumärken är skyldig att föreskriva att skyddet ska gälla också inom varuslagsgränserna (se den ovannämnda domen från i mål C-408/01, m.fl. mot ). Genom dessa avgöranden från står det numera klart att direktivets bestämmelser om det utökade skyddet gäller också inom varuslagsgränserna och att tillämpningsområdet alltså inte är begränsat till varor och tjänster av annat slag. I Ds 2008:28 utformades därför lagtexten i den motsvarande bestämmelsen om registreringshinder på så sätt att den var tillämplig oavsett om varukännetecknen i fråga avsåg samma, liknande eller andra slags varor eller tjänster. Lagtekniskt gjordes detta på så sätt att det led i kommitténs lagförslag som angav att bestämmelsen var tillämplig på varukännetecken för varor av annat slag togs bort. Ingen av remiss- instanserna har invänt mot bedömningen att det utökade skyddet gäller även inom varuslagsgränserna eller haft någon synpunkt på utformningen av lagtexten i detta hänseende. Lagtexten bör därför utformas på det angivna sättet i den nu aktuella bestämmelsen om ensamrättens omfattning. Det bör dock, i enlighet med vad som anges i artikel 5.2, föreskrivas att ensamrätten bara omfattar användning för varor eller tjänster. Det blir på så sätt klart att annan slags användning inte omfattas av ensamrätten. Slutligen innebar kommitténs förslag att rekvisitet utan skälig anledning i artikel 5.2 skulle tas in i lagtexten. Ingen av remiss- instanserna har invänt mot detta. Som angetts tidigare togs detta begrepp inte in i lagen när varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt. I och med att lagtexten nu föreslås få en lydelse som i stor utsträckning anknyter till utformningen av direktivet framstår det dock som lämpligt att även denna del av direktivbestämmelsen tas in i lagtexten. I förhållande till ordalydelsen i direktivet bör lagtexten utformas så att det framgår att rekvisitiet utan skälig anledning bara är relevant vid bedömningen av om användningen av tecknet är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Den närmare innebörden av rekvisitet får avgöras i rättstillämpningen. Sammanfattningsvis anser regeringen alltså att bestämmelsen om ensamrättens innehåll när det gäller det utökade skyddet bör utformas så att ensamrätten till ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett yngre tecken för varor eller tjänster som är identiskt med eller liknar det äldre varukännetecknet, om användningen därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för det äldre varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Exempel på vad som utgör användning av varukännetecken Som nämnts i avsnitt 8.1.1 finns i 4 § första stycket VML en bestämmelse som reglerar vilken typ av användning av andra tecken som ensamrätten till ett varukännetecken hindrar. Bestämmelsen innebär att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på själva varan eller varuförpackningen eller i reklam eller affärshandlingar eller på annat sätt. Detta gäller oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller om den förs in hit. Det anges uttryckligen att även muntlig användning omfattas av bestämmelsen. I artikel 5.3 i varumärkesdirektivet finns en exemplifiering av vad som kan utgöra otillåten användning som sakligt sett stämmer överens med varumärkeslagens bestämmelser. I artikeln anges dock inte att även muntlig användning omfattas. Kommittén föreslog att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen skulle utformas på i huvudsak samma sätt som i direktivet, men att det även fortsättningsvis uttryckligen skulle anges att också muntlig användning omfattas. m.fl. har föreslagit att det i lagtexten dessutom bör förtydligas att varje form av användning, även elektronisk användning, omfattas av bestämmelsen. Vidare har ansett att även ordet transitera bör läggas till i exemplifieringen i lagtexten. Av samma skäl som angetts tidigare anser regeringen att den nya varumärkeslagen även i detta avseende bör utformas så att den knyter an närmare till bestämmelsen i varumärkesdirektivet. När det gäller transitering har uttalat bl.a. att artiklarna 5.1 och 5.3 c i varumärkesdirektivet inte ger en varumärkesinnehavare rätt att motsätta sig att varor, som är försedda med hans varumärke förs in i Europeiska unionen med stöd av ett tullförfarande för extern transitering eller ett tullförfarande för lagring i tullager, när varorna inte släppts ut på marknaden i unionen av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke. Däremot kan en varumärkesinnehavare med stöd av artikel 5.3 b under vissa förutsättningar motsätta sig att varor bjuds ut eller säljs som varorna hänförs till ett förfarande för extern transitering eller till ett förfarande för lagring i tullager när detta ovillkorligen innebär att varorna släpps ut på marknaden i unionen (se dom i mål C-405/03, mot m.fl., 2005 I- 8735). Av rättsfallet framgår alltså att tolkat begreppen import respektive utbjuda till försäljning och säljas och uttalat sig om hur dessa begrepp ska tolkas i förhållande till gods i transit. Det är alltså inte fråga om något nytt otillåtet användningssätt bestående i transitering. Dessutom framgår av domen att transitering endast i mycket begränsad omfattning ingår i de användningssätt som direktivet anger som förbjudna. I ett senare avgörande har uttalat att artikel 5.1 och 5.3 ska tolkas så att en varumärkesinnehavare kan förhindra transitering genom en medlemsstat där varumärket är skyddat för varor som är försedda med varumärket och som är hänförda till ett förfarande för extern transitering vilkas bestämmelseland är en annan medlemsstat där varumärket inte är skyddat endast när tredje man handhar varorna medan de är hänförda till förfarandet för extern transitering på ett sätt som nödvändigtvis medför att de släpps ut på marknaden i nämnda transiteringsmedlemsstat (se dom i mål nr C-281/05, mot Diesel SpA, 2006 I- 10881, punkt 27). Det är mot denna bakgrund inte lämpligt att särskilt ta upp transitering i exemplifieringen i lagtexten. Som framgått innebar kommitténs förslag att det i den nya varumärkeslagen skulle anges att även muntlig användning omfattas av En uttrycklig föreskrift om detta finns i den Prop. 2009/10:225 gällande varumärkeslagen, men däremot inte i direktivet. några remissinstanser förslagit att det i den nya varumärkeslagen uttryckligen ska föreskrivas att elektronisk användning omfattas. Som redovisats tidigare innehåller direktivbestämmelsen exempel på vad som kan utgöra användning i näringsverksamhet. Denna uppräkning är alltså inte uttömmande. Andra former av användning ryms även utan att de anges i direktivtexten eller i motsvarande lagtext. Detta gäller för såväl muntlig användning som elektronisk användning. Enligt regeringens uppfattning är det mot denna bakgrund inte lämpligt att bygga ut regleringen i den nya varumärkeslagen med ytterligare exempel. Regeringen anser därför att bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bör utformas i enlighet med direktivet. Det kan nämnas att en aspekt av elektroniskt användning, nämligen användning av kännetecken på Internet, behandlas närmare i avsnitt 17.1 har ansett att ensamrätten till ett varukännetecken inte bör hindra att kännetecknet används i jämförande reklam. Förbundet har anfört att man i dessa situationer bör nöja sig med skyddet mot renommésnyltning i den då gällande marknadsföringslagen (numera ersatt av en ny marknadsföringslag, 2008:486). Regeringen konstaterar att numera har avgjort frågan om varumärkesskyddets gränser vid jämförande reklam. I domstolens dom i mål C-533/06, m.fl. mot Hutchison , 2008 I-4231, uttalade domstolen att innehavaren av ett registrerat varumärke inte har rätt att förhindra tredje man att i jämförande reklam använda ett kännetecken som liknar detta varumärke för varor eller tjänster som är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka nämnda varumärke är registrerat, när denna användning inte medför någon risk för förväxling hos allmänheten (punkt 69). Det blir alltså i dessa fall enbart fråga om en bedömning enligt marknadsföringslagen. Skydd för andra ändamål än att särskilja varor och tjänster Kommittén väckte frågan om det finns anledning att införa ett skydd för varukännetecken enligt artikel 5.5 i varumärkesdirektivet mot obehörig användning av tecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster. Kommittén bedömde att det inte fanns skäl att införa ett sådant skydd. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot den bedömningen eller framfört några andra synpunkter i frågan. Regeringen ser inte anledning att göra någon annan bedömning. Några bestämmelser om skydd för varukännetecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster bör alltså inte tas in i den nya varumärkeslagen. 8.2.1Gällande regler om begränsningar i ensamrätten I 3 § första stycket VML föreskrivs att var och en i näringsverksamhet får, under förutsättning att det är i överensstämmelse med god affärssed, som kännetecken för sina varor, använda dels sitt släktnamn, sin adress eller sin firma, dels uppgifter om varornas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde och geografiska ursprung, tidpunkten för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna. Bestämmelsen utgör alltså en begränsning av ensamrättens omfattning. Det sistnämnda ledet av bestämmelsen, dvs. regeln om varornas art m.m., infördes i samband med de lagändringar som gjordes till följd av tillträde till EES- avtalet (prop. 1992/93:48 s. 86 f.). Vidare finns i 15 § första stycket VML en bestämmelse som anger att den ensamrätt som erhålls genom registrering av ett varumärke inte innefattar en sådan del av märket som inte kan registreras ensam för sig. Denna regel kan sägas ge uttryck för en allmän varumärkesrättslig grundsats om att ensamrätten inte omfattar en sådan del av ett varumärke som inte kan registreras, exempelvis ett beskrivande ord (se SOU 1958:10 s. 291). Av viss relevans i sammanhanget kan också 4 § andra stycket VML sägas vara. Av den bestämmelsen framgår motsatsvis att viss användning av annans varumärke är tillåten vid försäljning av reservdelar, tillbehör eller liknande (se a. prop. 8.2.2Begränsningarna i ensamrätten förtydligas Regeringens förslag: Ensamrätten till ett varukännetecken ska inte ge något självständigt skydd för en sådan del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga. Ensamrätten till ett varukännetecken ska inte hindra att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder 1.sin firma, sitt namn eller sin adress, 2.uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller 3.varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar.