prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — Verket har vidare framfört att det bör framgå att en begäran om anteckning av att en internationell registrering som gäller i har trätt i stället för en nationell registrering kan göras redan från och med designeringsdagen. Slutligen har verket framfört vissa synpunkter på lagtexten. , numera (), har ansett att förslaget beträffande utbyte av en internationell registrering mot en nationell registrering är oklart på så sätt att det inte anges från vilken tidpunkt den internationella registreringen ska anses gälla i . Föreningen har ansett att det bör förtydligas att den internationella registreringen, som träder i stället för den svenska, ska anses gälla i med retroaktiv verkan från den svenska registreringsdagen. SIPF har vidare ansett att det bör förtydligas vilka uppgifter som PRV ska kungöra i dessa situationer. Skälen för regeringens förslag: Regeringen behandlar först frågan om verkan av en internationell varumärkesregistrering som gäller i . I 57 § VML görs en uttrycklig hänvisning till vilka bestämmelser i varumärkeslagen som är tillämpliga för en internationell varumärkesregistrering som gäller i . Kommittén föreslog att denna bestämmelse skulle ersättas av en mer allmänt utformad regel där det i stället anges bland annat att en internationell registrering som gäller i har samma verkan som en svensk nationell registrering. Någon saklig skillnad i förhållande till den nuvarande regeln var inte åsyftad. PRV har pekat på att den av kommittén föreslagna bestämmelsen leder till oklarhet om vilka bestämmelser i varumärkeslagen som omfattas och ansett att detta bör förtydligas. Enligt artikel 4 i Madridprotokollet ska en internationell varumärkes- registrering ha samma verkan som en nationell varumärkesregistrering. Regeringen anser, i likhet med kommittén, att detta bör komma till uttryck i lagen. Lagtexten bör därför i huvudsak utformas som på det sätt som kommittén föreslog. Med anledning av de synpunkter som PRV framfört anser regeringen dock att det i lagtexten bör förtydligas att bestämmelserna om bl.a. ombud i 4 kap. i lagen inte är tillämpliga när det gäller internationell varumärkesregistrering. I avsnitt 10.2 föreslår regeringen att det ska införas en möjlighet att hos PRV ansöka om administrativ hävning av en nationell registrering. Som kommittén föreslog bör denna möjlighet också finnas när det gäller ett beslut om att en internationell registrering ska gälla i . I övrigt bör bestämmelserna om hävning i fråga om internationella registreringar utan ändringar i sak föras över till den nya varumärkeslagen. När det sedan gäller frågan om utbyte av en svensk varumärkesregistrering till en internationell registrering, gäller enligt 58 § VML att den internationella registreringen träder i stället för den svenska, förutsatt att innehavaren är densamme och att de varor som omfattas av den svenska registreringen också omfattas av den internationella registreringen. Någon inskränkning sker inte i de rättigheter som kan ha förvärvats på grund av den svenska registreringen. Om innehavaren begär det ska PRV göra en anteckning om utbytet i varumärkesregistret och kungöra detta. PRV har ansett att en anteckning om ett utbyte bör kunna göras redan Prop. 2009/10:225 från och med den dag då det begärdes att den internationella registreringen skulle gälla i och att det alltså inte ska krävas att den internationella registreringen gäller i . När någon begär att en internationell registrering ska gälla här i landet är det emellertid inte säkert att denna begäran bifalls. PRV kan, som angetts i avsnitt 11.6, självmant eller efter det att någon har gjort invändning komma att avslå en sådan begäran. Det vore i ett sådant fall olämpligt om det i varumärkesregistret hade antecknats att den internationella registreringen trätt i stället för den svenska. Regeringen anser därför att den nuvarande ordningen att en sådan anteckning kan göras först när den internationella registreringen gäller här i landet bör behållas i den nya varumärkeslagen. När det gäller de synpunkter som framförts av SIPF i denna del så föreskrivs såväl i gällande varumärkeslag som i den av kommittén föreslagna bestämmelsen att det förhållandet att en internationell registrering träder i stället för den svenska, inte innebär några inskränkningar i de rättigheter som kan ha förvärvats på grund av den svenska registreringen. Detta omfattar bl.a. frågan om från vilken tidpunkt registreringen gäller. Något behov av ytterligare klarlägganden på denna punkt kan inte anses behövas. När det gäller frågan om vilka uppgifter som ska kungöras får denna fråga övervägas i samband med framtagande av förordningsbestämmelser till den nya varumärkeslagen. Även de nuvarande bestämmelserna om verkan av att en internationell registrering upphör och omvandling av en internationell registrering till en nationell registrering samt kungörelser bör utan några större sakliga förändringar föras över till den nya varumärkeslagen. Slutligen anser regeringen att det inte finns anledning att göra sakliga förändringar i de grundläggande bestämmelser om internationell registrering som finns i 5052 §§ VML. Dessa bör i huvudsak oförändrade föras över till den nya varumärkeslagen. Den bestämmelse som reglerar ansökans innehåll bör dock förtydligas så att det direkt av lagtexten framgår vilket huvudsakligt innehåll en ansökan ska ha. 12.1 Allmänt om sanktioner m.m. Bestämmelserna om straff, skadestånd, förbud och säkerhetsåtgärder som beslag m.m., har i allt väsentligt samma innehåll i alla de immaterialrättsliga lagarna efter ändringar som gjordes med verkan från 1993/94:122). Vissa skillnader finns emellertid mellan bestämmelserna i de olika lagarna. avlämnade sitt betänkande har det s.k. civilrättsliga sanktionsdirektivet (och rådets direktiv 2004/48/EG av om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, EUT L 195, , s. 16) antagits. syftar till att underlätta för rättighetshavare att med hjälp av det civilrättsliga sanktionssystemet ingripa mot dem som gör intrång. Straffrättsliga sanktioner behandlas däremot inte annat än att det anges Prop. 2009/10:225 att även straffrättsliga påföljder i lämpliga fall utgör ett sätt att säkerställa skyddet av immateriella rättigheter (se skäl 28 i ingressen och jfr artikel 2.3 c i det civilrättsliga sanktionsdirektivet). Bestämmelser om sanktioner, t.ex. att medlemsstaterna ska tillämpa nationella regler om sanktioner vid intrång i gemenskapsrättigheter eller att de ska föreskriva ändamålsenliga sanktioner mot intrång i rättigheter som behandlas i direktiv finns i flera EG-förordningar och EG-direktiv. Vidare finns det en rad internationella överenskommelser eller konventioner som innehåller bestämmelser om sanktioner. Bland dessa kan nämnas avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (), för industriellt rättsskydd, samt för skydd av litterära och konstnärliga verk. Sedan kommittén avlämnade sitt betänkande har också nya regler om förverkande införts på det industriella rättsskyddets område och de regler om förverkande som redan fanns på upphovsrätts- och kretsmönsterområdet har setts över och utvidgats (prop. 2004/05:135, SFS 2005:287, SFS 2005:289, SFS 2005:291, SFS 2005:293, SFS 2005:304, SFS 2005:314 och SFS 2005:360). Slutligen kan nämnas att det pågår förhandlingar såväl inom som utom EU rörande sanktioner för immaterialrättsintrång, bl.a. straffrättsliga. Särskilt kan nämnas förslaget till och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter, KOM(2006)168 slutlig (straffrättsdirektivet). 12.2.1Nuvarande regler om skadestånd Bestämmelser om ersättning vid intrång finns i samtliga immaterial- rättsliga lagar. På det industriella rättsskyddets område är dessa i stort sett likalydande med varandra, se 38 § varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML, 58 § patentlagen (1967:837), 36 § mönsterskyddslagen (1970:485), 19 § firmalagen (1974:156), förkortad FL och 9 kap. 6 § växtförädlarrättslagen (1997:306). Enligt den gällande ersättningsbestämmelsen i varumärkeslagen (38 §) ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. Vid bestämmande av ersättningens storlek ska hänsyn särskilt tas till utebliven vinst, vinst som den som har begått intrånget har gjort, skada på varukännetecknets anseende, ideell skada och rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås. Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt. Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse genom SFS 2009:110 som trädde i kraft . Ändringarna i paragrafen var föranledda av det civilrättsliga sanktionsdirektivet (se prop. 2008/09:67). 12.2.2Ingen förändring av skadeståndsbestämmelserna Regeringens förslag: De nuvarande skadeståndsbestämmelserna överförs oförändrade till den nya varumärkeslagen. Kommitténs förslag: Kommittén föreslår bestämmelser som till sin utformning i stor utsträckning överensstämmer med de bestämmelser regeringen nu föreslår ska överföras till den nya varumärkeslagen (se SOU 2001:26 s. 343 f.). Kommittén har dock inte haft möjlighet att beakta vare sig den genom SFS 2009:110 införda lagtexten eller det förslag som låg till grund för den förändringen av den tidigare lydelsen av paragrafen (prop. 2008/09:67). Remissinstanserna: Förslaget har fått ett blandat mottagande med såväl tillstyrkande som avstyrkande av de förändringar kommittén föreslår. Ett samlat grepp har efterlysts när det gäller skadeståndsbestämmelserna i samtliga immaterialrättsliga lagar. Från vissa håll har efterlysts en bevislättnadsregel i linje med den i förslag till formskyddslag. Det har också framförts önskemål om vissa förtydliganden. Skälen för regeringens förslag: Det samlade grepp som efterlysts när det gäller skadeståndsbestämmelserna i samtliga immaterialrättsliga lagar har tagits genom de förändringar som skett till följd av det civilrättsliga sanktionsdirektivet (prop. 2008/09:67, SFS 2009:109116). Den frågan är därmed överspelad. Vid analysen i prop. 2008/09:67 av bl.a. 38 § VML har de förslag som lagts fram av beträffande paragrafen beaktats. Även frågor om bl.a. förtydliganden avseende tillämpningen av 35 kap. 5 § har behandlats. I de avseenden som alltså redan har behandlats saknas således skäl att , utöver de förändringar som skett genom SFS 2009:110, genomföra ytterligare förändringar av skadeståndsbestämmelserna. En fråga som återstår att behandla är emellertid om, såsom vissa remissinstanser efterfrågat, någon form av bevislättnadsregler, utöver de som följer av 35 kap. 5 § , bör införas för den som begär skadestånd på grund av varumärkesintrång. Remissinstanserna har i denna fråga hänvisat till förslag att bevislättnads- regler skulle införas i den nya formskyddslagen (som alltså skulle ersätta mönsterskyddslagen) som skulle underlätta bevisningen dels i fråga om orsakssambandet mellan ett intrång och utebliven försäljning, dels omfattningen av en skada till följd av utebliven försäljning, dels storleken på intrångsgörararens vinst (SOU 2001:28 s. 130 f.). förslag om bevislättnadsregler berördes i samband med att de immaterialrättsliga skadeståndsrättsliga bestämmel- serna förändrades till följd av det civilrättsliga sanktionsdirektivet (prop. 2008/09:67 s. 234 f.). Då anförde regeringen att direktivet inte krävde ett införande av bevislättnadsregler av det slag som hade föreslagit och att frågan inte borde övervägas i det lagstiftnings- ärendet utan i stället i första hand hanteras i samband med den slutliga behandlingen av betänkande. Det kan konstateras att förslag till bevislättnadsregler innebär ett ganska omfattande tillägg till skadestånds- bestämmelserna och att förslaget inte är helt okomplicerat. 2009/10:225 motsvarande bevislättnadsregler inte fanns med i betänkande har inte alla de remissinstanser som har fått lämna synpunkter i anledning av förslaget till ny varumärkeslag beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till bevislättnadsregler. Det framstår därför som mindre lämpligt att , utan att alla remissinstanser har fått komma till tals i detta ärende, genomföra en så pass stor förändring av den varumärkesrättsliga skadeståndslagstiftningen. För sanktionsbestämmelserna rent generellt finns dessutom mycket att vinna på att, i den mån det går, ha så likalydande bestämmelser som möjligt i de olika immaterialrättsliga lagarna. En och samma intrångsgörande handling kan aktualisera sanktionsbestämmelser i flera av lagarna. Även mot denna bakgrund kan det alltså ifrågasättas om det är lämpligt att nu gå fram med en reform av det aktuella slaget endast på varumärkesområdet. Det kan emellertid finnas anledning att i samband med den slutliga behandlingen av betänkande eller i annat sammanhang överväga bevislättnadsregler och då möjligen beträffande samtliga immaterialrättsliga lagar. Sammanfattningsvis bör alltså de nuvarande skadestånds- bestämmelserna föras över oförändrade till den nya varumärkeslagen. 12.3Förutsättningar för väckande av allmänt åtal 12.3.1Allmänt åtal för varumärkesintrång Enligt den nuvarande varumärkeslagen kan åklagaren väcka åtal för varumärkesintrång, inklusive för försök och förberedelse till sådant brott, om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt (37 § tredje stycket VML). Förutsättningarna för åtal när det gäller firma-, patent-, mönster- och växtförädlarrättsintrång är desamma som vid varumärkesintrång, 18 § femte stycket FL, 57 § tredje stycket patentlagen, 35 § tredje stycket mönsterskyddslagen och 9 kap. 1 § tredje stycket växtförädlarrättslagen. Vid upphovsrättsintrång krävs i normalfallet endast att målsäganden anger brottet till åtal eller att åtal är påkallat ur allmän synpunkt, 59 § första stycket upphovsrättslagen (1960:729). Detsamma gäller vid intrång i kretsmönster, 9 § tredje stycket lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter. 12.3.2Oförändrade regler om förutsättningar för att väcka allmänt åtal Regeringens förslag: De nuvarande reglerna om förutsättningar för att väcka allmänt åtal överförs oförändrade till den nya varumärkeslagen. Kommitténs förslag: Kommittén föreslår att det inte längre ska krävas att åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt. Det ska utöver målsägandeangivelse räcka med att åtal är påkallat från allmän Se SOU 2001:26 s. 354 f. Remissinstanserna: Även detta förslag har fått ett blandat mottagande Prop. 2009/10:225 av remissinstanserna. , Patentbesvärsrätten och Försvarets materielverk har tillstyrkt förslaget eller har inte haft någon erinran mot det. och har velat att man ska gå längre än vad kommittén föreslår och att en reglering i stil med den som finns bl.a. i upphovsrättslagen ska övervägas, dvs. att det för väckande av allmänt åtal krävs antingen att målsäganden anger brottet till åtal eller att åtal är påkallat ur allmän synpunkt. (tidigare Riksåklagaren och i ) har avstyrkt förslaget främst utifrån ett resonemang om bristande resurser. Mot den bakgrunden kan det, enligt åklagarmyndigheten, ifrågasättas om en ändrad bestämmelse om förutsättningar för väckande av allmänt åtal kan anses vara en meningsfull och rimlig prioritering av de brottsutredande myndigheternas insatser. har också framhållit att en utökning av de brottsutredande myndigheternas insatser på detta område kräver att ytterligare medel ställs till myndigheternas förfogande samt har slutligen efterfrågat ytterligare analyser av den föreslagna ändringen. Skälen för regeringens förslag: Regeringen delar kommitténs uppfattning att en närmare analys av reglerna om åtalsprövning behövs, särskilt mot bakgrund av att varumärkesförfalskning och piratkopiering utgör ett stort och växande problem för rättighetshavarna och för samhället i stort. Som nämnts pågår emellertid förhandlingar på EU-nivå som syftar till att harmonisera det straffrättsliga regelverket på immaterialrättens område. Dessa förhandlingar omfattar även åtalsprövningsreglerna. Regeringen anser därför att det inte är lämpligt att nu överväga ändringar i åtalsreglerna i varumärkeslagen. (Jfr prop. 2008/09:67 s. Åtalsbestämmelsen i varumärkeslagen bör därför flyttas över oförändrad till den nya varumärkeslagen. 12.4Övriga bestämmelser på sanktionsområdet förändras inte Regeringens förslag: Övriga bestämmelser om sanktioner och övriga åtgärder överförs oförändrade till den nya varumärkeslagen. Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens, dock att de genom SFS 2009:110 införda förändringarna av de varumärkesrättsliga sanktionsbestämmelserna samt övriga förändringar på sanktionsområdet som ägt rum efter det att kommittén lämnade sitt betänkande inte varit föremål för kommitténs bedömning (SOU 2001:26 s. 471 f.). Remissinstanserna: har ansett att det bör införas bestämmelser om i vilken omfattning andra än den som är primärt ansvarig för ett intrång kan drabbas av sanktioner. har ansett att det finns skäl att överväga om medverkan till varumärkesintrång ska kunna sanktioneras civilrättsligt. Skälen för regeringens förslag: Flera av bestämmelserna om straffansvar, förverkande, vitesförbud, intrångsundersökning m.m., som kommittén inte närmare berört har i stora delar införts eller setts över relativt (se bl.a. prop. 2004/05:135 och prop. 1998/99:11). Ett stort antal av bestämmelserna på detta område i såväl varumärkeslagen som i de andra immaterialrättsliga lagarna har dessutom blivit föremål för översyn på grund av genomförandet av det civilrättsliga sanktionsdirektivet. Därvid har möjligheterna att använda civilrättsliga sanktioner mot den som medverkat vid intrång behandlats (se prop. 2008/09:67 s. 112 f., 130 f. och 187 f.). Ytterligare översyn kan bli aktuell bl.a. som en följd av det förhandlingsarbete som pågår inom EU om straffrättsdirektivet samt i andra internationella förhandlingar. En sådan översyn kommer i så fall att avse samtliga lagar på immaterialrättens område. Det saknas därför skäl att nu överväga ändringar i de varumärkesrättsliga sanktionsbestämmelserna och även att ytterligare se över frågor som rör medverkansansvaret. Bestämmelserna bör därför flyttas över till den nya varumärkeslagen utan någon ändring i sak. Lagrådet har dock haft synpunkter på bestämmelsen om spridning av information om dom i mål om varumärkesintrång. Enligt bestämmelsens nuvarande utformning (37 h § VML), som överensstämmer med lagrådsremissens förslag, får en domstol på yrkande av käranden i mål om intrång ålägga den som har gjort eller medverkat till intrånget att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet. Som Lagrådet har påpekat kan mål om intrång vara såväl brottmål som tvistemål. Lagrådet har anmärkt att ordet kärande för tankarna till att det är enbart tvistemål som avses och har anfört att om så är avsikten bör ordet mål bytas ut mot ordet tvistemål. Frågan berördes inte närmare när bestämmelsen om informationsspridning infördes i varumärkeslagen annat än att det angavs att storleken av vad som yrkas, dvs. kostnaden för publiceringen, ska ingå i det totala värdet av vad som yrkas när talan förs i form av ett tvistemål (se prop. 2008/09:67 s. 241). För det fall talan förs i form av ett brottmål måste mot denna bakgrund ett yrkande om ersättning för publicering anses utgöra ett sådant enskilt anspråk i anledning av intrånget som får föras i samband med åtalet enligt reglerna i 22 kap. . Tillämpligheten av bestämmelserna om informationsspridning bör därför inte begränsas till tvistemål. Lagrådet har vidare ansett att bestämmelsen om förverkande av egendom vid brott bör förtydligas. Enligt bestämmelsens nuvarande utformning (37 a § VML), som överensstämmer med lagrådsremissens förslag, är den tillämplig på egendom med avseende på vilken brott föreligger. Lagrådet har påpekat att det av förarbetena till bestämmelsen framgår att med detta menas den egendom som brottet gäller, dvs. varor, förpackningar och reklamtryck med mera på vilka ett förväxlingsbart kännetecken olovligen förekommer (prop. 2004/05:135 s. 167 f.). Lagrådet har ansett att den avsedda innebörden av paragrafen bör komma till uttryck på ett tydligare sätt. Regeringen instämmer i Lagrådets uppfattning att ett förtydligande skulle vara önskvärt. Som anförts pågår det internationella förhandlingar som kan leda till en förnyad översyn av det straffrättsliga regelverket i samtliga immaterialrättsliga lagar. Det är angeläget att upprätthålla en likartad utformning av lagarnas bestämmelser såvitt avser sanktionssystemet. Det är dessutom inte de internationella förhandlingarna kan leda till regleringen får ett annat sakligt innehåll. Mot bakgrund av det redovisade som lämpligast att avvakta med en omarbetning av sanktionsbestämmelserna m.m. blir aktuell. 13Fastställelsetalan och vissa anknytande processuella frågor I 13 kap. 2 § första stycket finns allmänna bestämmel- ser om fastställelsetalan. Sådan talan är tillåten när den rör frågan huruvida visst rättsförhållande består eller inte består och ovisshet råder om rättsförhållandet samt denna ovisshet länder käranden till förfång. Om sakens prövning i ett mål beror på frågan huruvida visst rättsförhållande som är stridigt mellan parterna består eller inte består, får talan om fastställelse avseende det också tas upp (13 kap. 2 § andra stycket ). Lagrummet förutsätter vidare att annan lagstiftning kan innehålla specialregler om fastställelsetalan (13 kap. 2 § tredje stycket ). En sådan specialregel om fastställelsetalan finns i 44 § första stycket varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML. Enligt denna bestämmelse får talan föras om fastställelse huruvida rätt till varukännetecken består eller inte består eller om visst förfarande utgör intrång i sådan rätt eller inte, under förutsättning att det råder ovisshet om förhållandet och att ovissheten är till förfång för käranden. Med stöd av 44 § första stycket VML är det möjligt att föra både positiv och negativ fastställelsetalan. Enligt förarbetena till bestämmel- sen (prop. 1960:167 s. 194 f.) kan käranden genom en positiv fastställelsetalan få svar på frågan om han eller hon har ett skydd mot kännetecken, som annan använder eller tänker ta i bruk. Genom sådan talan kan käranden, enligt förarbetena, också få svar på frågan om kännetecken, som används av annan, är förväxlingsbart med kärandens eller inte. Genom en negativ fastställelsetalan kan, enligt förarbetena, käranden få bekräftat att annan inte har rätt till visst varukännetecken eller att annans rätt inte utgör hinder för käranden att använda liknande kännetecken, t.ex. på grund av bestämmelsen om att ensamrätten inte innefattar sådan del av kännetecknet som huvudsakligen tjänar till att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller eljest att fylla annan uppgift än att vara kännetecken (5 § VML). Ytterligare exempel på talan som får föras som negativ fastställelsetalan är, enligt förarbetena, att svaranden på grund av reglerna om passivitet (8 och 9 §§ VML) kan göra sin rätt gällande mot käranden. Bestämmelsen om fastställelsetalan i varumärkeslagen är tillämplig i fråga om alla slag av varukännetecken, registrerade såväl som oregistrerade. Det betyder att bestämmelsen också är tillämplig när det gäller varukännetecken som erhållit skydd genom inarbetning (2 VML) och s.k. naturliga varukännetecken (släktnamn, firma och adress som erhållit skydd enligt 3 § VML). Kraven på ovisshet och förfång i 44 § första stycket VML har i lagtexten formulerats mycket nära den ordalydelse som motsvarande rekvisit har i 13 kap. 2 § första stycket . Vid tillkomsten av bestämmelsen i varumärkeslagen angavs inte att man avsett att bestämmelsen i denna del skulle ha någon annan innebörd än bestämmelse i motsvarande del.