prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — Av bestämmelsen rörande såväl intrångsmål som mål där fastställelsetalan förs bör framgå att för det fall den som talan förs mot gör gällande att varumärket är ogiltigt, måste särskild talan väckas om hävning vid vilken ogiltighetsfrågan får prövas. I praktiken innebär alltså detta inte någon ändring i sak. När det gäller frågan om vilandeförklaring föreslog att en bestämmelse som motsvarar den nuvarande obligatoriska bestämmelsen om vilandeförklaring av intrångsmål (42 § andra stycket VML) skulle föras över till den nya varumärkeslagen. (Som en naturlig följd av att kommittén underlät att lämna något förslag till uttryckliga bestämmelser om vad som gäller om den som talan förs mot i ett mål om fastställelse gör gällande att registreringen är ogiltig, lämnades heller inget förslag om vilandeförklaring av mål om fastställelse.) har dock påtalat att bestämmelsen om vilandeförklaring av varumärkesrättsliga intrångsmål bättre bör anpassas till hur frågan om vilandeförklaring är reglerad i 61 § patentlagen. Utredningen har framhållit att genom att domstolen i patenträttsliga mål inte måste vilandeförklara vid påstådd ogiltighet kan man undvika att handläggningen i målet fördröjs till följd av en invändning om ogiltighet som inte ter sig befogad. När det gäller frågan om bestämmelsen om obligatorisk vilandeförklaring ska föras över till den nya varumärkeslagen kan det också noteras att det i praxis har uppmärksammats att reglerna om vilandeförklaring inte är anpassade till de nyare reglerna om partiell hävning av varumärkesregistrering. Vid tillkomsten av bestämmelsen om obligatorisk vilandeförklaring kunde talan om hävning endast avse registreringen i dess helhet. Sedermera infördes det emellertid, som en anpassning till , en möjlighet att föra talan om partiell hävning av en registrering. Den nya lagstiftningen föranledde inte någon ändring av reglerna om obligatorisk vilandeförklaring. Detta förhållande har inneburit vissa tillämpningsproblem när ett intrångsmål avser t.ex. skyddet för en registrering avseende en klass varor och hävningsmålet avser en partiell hävning av varumärket för en annan klass varor. I en sådan situation där det inte föreligger någon korrespondens mellan det skyddsomfång vari intrång påstås ha begåtts och det som följer av den del av registreringen som är föremål för prövning i hävningsmålet, har det ansetts att den obligatoriska regeln om vilandeförklaring inte ska tillämpas enligt sin ordalydelse; detta eftersom utgången i intrångsmålet i en sådan situation inte är avhängig utgången i hävningsmålet. Regeringen delar de synpunkter som har lagt fram och som har kommit till uttryck i ändringen av 61 § andra stycket patentlagen och i förarbetena till denna lagändring. Ett sådant borttagande av den obligatoriska regeln om vilandeförklaring skulle också tillgodose remissinstansernas önskemål att allmänna processuella regler, i så hög grad det är möjligt, bör tillämpas även i fråga om mål som rör varukännetecken. Ett borttagande skulle även underlätta domstolarnas tillämpning av bestämmelserna. Således bör det i den nya varumärkeslagen varken finnas obligatoriska regler om vilandeförklaring av mål om intrång eller mål där fastställelsetalan förs. Såväl intrångsmål som mål där fastställelsetalan förs får därför vilandeförklaras med stöd av de allmänna bestämmelserna om vilandeförklaring i (32 kap. 5 § ) om talan väcks om hävning av registreringen. För det fall beslut om vilandeförklaring inte fattas av domstolen i intrångsmålet eller i målet om fastställelse, finns inte heller skäl för domstolen att förelägga den som gör gällande att registreringen är ogiltig att väcka talan om hävning. Handläggningen av intrångsmålet eller målet om fastställelse löper i en sådan situation på och det är upp till den som gör gällande att registreringen är ogiltig att väcka talan om hävning om denne vill få ogiltighetsfrågan prövad. Bestämmelsen om föreläggande att väcka talan om hävning bör således göras fakultativ, så att domstolen har en möjlighet, men ingen skyldighet att förelägga parten att väcka talan om hävning. Licenstagares och andras underrättelseskyldighet i vissa fall Enligt varumärkeslagen (43 §) ska en licenstagare eller panthavare som vill väcka talan om intrång i rätten till ett varukännetecken underrätta kännetecknets innehavare om detta. Annars tas talan inte upp till prövning. Detsamma gäller licenstagare och panthavare som väcker fastställelsetalan jämlikt 44 § första stycket (44 § andra stycket och 43 §). Av flera av sanktionsbestämmelserna i varumärkeslagen framgår dock uttryckligen att talan endast får väckas av innehavaren eller av den som på grund av licens har rätt att utnyttja varukännetecknet. I stort sett motsvarande bestämmelser beträffande licenstagares och panthavares underrättelseskyldigheter finns även i 64 § första stycket patentlagen. I mönsterskyddslagen (42 § första stycket) och växtförädlarrättslagen (10 kap. 2 § första stycket) finns motsvarande bestämmelser beträffande licenstagares underrättelseskyldigheter. föreslog att bestämmelsen om licenstagares och panthavares underrättelseskyldighet när de vill väcka talan om intrång, skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Kommitténs förslag innebar ingen saklig förändring av talerätten för dessa grupper. har berört frågan om det finns anledning att göra skillnad mellan exklusiv och enkel licenstagares talerätt i intrångsmål och har påtalat att svensk rättspraxis på denna punkt avviker från vad som är brukligt utomlands där endast exklusiv licenstagare ges talerätt. I det betänkande som låg till grund för varumärkeslagen (SOU 1958:10) berörde Varumärkes- och firmautredningen frågan om det borde göras någon skillnad mellan de licenstagare som har enkel licens och de som har s.k. ensamlicens, dvs. sådana licenstagare som blivit berättigade att i såsom den ende användaren utnyttja märket. Varumärkes- och firmautredningen valde därvid att lägga fram ett förslag till en dispositiv regel som tillerkände talerätt endast till ensamlicenstagare, se SOU 1958:10 s. 343 f. Förslaget fick dock omfattande kritik av remissinstanserna som framhöll att frågan inte var om man skulle tillerkänna licenstagare målsägandeställning, utan om man av särskilda skäl borde inskränka den rätt som licenstagare i detta hänseende redan hade enligt allmänna regler om vem som ska anses utgöra målsägande. Regeringen delade denna uppfattning och underströk att när det gällde t.ex. enkellicenstagare som har ensamrätt i var sin del av landet torde talerätt ofta vara befogad. Regeringen fann att förhållandena vid licensgivning över huvud taget var så växlande, att det knappast var möjligt att genom en generell regel ange i vilka fall talerätt bör föreligga och i vilka fall så inte bör vara fallet. För att undvika fara för rättsförluster fann regeringen det säkrast att man inte genom någon lagregel begränsade talerätten till viss grupp av licenstagare (se prop. 1960:167 s. 189 f.). Enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varumärkesförordningen, har både den som har enkel och den som har exklusiv licens rätt att väcka talan om intrång om innehavaren av gemenskapsvarumärket lämnar sitt medgivande till detta. Även utan sådant medgivande får den som har exklusiv licens väcka talan om innehavaren själv inte gör det inom skälig tid efter att ha fått underrättelse om att licenstagaren tänkt väcka talan. (Se artikel 22.3 i varumärkesförordningen.) Den ordning som gäller för licenstagares rätt att väcka talan om intrång i ett gemenskapsvarumärke skiljer sig alltså åt från regleringen i varumärkeslagen i detta hänseende. Det finns emellertid inte någon skyldighet att införa svenska bestämmelser som överensstämmer med dem som finns i varumärkesförordningen och som skulle inskränka licenstagares rätt att föra intrångstalan. Sådana inskränkningar är heller inte lämpliga att göra utan att remissinstanserna har fått tillfälle att yttra sig över förändringarna och dess konsekvenser. Regeringen anser dessutom att det fortfarande finns fog för de synpunkter som kom till uttryck i förarbetena till bestämmelserna om licenstagares underrättelse- skyldighet och som ledde till att möjligheterna för olika slags licenstagare att föra talan om intrång inte begränsades. Regeringen kommer därför till slutsatsen att det inte är lämpligt att inskränka möjligheten för vissa licenstagare att föra talan om intrång och anser, liksom , att de nuvarande bestämmelserna om licenstagares och panthavares underrättelseskyldighet gentemot innehavare när licenstagare och panthavare vill väcka intrångstalan ska föras över till den nya varumärkeslagen oförändrade. Kommittén lade inte fram något förslag när det gäller licenstagares och panthavares underrättelseskyldighet när de vill väcka fastställelsetalan enligt bestämmelserna i . Någon anledning att ta bort underrättelseskyldigheten i dessa fall har inte framkommit. Som har anfört bör underrättelse ske även i dessa fall och en bestämmelse om licenstagares och panthavares underrättelseskyldig- het när de vill väcka fastställelsetalan enligt de allmänna bestämmelserna om fastställelsetalan i bör därför införas i den nya varumärkeslagen. I kollektivmärkeslagen finns en bestämmelse enligt vilken endast innehavaren av ett kännetecken enligt den lagen ska anses som målsägande i mål om intrång i rätt till varukännetecken som avses i den lagen, se 6 § första meningen kollektivmärkeslagen. Innehavaren får föra talan om ersättning även för skada tillfogad annan som är berättigad att använda kännetecknet, se 6 § andra meningen kollektivmärkeslagen. förslag innebar att bestämmelserna i 6 § kollektivmärkeslagen inte fördes över till den nya varumärkeslagen. () har, i samband med att verket yttrade sig över departementspromemorian Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv /48/EG (Ds 2007:19), anfört följande. Inledningsvis bör lagtexten förtydligas så att det framgår i vilken utsträckning innehavaren av ett kännetecken enligt kollektivmärkeslagen har möjlighet att överlåta fordran på annan. Vidare kan det ifrågasättas varför den som nyttjar en kollektivmärkesrättighet inte har samma möjlighet som exempelvis licenstagare att självständigt påtala intrång och föra skadeståndstalan. Regeringen delar såväl som PRV:s uppfattning att det inte finns skäl att utöver vad som i vissa fall följer av vissa av sanktionsbestämmelserna om att endast innehavare eller licenstagare äger väcka talan begränsa rätten att föra talan om intrång för dem som är berättigade att använda ett sådant kännetecken som har omfattats av kollektivmärkeslagen och som framöver föreslås omfattas av den nya varumärkeslagen (se avsnitt 5.2). På samma sätt som gäller för licenstagare och panthavare som får föra intrångstalan bör en person som är berättigad att använda en sådan kollektiv rättighet vara skyldig att underrätta kännetecknets innehavare om intrångstalan ska väckas. Görs inte det bör talan avvisas. PRV har också berört frågan om det i lagtext bör regleras i vilken utsträckning en innehavare av ett sådant kännetecken som har omfattats av kollektivmärkeslagen får överlåta sin fordran på ersättning i anledning av ett intrång i kännetecknet. Sådana överlåtelser, om de har förekommit i någon utsträckning, har sannolikt varit aktuella just på grund av den regel som begränsat talerätten för dem som är berättigade att använda ett kännetecken av det nu diskuterade slaget. Regeringen har funnit att det bör införas en möjlighet för dem som är berättigade att använda ett sådant kännetecken att föra talan om intrång. Mot den bakgrunden kan det inte bedömas finnas några starka skäl som talar för att det i lagtext bör regleras i vilka situationer en innehavare av ett sådant kännetecken har rätt att överlåta sin fordran på ersättning i anledning av ett intrång i kännetecknet. Det måste dessutom anses mindre lämpligt att införa lagfästa principer om sådana överlåtelser i förhållande endast till en typ av alla de varukännetecken som kommer att regleras av den nya varumärkeslagen. Frågan bör i stället, liksom , besvaras genom de rättstillämpande myndigheternas praxisutveckling (jfr t.ex. rättsfallet NJA 1994 s. 751 och se prop. 2008/09:67 s. 93). Den nya varumärkeslagen kommer, liksom den nu gällande varumärkeslagen, att omfatta vissa särskilda beteckningar på jordbruks- produkter och livsmedel som är skyddade inom EU (68 § VML). I vissa fall kan sådana beteckningar anses vara inarbetade som kollektivmärken enligt svensk rätt (se t.ex. prop. 2008/09:67 s. 245). Mot denna bakgrund talar starka skäl för att regleringen kring rätten att föra talan om intrång bör vara huvudsakligen densamma för dessa beteckningar som för kollektiv-, garanti- och kontrollmärken. Talerätten för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel som är skyddade inom EU är inte begränsad enligt bestämmelserna i varumärkeslagen på annat sätt än att det endast är de civilrättsliga sanktionerna som står till buds för dem som menar att de lidit skada till följd av ett intrång i en sådan beteckning samt att det följer av vissa av sanktionsbestämmelserna att endast innehavare eller licenstagare äger väcka talan. Det betyder att såväl den som innehar beteckningen som de enskilda som är berättigade att använda beteckningen bör kunna föra talan om skadestånd och om åtgärder till förebyggande av fortsatt intrång. När det gäller underrättelseskyldigheten för dem som är berättigade att använda sådana beteckningar och som vill föra talan i anledning av intrång i beteckningen bör detsamma gälla som för licenstagare och övriga som nämnts ovan som vill väcka talan. Det innebär att enskilda som är berättigade att använda sådana särskilda beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel som omfattas av den varumärkesrättsliga regleringen och som vill väcka talan på grund av ett intrång i beteckningen bör vara skyldiga att underrätta innehavaren om detta. Görs inte det bör talan avvisas. Övriga frågor om den nya varumärkeslagen 14.1Användning av vilseledande varukännetecken 14.1.1Gällande varumärkesrättsliga regler om användning av vilseledande varukännetecken I 35 § varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML finns en särskild regel om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken. Av första stycket framgår att en domstol, i den omfattning som är påkallat, får meddela ett vitesförbud riktat mot antingen en ny innehavare av ett varukännetecken eller en licenstagare att använda kännetecknet. En förutsättning för att ett förbud ska få meddelas är att kännetecknet är vilseledande i den nye innehavarens eller licenstagarens hand. I andra stycket finns en generell regel om vilseledande varukännetecken och vilseledande användning av varukännetecken. Enligt denna regel kan ett vitesförbud meddelas dels om varukännetecknet är vilseledande, dels om innehavaren, eller någon annan med hans medgivande, använder kännetecknet på ett sådant sätt att allmänheten vilseleds. Bestämmelsen har inte ändrats i sak sedan varumärkeslagens tillkomst. Av förarbetena framgår att bestämmelsen tar sikte både på användning av kännetecken som i sig är vilseledande oberoende av vem som använder dem och på kännetecken som är vilseledande vid viss slags användning. Vilseledandet i det senare fallet kan bestå i att den som använder kännetecknet saknar de kvalifikationer som kännetecknet anger eller att det används på ett sätt som är vilseledande, t.ex. genom att en viss detalj, som i samband med övriga moment i kännetecknet kan te sig helt oskyldig, accentueras och görs till en bärande beståndsdel. Utredningen framhöll dock att fall då vilseledande genom varumärken förekommer inte var särskilt vanliga och utredningen räknade därför med att bestämmelsen endast skulle tillämpas undantagsvis (se SOU 1958:10 s.327 f. och prop. 1960:167 s. 170 f.). En talan om förbud får väckas av åklagare samt av var och en som lider förfång av användningen av kännetecknet. Även en sammanslutning av näringsidkare får föra en sådan talan, se 35 § tredje stycket VML samt 26 § varumärkesförordningen (1960:648). Enligt 36 § VML får domstolen i samband med utdömande av vite efter vad som är skäligt besluta att ett varukännetecken som i strid med 35 § satts på en vara, förpackning, reklam, affärshandling eller dylikt antingen ska utplånas eller ändras så att det är vilseledande. Om detta inte kan ske på annat sätt än att själva egendomen förstörs eller ändras på visst sätt, får domstolen besluta om detta. Varor, förpackningar eller annan egendom får tas i beslag i avvaktan på ett domstolsbeslut. I sådana fall tillämpas reglerna om beslag i brottmål i 27 kap. . 14.1.2Förbud mot vilseledande varukännetecken ska i fortsättningen hanteras enligt marknadsföringslagstiftningen Regeringens bedömning: Några bestämmelser om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken bör inte finnas i den nya varumärkeslagen. Kommitténs bedömning överensstämmer med regeringens (SOU 2001:26 s 354 f.). Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har haft någon erinran mot kommitténs bedömning. och har framhållit att frågan om användning av vilseledande varukännetecken omfattas av regleringen i marknadsföringslagen. Skälen för regeringens bedömning: Bestämmelsen i 35 § VML om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken har funnits i varumärkeslagen alltsedan lagens tillkomst . Bestämmelsen infördes bl.a. av det skälet att den då gällande lagstiftningen om illojal konkurrens inte ansågs vara tillräcklig för att hindra användning av vilseledande varukännetecken. Det antogs dock att bestämmelsen endast skulle komma att tillämpas i undantagsfall (SOU 1958:10 s. 327). Kommittén har under sitt arbete inte funnit något fall där bestämmelsen har använts, utan i stället har marknadsförings- lagstiftningen använts. Inte heller någon av remissinstanserna har tagit upp något fall där bestämmelsen har tillämpats. Bestämmelsen förefaller alltså i praktiken ha saknat betydelse. Frågan är därför om det finns något behov av att ha någon sådan bestämmelse i den nya varumärkeslagen. Alternativet är att frågan om användning av vilseledande varukännetecken i stället regleras enbart av marknadsrättsliga regler. Marknadsföringslagstiftningen har genomgått stora förändringar sedan varumärkeslagens tillkomst. Till skillnad från vad som var fallet finns det numera en i princip heltäckande lagreglering av marknads- föringen av varor och tjänster. Den centrala lagen är marknadsförings- lagen. När kommittén presenterade sitt betänkande gällde marknadsföringslag (1995:450). Den har numera ersatts av en ny marknadsföringslag (2008:486), som trädde i kraft . Den nya marknadsföringslagen innebar vissa sakliga förändringar. Enligt regeringens uppfattning påverkar dessa förändringar emellertid inte bedömningen av frågan om det i den nya varumärkeslagen bör finnas några bestämmelser om vilseledande användning av varukännetecken. I 5 § marknadsföringslagen finns en generell regel om att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed är enligt 6 § marknadsföringslagen att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Någon motsvarande bestämmelse fanns inte marknadsföringslag. Lagen innehåller därutöver särskilda bestämmelser om förbud mot vilseledande marknadsföring. En näringsidkare får vid marknadsföring bl.a. inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet (10 § första stycket marknadsföringslagen). I andra stycket samma paragraf anges vissa slags framställningar som särskilt berörs. Hit hör framställningar som rör näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden, varumärken, varunamn, kännetecken och andra rättigheter (10 § andra stycket 5 marknadsföringslagen). Marknadsföring som är vilseledande enligt dessa regler är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (8 § marknadsföringslagen). En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får förbjudas att fortsätta med denna eller med någon annan liknande åtgärd (23 § marknadsföringslagen). En talan om förbud får väckas av Konsument- ombudsmannen, en näringsidkare som berörs av marknadsföringen, eller en sammanslutning av konsumenter, näringsidkare eller löntagare (47 § andra stycket marknadsföringslagen). Ett förbud ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt (26 § marknadsföringslagen). Vidare kan näringsidkaren i vissa fall också åläggas att betala marknadsstörningsavgift och skadestånd (29 § och 37 § marknadsföringslagen). Av 39 § marknadsföringslagen följer att om ett vitesförbud överträds är det möjligt för domstol att efter vad som är skäligt besluta att en vilseledande framställning som finns på en vara m.m. ska utplånas eller ändras så att den är vilseledande. Om detta syfte inte kan uppnås på annat sätt, får domstolen i stället besluta att egendomen ska förstöras. Om en överträdelse sker av bl.a. bestämmelsen i 10 § marknadsföringslagen kan sådana åtgärder beslutas utan att det tidigare behöver ha meddelats något vitesförbud. I 40 § marknadsföringslagen finns bestämmelser om säkerhetsåtgärder och om att egendom kan tas i beslag i nu nämnda situationer. De redovisade bestämmelserna i marknadsföringslagen är tillämpliga på de fall som den särskilda bestämmelsen i 35 § VML är tillämplig på. Marknadsföringslagen innehåller också bestämmelser som ger möjlighet för domstol att besluta att dels utplåna eller ändra varukännetecken, dels förstöra egendom i samma utsträckning som är möjligt enligt 36 § VML. De marknadsrättsliga målen handläggs dock enligt en särskild instansordning med som högsta, och i många fall enda, instans (se 4752 §§ marknadsföringslagen). En viss skillnad finns när det gäller vilka som får föra talan om förbud. I den nuvarande varumärkeslagen föreskrivs att talan får föras av var och en som lider förfång av användningen av kännetecknet, medan rätten att föra talan enligt de marknadsrättsliga reglerna endast tillkommer näringsidkare. I praktiken får dock denna skillnad antas ha begränsad betydelse, eftersom andra än näringsidkare i de flesta fall knappast uppfyller kravet på förfång i varumärkeslagen. En annan skillnad är att åklagare inte har rätt att väcka talan för det allmänna på det sätt som är möjligt enligt de varumärkesrättsliga reglerna. En sådan rätt står däremot, som nämnts tidigare, i stället till buds för Konsumentombuds- mannen. De nu nämnda skillnaderna innebär inte enligt regeringens mening att möjligheten att ingripa mot användning av vilseledande varukännetecken försämras jämfört med vad som gäller . den marknadsrättsliga lagstiftningen regler som tillgodoser både Prop. 2009/10:225 konsumenternas och näringsidkarnas intresse av att det inte förekommer användning av vilseledande varukännetecken. Mot denna bakgrund anser regeringen, i likhet med kommittén och remissinstanserna, att det inte finns något behov av att i den nya varumärkeslagen ha några bestämmelser om användning av vilseledande varukännetecken. Dessa frågor bör alltså fortsättningsvis regleras enbart i den marknadsrättsliga lagstiftningen. I sammanhanget bör det påpekas att regeringen har föreslagit att det, på i sak samma sätt som enligt gällande varumärkeslag, ska finnas en bestämmelse i den nya varumärkeslagen om att ett varumärke inte får registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet. Denna fråga behandlas i avsnitt 9.7.3. 14.2.1Dagens svenska regler om överlåtelse och licens