prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — 2009/10:225 varumärkeslag finns några bestämmelser om vilken bevisning registreringsmyndigheten får kräva in från sökanden. förvaltningslagen finns några uttryckliga bestämmelser som reglerar frågan. Den begränsning i rätten att kräva in bevisning som följer artikel 3.5 stämmer dock väl överens med vad som gäller enligt svenska förvaltningsrättsliga principer. Några särskilda lagregler om detta behövs därför inte. I övrigt innebär inte artikel 3.13.3 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt något behov av ändringar i förslaget till ny varumärkeslag. Sammanfattningsvis kräver alltså artikel 3 i konventionen att det görs en saklig ändring i kommitténs förslag till ny varumärkeslag på så sätt att även en sökande från en stat som är ansluten till den nu aktuella konventionen undantas från kravet på hemlandsbevis. I övrigt bör bestämmelserna i sak utformas på det sätt som kommittén har föreslagit. 15.5Ombuds- och fullmaktsfrågor artikel 4 15.5.1Svenska regler om ombud Enligt 31 § VML ska en innehavare av ett registrerat varumärke ha ett i bosatt ombud om innehavaren saknar hemvist här i landet. Ombudet ska ha behörighet att företräda innehavaren i allt som rör märket. Om ombud saknas och rättelse inte vidtas efter föreläggande, kan märket komma att avföras ur registret. Varumärkeslagen innehåller däremot inga ombudsregler för sökande i ett varumärkesärende för det fall sökanden saknar hemvist här i landet. I övriga lagar på det industriella rättsskyddets område finns motsvarande bestämmelser om ombudskrav för innehavare som saknar hemvist i (71 § patentlagen, 1967:837, 45 § mönsterskyddslagen, 1970:485 och 11 kap. 1 § växtförädlarrättslagen, 1997:306). Dessa bestämmelser är emellertid annorlunda utformade än bestämmelsen i 31 § VML. Dels ställer bestämmelserna inte upp något krav på att ombudet ska företräda innehavaren i allt som rör rättigheten. I stället är kravet endast att ombudet ska ha behörighet att ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden rörande rättigheten, med undantag för stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Dels riskerar rättigheten inte att avföras ur registret om innehavaren inte har något ombud. I stället föreskrivs att delgivning i en sådan situation kan ske genom att handlingen sänds till den adress till innehavaren som finns antecknad i det aktuella registret. Om en fullständig adress inte finns antecknad, kan delgivning i stället ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos registreringsmyndigheten och genom att ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs. I de övriga lagarna på det industriella rättsskyddets område finns dessutom bestämmelser om ombud för sökande som saknar hemvist i (12 § patentlagen, 12 § mönsterskyddslagen och 5 kap. 4 § Av dessa bestämmelser framgår att en sökande utan hemvist i får föreläggas att ställa ombud för sig. Ombudet ska ha hemvist i och behörighet att ta emot delgivning i ärendet. Om föreläggandet inte följs får delgivning ske genom att handlingen sänds till sökanden under dennes senaste kända adress. 15.5.2Tidigare överväganden av ombudskrav När den nuvarande varumärkeslagen infördes utformades bestämmelsen om ombudskrav för innehavare som saknar hemvist här i landet så att bestämmelsen i stort återspeglade då gällande rätt (prop. 1960:167 s. 159 f.). En av de ändringar som gjordes var påföljden för underlåtenhet att anmäla ombud. hade i det läget domaren kunnat utse ombud. Den nya bestämmelsen innebar i stället att märket i ett sådant fall avfördes ur registret. När den nuvarande patentlagen infördes bestämdes att man i förhållande till vad som tidigare gällt skulle begränsa kravet på ombudets behörighet. hade krävts att ombudet skulle ha behörighet att svara för patenthavaren i allt vad patentet angick. I den nuvarande patentlagen begränsades dock den behörighet som krävs till att avse delgivning rörande patentet. Detta motiverades i förarbetena med att behovet av ombud för en utomlands boende patenthavare begränsar sig till fall då någon vill föra talan mot patenthavaren vid domstol. Det anfördes att det i sådana situationer av praktiska skäl är erforderligt att det finns någon inom riket som är behörig att ta emot delgivning av stämning och andra meddelanden från domstolen (prop. 1966:40 s. 244 f.). hade vidare gällt att domaren efter anmälan kunde utse ett nytt ombud för det fall ombudet flyttat utom riket eller annars inte längre hade kvar sin befattning och innehavaren inte anmält nytt ombud. Mot bakgrund av den begränsning av kravet på behörigheten som infördes i patentlagen ansågs som en lämpligare lösning att i dessa fall ge en möjlighet att delge handlingarna i ärendet i förenklad ordning. Motsvarande ändringar av ombudsbestämmelsen för innehavare som saknar hemvist i som skett på patenträttens område har också ägt rum på mönsterområdet (prop. 1969:168 s. 254 f.) och på växtförädlarrättsområdet (prop. 1971:40 s. 154 f.). ändrades i vissa avseenden bestämmelserna om ombudskrav för sökande i patentlagen och växtförädlarrättslagen (prop. 2000/01:13). Bakgrunden var att Europeiska kommissionen hade överlämnat en formell underrättelse till . I underrättelsen angav kommissionen att bestämmelserna om ombudskrav för sökande i patentlagen var oförenliga med det dåvarande EG-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster och etableringsfrihet. Frågan behandlades i departementspromemorian Ombudskrav, prioritet och elektronisk ingivning några frågor om patent och växtförädlarrätt (Ds 2000:30). I promemorian noterades att praktiska hänsyn låg bakom 12 § patentlagen, som enligt dåvarande lydelse innehöll ett krav på att en patentsökande som saknade hemvist i skulle ha ett här bosatt ombud med behörighet att företräda sökanden i allt som rörde ansökningen. Det redovisades att det vid bestämmelsens tillkomst hade anförts att patentmyndighetens ofta omfattande kontakter med sökanden i ett ansökningsärende skulle riskera att försvåras om myndigheten skulle tvingas stå i direktkontakt med en utomlands boende sökande, bl.a. eftersom en sådan ofta kan antas sakna erforderliga språkkunskaper och kännedom om förhållandena här i landet. Av dåvarande 15 § andra stycket och 16 § patentlagen följde vidare att en sökande som inte uppfyllde kravet på ombud kunde få sin patentansökan avskriven eller avslagen. I promemorian konstaterades att 12 § patentlagen stred mot bestämmelsen om fri rörlighet för tjänster i artikel 49 i det dåvarande EG-fördraget. Det anfördes att begränsningar i möjligheten att tillhandahålla tjänster är tillåtna endast i den mån de är motiverade av ett tvingande allmänt intresse. De praktiska skäl som låg bakom aktuell bestämmelse ansågs i promemorian inte kunna utgöra ett sådant allmänt intresse. Vidare konstaterades att 12 § patentlagen även kunde ifrågasättas utifrån fördragets regler om etableringsfrihet (artiklarna 43 48 i det dåvarande EG-fördraget). Bestämmelsen bedömdes sammanfattningsvis vara oförenlig med fördraget, varför det förelåg ett behov av att ändra den. Det föreslogs i promemorian att det obligatoriska ombudskravet för utländska sökande skulle tas bort och att i stället PRV skulle få möjlighet att förelägga sökanden att ställa ett ombud för sig med behörighet att ta emot delgivning i ärendet. Därigenom skulle bestämmelsen komma att samordnas med motsvarande bestämmelse i växtförädlarrättslagen. Det obligatoriska kravet på delgivningsombud för utländska innehavare skulle gälla även fortsättningsvis både i patentlagen och växtförädlarrättslagen, dock med den skillnaden avseende ombudets hemvist som redovisas nedan. Beträffande hemvistkravet i patentlagen för ombudet såväl när det gällde ombud för innehavare som sökande föreslogs i promemorian att kravet skulle ändras till att omfatta EES, vilket redan var fallet i den då gällande bestämmelsen om ombud för sökande i växtförädlarrättslagen. Detsamma föreslogs beträffande bestämmelsen om ombud för innehavare i växtförädlarrättslagen. Det anfördes att inskränkningen i kravet på ombudets behörighet för sökande till att avse endast delgivning möjligen kunde medföra att bestämmelsen skulle bli förenlig med fördraget (dvs. även vid ett bibehållande av krav på hemvist i ), men att det oavsett detta fanns skäl att ändra hemvistkravet till att omfatta EES. Därigenom skulle bestämmelsen även överensstämma med ombudskravet i 33 kap. 8 § (Ds 2000:30 s. 29 f.). Bestämmelserna ändrades i enlighet med förslaget förutom såvitt avser hemvistkravet för ombudet, där man behöll det tidigare kravet på hemvist i i 12 och 71 §§ patentlagen och 11 kap. 1 § växtförädlar- rättslagen. Bestämmelsen om ombud för sökande i växtförädlarrättslagen (5 kap. 4 §) ändrades så att det även i den bestämmelsen uppställdes ett krav på att ombudet ska ha hemvist här i landet. I propositionen (2000/01:13 s 29) anfördes att ett krav på att ombudet ska ha hemvist i i och för sig träffas av fördragets bestämmelser om diskrimineringsförbud och förbud mot åtgärder vars effekt utgör ett hinder för den fria rörligheten för tjänster. Det behov av att säkerställa goda förutsättningar för delgivning som ligger bakom bestämmelserna om ombudskrav måste emellertid enligt regeringen anses utgöra ett sådant tvingande skäl av allmänt intresse som gör det objektivt försvarbart med ett avsteg från de angivna bestämmelserna i fördraget. Ett sådant avsteg bedömdes som nödvändigt och ansågs inte vara Prop. 2009/10:225 oproportionerligt. Regeringen konstaterade också att kommissionen i sin formella underrättelse inte hade haft något att anmärka mot 71 § patentlagen, i vilken det redan föreskrevs att ombudet ska ha hemvist i och att ombudets behörighet ska omfatta att ta emot delgivningar. Vidare noterade regeringen att det även i rättegångs- bestämmelserna för finns en regel av motsvarande innebörd (artikel 38.2). I samband med att man genomförde vissa ändringar i mönsterskyddslagen ändrades också dess bestämmelser om ombudskrav så att de blev enhetliga med motsvarande regler i patentlagen och växtförädlarrättslagen. I propositionen (2001/02:121 s. 104) anfördes att bestämmelserna i mönsterskyddslagen borde utformas i enlighet med de ändringar som gjorts i patentlagen och växtförädlarrättslagen eftersom samma skäl ligger bakom bestämmelserna i de olika lagarna och då i princip samma argument gjorde sig gällande för ändringar i mönsterskyddslagen som för patentlagen och växtförädlarrättslagen. 15.5.3Reglerna om ombud anpassas till och till Singaporekonventionen om varumärkesrätt Regeringens förslag: PRV ska i ärenden om varumärkesregistrering kunna förelägga sökande som varken har hemvist i eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här i landet att utse ett ombud med hemvist i och med behörighet att ta emot delgivning. Följs inte föreläggandet får delgivning ske i förenklad form. Innehavare av en varumärkesregistrering som varken har hemvist i eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här i landet ska ha skyldighet att utse ett sådant delgivningsombud med hemvist i . Underlåter innehavaren att utse ombud får delgivning ske i förenklad form om delgivningsadress finns, annars genom kungörelse i en publikation som regeringen meddelar föreskrifter om. Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens, med undantag för dels en smärre förändring avseende kungörelsedelgivning, dels en ändring av innebörd att det inte ställs krav på att en sökande ska ha ombud om denne bedriver näringsverksamhet som har etablerats här i landet (se SOU 2001:26 s. 194 f.). Promemorians förslag överensstämmer med regeringens (se Ds Remissinstanserna: Avseende SOU 2001:26 har det stora flertalet remissinstanser som har yttrat sig tillstyrkt utredningens förslag eller lämnat det utan erinran. PRV har tillstyrkt förslaget, men har förordat att i samband med kungörelsedelgivning handlingen kungörs på sätt har ansett att förslaget inte överensstämmer med EUF-fördragets regler om fri rörlighet av tjänster respektive etableringsfrihet eftersom förslaget får till effekt att utländska sökande och varumärkesinnehavare drabbas hårdare än sökande som har hemvist i och då det är tveksamt om det finns några tvingande skäl av allmänt intresse som motiverar den föreslagna regeln. Även om Prop. 2009/10:225 så skulle vara fallet anser kollegiet att kraven på nödvändighet och proportionalitet inte är uppfyllda. har anfört att även ombudsbestämmelsen för sökande utan hemvist i borde vara obligatorisk bl.a. eftersom de delgivningshänsyn som ligger bakom kommitténs förslag att ombudskravet för innehavare ska vara obligatoriskt gör sig lika starkt gällande . Vidare har föreningen haft vissa synpunkter på föreslagen lydelse av bestämmelsen. När det gäller Ds 2008:28 har de remissinstanser som yttrat sig tillstyrkt eller inte haft någon invändning mot promemorians förslag. PRV har dock förordat att det närmare anges om, och i så fall på vilket sätt, verket ska kontrollera att en verksamhet är etablerad i . har pekat på att det kan bli svårt att avgöra i vilka fall det krävs ombud och när det behövs fullmakt. advokatsamfund har anfört att av tydlighetsskäl bör tidsfristen för att ge in fullmakt anges i förordning. Skälen för regeringens förslag När bör det krävas att sökande respektive innehavare företräds av föreslog två ombudsbestämmelser som ska underlätta svenska myndigheters kommunikation med sökande och innehavare som inte har hemvist i . motsvarande ombudsbestämmelser i andra lagar på det industriella rättsskyddets område som förebild. Dessa senare bestämmelser har, i den mån de rör ombudskrav för sökande som inte har hemvist i , ändrats för att inte stå i strid med reglerna i det tidigare gällande EG-fördraget (numera EUF-fördraget) om fri rörlighet av tjänster respektive etableringsfrihet (12 § patentlagen, 5 kap. 4 § växtförädlarrättslagen och 12 § mönsterskyddslagen; se prop. 2001/02:121). Det kan också konstateras att en likartad regel finns i rättegångsreglerna för (artikel 38.2). När det gäller bestämmelsen med ombudskrav för innehavare hade Europeiska kommissionen i sin i föregående avsnitt beskrivna underrättelse till i anledning av motsvarande bestämmelse i patentlagen inte något att anmärka. dessutom att bestämmelsen om ombudskrav för innehavare i den nya varumärkeslagen skulle begränsas väsentligt i förhållande till den nuvarande regeln när det gäller vilken behörighet ombudet ska ha samt vilka konsekvenserna blir om ombudskravet inte uppfylls. Det bör emellertid noteras att efter de ändringar av ombudsbestäm- melserna i patentlagen, växtförädlarrättslagen och mönsterskyddslagen som skett för att bestämmelserna ska vara förenliga med fördragets regler har meddelat två domar av visst intresse för frågan om mot (mål C-131/01). fann att vissa bestämmelser i italiensk rätt, enligt vilka patentombud som är etablerade i andra medlemsstater måste vara inskrivna i det italienska patentombuds- registret och vara bosatta eller ha yrkesmässigt hemvist i för att få tillhandahålla tjänster vid det italienska patentverket, stred mot artiklarna 4955 i det dåvarande EG-fördraget (numera artiklarna 56-62 i EUF- fördraget). Domstolen konstaterade att de italienska bestämmelserna bl.a. syftade till att säkerställa en god kvalitet på de tjänster som patentombuden utför, att skydda mottagarna av dessa tjänster samt säkerställa en patenttvists riktiga förlopp. Dessa syften utgjorde enligt domstolen tvingande hänsyn till allmänintresset som kan motivera en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster. Bestämmelserna ansågs emellertid gå utöver vad som var nödvändigt bl.a. eftersom mindre betungande åtgärder hade kunnat vidtas för att uppnå de syften som eftersträvades. meddelade ytterligare en dom, mot , angående åsidosättande av bestämmelsen i artikel 49 i det dåvarande EG-fördraget (numera artikel 56 i EUF-fördraget) om fri rörlighet för tjänster (mål C-478/01). I målet ifrågasatte kommissionen en bestämmelse i patentlagstiftning som föreskrev en skyldighet för patentombud, som önskade tillhandahålla tjänster i , att ha delgivningsadress hos ett auktoriserat ombud i . Domstolen fann att bestämmelsen var oförenlig med artikel 49 i det dåvarande EG-fördraget. Det bör observeras att dessa avgöranden från rör förpliktelser som direkt har ålagts personer som ska uppträda som ombud i en annan medlemsstat än den medlemsstat i vilken ombudet har sin hemvist. Har personerna i fråga inte uppfyllt kraven i den italienska eller luxemburgska lagstiftningen har de inte fått uppträda som ombud i respektive . De bestämmelser som föreslås bli införda i varumärkeslagen och som redan finns i de övriga lagarna på det industriella rättsskyddets område har däremot en annan uppbyggnad och är mer begränsade. De förhindrar inte en sökande eller innehavare med hemvist utanför att välja ett ombud som också har hemvist utanför . I den situationen kan emellertid en sökanden föreläggas att också utse ett delgivningsombud med hemvist i . En innehavare måste i den situationen alltid ha ett delgivningsombud här. De föreslagna bestämmelserna uppställer inte några krav på att ombud med hemvist utomlands t.ex. måste registrera sig i eller ha en delgivningsadress hos ett auktoriserat ombud här. Dessutom gäller att om sökanden eller innehavaren har sin hemvist i , men anlitar ett ombud med hemvist utomlands slår bestämmelserna om delgivningsombud över huvud taget inte till. Som har anfört medför de föreslagna reglerna visserligen att utländska sökande och innehavare inte behandlas på samma sätt som de som har hemvist i när det gäller i vilka situationer ett ombud måste anlitas. Som anförts tidigare är det enligt möjligt att ha sådana regler under förutsättning att det finns tvingande skäl av allmänt intresse och åtgärderna är nödvändiga och proportioneliga. I de tidigare lagstiftningsärenden på det industriella rättskyddets område har behovet av effektiv delgivning med utländska sökande och rättsinnehavare ansetts utgöra tvingande skäl av allmänt intresse till grund för reglerna. Reglerna har också ansetts vara nödvändiga och proportionerliga (se prop. 2000/01:13 s. 29 och prop. 2001/02:121 s. 104). Möjligheten att kunna ställa krav på ombud med hemvist i motiveras av registreringsmyndighetens intresse av att kunna handlägga ärenden med utländska sökande på ett effektivt sätt. När en rättighet har beviljats gäller rättigheten i . har utomstående möjlighet att väcka en ogiltighetstalan vid allmän domstol. Det obligatoriska ombudskravet på innehavarna är motiverat av att denne ska kunna nås för delgivning av stämning i sådana fall (se prop. 2000/01:13 s. 26). Även på varumärkesområdet finns det motsvarande intresse av att ansökningar ska kunna handläggas på ett effektivt sätt och att innehavare ska kunna nås för delgivning av stämning. Som framgått tidigare tar de båda senare tillkomna domarna från mot och sikte på andra situationer än de som omfattas av de föreslagna reglerna. De kan därför inte anses innebära att förutsättningarna för att införa sådana regler har förändrats. Regeringen gör mot denna bakgrund bedömningen att de föreslagna reglerna ryms inom utrymmet för undantag från aktuella bestämmelser i . Genom de föreslagna bestämmelserna om ombud för sökande och innehavare skulle de varumärkesrättsliga bestämmelserna samordnas med dem som finns på det industriella rättsskyddets område i övrigt. Det finns dock ytterligare faktorer som måste behandlas. Till att börja med är av betydelse dels Singaporekonventionen om varumärkesrätt, dels EU:s s.k. tjänstedirektiv (och rådets direktiv /123/EG av om tjänster på den inre marknaden, EUT L 376, 27.12.2006, s. 36). När det gäller den förstnämnda frågan, Singaporekonventionen om varumärkesrätt, följer av artikel 4.2 i den konventionen att det inte är tillåtet att kräva att en sökande eller innehavare som inte har hemvist i ställer ombud för sig om denne bedriver näringsverksamhet som har etablerats i . Såväl gällande svenska lagbestämmelser som förslag går alltså i detta hänseende längre än vad Singaporekonventionen om varumärkesrätt tillåter när det gäller ombudskrav. Vid ett svenskt tillträde till konventionen måste bestämmelserna om ombudskrav i den nya varumärkeslagen utformas så att det tydligt framgår att ombudskravet inte gäller i dessa fall. I promemorian föreslogs att detta skulle ske på så sätt att det görs ett tillägg i bestämmelserna om ombudskrav i den nya varumärkeslagen som undantar en sökande respektive innehavare från kravet på ombud, om denne bedriver näringsverksamhet som har etablerats i . Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot promemorians förslag. Bestämmelserna bör därför i denna del kunna utformas i enlighet med promemorian. PRV har dock förordat att det klarläggs om, och så fall på vilket sätt, verket ska kontrollera att det är fråga om näringsverksamhet som är etablerad i . Även har pekat på att det kan bli svårt att avgöra om detta krav är uppfyllt. PRV har i det sammanhanget anfört att vid tillämpningen av motsvarande regler vid internationella varumärkesansökningar enligt Madridsystemet, har verket bedömt att det är tillräckligt att sökanden markerar att rekvisiten är uppfyllda samt att sökanden anger en adress i . Som anfördes i promemorian innehåller artikeln inte något krav på att verksamheten ska bedrivas i någon viss form. Den kan bedrivas i form av filial men också på annat sätt. Det väsentliga får anses vara att verksamheten bedrivs från en industri- eller affärslokal som är belägen i och att det är fråga om en reell verksamhet som bedrivs kontinuerligt och inte endast tillfälligtvis. Däremot kan det inte krävas att verksamheten ska ha en viss omfattning. Vid prövningen av en registreringsansökan är knappast möjligt eller rimligt att PRV ska göra någon närmare kontroll av t.ex. verksamhetens Hanteringen bör därför normalt kunna ske på det sätt som verket gjort vid prövningen av ansökningar om internationell Om de uppgifter som sökanden lämnat i ansökan däremot av särskild anledning framstår som oriktiga, bör verket förstås kontrollera uppgifterna på lämpligt sätt. När det sedan gäller tjänstedirektivet har detta föranlett att alla immaterialrättsliga lagar setts över för att säkerställa att de står i överensstämmelse med direktivet. Den översynen innefattar en genomgång av ombudsbestämmelserna i relation till tjänstedirektivet och sker i ett separat lagstiftningsärende avseende genomförandet av tjänstedirektivet (se Ds 2008:75 samt propositionen Genomförande av tjänstedirektivet, prop. 2008/09:187). Några förslag till lagändringar när det gäller ombudsbestämmelserna i de immaterialrättsliga lagarna har inte lagts fram i det ärendet. har anfört att det även beträffande sökande som saknar hemvist i borde vara obligatoriskt att ha ett delgivningsombud här i landet. När det gäller den synpunkten konstaterar regeringen att det visserligen är så att svenska myndigheter i allmänhet har sämre förutsättningar att delge de rättssubjekt som har hemvist utomlands än de som är hemmahörande i (jfr prop. 2001/01:13 s. Det går emellertid inte att utgå från att det i varje enskilt fall skulle behövas ett delgivningsombud endast för att sökanden har sin hemvist någon annanstans än i . I många ärenden fungerar kommunikationen förmodligen utan anmärkning och PRV har inte framställt några synpunkter på att bestämmelsen borde göras Dessutom skulle bestämmelsen i varumärkeslagen med en sådan utformning avvika från vad som gäller för utländska sökande i patent-, växtförädlarrätts- och mönsterärenden utan att det framgått att kommunikationerna mellan PRV och sökande i varumärkesärenden skulle fungera sämre än kommunikationerna mellan registrerings- myndigheterna och sökande i andra typer av ärenden på det industriella En sådan reglering skulle också avvika från motsvarande reglering i (33 kap. 8 §). konstateras att det obligatoriska kravet på ombud för sökande som saknar