prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — Den internationella registreringen sker enligt det s.k. Madridprotokollet, se vidare 5 kap. 1 §. Med stöd av bestämmelserna i 5 kap. är det möjligt för den som innehar en varumärkesregistrering (eller ansökan om varumärkesregistrering) i ett annat land att få ensamrätt till varumärket även i . Det är därutöver möjligt att genom registrering förvärva ensamrätt till gemenskapsvarumärken, jfr 3 §. Ensamrätt genom inarbetning behandlas i 7 § och ensamrätt till s.k. Prop. 2009/10:225 naturliga varukännetecken i 8 §. 1 kap. 7 § Ensamrätt till varukännetecken kan förvärvas utan registrering genom inarbetning. Ett varukännetecken ska anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området. Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 7.1.3, innehåller bestämmelser om ensamrätt till varumärken och andra varukännetecken till följd av inarbetning. Paragrafen motsvarar i huvudsak 2 § varumärkeslag. I paragrafens första stycke finns en bestämmelse om ensamrätt till varukännetecken genom inarbetning. Regleringen motsvarar 2 § första och andra styckena varumärkeslag. I förevarande bestämmelse används endast begreppet varukännetecken och inte såsom varumärke och andra särskilda varukännetecken. Det sistnämnda begreppet används numera inte i lagen. Det är inte fråga om någon saklig ändring eftersom termen varukännetecken innefattar såväl varumärken som det som lag betecknades som andra särskilda varukännetecken. På samma sätt som tidigare kan alla typer av varukännetecken som används i näringsverksamhet få skydd genom inarbetning. I andra stycket regleras vad som krävs för att ett varukännetecken ska bli inarbetat. Första meningen överensstämmer med 2 § tredje stycket varumärkeslag, med den redaktionella förändringen att begreppet omsättningskretsen har tagits in i lagtexten. Andra meningen motsvaras i sak av 4 § första stycket tredje meningen varumärkeslag. I kravet på inarbetning ligger att varukännetecknet måste ha särskiljningsförmåga (jfr SOU 1958:10 s. 223). När det gäller innebörden av begreppet särskiljningsförmåga hänvisas till 5 §. I 2 kap. 8 § finns bestämmelser om i vilka fall ett inarbetat varukänne- tecken utgör hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Ensamrätt till näringskännetecken och namn som varukännetecken 1 kap. 8 § Den som innehar en firma eller ett annat näringskännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Om näringskännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området. Den som använder sitt namn som varukännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken, om namnet har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det används för. Om namnet används endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området. I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 7.2.3, finns bestämmelser om skyddet för s.k. naturliga varukännetecken. Den behandlar det varumärkesrättsliga skydd som finns dels för firmor och andra näringskännetecken (det s.k. korsvisa skyddet), dels för namn som används som varukännetecken. En i huvudsak motsvarande reglering fanns i 3 § andra stycket varumärkeslag. Adress har dock numera inte något skydd som naturligt varukännetecken. Enligt första stycket har innehavaren av en firma eller ett annat näringskännetecken ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Med näringskännetecken avses såväl en firma som är skyddad genom registrering eller genom inarbetning, som ett s.k. sekundärt kännetecken (se 1 § firmalagen, 1974:156). Ett sekundärt kännetecken kan exempelvis utgöras av en firmadominant, dvs. ett dominerande led eller en dominerande del av firman, eller en symbol som näringsidkaren använder för sin verksamhet. Även en förkortning av en firma, t.ex. NK för Aktiebolaget , kan utgöra ett sekundärt kännetecken. Enligt varumärkeslag var det endast firma som hade ett skydd som naturligt varukännetecken. Tillämpningsområdet har utvidgats så att alla näringskännetecken omfattas. Det krävs inte att näringskännetecknet ska ha använts som varukännetecken för att det ska vara skyddat som naturligt varukännetecken. Däremot måste den bakomliggande rätten till näringskännetecknet bestå. Om en firma upphör att gälla eller ett sekundärt kännetecken är inarbetat på sätt som krävs enligt 2 § firmalagen, upphör också skyddet som naturligt varukännetecken. I första stycket finns till skillnad från i andra stycket inte något krav på att näringskännetecknet ska ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det används för. Av 9 § firmalagen följer dock att en firma måste ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras. För att ett sekundärt kännetecken ska vara skyddat krävs att det är inarbetat (se 2 § första stycket firmalagen) och därigenom alltså ha förvärvat särskiljningsförmåga. Det har vidare förtydligats att skyddet som naturligt varukännetecken endast gäller inom det område där näringskännetecknet är skyddat. I andra stycket regleras skyddet för namn som naturligt varukänne- tecken. Av bestämmelsen framgår att ensamrätten bara gäller sådana namn som faktiskt används som varukännetecken. Andra namn omfattas alltså inte av skyddet. Vidare gäller ensamrätten bara inom det område där namnet används. Begreppet släktnamn varumärkeslag har bytts ut mot uttrycket sitt namn. I bestämmelsen har det också klargjorts att en förutsättning för att ett eget namn ska kunna vara föremål för ensamrätt är att namnet har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det används för. Detta ansågs gälla även tidigare (jfr SOU 1958:10 s. 231). I 11 § finns bestämmelser om rätt att använda sitt namn eller sin firma i näringsverksamhet. I 2 kap. 9 § finns bestämmelser om i vilka fall ett näringskännetecken och ett eget namn som är skyddade som naturligt varukännetecken utgör hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt 1 kap. 9 § Ensamrätt kan inte förvärvas till kännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.4.2, föreskrivs att det inte är möjligt att förvärva ensamrätt till vissa slags kännetecken. Bestämmelsen bygger på artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet. Paragrafen slår fast de grundläggande gränserna för varumärkesrätten, bl.a. i relation till andra immateriella rättigheter såsom patenträtt och mönsterskyddsrätt. Bestämmelsen ersätter den mer restriktivt utformade regel som fanns i 5 § varumärkeslag. Bestämmelsen är tillämplig på alla slags varumärken och varukännetecken. I 2 kap. 4 § finns av tydlighetsskäl en bestämmelse om att kännetecken som avses i förevarande paragraf inte heller kan registreras som varumärken. 1 kap. 10 § Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 68 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är 1.identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, 2.identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller 3.identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. 1.att förse varor eller deras förpackningar med tecknet, 2.att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet, 3.att importera eller exportera varor under tecknet, eller 4.att använda tecknet i affärshandlingar och reklam. I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.1.3, finns bestämmelser om vad ensamrätten till ett varukännetecken innefattar. Den har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Paragrafen motsvarar i sak 4 och 6 §§ varumärkeslag. Paragrafen har dock utformats så att den närmare knyter an till utformningen av artikel 5.15.3 i varumärkesdirektivet. Bestämmelserna ska tolkas med ledning av den praxis som utvecklas av i fråga om dessa bestämmelser. I första stycket regleras det grundläggande skyddet för ett varukännetecken. Regleringen bygger på artikel 5.1 i varumärkesdirektivet. Hänvisningen till 68 §§ innebär att paragrafen gäller för registrerade varumärken, inarbetade varukännetecken samt näringskännetecken och namn som är skyddade som varukännetecken. Den gäller endast sådan användning av tredje man som sker obehörigen, dvs. utan innehavarens tillstånd. Liksom tidigare omfattar ensamrätten endast användning som sker i näringsverksamhet. Privat användning av ett varukännetecken omfattas alltså inte. För att en innehavare ska kunna hindra användningen av ett tecken krävs också att tecknet i fråga används för varor eller tjänster, dvs. som varukännetecken för att särskilja varor eller tjänster. Enligt första stycket 1 omfattar ensamrätten användning av tecken som är identiska med varukännetecknet och som avser varor eller tjänster av samma slag. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 5.1 a i direktivet. har uttalat sig som innebörden av denna artikel i bl.a. en dom i mål nr C-17/06, mot , 2007 I-07041. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs det att det ifrågasatta tecknet är identiskt med innehavarens varukännetecken och att det används för samma slags varor eller tjänster. Till skillnad från vad som gäller enligt första stycket 2 innehåller bestämmelsen inte något krav på att det ska finnas risk för förväxling. Enligt första stycket 2 omfattar ensamrätten därutöver användning av tecken som är identiska med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling. Som framgår av 5.1 b i direktivet ska förväxlingsrisken uppstå på grund av märkeslikheten och varuslagslikheten. Frågan om det finns en förväxlingsrisk ska prövas utifrån en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Förväxlingsrisk kan föreligga om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band (se bl.a. domar i mål C-39/97, Kabushiki Kaisha mot ., 1998 I-05507, punkterna 2930, i mål nr C-342/97, mot , 1999 I-03819, punkt 17, och i mål nr C-120/04, mot multimedia , 2005 I-08551, punkt 26). I lagtexten anges uttryckligen att det i förväxlingsbedömningen ingår att ta ställning till om det finns en risk för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet. Att det finns en sådan risk är alltså inte någon fristående grund för att någon annans användning av ett visst tecken ska kunna hindras, utan det krävs att det finns en risk för förväxling (se t.ex. dom i mål nr C-425/98, Marca Mode CV mot m.fl., 2000 I-04861, punkt 34). Det förhållandet att ett tecken för tankarna till varukännetecknet genom att det finns en överensstämmelse mellan tecknens ordmässiga innebörd är inte i sig tillräckligt för att det ska anses föreligga en risk för förväxling (se dom i mål C-251/95, mot , , 1997 I-06191, punkt 26). I första stycket 3 regleras under vilka förutsättningar ett varukännetecken har ett utökat skydd. Regleringen varumärkeslag innebar att ett varukännetecken som var väl ansett här i landet hade ett utökat skydd. Detta uttryck har ersatts med kravet att varukännetecknet här i landet ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Med omsättningskretsen avses den krets till vilket kännetecknet riktar sig. Samma krav på kännedom gäller enligt denna bestämmelse som i fråga om när ett varukännetecken ska anses vara inarbetat, se 7 §. Utformningen av kännedomskravet bygger på den tolkning av artikel 5.2 i varumärkesdirektivet som gjort i dess dom i mål C-375/97, mot , 1999 I-05421. Enligt domen anses ett varumärke tillräckligt känt för att kravet i artikeln ska vara uppfyllt när det är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket. har även i domen uttalat att det inte krävs att varumärket är känt i hela den aktuella medlemsstaten, utan att det är tillräckligt att det är känt i en väsentlig del av medlemsstaten. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs det vidare att det ifrågasatta tecknet är identiskt med eller liknar varukännetecknet. Det måste finnas ett visst mått av likhet mellan tecknet och varukännetecknet som medför att omsättningskretsen förknippar dem med varandra. Det behöver inte föreligga sådan grad av likhet att det finns en risk för förväxling, utan det är tillräckligt att graden av likhet får till följd att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varukännetecknet (se domar i mål C-102/07, m.fl. mot Marca Mode CV m.fl, 2008 I-02439 och i mål C-408/01, m.fl. mot , 2003 I-12537). För att bestämmelsen om det utökade skyddet ska vara tillämplig krävs att användningen avser varor eller tjänster, dvs. att det ifrågasatta tecknet används som ett varukännetecken. Av praxis framgår att artikel 5.2 är tillämplig såväl inom som utom varuslagsgränserna (se EU- domstolens domar i mål C-292/00, m.fl. mot , 2003 I-00389 och i mål C-408/01, m.fl. mot , 2003 I-12537). Bestämmelsen är alltså tillämplig oavsett om tecknet används för varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag. En förutsättning för att denna punkt ska vara tillämplig är slutligen att användningen av tecknet i fråga drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Rekvisitet utan skälig anledning har förts in i lagtexten för att ytterligare anpassa ordalydelsen till direktivet, men det har i förhållande till direktivets ordalydelse förtydligats att det endast blir relevant i förhållande till rekvisitet avseende skada. Vid prövningen av om dessa rekvisit är uppfyllda ska det göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se dom i mål C-252/07, . mot CPM Ltd, 2008 I-8823). Det är bl.a. av betydelse hur känt det äldre varukännetecknet är. Den närmare innebörden av dessa rekvisit har också behandlats av i en dom i mål C- Prop. 2009/10:225 487/07, L', Lancôme parfums et beauté & Cie SNC m.fl. mot Bellure NV, m.fl. Andra stycket innehåller en uppräkning av vad som anses utgöra användning. Uppräkningen är inte uttömmande utan endast exemplifierande. Även annat kan alltså utgöra sådan användning som avses i första stycket. I huvudsak motsvarande bestämmelser fanns i 4 § första stycket varumärkeslag. Förevarande bestämmelse har dock utformats så att den i högre grad överensstämmer med artikel 5.3 i varumärkesdirektivet. Till skillnad från vad som gällde tidigare anges det numera, med hänsyn till direktivets utformning, inte uttryckligen att även muntlig användning omfattas. Någon saklig förändring är dock inte avsedd. På samma sätt som tidigare omfattar bestämmelsen alltså även muntlig användning av ett kännetecken. 1 kap. 11 § Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga. Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder 1.sin firma, sitt namn eller sin adress, 2.uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller 3.varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar. Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet använder sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med god affärssed. Ensamrätten till ett sådant märke hindrar inte att den som har rätt att använda ett geografiskt namn gör detta. Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.2.2, innehåller bestämmelser om begränsning av ensamrätten till ett varukännetecken. I första stycket finns en bestämmelse som föreskriver att ensamrätten till ett varukännetecken inte ger något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga. Bestämmelsen är tillämp- lig på alla slags varukännetecken. varumärkeslag fanns en liknande regel i 15 § första stycket som dock bara gällde för registrerade varumärken. Andra stycket innehåller vissa generella begränsningar i den ensamrätt som är knuten till ett varukännetecken. Också dessa begränsningar gäller för såväl registrerade varumärken som andra varukännetecken. De bygger på artikel 6.1 i varumärkesdirektivet. Punkterna 1 och 2 motsvarar i sak regleringen i 3 § första stycket varumärkeslag. Av 2 kap. 5 § och 1 kap. 5 § andra stycket 1 följer att sådana uppgifter som avses i andra stycket 2 normalt inte är möjliga att registrera som Begränsningen i punkt 3 följde motsatsvis av 4 § andra stycket i 1960 Prop. 2009/10:225 års varumärkeslag. I denna del har regleringen anpassats till ordalydelsen I praktiken har bestämmelsen störst betydelse i de fall där någon säljer tillbehör och reservdelar till andras varor eller erbjuder service och andra tjänster för andras varor. Enligt 2 kap. 6 § kan tecken eller benämningar som i näringsverk- samhet används för att ange varors eller tjänsters geografiska ursprung registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken. För begreppen kollektiv-, garanti- och kontrollmärke hänvisas till 1 kap. 2 §. Där framgår att ensamrätt till denna typ av märken också kan förvärvas genom inarbetning. Tredje stycket, som saknar motsvarighet varumärkeslag, klargör att ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke är begränsad när det gäller angivelser av geografiskt ursprung. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 15.2 andra och tredje meningarna i varumärkesdirektivet. Även om en förening, myndig- het eller liknande genom registrering eller inarbetning har förvärvat ensamrätt att använda ett tecken eller en benämning som anger en varas eller tjänsts geografiska ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontroll- märke, kan tredje man alltså inte förhindras att ange samma geografiska ursprung om det sker i enlighet med god affärssed. Särskilt kan tredje man inte förhindras att göra detta om han eller hon har rätt att använda ett geografiskt namn. Lagtexten i denna del har, med ett mindre förtydligande, utformats i enlighet med Lagrådets förslag. 1 kap. 12 § Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, fört ut under varukännetecknet på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Första stycket gäller inte när varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen. I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.5, regleras frågan om konsumtion av ensamrätten till ett varukännetecken. Paragrafen motsvarar 4 a § varumärkeslag. Den har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. 1 kap. 13 § Gör flera anspråk på ensamrätt till varukännetecken som är identiska eller liknar varandra på det sätt som anges i 10 §, ska den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 14 eller 15 §. I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.6.2, finns en bestämmelse om företrädesrätt i de fall där flera innehavare gör anspråk på ensamrätt för varukännetecken som är är identiska eller liknar varandra. Paragrafen har Prop. 2009/10:225 utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Bestämmelsen ger uttryck för en grundläggande princip inom immaterialrätten, nämligen att företräde som huvudregel ges åt den rättighet som uppstod först. Undantag från denna princip finns i 14 och 15 §§. En motsvarande reglering fanns i 7 § varumärkeslag. Paragrafen är tillämplig på alla slags varukännetecken. Om ensamrätten grundas på registrering, är tidpunkten då ansökan gavs in i regel avgörande (jfr 2 kap. 32 §). I enlighet med bestämmelserna om konventionsprioritet i 2 kap. 14 § respektive utställningsprioritet i 2 kap. 16 § kan ansökan dock i vissa fall anses vara ingiven . I sådana fall är prioritetsdagen avgörande för frågan om vem som har företrädesrätt. Om det är fråga om ett inarbetat varukännetecken, är den avgörande tidpunkten när ensamrätt uppstod enligt 7 §, dvs. den tidpunkt då kännetecknet blev känt i sådan omfattning att det ska anses inarbetat. För näringskännetecken som enligt 8 § har ett skydd som varukännetecken räknas företrädesrätten från den tidpunkt då rätten till näringskännetecknet uppstod. När det däremot gäller namn som är skyddade som varukännetecken enligt 8 § uppkommer skyddet först då namnet används som varukännetecken. Den avgörande tidpunkten vid bedömningen av vem som har företräde är därför den tidpunkt då namnet började användas som varukännetecken. Verkan av passivitet (registrerade varumärken) 1 kap. 14 § Rätten till ett registrerat varumärke ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken som är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 10 §, om 1.ansökan om registrering gjorts i god tro, och 2.innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att det yngre varumärket efter registreringsdagen har använts här i landet fem år Om varumärket har använts endast för en del av de varor eller tjänster som det är registrerat för, ska rätten gälla endast för dessa varor eller tjänster. Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.6.2, innehåller en passivitetsregel som är tillämplig då det yngre kännetecknet utgörs av ett registrerat varumärke. Den har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Regeln bygger på artikel 9.1 i varumärkesdirektivet och motsvarar 8 § varumärkeslag. I paragrafen har det dock klargjorts att med uttrycket användning avses användning som skett efter registreringsdagen (jfr prop. 1992/93:48 s. 93 f.). Av paragrafen följer att rätten till det yngre varumärket under vissa förutsättningar ska gälla vid sidan av ett äldre varukännetecken. I 16 § första stycket finns en bestämmelse som erinrar om att även det äldre kännetecknet får användas i dessa situationer. Verkan av passivitet (inarbetade varukännetecken) 1 kap. 15 § Rätten till ett inarbetat varukännetecken ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken som är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 10 §, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet. Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.6.2, innehåller en passivi- tetsregel som är tillämplig då det yngre kännetecknet utgörs av ett inarbe- tat varukännetecken. Den har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Paragrafen motsvarar 9 § varumärkeslag. Frågan om innehavaren ska anses ha agerat inom rimlig tid ska prövas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.