prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — Den första är den omständigheten att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man i minst en medlemsstat använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det sökta gemenskapsvarumärket. Den andra är om sökandens avsikt är att hindra denna tredje man från att fortsätta använda ett sådant kännetecken. Den tredje faktorn är graden av rättsskydd för tredje mans kännetecken och för det sökta gemenskapsvarumärket. Artiklarna 3.2 d och i varumärkesdirektivet ger medlemsstaterna relativt stor handlingsfrihet att införa bestämmelser för att hindra en registrering som sökanden har gjort i ond tro. En reglering som innebär att användning som skett både utomlands och inom får beaktas måste anses överensstämma med direktivet. Regeringen instämmer alltså i kommitténs och SFIR:s bedömning att bestämmelsen inte behöver begränsas till användning som skett utomlands. Den nuvarande ordningen bör bibehållas i den nya varumärkeslagen. Frågan är om detta, som SFIR ansett, bör komma till uttryck i lagtexten. I den nuvarande lagregeln finns, som framgått, inte uttryckligen angivet att användningen kan ha ägt rum eller utomlands, utan detta framgår motsatsvis genom att det inte finns någon begränsning när det gäller var användning ska ha ägt rum. Enligt regeringens mening framstår det dock som lämpligt att det direkt av lagtexten framgår att både användning i och i utlandet är relevant, inte minst med hänsyn till varumärkesrättens territoriella begränsning samt till att det i artikel endast talas om användning i utlandet. Regeringen kan vidare konstatera att den närmare innebörden av begreppen ond tro respektive ont uppsåt inte är helt klarlagd. Som framgått har uttalat att motsvarande bestämmelse i varumärkesförordningen innefattar bl.a. frågan om den som har ansökt om registrering av ett varumärke har haft för avsikt att hindra en tredje mans användning av ett annat kännetecken. Bestämmelserna i den nya varumärkeslagen bör utformas på så sätt att de inte riskerar att få ett annat innehåll än de bakomliggande bestämmelserna i direktivet. Mot den angivna bakgrunden kan uttrycket vetskap i den nuvarande lagen liksom den utformning som kommittén föreslog dvs. kände till eller borde ha känt till komma att stämma mindre väl med innebörden av direktivbestämmelserna. Mot denna bakgrund anser regeringen det lämpligast att uttrycket ond tro tas in i den aktuella lagregeln. SFIR har föreslagit att det därutöver ska införas en fristående ondtrosregel i enlighet med artikel 3.2 d i direktivet som skulle kunna hindra registrering också i andra fall av ond tro. Någon sådan regel föreslogs inte av kommittén. Ingen annan remissinstans har framfört några önskemål om att det, utöver de bestämmelser som redan finns , bör införas en sådan fristående ondtrosregel i svensk varumärkesrätt. Regeringen anser att någon sådan regel inte bör införas i den nya varumärkeslagen. Sammanfattningsvis innebär detta att den nuvarande bestämmelsen i 14 § första stycket 7 VML bör föras över till den nya varumärkeslagen, med undantag för att begreppet vetskap bör ersättas med begreppet ond tro. Ska ett lokalt inarbetat varukännetecken utgöra hinder mot registrering? En särskild fråga är om ett varukännetecken som endast är inarbetat inom en del av landet ska kunna utgöra hinder mot registrering. Enligt gällande varumärkeslag utgör även ett lokalt inarbetat varukännetecken hinder mot registrering av ett yngre förväxlingsbart varumärke. Det lokalt inarbetade varukännetecknet kan också utgöra grund för att i ett senare skede upphäva en yngre varumärkesregistrering. Det innebär att det inarbetade varukännetecknet i praktiken tillerkänns verkan även utanför det område där det är inarbetat. Kommitténs förslag innebar att ett inarbetat varukännetecken som endast har skydd inom ett visst geografiskt område i fortsättningen inte skulle utgöra hinder mot en varumärkesregistrerings bestånd. Däremot skulle det vara möjligt att utverka ett förbud mot att det registrerade varumärket användes inom det område där det aktuella varukännetecknet var inarbetat. Patentbesvärsrätten har pekat på att denna lösning kan komma att leda till osäkerhet i frågan om det finns någon lokalt inarbetad ensamrätt som begränsar giltigheten av ett registrerat varumärke och understrukit att det kan bli problem att avgränsa det område i vilket det inarbetade kännetecknet har skydd. Liknande synpunkter har framförts av som också har anfört att ett lokalt inarbetat kännetecken i en mindre befolkad del av landet inte bör utgöra registreringshinder, men att inarbetning i exempelvis storstadsregionerna bör bedömas annorlunda eftersom kännetecknet i dessa fall kan vara inarbetat i en betydande del av omsättningskretsen. I varumärkesdirektivet finns vissa bestämmelser av intresse i sammanhanget. Som framgått tidigare ska enligt artikel 4.1 och 4.2 d ett äldre varumärke som är välkänt i en medlemsstat, i den betydelse som ordet välkänt har enligt artikel 6bis i , utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Av ordalydelsen framgår däremot inte om det äldre varumärket måste vara välkänt i hela medlemsstaten för att registreringshinder ska föreligga eller om det räcker att det är välkänt i endast en del av landet, exempelvis i en region eller i en stad. har uttalat att bestämmelsen ska tolkas så, att det äldre varumärket ska vara välkänt i hela registreringsstaten eller i en väsentlig del av denna medlemsstat (dom i mål C-328/06, mot Leonci Monlleó Franquet, 2007, s. I-10093). Artikel 4.2 d i direktivet innebär således att ett varumärke som är välkänt i den mening som avses i artikel 6bis i i åtminstone en väsentlig del av ska utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Varumärkesdirektivet innehåller emellertid regler som innebär att medlemsstaterna under vissa förutsättningar får ge ett mer långtgående skydd för oregistrerade varumärken och andra tecken som används i förvärvsverksamhet. Av artikel 4.4 b följer att medlemsstaterna får besluta bl.a. att ett varumärke inte ska registreras om rätten till ett förväxlingsbart oregistrerat kännetecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket. En förutsättning är dock att innehavaren av det oregistrerade varumärket eller tecknet har rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket (jfr även punkt 19 i den nämnda domen). Bestämmelsen innebär att det i och för sig är möjligt att bibehålla en ordning som innebär att ett lokalt inarbetat varukännetecken ska utgöra hinder mot varumärkesregistrering. Som kommittén har anfört kan det emellertid ifrågasättas om det är motiverat att ensamrätten för ett lokalt inarbetat kännetecken sträcker sig så långt. En jämförelse kan göras med den ordning som gäller för gemenskapsvarumärken. Enligt artikel 8.4 i varumärkesförordningen får ett gemenskapsvarumärke under vissa förutsättningar inte registreras, om innehavaren av ett ej registrerat varumärke eller av ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning gör invändning. Det krävs att, enligt gemenskapslagstiftning eller tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken, rätten till kännetecknet uppkom före ansökningsdagen för gemenskapsvarumärket, i förekommande fall med hänsynstagande till prioritet, och att innehavaren har rätt att utverka ett förbud mot användning av ett yngre varumärke. Detta innebär alltså att ett varukännetecken som endast är lokalt inarbetat inte utgör hinder för registrering av ett gemenskapsvarumärke eller grund för att upphäva en sådan registrering. Av artikel 111 i förordningen följer dock att medlemsländerna får tillämpa en ordning som innebär att ett lokalt inarbetat kännetecken däremot kan utgöra grund för ett yrkande om förbud mot användning av ett gemenskapsvarumärke inom det område där inarbetningen består. Ett sådant förbud påverkar alltså inte registreringen som sådan. En ordning i enlighet med kommitténs förslag och som innebär att lokalt inarbetade varukännetecken inte ska utgöra hinder mot registrering kan visserligen leda till att det uppstår avgränsningssvårigheter av det slag som Patentbesvärsrätten och har tagit upp. Det kan vara svårt för den som har fått en registrering av ett varumärke beviljad att veta om det finns något lokalt inarbetat varukännetecken som kan komma att hindra honom eller henne från att använda varumärket i en viss del av landet. är det viktigt att understryka att inte heller den nuvarande ordningen är problemfri. kan en varumärkesregistrering komma att upphävas på grund av ett lokalt inarbetat varukännetecken trots att innehavaren inte alls känt till det lokalt inarbetade kännetecknet. Innehavaren av det registrerade varumärket riskerar då att helt gå miste om sin ensamrätt och de resurser som lagts ner på varumärket. För innehavaren är detta en ingripande åtgärd. Att i stället låta innehavaren av det lokalt inarbetade kännetecknet enbart få möjlighet att utverka ett förbud mot att använda det registrerade varumärket inom det område där det lokalt inarbetade varukännetecknet är skyddat innebär en mindre begränsning i rätten att använda det registrerade varumärket. Regeringen delar kommitténs uppfattning att detta är en bättre lösning. I promemorian föreslogs att det skulle krävas att det inarbetade varukännetecknet skulle vara skyddat i en väsentlig del av landet för att utgöra registreringshinder. Kommitténs förslag var i stället utformad så att registreringshinder inte förelåg om inarbetning endast hade skett inom ett visst geografiskt område. Ingen av remissinstanserna har invänt mot promemorians utformning av lagregeln, men flera av dem har framfört önskemål om att innebörden av uttrycket väsentlig del av landet klargörs. Lagförslaget i lagrådsremissen var utformat på samma sätt som i promemorian. I lagrådsremissen anfördes att det knappast var möjligt att generellt slå fast vad som i varje situation ska anses som en väsentlig del av landet, utan en bedömning måste göras i det enskilda fallet. Vidare angavs att utgångspunkten var att uttrycket borde kunna vara tillämpligt såväl på en förhållandevis stor geografisk del av landet, som på en eller flera delar som inrymmer en stor del av befolkningen. I båda dessa fall borde det även i fortsättningen vara möjligt att åberopa det inarbetade varukännetecknet som grund för att hindra en senare registrering. Vid bedömningen av om ett varukännetecken är inarbetat inom en väsentlig del av landet borde hänsyn alltså inte bara tas till omfattningen av det geografiska område där kännetecknet är inarbetat utan också till inom hur stor del av omsättningskretsen kännetecknet är inarbetat. Med anledning av vad som anfördes om innebörden av bestämmelsen har Lagrådet föreslagit att lagbestämmelsen liksom övriga bestämmelser där rekvisitet inom en väsentlig del av landet används förtydligas på så sätt att det föreskrivs att det inarbetade skyddet ska gälla inom en stor del av landet eller inom en del av landet som inrymmer en stor del av befolkningen. Lagtexten blir i och för sig mer precis med den utformning som Prop. 2009/10:225 Lagrådet föreslagit, vilket naturligtvis är en fördel. skäl som talar emot att här ha en alltför detaljerad lagbestämmelse. Varumärkesdirektivet innebär, som redovisats ovan, en skyldighet att hindra registreringar av yngre varumärken som står i strid med äldre varumärken som är välkända i . Enligt vad uttalat innefattas i gruppen välkända varumärken i en medlemsstat även sådana varumärken som är välkända i en väsentlig del av medlemsstaten. Om det i den nu aktuella bestämmelsen används samma uttryck väsentlig del av landet blir det möjligt att låta praxis på det angivna näraliggande området bli vägledande även här. Dessutom säkerställs att de inarbetade varukännetecken som uppfyller kraven i artikel 4.2 d i varumärkesdirektivet på välkända varumärken kommer att utgöra registreringshinder (välkända varumärken behandlas vidare i avsnitt 8.1). Med en mer generell utformning ger det ett större utrymme för att i rättstillämpningen på ett ändamålsenligt sätt ytterligare precisera denna gränsdragning. Trots Lagrådets påpekande bör bestämmelsen därför lämpligen utformas på det sätt som föreslogs i lagrådsremissen. Den närmare avgränsningen av uttrycket får ankomma på rättstillämpningen att göra, givetvis med lämpligt beaktande av eventuella rättsfall från avseende lokala rättigheter. Sammantaget anser regeringen alltså att ett varukännetecken som inte är inarbetat inom åtminstone en väsentlig del av landet inte ska utgöra hinder mot registrering av ett varumärke. Det bör i sammanhanget noteras att det enligt nuvarande ordning är möjligt att föra talan om förbud mot användning av ett annat varukännetecken inom det område där det lokalt inarbetade varukännetecknet är skyddat. Detta gäller alltså även registrerade varumärken. Som framgår i avsnitt 12.4 föreslås inga sakliga förändringar av dessa regler. Ska lokalt skyddade inarbetade firmor, sekundära näringskännetecken samt namn utgöra hinder mot registrering? I föregående delavsnitt har regeringen föreslagit att endast sådana inarbetade varukännetecken där skyddet omfattar minst en väsentlig del av landet ska kunna utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Regeringen har ovan gjort bedömningen att registrerade firmor ska utgöra registreringshinder även om registreringen inte omfattar en väsentlig del av landet. När det gäller andra naturliga kännetecken än registrerade firmor dvs. inarbetade firmor och sekundära näringskännetecken samt namn finns det enligt regeringens uppfattning inte någon anledning att utforma skyddet i detta avseende på annat sätt än för inarbetade varukännetecken. Sådana naturliga varukännetecken bör alltså utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke om skyddet omfattar åtminstone en väsentlig del av landet. På samma sätt som när det gäller inarbetade varukännetecken (jfr ovan) finns möjlighet att föra talan om förbud mot att det registrerade varumärket används inom det område där det naturliga varukännetecknet är skyddat. Enligt gällande varumärkeslag får ett varumärke registreras trots att det finns ett relativt registreringshinder, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte finns något absolut registreringshinder (14 § fjärde stycket VML). Eftersom kommitténs förslag innebar att officialprövningen av relativa hinder skulle slopas fanns någon sådan regel inte med i kommitténs I och med att det nu föreslås att det inte ska göras någon förändring av officialprövningen, bör medgivandebestämmelsen i den nuvarande varumärkeslagen utan några sakliga ändringar föras över till den nya varumärkeslagen. 9.8Hinder på grund av släktnamn, upphovsrättsligt skyddade verk m.m. 9.8.1Dagens regler om släktnamn, upphovsrättsligt skyddade verk och liknande rättigheter som registreringshinder Varumärkeslagen innehåller inte bara bestämmelser om hinder mot registrering av varumärken på grund av tidigare varu- och näringskänne- Det finns också regler som innebär att hinder mot registrering kan föreligga på grund av tidigare rättigheter av annat slag. Ett släktnamn kan utgöra hinder mot registrering av ett varumärke även om namnet inte används som varu- eller näringskännetecken. har ett efternamn som är skyddat enligt namnlagen har i princip också ett skydd enligt varumärkeslagen mot att någon annan som inte själv har behörighet till namnet enligt namnlagen får namnet registrerat som Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 4 VML inte registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn, såvida namnet uppenbarligen inte åsyftar någon som är avliden Bestämmelsen är tillämplig även på bl.a. pseudonymer och signaturer (se SOU 1958:10 s. 285 och prop. 1960:167 s. 113). bestämmelse reglerar alltså inte skyddet för namn som kommersiellt kännetecken utan innefattar ett skydd för namnrätten som sådan. Vid den översyn av varumärkeslagen som gjordes i samband med tillträde till Madridprotokollet behandlades frågan om släkt- namnens ställning i varumärkesrätten. I det sammanhanget redovisades bl.a. att det i framställningar till hade anförts att ett stort antal nya släktnamn fanns i bruk i både på grund av den ökade invandringen och på grund av att ett antal nya släktnamn antagits samt att det bl.a. lett till svårigheter för utländska företag att få registrering här i landet av märken som var grundade på utländska I promemorian stannade man emellertid för att inte föreslå någon ändring av bestämmelsen om släktnamn som registreringshinder (se Ds 1993:97 s. 50 f.). I den efterföljande propositionen konstaterade regeringen att det i promemorian togs upp ett antal frågor däribland släktnamnens ställning i varumärkesrätten vilka inte utmynnade i några förslag till ändringar i varumärkeslagen och att promemorian i dessa Prop. 2009/10:225 delar fått ett blandat mottagande under remissbehandlingen. ansåg, i likhet med flera remissinstanser, att det fanns skäl att ytterligare överväga dessa frågor (se prop. 1994/95:59 s. 21). Bestämmelser om användning av släktnamn som varukännetecken finns också i namnlagen (1982:670). Denna reglering gäller dock endast i fråga om egenartade efternamn. Med begreppet egenartad efternamn avses enligt 20 § tredje stycket namnlagen ett efternamn som är ägnat att utmärka tillhörigheten till en viss släkt. I samma paragrafs andra stycke anges att ingen obehörigen, till nackdel för den som har förvärvat ett egenartat efternamn, i näringsverksamhet får använda en firma, ett varumärke eller ett annat kännetecken som lätt kan förväxlas med namnet. Vidare anges att med firma likställs beteckning för stiftelse, ideell förening eller därmed jämförlig sammanslutning. I namnlagen finns vidare en reglering av förhållandet mellan å ena sidan egenartade efternamn och å andra sidan bl.a. allmänt kända konstnärsnamn och liknande namn. Den som har en äldre rätt till ett egenartat efternamn måste inom rimlig tid inskrida mot användningen av ett allmänt känt konstnärsnamn som lätt kan förväxlas med det egenartade namnet, annars får konstnärsnamnet användas i näringsverksamhet (21 § första stycket). På samma sätt måste den som har en äldre rätt till ett egenartat efternamn inom rimlig tid inskrida mot användningen av ett inarbetat kännetecken som lätt kan förväxlas med det egenartade namnet (21 § andra stycket). Den som gör intrång i någon annans rätt till ett egenartat namn är skyldig att ersätta den skada han orsakat, om han har insett eller borde ha insett att förfarandet var till nackdel för denne (23 § namnlagen). Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 4 VML inte heller registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans porträtt, där porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon avliden. Enligt 14 § första stycket 5 VML får ett varumärke inte registreras om det innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad. Slutligen får ett varumärke enligt 14 § första stycket 5 VML inte registreras om märket kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster. Om det skulle föreligga ett registreringshinder enligt 14 § första stycket 4 eller 5 VML får enligt fjärde stycket i paragrafen registrering ske om den vars rätt är i fråga lämnar sitt medgivande till registreringen. När det gäller registrering av ett märke som innehåller eller består av ett släktnamn anges i förarbetena att det måste beaktas att flera bärare av namnet regelmässigt finns eller kan tillkomma och att enstaka bärare inte kan disponera över namnrätten till nackdel för övriga bärare. Ett medgivande av sådana enstaka bärare får därför endast mer sällan betydelse (se SOU 1958:10 s. 290, prop. 1960:167 s. 114 f. och rättsfallet RÅ 1987 ref. 116). är inte bundet av några internationella åtaganden där det uttryckligen regleras vilken ställning rätten till släktnamn m.m. ska ha i Det finns dock regler som har betydelse för i vilken utsträckning sådana rättigheter kan skyddas i den varumärkesrättsliga Till en början bör nämnas att det av artikel 2 och artikel 3 i även i detta avseende följer att samma regler måste gälla för svenska och utländska Vidare finns det EU-rättsliga regler som har betydelse för i vilken utsträckning släktnamn m.m. kan utgöra hinder mot varumärkesregistre- Enligt artikel 4.4 c i varumärkesdirektivet får medlemsstaterna besluta att ett varumärke inte får registreras eller om det är registrerat, att registreringen ska kunna upphävas om användningen av ett varumärke får förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än ett varumärke eller annat i förvärvsverksamhet använt tecken. bestämmelsen anges att den äldre rättigheten kan utgöras särskilt av rätten till ett namn, rätten till egen bild, en upphovsrätt eller en industriell En förutsättning för att rätten till bl.a. släktnamn ska kunna utgöra grund för att hindra eller upphäva en varumärkesregistrering är följaktligen att rättigheten också kan läggas till grund för att hindra en obehörig användning av sådana märken. Av artikel 4.5 i direktivet framgår att medlemsstaterna får, om det är lämpligt, tillåta att varumärket inte ska vägras registrering eller ogiltigförklaras om innehavaren av den äldre rättigheten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre En liknande reglering finns när det gäller gemenskapsvarumärken. artikel 53.2 i varumärkesförordningen följer att ett gemenskapsvaru- märke ska ogiltigförklaras om användningen av ett sådant varumärke kan förbjudas på grund av en annan äldre rättighet enligt gemenskaps- lagstiftningen eller enligt den nationella rätt som ger detta skydd. samma sätt som i direktivet anges att det särskilt kan vara fråga om rätten till namn, rätten till egen bild, upphovsrätt eller industriell äganderätt. Om innehavaren av en sådan rättighet uttryckligen medger att registrering av gemenskapsvarumärket får ske ska märket dock inte ogiltigförklaras (artikel 53.3). Släktnamnshindret begränsas och titelskyddet tas bort Regeringens förslag: Hinder mot registrering av ett varumärke ska föreligga om märket innehåller något som är ägnat att uppfattas som någons egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn, om användningen av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon Hinder mot registrering av ett varumärke ska vidare föreligga om märket innehåller en bild av någon annan och bilden uppenbarligen inte syftar på någon avliden. Att ett varumärke innehåller en egenartad titel på någon annans upphovsrättsligt skyddade verk ska inte längre utgöra hinder mot registrering. I övrigt förs de nuvarande reglerna om att ett varumärke inte får registreras om märket kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster utan förändring i sak över till den nya varumärkeslagen. Kommitténs förslag bygger på en annan bestämmelse i varumärkesdirektivet, men slutsatserna i förslaget överensstämmer i sak med regeringens. Kommitténs förslag utgår dock från att officialprövningen av relativa registreringshinder ska slopas. Se SOU 2001:26 s. 320 f. Promemorians förslag överensstämmer i sak med regeringens. Förslaget i promemorian utgår dock från att officialprövningen av relativa registreringshinder ska slopas. Se Ds 2008:28 s. 153 f. Remissinstanserna: När det gäller kommitténs förslag har de flesta remissinstanser tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.