prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — Om en invändare återkallar sin talan sedan ett beslut i ett invändningsärende har överklagats, får domstolen ändå pröva denna, om det finns särskilda skäl. Visserligen kan både absoluta och relativa registreringshinder åberopas och prövas under invändningsförfarandet, men det huvudsakliga syftet med invändningsförfarandet är dock att bereda innehavare av äldre ensamrätter tillfälle att i ett tidigt skede angripa registreringen. Invändningsförfarandet är i sina grunddrag också utformat som en flerpartsprocess i vilket två enskilda intressen i de flesta fall står emot varandra. Mot den angivna bakgrunden delar regeringen kommitténs uppfattning att det inte finns anledning att utvidga PRV:s möjligheter till officialprövning under invändningsförfarandet. Utgångspunkten bör i stället vara att parterna i en intressekonflikt ska disponera över både om en prövning ska komma till stånd och vad den i så fall ska omfatta. PRV bör därför inte självmant kunna ta initiativ till ett invändningsförfarande. Inte heller bör verket inom ramen för ett pågående invändningsförfarande självmant kunna ta upp ett nytt relativt hinder mot registrering eller få fullfölja invändningsförfarandet när en invändning grundad på ett relativt hinder har återkallats. Frågan är om detsamma bör gälla för de absoluta hindren. Enligt kommitténs förslag skulle PRV inom ramen för ett pågående invändningsärende inte heller självmant kunna ta upp ett nytt absolut hinder till prövning. Patentbesvärsrätten har anfört att det är inkonsekvent att ha en sådan ordning som verket enligt förslaget ska få pröva en invändning trots att den återkallats, om det finns särskilda skäl. Patentbesvärsrätten har ansett att absoluta hinder bör kunna prövas i ett invändningsförfarande oberoende av om invändaren har åberopat dessa hinder, alternativt att möjligheten till fortsatt prövning när en invändning har återkallats bör tas bort. har ansett att PRV inte i några fall bör få pröva en återkallad invändning. Regeringen delar Patentbesvärsrättens uppfattning att reglerna om PRV:s möjlighet att under invändningsförfarandet självmant få ta upp ett nytt absolut hinder till prövning bör vara samordnade med reglerna om i vilka fall verket ska kunna fullfölja invändningsförfarandet när en invändning som grundas på ett absolut hinder har återkallats. En omständighet som har betydelse för bedömningen av om det finns ett absolut hinder, exempelvis att varumärket saknar särskiljningsförmåga eller att det innehåller ett element som är rasistiskt och därför strider mot allmän ordning, kan tänkas komma till verkets kännedom först genom en anmärkning från allmänheten sedan varumärket kungjorts och invändning gjorts. I en sådan situation är det inte rimligt att verket är förhindrat att upphäva registreringen endast av det skälet att ingen av parterna i invändningsförfarandet åberopar detta. Regeringen anser därför att PRV även fortsättningsvis bör ha möjlighet att under invändningsförfarandet pröva ett nytt absolut hinder, även om det inte har åberopats av någon part. PRV bör av samma skäl, liksom , ha möjlighet att fullfölja invändningsförfarandet trots att en invändning har återkallats, förutsatt att det finns särskilda skäl för det. Som anförts tidigare bör detta dock inte kunna ske om det till grund för invändningen endast har åberopats relativa hinder. Regler av den angivna innebörden bör alltså införas i den nya varumärkeslagen. Vidare bör motsvarande bestämmelser införas avseende situationen att återkallelsen sker när ärendet har överklagats till domstol. Delvis upphävande av en registrering efter invändning Enligt 21 § VML ska PRV efter invändning upphäva registreringen, om det finns något hinder mot denna. Finns det hinder endast för en del av de varor som varumärket registrerats för, ska PRV i stället upphäva registreringen enbart för dessa varor, om varumärkeshavaren begär det. Kommitténs förslag innebar att PRV även i fortsättningen skulle kunna upphäva en registrering delvis om det finns hinder för enbart vissa av de varor eller tjänster som registreringen avser. En skillnad är dock att det enligt förslaget inte skulle krävas att innehavaren av varumärket begär det. Ingen av remissinstanserna har invänt mot kommitténs förslag. Patentbesvärsrätten har dock påpekat att förslaget sannolikt kan komma att medföra merarbete i den administrativa prövningen, eftersom varuför- teckningarna ofta är omfattande och en prövning kommer att behöva ske mot varje varuslag. Med hänsyn till att denna ordning gäller för gemenskapsvarumärkena har domstolen emellertid ansett att det kan vara lämpligt att det även här införs en möjlighet till delvis upphävande oberoende av om rättighetshavaren har begärt det och även om invändaren endast har yrkat att registreringen i dess helhet ska hävas. Domstolen har också anfört att flertalet länder som är anslutna till Madridprotokollet tillämpar denna ordning. I avsnitt 9.2.2 har regeringen föreslagit att bestämmelserna om avslag på en ansökan om registrering mot bakgrund av artikel 13 i varumärkesdirektivet och praxis angående denna ska utformas så att det framgår att en ansökan kan avslås delvis. Enligt regeringens uppfattning bör bestämmelserna om upphävande inom ramen för invändningsförfarandet vara utformade på motsvarande sätt. Som Patentbesvärsrätten anfört är det också lämpligt att de svenska bestämmelserna om detta överensstämmer med vad som gäller när Prop. 2009/10:225 invändning görs mot ett gemenskapsvarumärke (se artikel 42.5 i varumärkesförordningen). Regeringen anser därför att bestämmelsen bör utformas på det sätt som kommittén föreslog. PRV bör alltså i fortsättningen kunna upphäva en registrering delvis på grund av en invändning, även om innehavaren av varumärket inte har begärt det. Övriga bestämmelser om invändningsförfarandet Kommitténs förslag innebar att övriga bestämmelser rörande invändningsförfarandet i fråga om anteckning i varumärkesregistret och kungörande av beslut om invändningar m.m. skulle överförs till den nya varumärkeslagen utan några ändringar i sak. Regeringen delar denna bedömning. 9.4Grundläggande bestämmelser om särskiljningsförmåga 9.4.1 Dagens regler om särskiljningsförmåga Av 13 § VML följer att ett varumärke endast får registreras om det har särskiljningsförmåga. Med detta menas att varumärket ska kunna skilja varor eller tjänster som en näringsidkare tillhandahåller från varor eller tjänster som kommer från andra näringsidkare. I paragrafen anges att ett märke som uteslutande eller endast med mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, inte i och för sig ska anses ha särskiljningsförmåga. Det anges vidare att vid bedömningen av om ett märke har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk. Några närmare regler om under vilken tidsperiod användningen ska ha ägt rum finns inte. När bestämmelsen infördes var det i första hand möjligheten att ta hänsyn till användningen av beskrivande varumärken vid bedömning av deras särskiljningsförmåga som ansågs vara av betydelse. I förarbetena anfördes att bestämmelsen skulle öppna en möjlighet att i speciella fall bortse från primära brister i ett märkes särskiljningsförmåga. Vidare anfördes att ett beskrivande märke genom användning kunde få sekundärbetydelse med verkan att det i första rummet uppfattades såsom ett särskilt kännetecken, medan dess beskrivande innebörd trädde i bakgrunden. Det uttalades vidare att det i och för sig inte var något ovillkorligt krav att användningen i varje enskilt fall skulle ha medfört en fullbordad inarbetning. anfördes att sekundärbetydelse normalt inte kunde uppstå om inte märket var allmänt känt inom omsättningskretsen, dvs. Utredningen underströk dock att hänsyn måste tas till att olika märken kan ha högst varierande grader av bristande särskiljningsförmåga, alltifrån generiska ord, över mer eller mindre deskriptiva märken, till märken som står på gränsen mellan det deskriptiva och det endast starkt suggestiva (se SOU 1958:10 s. 103 f. och prop. 1960:167 s. 100 f.). I praxis synes bestämmelsen ha tillämpats i huvudsak i enlighet med förarbetsuttalandena. Hänsyn har tagits till både användning som skett före tidpunkten för ansökan om registrering och användning som skett därefter (se t.ex. Patentbesvärsrättens dom i mål nr 95-237). för industriellt rättsskydd, senast reviderad i , innehåller en grundläggande bestämmelse om att man vid bedömning av ett märkes särskiljningsförmåga ska ta hänsyn till användningen av märket. Enligt artikel 6quinquies C.1 i konventionen ska man vid bedömning av ett märkes särskiljningsförmåga ta hänsyn till alla faktiska omständigheter och särskilt den tid som märket har använts. bestämmelse bygger bl.a. på det förhållandet att varumärken genom användning kan förvärva en sekundärbetydelse (secondary meaning) som kännetecken. Bestämmelsen tar sikte på både märken som anses sakna känneteckenskaraktär och märken som är beskrivande för de varor som de avser (se SOU 1958:10 s. 103). Det finns också unionsrättsliga regler om förvärv av särskiljningsförmåga genom användning. Enligt artikel 3.3 i varumärkesdirektivet ska ett varumärke inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkterna 3.1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. Hänvisningen till punkten 3.1 b innebär att bestämmelsen är tillämplig på märken som saknar särskiljningsförmåga. En medlemsstat får dessutom enligt artikel 3.3 besluta att denna bestämmelse ska gälla även då särskiljnings- förmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen. Liknande regler finns när det gäller gemenskapsvarumärken. Enligt artikel 7.3 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varumärkesförordningen, ska man ta hänsyn till användningen av ett varumärke vid bedömning av dess särskiljningsförmåga. Av bestämmelsen framgår inte huruvida även användning som sker efter ansökningsdagen ska beaktas. Enligt en riktlinje som utfärdats när det gäller tillämpningen av artikel 7.3 (Examination Division, Practice Note, Evidence of use, ) måste dock märket uppfylla kravet på särskiljningsförmåga för ansökan. Riktlinjen har numera inarbetats i de generella riktlinjer som den inre marknaden (varumärken och formgivning) OHIM har utfärdat när det gäller registrering av gemenskapsvarumärken (se Guidelines concerning proceedings before the Office, Part B, s. 52). Frågan har prövats av tribunalen i en dom i mål T-247/01, eCopy, Inc. mot för harmonisering inom den inre Tribunalen fann att artikel 7.3 ska tolkas på så sätt att ett Prop. 2009/10:225 varumärkes särskiljningsförmåga ska ha uppnåtts till följd av användning före ansökningsdagen (se punkt 36 i domen). Samma bedömning gjordes av tribunalen i en dom i mål nr T-262/04, mot för harmonisering inom den inre marknaden. I finns en uttrycklig bestämmelse om att endast den användning ska beaktas som ägt rum före tidpunkten för ansökan vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga (13 § tredje stycket i den danska varumärkeslagen). I och är frågan om användning lagtekniskt sett reglerad på ungefär samma sätt som i . Men i och beaktas endast sådan användning som ägt rum före ansökningsdagen. Även i är saken från lagteknisk synvinkel reglerad på ungefär samma sätt som i . I den isländska rättstillämpningen tar man dock, liksom här, hänsyn även till användning som sker efter ansökningsdagen. 9.4.2En definition av begreppet särskiljningsförmåga införs Regeringens förslag: Precis som tidigare ska det enligt den nya varumärkeslagen krävas att ett varukännetecken har särskiljningsförmåga. En bestämmelse införs som anger att ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan samt att vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning. Ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga i sig ska, liksom tidigare, inte vägras registrering på denna grund om varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Det införs inte någon regel i den nya varumärkeslagen om att hänsyn endast ska tas till den användning som har ägt rum före det att ansökan om registrering gavs in. Kommitténs förslag innebär att vid bedömningen av om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga ska hänsyn endast tas till den användning som har ägt rum fram till ansökningsdagen. överensstämmer förslaget med regeringens (se SOU 2001:26 s. 217 f.). Remissinstanserna: Endast ett fåtal remissinstanser har yttrat sig särskilt i denna del. PRV och har tillstyrkt Patentbesvärsrätten har anfört att kommitténs förslag kan skapa problem för sökanden att förebringa bevisning om förvärvad särskiljningsförmåga, men att mycket ändå talar för förslaget, bl.a. att prioritet räknas för ansökan. avstyrkt förslaget och anfört att det inte finns tillräckliga skäl att ändra har ansett att det inte bör införas någon lagregel om särskiljningsförmåga ska kunna visas. Föreningen har anfört att frågan bör avgöras i praxis för att möjliggöra en tillämpning i enlighet med vad som gäller för gemenskapvarumärken utan någon föregående lagändring. Föreningen har vidare pekat på att förslaget innebär att det uppstår svårigheter för sökandena eftersom det kan vara svårt att i efterhand visa att ett varumärke hade särskiljningsförmåga vid ansökningstillfället. Skälen för regeringens förslag: I den gällande varumärkeslagen finns ingen uttrycklig definition av begreppet särskiljningsförmåga. Innebörden av begreppet framgår dock av 1 § andra stycket VML där det bl.a. anges att en förutsättning för att ett tecken ska kunna utgöra ett varumärke är att det kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Vidare framgår av 13 § första stycket tredje meningen VML, som innehåller villkor för att ett varumärke ska få registreras, att vid bedömande av om ett märke har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och tid som märket har varit i bruk. Kommittén föreslog att det i den nya lagen skulle införas en definition i huvudsak baserad på innehållet i dessa två lagregler. Regeringen instämmer i kommitténs uppfattning att det bör införas en sådan definition i den nya varumärkeslagen. Ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga uppfyller inte den grundläggande funktionen för ett varumärke, nämligen att det ska kunna skilja varor eller tjänster som en näringsidkare tillhandahåller från varor eller tjänster som kommer från andra näringsidkare. För att ett varumärke ska få registreras krävs det därför att det har särskiljningsförmåga. Bedömningen av ett märkes särskiljningsförmåga innefattar också en avvägning mellan å ena sidan innehavarens intresse av skydd och å andra sidan det allmänna intresset av att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster inte inskränks på ett olämpligt sätt. Även ett varumärke som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga kan dock enligt den gällande varumärkeslagen registreras, förutsatt att märket har använts och till följd av användningen kommit att fungera som kännetecken. Detta brukar uttryckas på så sätt att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga. Varumärket fyller då sin funktion som individualiseringsmedel för de varor eller tjänster som det avser. Av det anförda följer att det är en given utgångspunkt att det i den nya varumärkeslagen ska tas in bestämmelser om att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras och att man vid bedömningen av om särskiljningsförmåga föreligger ska ta hänsyn till den användning som skett av märket. Frågan är om det finns anledning att vara mer specifik än så. Som redovisats i föregående avsnitt innebär internationella åtaganden en skyldighet att vid bedömningen av om ett märke är registrerbart ta hänsyn till den användning av märket som har skett. Detta följer såväl av artikel 6quinquies C.1 som av varumärkesdirektivet. Av artikel 3.3 jämförd med artikel 3.1 b i direktivet framgår att ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga inte får vägras registrering på denna grund om varumärket före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. Artikel 3.3 ger dessutom medlemsstaterna en möjlighet att bestämma att detta ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen. Direktivet innebär alltså att hänsyn måste tas till användning som sker före ansökningsdagen, men att det är valfritt för medlemsstaterna att bestämma om hänsyn även ska tas till senare användning. Den nuvarande varumärkeslagen innehåller inte några regler om när användningen ska ha ägt rum. I praxis har lagen tillämpats så att även användning som skett efter ansökningsdagen har beaktats vid bedömningen av om ett märke har särskiljningsförmåga. Frågan är om det i den nya varumärkeslagen bör införas lagregler om inom vilken tidsperiod användningen ska ha ägt rum för att den ska få beaktas vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos ett varumärke och vilken tidsperiod som i så fall ska pekas ut som relevant. Kommittén föreslog att det skulle införas en lagregel som innebär att man vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga endast ska ta hänsyn till sådan användning som har ägt rum fram till ansökningsdagen. De flesta av remissinstanserna har lämnat förslaget utan erinran och ett par av dem har uttryckligen tillstyrkt det. Några remissinstanser har dock gett uttryck för tveksamhet till förslaget och en har uttryckligen avstyrkt det. En ordning av det slag kommittén föreslog skulle innebära att det svenska systemet i högre utsträckning än nu skulle stämma överens med den ordning som tillämpats i praxis när det gäller gemenskaps- varumärken. Som redovisats i föregående avsnitt har artikel 7.3 i varumärkesförordningen tillämpats på så sätt att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska ha uppnåtts till följd av användning före ansökningsdagen. Detsamma gäller i fråga om de flesta av de andra nordiska länderna. Som kommittén framhöll finns det också principiella skäl som talar för att endast användning fram till ansökningsdagen ska få beaktas. Tidpunkten när en registreringsansökan ges in har stor betydelse. Den är prioritetsgrundande och därigenom avgörande för företrädesordningen mellan olika ensamrätter. Den innehavare som ger in sin ansökan först kan alltså åberopa sin ensamrätt till varumärket för att hindra någon annans registrering av ett varumärke som har sökts . Innehavaren kan också hindra användningen av ett yngre kännetecken. För sökanden medför alltså ansökningstidpunkten betydelsefulla rättsverkningar. Det är därför en rimlig utgångspunkt att det sökta märket ska uppfylla de krav som ställs för att det ska kunna registreras redan vid ansökningstillfället. En konsekvens av den nuvarande ordningen är att innehavaren kan få ensamrätt till märket då det faktiskt inte uppfyllde förutsättningarna för varumärkesskydd. Det kan exempelvis röra sig om ett märke som i sig endast är beskrivande och där innehavaren, först efter det att ansökan om registrering har getts in, genomfört marknads- föringsinsatser som lett till att märket kommit att fungera som ett kännetecken för innehavarens varor eller tjänster. Märket har i ett sådant fall uppnått särskiljningsförmåga till följd av den senare användningen och den brist som fanns när ansökan gavs in har alltså läkts under handläggningen av registreringsärendet. En ordning där hänsyn endast tas till användning fram till ansökningsdagen skulle innebära en mer konsekvent likabehandling av registrerade respektive inarbetade ensamrätter. För att ett inarbetat kännetecken ska utgöra hinder mot en registrering krävs nämligen att inarbetningen har fullbordats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket. Det förhållandet att hänsyn tas även till senare användning kan möjligen också, som kommittén påpekade, få den konsekvensen att det blir lockande för en sökande att ansöka om registrering trots att märket inte uppfyller kravet på särskiljningsförmåga, och sedan försöka åtgärda detta under handläggningen av registrerings- ärendet. Detta skulle i sin tur kunna leda till en ökning av antalet bristfälliga ansökningar i vilka PRV är tvunget att kräva in komplettering. Att bara ta hänsyn till användning fram till ansökningsdagen är emellertid inte utan problem, inte minst för de som ansöker eller står i begrepp att ansöka om registrering av ett varumärke. och har anfört och viss mån även Patentbesvärsrätten varit inne på, kan det i vissa fall vara vanskligt att förutse hur PRV, och även domstolarna, kommer att bedöma särskiljningsförmågan för ett sökt varumärke. Det är sökanden som har ansvaret för att lägga fram underlag för att PRV, och i förekommande fall Patentbesvärsrätten och Regeringsrätten, ska kunna bedöma frågan om ett varumärkes särskiljningsförmåga. Normalt består underlaget av en marknadsundersökning angående det aktuella varumärket. Om PRV vid prövningen av en registreringsansökan anser att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga kan det vara svårt att visa att märket hade förvärvat sådan förmåga redan innan ansökan gavs in. En marknadsundersökning återspeglar ju normalt förhållandena då den genomförs. En undersökning som görs först efter det att ansökan ges in kan därför komma att få ett begränsat bevisvärde. Ansökningen kan alltså i sådana situationer komma att avslås. Dessa förhållanden kan komma att medföra att sökandena i större utsträckning än kan behöva, eller anse sig behöva, genomföra marknadsundersökningar redan innan ansökan ges in. Detta kan i sin tur innebära att kostnaderna för att ansöka om varumärkesregistrering i vissa fall blir högre och riskerar också att medföra att ansökningsförfarandet upplevs som mer oförutsebart och krångligare. En reglering som innebär att bara användning som har ägt rum fram till ansökningsdagen beaktas kan alltså leda till att registreringen av varumärket försvåras för sökanden och att det ställs högre krav på sökanden när det gäller de överväganden som behöver göras inför det att en ansökan om registrering av ett varumärke ges in. Särskilt mot bakgrund av regeringens övergripande målsättning att de regler som har betydelse för företagandet ska vara enkla och förutsebara, är en utveckling i denna riktning inte önskvärd. Trots de principiella skäl som finns för att endast användning som skett innan ansökan ges in och intresset av att den svenska ordningen överensstämmer med den unionsrättsliga anser regeringen mot denna bakgrund att det framstår som tveksamt att införa en regel av det slag som kommittén föreslog om det inte finns tungt vägande skäl för det. Ett skäl att införa en sådan regel skulle kunna vara att den nuvarande ordningen utnyttjas i inte obetydlig omfattning på ett otillbörligt sätt genom att sökandena ger in ansökningar om registrering av varumärken som saknar särskiljningsförmåga och därefter försöker åtgärda detta genom att dra ut på ansökningsförfarandet och använda märket i stor omfattning för att det ska förvärva särskiljningsförmåga vid Prop. 2009/10:225 den tidpunkt då PRV prövar ansökningen. Inget i det föreliggande underlaget tyder dock på att detta skulle utgöra något betydande problem.