prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — Flera näringsidkare kan använda samma eller liknande varukännetecken på olika håll utan att det behöver uppstå någon risk för förväxling. En sådan parallell användning kan i vissa fall äga rum utan att näringsidkarna ens känner till varandras kännetecken. Det kan t.ex. röra sig om frisörer eller restauranger som bara bedriver verksamhet på en viss ort. Som kommittén angav skulle ett längre gående skydd i onödan försvåra för andra näringsidkare att marknadsföra sina varor eller tjänster, trots att det i själva verket inte föreligger någon verklig konflikt. Det finns i dessa fall inte behov av något skydd utanför det område där kännetecknet är inarbetat. Inte heller vore det befogat med ett vidare skydd geografiskt med tanke på konkurrenternas möjlighet till kännedom om kännetecknet. Skyddet för ett sådant lokalt inarbetat varukännetecken bör därför liksom nu vara begränsat till den del av landet där det är inarbetat. Regeringen instämmer därför i kommitténs bedömning att det inte bör göras några sakliga förändringar i denna del och att den nuvarande bestämmelsen i 4 § första stycket VML bör föras över till den Prop. 2009/10:225 nya varumärkeslagen utan några förändringar i sak. Vad gäller en annan geografisk aspekt av skyddet, nämligen frågan om ett lokalt inarbetat varukännetecken ska utgöra registreringshinder, behandlas den frågan i avsnitt 9.7.3. 7.2Skydd oberoende av registrering eller inarbetning Skyddet för firma, släktnamn och adress såsom varukännetecken Firma, släktnamn och adress är enligt den gällande varumärkeslagen skyddade som s.k. naturliga varukännetecken. Regler om detta finns i 3 § VML. Bestämmelsen ändrades i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt (se prop. 1992/93:48 s. 85 f.). Ändringen trädde i kraft . Enligt 3 § andra stycket är en näringsidkare skyddad mot att någon annan obehörigen använder näringsidkarens släktnamn, adress eller firma som varukännetecken. Det finns inte något krav på att släktnamnet, adressen eller firman ska ha registrerats eller använts som varukännetecken för att skyddet ska gälla (se SOU 1958:10 s. 229 och prop. 1960:167 s. 61). Denna bestämmelse innebär alltså ett självständigt skydd för en näringsidkare mot användning av detta slag. (Bestämmelsen i 3 § första stycket behandlas i avsnitt 8.2.) En förutsättning för att ett släktnamn eller en firma ska ha ett självständigt skydd är att rätten till namnet eller firman består. Namnet eller firman måste också ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som näringsidkarens verksamhet avser. Frågan om ett namn har särskiljningsförmåga aktualiseras bl.a. när det gäller s.k. beskrivande namn som har dubbel betydelse (t.ex. Lax). Skyddet gäller endast för namnet eller firman i sin helhet och inte olika delar i kännetecknet. Indirekt finns dock ett skydd även för delarna i ett namn eller en firma eftersom en distinktiv del av ett kännetecken ofta är förväxlingsbar med kännetecknet i dess helhet. Vidare gäller skyddet endast inom det område där släktnamnet eller firman har skydd (se SOU 1958:10 s. 227 f. och prop. 1967:167 s. 61). Skydd för andra kännetecken genom ibruktagande Självständig ensamrätt till andra varukännetecken än naturliga varukän- netecken kan endast förvärvas genom registrering eller inarbetning. Det är alltså inte möjligt att få något självständigt skydd till andra varukännetecken bara genom att ta ett sådant kännetecken i bruk. I förarbetena till den nuvarande varumärkeslagen övervägdes om det borde införas ett sådant skydd. betänkande konstaterades att det fanns ett visst behov av ett begränsat skydd för varukännetecken innan de registrerades eller inarbetades, men man stannade emellertid för att inte föreslå något självständigt skydd genom ibruktagande. huvudsak redovisades tre skäl som talade emot att införa ett sådant Dessa var för det första att ett märke som endast tagits i bruk inte Prop. 2009/10:225 hade samma stora värde för innehavaren som ett inarbetat märke, för det andra att ett skydd redan genom ibruktagandet kunde försvaga inne- havarens intresse av att söka registrering och för det tredje att det skulle vara vanskligt att utforma en regel om skydd genom ibruktagande, eftersom det inte var möjligt att avgöra om märket var distinktivt när det togs i bruk (SOU 1958:10 s. 66 f. samt prop. 1960:167 s. 58). har inte gjort några internationella åtaganden som innebär att varukännetecken som varken är registrerade eller inarbetade ska åtnjuta ett självständigt skydd. I sammanhanget bör dock nämnas att enligt artikel 8 i Pariskon- ventionen ska firma (trade name) åtnjuta skydd, utan villkor av anmälan eller registrering, oavsett om firman utgör en del av ett varumärke eller inte. Vid firmalagens tillkomst ansågs denna konventionsbestämmelse kunna uppfyllas genom att firma kunde vinna skydd genom inarbetning (se prop. 1974:4 s. 172 f.). Förhållandena i övriga nordiska länder I finns på ungefär samma sätt som i ett självständigt skydd för naturliga varukännetecken. I finns någon särskild reglering av skyddet för naturliga varukännetecken. På samma sätt som andra varukännetecken kan dock släktnamn, firma och namnet på fast egendom få skydd genom att de tas i bruk. Liksom för andra varukännetecken är skyddet begränsat så att det inte kan utgöra grund för ett förbud för annan att använda sitt namn eller adress som kännetecken om det är i överensstämmelse med god affärssed. En liknande ordning finns i när det gäller namn, firma och fastighetsnamn. I finns ett självständigt skydd för namn och firma som varukännetecken. Skyddet för namn och firma inträder när namnet eller firman tas i bruk som varukännetecken. Rätten till naturliga varukänne- tecken innefattar ett skydd mot användning av yngre förväxlingsbara varukännetecken. Skyddet är begränsat till det geografiska område där namnet eller firman används och vad som framstår som ett naturligt expansionsområde för användningen av kännetecknet. Skyddet som varukännetecken består så länge den bakomliggande rätten består och så länge användningen pågår. 7.2.3Det varumärkesrättsliga skyddet för firma och namn utvidgas och preciseras Regeringens förslag: De nuvarande reglerna i varumärkeslagen om skydd för firma och namn som varukännetecken (s.k. naturliga varukännetecken), förs i huvudsak oförändrade över till den nya varumärkeslagen. Adress ska dock inte längre ha ett sådant skydd. Vidare utvidgas skyddet för firma så att det omfattar även sekundära näringskännetecken. Den som innehar ett näringskännetecken (en firma eller ett sekundärt näringskännetecken) ska ha ensamrätt till kännetecknet som s.k. naturligt varukännetecken. Om näringskännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, ska ensamrätten gälla endast inom det området. Den som använder sitt namn som varukännetecken ska ha ensamrätt till kännetecknet som naturligt varukännetecken. Om namnet används endast inom en del av landet, ska ensamrätten gälla endast inom det området. En förutsättning för att ett kännetecken ska vara skyddat som naturligt varukännetecken är att det har särskiljningsförmåga. Det införs inte något självständigt skydd redan genom ibruktagande för andra kännetecken än naturliga varukännetecken. Kommitténs förslag: Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 244 f.). Remissinstanserna har inte framfört några synpunkter på kommitténs förslag. I samband med remitteringen av Ds 2008:28 har dock () pekat på att det s.k. korsvisa skyddet mellan varumärken och firmor saknar motsvarighet i de flesta andra EU-länder och att en utvärdering av för- och nackdelarna med denna ordning borde göras. har understrukit att det korsvisa skyddet bör bibehållas även i fortsättningen. Skälen för regeringens förslag Som framgått i föregående avsnitt finns det i den nuvarande varumärkeslagen ett skydd för släktnamn, firma och adress som s.k. naturliga varukännetecken. Däremot finns det inga möjligheter enligt svensk rätt att få skydd för andra slags kännetecken redan genom att ta dem i bruk. Frågan är om det finns skäl att göra ändring i den nuvarande ordningen. I det följande behandlar regeringen frågan om vilka känne- tecken som bör vara skyddade och därefter de närmare förutsättningarna för skydd samt frågan om skyddets geografiska omfattning. Vilka kännetecken bör vara skyddade som naturliga varukännetecken? Regeringen behandlar först frågan om skyddet för firma och sekundära näringskännetecken som naturligt varukännetecken. En firma har ett lagreglerat självständigt skydd som kommersiellt kännetecken. En firma kan innehas med ensamrätt för viss verksamhet på ungefär samma sätt som ett varukännetecken kan innehas med ensamrätt för vissa varor och tjänster, se 25 §§ firmalagen (1974:156), förkortad FL. Förutom det skydd som firman har enligt firmalagen är firman dessutom genom bestämmelsen i 3 § andra stycket i den nuvarande varumärkeslagen skyddad mot att någon annan använder ett varukännetecken som är förväxlingsbart med firman. Denne gör sig i en sådan situation skyldig till varumärkesintrång. På motsvarande sätt gör den som använder ett näringskännetecken som är förväxlingsbart med ett skyddat varumärke sig skyldig till firmaintrång. Detta brukar benämnas det korsvisa skyddet. SFIR har anfört att det korsvisa skyddet saknar motsvarighet i nästan alla andra EU-länder och ansett att det i vart fall borde göras en utvärdering av denna ordning. Kommitténs uppdrag var att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen. En av de frågor som lyftes fram i direktiven var samordningen mellan varumärkesrätten och andra ensamrätter, främst firmarätten. Kommittén kom i denna fråga till slutsatsen att den nuvarande ordningen med det korsvisa skyddet borde behållas även i den nya varumärkeslagen och ansåg att firman i sin egenskap av varukännetecken har en central betydelse i samspelet mellan varumärkesrätten och firmarätten. Kommittén anförde att många företag använder sin firma inte bara som beteckning för den verksamhet som företaget bedriver utan också som ett kännetecken för de varor eller tjänster som företaget tillhandahåller. Ingen av de övriga remissinstanserna har invänt mot denna bedömning. har understrukit vikten av att det korsvisa skyddet behålls. Regeringen ansluter sig mot denna bakgrund till kommitténs bedömning att det korsvisa skyddet bör behållas. Som framgått i föregående avsnitt är det endast firman i dess helhet som är skyddad som naturligt varukännetecken enligt nuvarande lagstiftning. Skyddet omfattar alltså inte exempelvis endast del av firman eller något annat sekundärt kännetecken, dvs. ett annat kännetecken som näringsidkaren vid sidan av firman använder för sin verksamhet. Det är inte ovanligt att företag använder sig av t.ex. firmadomi- eller något annat sekundärt kännetecken som identifikationsmedel inte bara för den verksamhet som företaget bedriver utan även för sina varor eller tjänster. Dessa båda användningsområden har i allt högre grad kommit att överlappa varandra. I många fall kan det vara svårt att dra en tydlig gräns mellan dessa båda användningsområden. Kommitténs förslag innebar att skyddet för firma som naturligt varukännetecken utvidgades så att det också omfattar sekundära kännetecken. Ett sekundärt kännetecken som utgörs av en del av en firma kan visserligen vara förväxlingsbart med firman i dess helhet. Redan dagens regler om skydd för firman som naturligt varukännetecken innebär därför att det i praktiken finns ett skydd även för många sekundära kännetecken. En annan omständighet av betydelse är givetvis också att näringskännetecken och varukännetecken ofta överlappar varandra. En förutsättning för att ett sekundärt kännetecken ska vara skyddat enligt firmalagen är att kännetecknet är inarbetat. Kännetecknet måste vara känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig (2 § första och tredje styckena FL). Samma inarbetningskrav gäller alltså som enligt varumärkeslagen. Om ett kännetecken som uppfyller firmalagens krav och därmed är skyddat som sekundärt kännetecken också används för företagets varor eller tjänster kan det få ett skydd som inarbetat varukännetecken. För att så ska vara fallet krävs dock att kännetecknet används för och är känt som en beteckning för företagets varor eller tjänster och inte bara för verksamheten som sådan. Ett sekundärt kännetecken som inte uppfyller varumärkeslagens inarbetningskrav har inte något varumärkesrättsligt skydd enligt nuvarande regler. Även ett sådant sekundärt kännetecken kan representera ett betydande värde för innehavaren. Regeringen anser därför, i likhet med kommittén, att både firma och sekundära kännetecken bör ha ett självständigt skydd som naturliga varukänne- tecken. Regeringen övergår nu till frågan om det finns något behov av ett skydd för namn och adress som naturliga varukännetecken. Namn som naturligt varukännetecken har ett bakomliggande skydd i lag. I namnlagen (1982:670) finns emellertid inte som för firma något skydd för namn som kommersiellt kännetecken. Däremot finns ett skydd mot att egenartade efternamn till nackdel för bäraren används i näringsverksamhet (20 § andra stycket namnlagen), se vidare avsnitt 9.8. Adress har däremot överhuvudtaget inte något skydd av detta slag i annan lagstiftning. Som kommittén framhöll har näringsidkare i större utsträckning än tidigare behov av att söka sig mot större marknader med det krav på känneteckensskydd som detta innebär. Det säger sig självt att det för den som verkar på en större marknad kan vara svårt att förlita sig på det skydd som ett namn eller en adress som naturligt varukännetecken ger. Alltfler näringsidkare väljer också att registrera sina kännetecken. Men fortfarande finns det många som använder och förlitar sig på sitt namn som enda varukännetecken, särskilt bland små företag. Ett exempel är hantverkare som verkar på lokala marknader och där använder sitt namn som kännetecken för sina varor eller tjänster. Ett annat exempel är konsthantverkare som ofta använder sitt namn som kännetecken för sina alster. Det förekommer också att adress används som naturligt varukännetecken, t.ex. används namnet på en gård ibland som kännetecken för varor som produceras och säljs på gården. Kommittén ansåg att det fortfarande finns behov av ett självständigt skydd också för namn som naturligt varukännetecken, men att det där- emot saknas sådant behov när det gäller adress. Regeringen delar kommitténs uppfattning att namn även i fortsätt- ningen bör ha ett skydd som naturligt varukännetecken. Frågan är vilken terminologi som bör användas i den nya varumärkeslagen. I den nuvarande varumärkeslagen används ordet släktnamn. Kommittén föreslog att begreppet eget namn skulle användas i den nya varumärkeslagen. Begreppet eget namn finns i bestämmelsen om begränsningar av ett varumärkes rättsverkan i artikel 6.1 a i varumärkes- direktivet och det kan avse såväl fysiska som juridiska personers namn (se dom i mål C-245/02 . mot Bud jovický Budvar, národní podnik, 2004 I-10989, punkt 7780). Språkligt sett är det enligt regeringens mening dock lämpligare att använda uttrycket sitt namn i lagtexten snarare än eget namn. Uttrycket har i detta sammanhang samma betydelse som eget namn. När det slutligen gäller skyddet för adress fann kommittén som nämnts att det saknas behov av ett sådant skydd. Ingen av remissinstanserna har invänt mot detta. Det är sannolikt bara i undantagsfall som bestämmelsen om skydd för adress som naturligt varukännetecken aktualiseras. Den näringsidkare som använder sin adress som kännetecken i sin verksamhet och som har ett intresse av att skydda kännetecknet har dessutom, på samma sätt som andra näringsidkare, möjlighet att genom varumärkesregistring skydda kännetecknet. Ett kännetecken som utgörs av en adress kan också genom att det används få ett skydd som ett inarbetat varukännetecken. Regeringen ansluter sig mot denna bakgrund till kommitténs bedömning. Något skydd för adress som naturligt varukännetecken bör alltså inte föras in i den nya varumärkeslagen. Närmare om förutsättningarna för skydd samt skyddets geografiska omfattning Som framgått i avsnitt 7.2.1 är en förutsättning enligt nuvarande lagstiftning för att en firma eller ett släktnamn ska vara skyddat som naturligt varukännetecken att den bakomliggande rätten till firman eller namnet består. Om exempelvis en firmaregistrering upphävs upphör också skyddet som naturligt varukännetecken. Detta bör självfallet gälla även fortsättningsvis. För de sekundära näringskännetecknen krävs på motsvarande sätt alltså att inarbetningskraven i firmalagen är uppfyllda. krävs för att firma eller släktnamn ska ha ett skydd som naturligt varukännetecken att firman eller släktnamnet har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som verksamheten avser. Kravet på särskiljningsförmåga anges inte uttryckligen i lagtexten, men framgår av förarbetena (SOU 1958:10 s. 231 f.). Det finns enligt regeringens mening inte anledning att göra någon skillnad mellan naturliga varukännetecken och andra varukännetecken beträffande kravet på särskiljningsförmåga. Frågan om ett naturligt varukännetecken har särskiljningsförmåga bör prövas på samma sätt som för andra varukännetecken. När det gäller näringskännetecken följer det redan av firmalagen att ett sådant kännetecken måste ha särskiljningsförmåga. Det behöver därför inte anges särskilt i varumärkeslagen. När det däremot gäller namn bör det dock i lagtexten klargöras att namnet måste ha särskiljningsförmåga för att vara skyddat som naturligt varukännetecken. Enligt nuvarande ordning finns det inte något krav på att en näringsidkare ska ha använt sin firma, släktnamn eller adress som varukännetecken för att kännetecknet ska vara skyddat som naturligt varukännetecken. Skyddet uppkommer alltså automatiskt. Även om exempelvis en firma över huvud taget inte har använts som varukännetecken, har firmainnehavaren alltså ändå ett skydd mot att någon annan använder ett varukännetecken som är förväxlingsbart med firman; i ett sådant fall kan skyddet sägas gälla för firman som potentiellt varukännetecken. Regeringen delar kommitténs uppfattning att det inte heller i den nya varumärkeslagen bör ställas krav på användning som varukännetecken för att en firma eller ett sekundärt näringskännetecken ska vara skyddat Prop. 2009/10:225 som naturligt varukännetecken. När det gäller en näringsidkares egna namn förhåller det sig annorlunda. Här kan det vara så att namnet inte alls används kommersiellt. Något behov av att skydda namnet som naturligt varukännetecken finns inte i dessa fall. Den nuvarande ordningen innebär att det kan uppstå konflikter mellan exempelvis en näringsidkares namn och ett annat kännetecken trots att näringsidkaren inte använder namnet som kännetecken i sin verksamhet. Regeringen anser därför, i likhet med kommittén, att skyddet bör begränsas till de namn som faktiskt används som varukännetecken. När det gäller ensamrättens geografiska omfattning anser regeringen att det är lämpligt att dessa bestämmelser utformas på motsvarande sätt som för inarbetade varukännetecken. Dessa bestämmelser har beskrivits ovan i avsnitt 7.1.3. En firma bör därför på samma sätt som vara skyddad som naturligt varukännetecken inom det område där firman är skyddad. Detsamma bör gälla för sekundära kännetecken. Detta innebär att en firma för t.ex. ett aktiebolag är skyddad som naturligt varukännetecken i hela landet, medan en firma för ett handelsbolag som är registrerad i ett visst län är skyddad som naturligt varukännetecken i det länet. Rätten till ett namn enligt den namnrättsliga lagstiftningen gäller i hela landet. När det gäller skyddet för namn som naturligt varukännetecken delar dock regeringen kommitténs uppfattning att det är lämpligt att skyddet begränsas till den del av landet där namnet används som varukännetecken. Frågan om i vilka fall ett lokalt skyddat naturligt varukännetecken kan utgöra hinder mot registrering behandlas i avsnitt 9.7.3. Särskilt om skydd för andra kännetecken genom ibruktagande Som nämnts i avsnitt 7.2.2 innebär regleringen i och att ett skydd för andra kännetecken än naturliga kännetecken uppkommer redan genom att kännetecknet tas i bruk, förutsatt att det har särskiljningsförmåga. Kommittén ansåg att någon sådan ordning inte bör införas i den nya varumärkeslagen. Ingen av remissinstanserna har framfört någon invändning mot den bedömningen. Regeringen ser ingen anledning att göra någon annan bedömning. 8 Ensamrättens omfattning m.m. 8.1Rättigheter knutna till ett varukännetecken Den grundläggande bestämmelsen om vad ensamrätten till ett varukännetecken innebär finns i 4 § varumärkeslagen (1960:644), I första stycket föreskrivs att ingen annan än innehavaren av ett varukännetecken i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan Prop. 2009/10:225 eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, inbegripet muntlig användning. Det nu redovisade gäller oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller om den förs in hit. När det gäller inarbetade varukänne- tecken som inte är inarbetade i hela landet gäller rätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat. I andra stycket finns en särskild bestämmelse som rör reservdelar m.m. Som otillåten användning enligt första stycket anses, att någon vid tillhandahållande av reservdelar, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopar dennes varukännetecken på sådant sätt, att det kan ge sken av att reservdelen eller tillbehöret (eller liknande) kommer från innehavaren av kännetecknet eller att denne har medgett kännetecknets användning. Frågan om när kännetecken ska anses vara förväxlingsbara regleras i 6 § VML. Enligt huvudregeln i första stycket, den s.k. produktregeln, ska kännetecken anses förväxlingsbara enligt varumärkeslagen endast om de avser varor av samma eller liknande slag. I andra stycket finns en bestämmelse som innebär att ett kännetecken under vissa förutsättningar kan ha ett mer långtgående skydd. Enligt denna bestämmelse kan förväx- lingsbarhet även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Det behöver inte vara fråga om varor av samma eller liknande slag, utan skyddet gäller i dessa fall även utanför varuslagsgränserna. Bestämmelsen i 6 § VML fick sin nuvarande utformning i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt. Den nuvarande lydelsen trädde i kraft . Både utformningen av huvudregeln om förväxlingsbarhet och reglerna om det utökade skyddet var föremål för överväganden i det lagstiftningsärende som föregick lagändringarna (se Ds 1992:13 s. 104 f. och prop. 1992/93:48 s. 80 f.). Bestämmelserna i 6 § VML har framför allt kommit att tillämpas i administrativ praxis, men har i några fall tillämpats även i allmän domstol. I finns bestämmelser om vilket minimiskydd som konventionsstaterna ska tillerkänna varukännetecken. Av artikel 6 fram- går att länderna ska tillhandahålla ett skydd genom registrering. Varje enskilt land har dock enligt denna artikel frihet att självt bestämma hur skyddet ska utformas. Av artikel 6bis följer att ett varumärke som är notoriskt känt ska ha ett skydd mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser samma eller liknande varor. Artikeln gäller inte för tjänster (jfr dock nedan angående ). Medlemsländerna ska vägra eller häva en registrering och förbjuda användning av ett märke som utgör kopia, efterbildning eller översätt- ning, som är ägnat att framkalla förväxling med ett notoriskt känt Även innehåller bestämmelser som rör ensamrättens