prop · GX03225 · 2010-06-09 00:00:00 — Avsikten torde därför ha varit att det inte ska kunna vara aktuellt med överföring av delar av ansökningar. Genom denna avgränsning skapas också en enkel och lätthanterlig reglering. Effekterna av motsatt lösning har inte belysts eller kunnat bemötas av remissinstanserna. Någon avvikelse från kommitténs lösning bör därför inte ske på denna punkt. Om det senare framkommer ett behov av att kunna överföra även del av ansökningar får regeringen återkomma till det i ett annat sammanhang. (Jfr på mönsterområdet prop. I det nu aktuella lagförslaget föreskrivs alltså endast möjlighet till överföring av en hel ansökan. Därmed inte sagt att den som påstår bättre rätt måste visa att han eller hon har bättre rätt till varumärket för alla de varor eller tjänster som ansökan avser. Det blir en bedömningsfråga för PRV eller domstol i vilken utsträckning frågan om bättre rätt ska påverkas av att t.ex. en agent lagt till ytterligare varor i sin ansökan utöver de varor som den rätta innehavaren använder varumärket för. Eventuell tidigare domstolspraxis om bättre rätt till varumärken som avser just den frågan kan tjäna som ledning vid bedömningen. 14.4Pantsättning av ett registrerat varumärke I den nuvarande varumärkeslagen finns bestämmelser om pantsättning av rätten till ett varumärke i 34 a34 j §§. Bestämmelserna trädde i kraft den och infördes för att anpassa den svenska varumärkesrätten Prop. 2009/10:225 till reglerna för gemenskapsvarumärken. utformades efter samma modell som fanns i patentlagen. För en närmare redovisning av bakgrunden och de överväganden som gjordes när bestämmelserna infördes hänvisas till prop. 1995/96:26 s. 3136. I korthet innebär de nuvarande bestämmelserna följande. Enligt 34 a § VML kan rätten till ett registrerat varumärke eller till en ansökan om registrering av ett varumärke pantsättas enligt bestämmelserna om detta i varumärkeslagen. I 34 b § VML anges att panträtt i sådan egendom uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen. Ansökan om registrering görs hos PRV. Genom registreringen av pantavtalet får pantsättningen sakrättsligt skydd. Om en pantsatt ansökan om registrering av ett varumärke senare leder till att varumärket registreras, gäller därefter rätten till det registrerade varumärket som pantobjekt (34 d § andra stycket VML). En ansökan om registrering av pantsättning får göras av den som har rätten till varumärket eller varumärkesansökan eller av den till vilken panträtten har upplåtits (34 c § VML). Även en internationell varumärkesregistrering som gäller i respektive en begäran om att en internationell registrering ska gälla i kan på motsvarande sätt bli föremål för pantsättning (57 § VML). Pantsättningen ger panthavaren sakrättsligt skydd dels gentemot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till varumärket (eller ansökan om registrering av varumärket), dels gentemot pantsättarens borgenärer (34 h och 34 i §§ VML). 14.4.2Dagens regler om pantsättning av ett registrerat varumärke behålls oförändrade Regeringens förslag: De nuvarande bestämmelserna om pantsättning av rätten till ett registrerat varumärke förs i huvudsak oförändrade över till den nya varumärkeslagen. I den nya lagen anges dock att sökanden i dessa ärenden ska betala föreskriven ansökningsavgift, något som tidigare reglerats endast i förordningsform. Den bestämmelse bland pantsättningsbestämmelserna som behandlar legitimationsverkan av en uppgift om innehavare i varumärkesregistret förtydligas vidare så att det framgår att den endast rör legitimations- verkan när det gäller frågor om registrering av pantupplåtelser. Vidare införs en bestämmelse om att panträtten förfaller också i de fall där rätten till en varumärkesansökan har överförts på någon annan. Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 468 f.). Kommitténs förslag innehåller dock inte någon bestämmelse om att panträtten förfaller om en ansökan om registrering förs över på någon annan enligt bestämmelserna om bättre rätt. Remissinstanserna: har påpekat att om förslaget att kunna överföra en ansökan om registrering av ett varumärke på grund av bättre rätt genomförs, bör det föreskrivas att panträtten i ett sådant fall I övrigt har ingen av remissinstanserna framfört några synpunkter på förslaget. Skälen för regeringens förslag: De nuvarande reglerna om pantsättning av rätten till ett varumärke i 34 a34 j §§ VML trädde i kraft och infördes för att anpassa den svenska varumärkesrätten till reglerna för gemenskapsvarumärken. I det lagstiftningsärende som föregick lagändringarna uttalade regeringen att frågan om pantsättningsreglernas utformning fick tas upp på nytt, om det skulle visa sig att det uppkommer praktiska problem vid hanteringen av reglerna (prop. 1995/96:26 s. 35). Ingen av remiss- instanserna har dock framfört önskemål om några förändringar av de nuvarande reglerna och såvitt känt har det inte uppkommit några tillämpningsproblem som motiverar en ändring. Regeringen anser därför att de nuvarande reglerna med ett par mindre justeringar bör föras över till den nya varumärkeslagen. De mindre ändringar som bör göras behandlas i det följande. Vid registrering av en pantsättning tas enligt gällande regler ut en ansökningsavgift. Detta sker i enlighet med bestämmelserna i 24 § varumärkesförordningen. Enligt regeringens uppfattning bör det av tydlighetsskäl redan av lagtexten framgå att en ansökningsavgift tas ut. Även i andra situationer då ansökningsavgift tas ut har regeringen föreslagit att detta ska framgå direkt av lagtexten, exempelvis när det gäller ansökningsavgift vid registrering av ett varumärke (se 2 kap. 1 § och avsnitt 9.2.2). Regeringen ansluter sig därför till Varumärkes- kommitténs förslag att ett förtydligande tillägg avseende detta bör göras i den bestämmelse i den nya lagen som motsvarar nuvarande 34 b § första stycket. I den nuvarande lagen finns i 34 c § andra stycket en bestämmelse om legitimationsverkan av innehavaruppgiften i varumärkesregistret. I bestämmelsen anges att den som i varumärkesregistret anges som innehavare av ett registrerat varumärke ska anses ha rätt till märket, om inte annat framgår i ärendet. Ordalydelsen i bestämmelsen är generellt utformad och har alltså inte uttryckligen begränsats till frågor om registrering av en pantupplåtelse. är det uppenbart av det sammanhang i vilket bestämmelsen förekommer att den endast är avsedd att reglera legitimationsverkan i förhållande till registreringar av pant- upplåtelser. Regeringen anser att detta, såsom har föreslagit, bör förtydligas i den nya lagen. Upplysningsvis kan nämnas att det enligt regeringens förslag till ny varumärkeslag även finns en bestämmelse om legitimationsverkan av en anteckning av innehavare när det gäller mål och ärenden om varumärkesregistreringar (se den föreslagna 6 kap. 2 §). Enligt 34 f § i den nuvarande lagen förfaller panträtten om rätten till varumärket eller varumärkesansökan på grund av bestämmelserna i lagen inte vidare ska gälla. I avsnitt 14.3.3 föreslås att det i den nya varumärkeslagen ska införas en möjlighet att föra över en ansökan om registrering på grund av bättre rätt till ett varumärke. Denna möjlighet finns på bl.a. patentområdet men har alltså inte funnits på detta sätt i varumärkesrätten. En följd av denna förändring är, som har påpekat, att det i den nya varumärkeslagen också bör införas en bestämmelse som innebär att panträtten förfaller om rätten till varumärkesansökan överförs. Bestämmelsen i den nya Prop. 2009/10:225 varumärkeslagen bör lämpligen utformas på motsvarande sätt som 99 § patentlagen, dock med det undantaget att bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bara kommer att omfatta överföring av ansökningar. 14.5Registrering såsom i hemlandet I 29 § VML föreskrivs att regeringen under förutsättning av ömsesidighet kan förordna att ett varumärke som är registrerat i en främmande stat kan, med de förbehåll som anges i förordnandet, registreras i såsom det är registrerat i den främmande staten. Vidare föreskrivs att en registrering av ett varumärke, som i annat fall inte hade kunnat registreras här, inte ska gälla i vidare mån eller än i den främmande staten. De materiella bestämmelserna finns i 2 § förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m. Av första stycket framgår att om någon som är hemmahörande i en stat som är ansluten till söker registrering av ett varumärke, som är registrerat för honom eller henne i hemlandet, får märket registreras i såsom det är registrerat i den främmande staten. Från denna regel gäller vissa undantag. Av bestämmelsens andra stycke framgår att huvudregeln inte gäller om varumärket är av beskaffenhet att göra intrång i rätt som här i riket förvärvats av annan än sökanden. Undantag gäller vidare om varumärket saknar egenartad karaktär eller är sammansatt av tecken eller benämningar som i handeln kan tjäna till att ange varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande eller som blivit vanliga i gängse språkbruk eller i lojalt och handelsbruk här i riket. Slutligen undantas det fallet att varumärket strider mot sedlighet eller allmän ordning eller uppenbarligen är ägnat att vilseleda allmänheten. I bestämmelsens tredje stycke anges att vid bedömande av ett varumärkes registrerbarhet enligt den aktuella paragrafen ska hänsyn tas till alla föreliggande omständigheter och särskilt till den tid och omfattning som märket varit i bruk. Av fjärde stycket framgår att ett hemlandsbevis ska ges in vid ansökan om registrering som endast kan registreras med stöd av paragrafen, liksom vid förnyelse av en sådan registrering, även om detta i annat fall inte skulle ha krävts enligt 1 § i förordningen. 14.5.2Reglerna om registrering såsom i hemlandet förtydligas och utvidgas Regeringens förslag: Bestämmelserna om registrering såsom i hemlandet i den nuvarande varumärkeslagen och i förordningen om utländska varumärken m.m. förs med vissa sakliga förändringar över till den nya varumärkeslagen. Ett varumärke som är registrerat i en stat ansluten till ska under i huvudsak samma förutsättningar som kunna registreras i såsom det är registrerat i hemlandet. Den nuvarande regeln om att sådan registrering inte får ske om varumärket saknar egenartad karaktär ändras på så sätt att hinder i stället föreligger om märket helt saknar särskiljningsförmåga. I fortsättningen ska även en varumärkesregistrering i en stat eller ett område anslutet till ge rätt till registrering såsom i hemlandet. Vidare ska ett varumärke som registrerats i en stat eller ett område som inte är anslutet till eller WTO- avtalet registreras i såsom det är registrerat i den andra staten eller området, om motsvarande rätt ges en svensk registrering där den tidigare registreringen gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med . Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 454 f.). Remissinstanserna: PRV har bl.a. anfört att det är bra att det i bestämmelsen klargörs att registreringen helt och hållet ska sakna egenartad karaktär för att kunna nekas registrering i . Verket har vidare väckt frågan om inte begreppet egenartad karaktär bör kunna ersättas med begreppet särskiljningsförmåga. Om dessa begrepp inte kan användas synonymt har verket ansett att det bör anges vad som avses med begreppet egenartad karaktär. I övrigt har ingen av remissinstanserna framfört några synpunkter på förslaget. Skälen för regeringens förslag: Kommitténs förslag innebar att den nuvarande regleringen och de materiella bestämmelserna i 29 § VML och 2 § förordningen om utländska varumärken m.m. om s.k. telle-quelle- registrering i sin helhet skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Regeringen delar kommitténs uppfattning att regleringen i denna del bör finnas i lag. Kommitténs förslag innebar också att vissa sakliga förändringar skulle göras i bestämmelserna. Bestämmelsen i 2 § förordningen om utländska varumärken m.m. bygger på artikel 6quinquies i . I den svenska versionen av konventionstexten anges att en konventionsstat får vägra registrering av ett varumärke såsom i hemlandet bl.a. om märket helt och hållet saknar egenartad karaktär. Kommitténs förslag innebar att detta rekvisit i den nya varumärkeslagen skulle ha samma ordalydelse som i . PRV har väckt frågan om inte begreppet egenartad karaktär skulle kunna bytas ut mot begreppet särskiljningsförmåga. I övrigt har remissinstanserna inte framfört någon synpunkt på förslaget. Uttrycket egenartad karaktär förekommer inte någon annanstans i vare sig den gällande varumärkeslagen eller i kommitténs förslag till ny varumärkeslag. Enligt regeringens uppfattning bör det i lagtexten inte tas in olika begrepp om dessa är avsedda att ha samma materiella innebörd. I den franska konventionstexten används i artikel 6quinquies uttrycket sont dépourvues de tout caractère distinctif. I den engelska språkversionen används devoid of any distinctive character. En jämförelse kan göras med hur dessa uttryck använts i de unionsrättsliga reglerna. I artikel 3.1 b i varumärkesdirektivet respektive i artikel 7.1 b i varumärkesförordningen finns bestämmelser om att ett varumärke inte Prop. 2009/10:225 får registreras om det saknar särskiljningsförmåga. I den franska och den engelska språkversionen används i bestämmelserna uttrycken sont dépourvues de caractère distinctif respektive devoid of any distinctive character. I de franska och engelska versionerna av artikel 6quinquies i och i de unionsrättsliga reglerna görs det alltså inte som i någon språklig åtskillnad mellan begreppen egenartad karaktär och särskiljningsförmåga. Sett mot denna bakgrund anser regeringen att dessa båda begrepp måste anses ha samma betydelse. I den nya varumärkeslagen bör därför det inom varumärkesrätten vedertagna begreppet särskiljningsförmåga användas i stället för egenartad karaktär. Ytterligare en fråga är om bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bör utformas så att det framgår att varumärket helt och hållet ska sakna särskiljningsförmåga för att ett varumärke ska vägras registrering såsom i hemlandet. Som framgått tidigare finns det ett sådant krav enligt artikel 6quinquies i . Regeringen ansluter sig till kommitténs och PRV:s uppfattning att lagtexten i nya varumärkeslagen bör utformas så att den ansluter närmare till utformningen av konventionen på denna punkt. Språkligt sett är det enligt regeringens uppfattning dock lämpligare att bestämmelsen utformas så att registrering såsom i hemlandet inte får ske om varumärket helt saknar särskiljningsförmåga. I sak innebar kommitténs förslag också en viss förändring såtillvida att det, på samma sätt som när det gäller bestämmelserna om prioritet, i bestämmelsen uttryckligen angavs att även en sökande som är hemmahörande i en stat eller i ett område som är anslutet till WTO- avtalet skulle ha rätt till registrering såsom i hemlandet. Förslaget innehöll vidare en fakultativ regel om att registrering såsom i hemlandet därutöver skulle kunna beviljas om sökandens hemland ger en svensk registrering motsvarande rätt (s.k. reciprocitet) och om lagstiftningen där i huvudsak överensstämmer med . Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot kommitténs förslag i denna del. Regeringen ser inte anledning att göra någon annan bedömning. Det finns dock inte skäl att låta bestämmelsen om rätt till registrering såsom i hemlandet på grund av reciprocitet vara fakultativ. Även denna bestämmelse bör vara obligatorisk. Sammanfattningsvis anser regeringen att bestämmelserna om registrering såsom i hemlandet bör tas in i den nya varumärkeslagen och i huvudsak ha samma materiella innehåll som . Vissa sakliga ändringar bör dock göras. I fortsättningen bör även en registrering i en stat eller ett område anslutet till ge rätt till registrering såsom i hemlandet. Detsamma bör gälla även beträffande en varumärkesregistrering i en stat eller ett område som inte är anslutet till eller , om motsvarande rätt ges en svensk registrering där den tidigare registreringen gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med . Slutligen bör den nuvarande regeln om att sådan registrering inte får ske om varumärket saknar egenartad karaktär ändras på så sätt att hinder i stället föreligger om märket helt saknar särskiljningsförmåga. 14.6.1Dagens svenska regler om utmätning och konkurs avseende varumärkesrättigheter Rätten till ett inarbetat varumärke eller annat inarbetat varukännetecken får inte utmätas (34 § femte stycket första meningen VML). I övrigt är möjligheterna att utmäta varukännetecken inte begränsade enligt varumärkeslagen. Enligt huvudregeln i den konkursrättsliga lagstiftningen kan bara egen- dom som är sådan att den kan utmätas ingå i ett konkursbo, 3 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672). Eftersom inarbetade varumärken och andra inarbetade varukännetecken undantagits från möjligheten till utmätning, skulle sådana kännetecken enligt den konkursrättsliga huvudregeln inte kunna ingå i konkursboet om innehavaren försattes i konkurs. I varumärkeslagen finns dock en särregel om att sådana inarbetade varumärken och andra inarbetade varukännetecken ingår i konkursboet (34 § femte stycket andra meningen VML). I övrigt finns för varukännetecken inga särskilda exekutionshinder av relevans vid konkurs. Reglerna om utmätning och konkurs gäller även för de varukänneteck- en som omfattas av kollektivmärkeslagen, se 2 § kollektivmärkeslagen. Enligt de firmarättsliga reglerna får en firma inte utmätas, 14 § första meningen firmalagen (1974:156), förkortad FL. Om innehavaren försätts i konkurs ingår dock rätten till firman i konkursboet, om inte firman innehåller gäldenärens, eller vid handelsbolags konkurs, bolagsmans släktnamn (14 § andra meningen FL). En firma som inte ingår i konkursboet får ändå användas verksamheten bedrivs för boets räkning (14 § tredje meningen FL). För övriga delar av det industriella rättsskyddets område saknas undan- tagsregleringar när det gäller utmätning och konkurs. Patent, mönster och växtförädlarrätt kan således bli föremål för utmätning och ingår i konkursboet vid innehavarens konkurs. 14.6.2Internationella bestämmelser om exekutiva åtgärder Ett gemenskapsvarumärke kan bli föremål för exekutiva åtgärder (artikel 20.1 i varumärkesförordningen). Ett gemenskapsvarumärke kan ingå i sådana insolvensförfaranden som inleds i den medlemsstat på vars territorium gäldenärens huvudsakliga intressen finns (artikel 21.1 i varumärkesförordningen). Ytterligare bestämmelser om exekutiva åtgärder och insolvensförfaranden finns i artiklarna 20, 21 och 23 i varumärkesförordningen. I varumärkesdirektivet saknas bestämmelser om utmätning och kon- kurs. 14.6.3Oförändrade regler om utmätning och konkurs Regeringens förslag: De nuvarande bestämmelserna om utmätning och konkurs förs i sak oförändrade över till den nya varumärkeslagen. Kommitténs förslag innebär att det av den nya varumärkeslagen ska framgå att alla typer av varukännetecken, även registrerade varumärken, ingår i konkursboet om innehavarens egendom avträds till konkurs. Om ett varukännetecken innehåller ett personnamn ska dock endast de övriga delarna av kännetecknet ingå i konkursboet, om inte kännetecknet är registrerat eller inarbetat. Ett kännetecken som enligt dessa regler inte ingår konkursboet ska ändå få användas i den rörelse som bedrivs för boets räkning. I övrigt överensstämmer kommitténs förslag i huvudsak med regeringens. Se SOU 2001:26 s. 467 f. Remissinstanserna har inte haft några synpunkter i anledning av förslagen. Skälen för regeringens förslag: Den första frågan att behandla är förslag att föra över gällande reglering av vilka varukännetecken som ska kunna utmätas. I detta avseende delar regeringen kommitténs uppfattning. Bestämmelsen om att inarbetade varumärken och inarbetade varukännetecken inte får utmätas bör alltså oförändrad i sak föras över till den nya varumärkeslagen. Den andra frågan att behandla är kommitténs förslag att ett varukännetecken som varken är inarbetat eller registrerat och som innehåller ett personnamn inte i enlighet med huvudregeln vid konkurs ska ingå i konkursboet, utan i stället i de delar som avser personnamnet innehas av konkursgäldenären. Övriga delar av kännetecknet ska alltså enligt förslaget ingå i konkursboet. Med personnamn avsåg kommittén egenartade efternamn, ensamt för sig eller tillsammans med innehavarens förnamn. Denna terminologi avviker i viss mån från den som förekommer inom namnrätten, där man med personnamn avser såväl för- och mellannamn som efternamn och där det inte uppställs några krav på att efternamnet ska vara egenartat för att anses utgöra ett personnamn (se , Namnlagen, andra upplagan, 1998, s. 34 f.). Syftet med förslaget är dock att egenartade efternamn (i vissa fall i förening med ett förnamn) som är skyddade som varukännetecken, men som varken är registrerade eller inarbetade, i fortsättningen inte helt och hållet ska ingå i konkursboet. Eftersom varukännetecknet varken får vara registrerat eller inarbetat för att enligt förslaget undantas från att ingå i konkursboet, omfattar förslaget endast sådana egenartade efternamn som enbart har skydd såsom s.k. naturliga varukännetecken. Förslaget avviker därmed från den undantagsregel som finns på firmaområdet, vilken omfattar alla slags efternamn och utan att det ställs upp krav på att namnet inte får ingå i en firma som åtnjuter skydd genom registrering eller inarbetning. Mot bakgrund av hur undantagsbestämmelsen har utformats får utrymmet för att tillämpa den föreslagna bestämmelsen anses vara litet. Till detta kommer att förslaget innebär att de varukännetecken som omfattas av undantagsregeln inte helt ska undantas från att ingå i konkursboet, utan endast de delar som avser det egenartade efternamnet (i vissa fall i förening med ett förnamn). varukännetecknet ska ingå i konkursboet. En sådan uppdelning av Prop. 2009/10:225 rättigheter, som också avviker från vad som gäller enligt den firmarättsliga regleringen, verkar kunna leda till tillämpningsproblem och dessutom kan det ifrågasättas om det ens är möjligt att dela upp ett kännetecken på det föreslagna sättet. Det har heller inte framkommit att det finns något större praktiskt behov av den föreslagna undantagsregleringen, som skulle innebära att konkursboet inte skulle få ta varukänneteckensrättens förmögenhetsvärde i anspråk. Visserligen finns det självklart ett intresse för den näringsidkare som var innehavare av varukänntecknet att även fortsättningsvis kunna använda sitt eget efternamn, men det intresset är redan tillgodosett genom att ensamrätten till ett varukännetecken aldrig hindrar att någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, i näringsverksamhet använder sitt namn. Regeringen ser inte heller i övrigt något behov av den föreslagna regleringen. Förslaget bör därför inte genomföras. Som beskrivits kan varukännetecken, förutom inarbetade varumärken och inarbetade varukännetecken, utmätas och därmed även ingå i konkursboet vid en konkurs. Genom den nuvarande regeln i varumärkeslagen har föreskrivits att även inarbetade varumärken och inarbetade varukännetecken, trots att de inte kan utmätas, kan ingå i konkursboet. Eftersom det redan enligt nuvarande regler är klart att alla varukännetecken kan ingå i ett konkursbo finns det inte något behov av en regel av det slag som föreslog och av vilken skulle framgå att alla typer av varukännetecken ingår i konkursboet. En sådan regel bör därför inte införas i den nya varumärkeslagen. Mot denna bakgrund bör de nuvarande bestämmelserna om utmätning och konkurs föras över i sak oförändrade till den nya varumärkeslagen. Regeringens förslag: De nuvarande bestämmelserna om överklagande av slutliga beslut i ärenden om registrering av ett varumärke, i ärenden om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i samt invändningsärenden förs i sak oförändrade över till den nya varumärkeslagen.