sou · GVB327 · 2008-01-01 00:00:00 — Det innebär att ett patentombud kan ge rådgivning och annat biträde i angelägenheter som t.ex. rör registrering av uppfinning, intrångssituationer och licensieringsfrågor m.m. Ett ombud kan också företräda sina uppdragsgivare vid patent- och varumärkesmyndigheten, patentdomstolen och andra europeiska och internationella myndigheter. Tystnadsplikt och sekretesskydd i rättegång I en rättegång får inte registrerade patentombud och deras biträden tillfrågas eller självmant yttra sig om sådant som anförtrotts dem i deras yrkesutövning eller som de erfarit i samband med denna (§§ 53–53.a Strafprozessordnung 1950/455 och § 383 Zivilprozessord- nung 1950/455). Detsamma gäller för skriftliga handlingar som ombudet inte får höras som vittnen om. Frågor får endast ställas till ett patentombud om det är medgivet i lag eller om huvud- mannen samtyckt till det. Ett tyskt patentombud är underkastad tystnadsplikt (§ 39.a Pa- tAnwO och § 2 1997/243). Den lagfästa tystnadsplikten gäller allt vad patentombudet får känne- dom om i sin yrkesutövning. Tystnadsplikten är straffsanktionerad (§ 203 Strafgesetzbuch 1974/69). Ett patentombud som bryter tystnadsplikten eller inte agerar enligt god sed riskerar också disci- plinära åtgärder. Alla tyska patentombud är medlemmar i patentombudssamfundet, som är ett offentligrättsligt organ (§§ 53–84 PatAnwO). Det är patentombudssamfundet som utövar tillsyn. Ett patentombud som inte sköter sina åtaganden riskerar disciplinära åtgärder i form av varning och straffavgift (§ 96 PatAnwO). I allvarligare fall kan auktorisationen återkallas (§ 96 PatAnwO). Sanktionernas kraft beror på både vad som hänt och hur, om det skett uppsåtligt eller oaktsamt. För auktorisering och registrering i patentombudsregistret krävs att sökande har skaffat sig vissa tekniska kvalifikationer (natur- vetenskapliga eller tekniska studier med avslutande universitets- examen samt praktisk teknisk verksamhet), och därefter en praktik utbildning inom industriellt rättsskydd (§§ 5–8 PatAnwO). skall utgö- ras av praktiskt erfarenhet hos ett patentombud eller vid en patent- avdelning på ett företag, hos DPMA, och hos den högsta patentdomstolen (Bundespatentgericht). praktiska utbildningen är dock inte obligatoriskt för patenthandläggare med minst tio års yrkeserfarenhet. Den praktiska utbildningen kompletteras med en allmän juridisk universitetsutbildning som skall omfatta de för yrket relevanta rättsområdena (bl.a. avtalsrätt, handelsrätt, immaterialrätt, process- rätt, allmän förvaltningsrätt och europarätt). Patentombudsutbild- ningen avslutas med muntlig och skriftlig examen hos DPMA. Därefter ansöker man om att få registreras och verka som patent- ombud i (§§ 13–14 PatAnwO). För att ha rätt att vara verksam som patentombud i skall ombudet vara registrerat hos den japanska patentombuds- föreningen (, JPAA). Patent- ombudstiteln är skyddad, och det är bara den som är med i patent- ombudsregistret som får använda den japanska titeln för patent- ombud, s.k. benrishi (artikel 76 patentombudslagen 419/2000). Tystnadsplikt och sekretesskydd i rättegång Registrerade patentombud har att följa vissa etiska regler (artik- larna 29–31 patentombudslagen). Ett japanskt patentombud har också en lagfäst och straffsanktionerad tystnadsplikt gentemot sin huvudman (artiklarna 30 och 80 patentombudslagen). Även den som är anställd av eller har biträtt ett patentombud omfattas av tystnadsplikten (artikel 77 patentombudslagen). Den som handlar i strid med tystnadsplikten kan drabbas av disciplinära påföljder. Patentombudet kan också bli skadeståndsskyldigt i förhållande till sin huvudman (artikel 709 civilprocesslagen 1996). Ett uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikten kan även ge böter eller fängelse (artikel 80 patentombudslagen). En förutsätt- ning för åtal är en anmälan av patentombudets huvudman. Ett japanskt patentombud har inte rätt att självständigt uppträda som ombud i en patentintrångsprocess i en allmän domstol. Patentombudet har emellertid rätt att biträda en japansk advokat i en sådan process. Kommunikationen mellan ett patentombud och ombudets huvudman omfattas dock av ett sekretesskydd i en rätte- gång (artiklarna 197 och 220 civilprocesslagen). Sekretesskyddet gäller i alla civilrättsliga tvister. Tillsyn, registrering m.m. För registrering i det japanska patentombudsregistret skall sökande ha genomgått ett särskilt kunskapsprov som ges av den japanska patentmyndigheten alternativt ha arbetat som patentgranskare vid den japanska patentmyndigheten (artikel 7 patentombudslagen). En japansk advokat kan alltid registreras utan att ha examinerats av patentmyndigheten. Det är JPAA, som är en fristående sammanslutning, som ansva- rar för patentombudsutbildningen samt administrerar kunskaps- provet, tar ut avgifter och utövar tillsyn. Det innebär att i är patentombudsyrket i viss mån en självreglerad yrkesgrupp. De disciplinära åtgärder som kan vidtas mot ett patentombud kan i vissa fall leda till uteslutning och därmed avregistrering (artiklarna 24 och 32 patentombudslagen). Det är den japanska motsvarig- heten till det svenska som beslutar om disciplinära åtgärder. JPAA har emellertid rätt att självständigt besluta om vissa disciplinära påföljder. 6.5.1Allmänt om amerikanska förhållanden I skiljer man huvudsakligen mellan två olika yrkesgrupper som sysslar med patenträttslig rådgivning. Det är attorneys (advo- kat) och patentombud, som kan vara patent attorneys eller patent agents. För att en person skall kunna bli en attorney krävs att han eller hon efter juristexamen genomgår en särskild examen, s.k. bar exam. Därmed kan juristen få ett s.k. bar membership, som ger denna en exklusiv rätt att företräda en part i en tvistemålsprocess. En attor- ney kan arbeta på advokatbyrå, vara anställd som bolagsjurist eller inneha annan anställning än hos en advokatbyrå. Det finns alltså inget anställningsförbud, såsom det finns för svenska advokater. En attorney har en skyldighet att iaktta vissa etiska regler. Dessa regler innebär bl.a. en skyldighet att inte utan klientens samtycke avslöja sådan information som ombudet har fått av klienten (con- De etiska reglerna sanktioneras genom ett disciplin- förfarande. En patent attorney är också en attorney som – utöver jurist- examen och bar exam – har en teknisk utbildning och är registrerad vid den amerikanska patentmyndigheten (Patent and Trademark Office, USPTO). En patent agent är också registrerad vid USPTO, har teknisk utbildning, men har inte någon examen i juridik. Kraven för registrering vid USPTO är desamma för patent attor- neys och patent agents. Båda yrkeskategorierna skall bl.a. uppfylla vissa grundläggande krav på teknisk utbildning och genomgå en examination som anordnas av USPTO. USPTO utövar tillsyn över registrerade patentombud, som är underkastade särskilda etiska regler och är föremål för tillsyn med möjlighet till disciplinära ingripanden vid misskötsamhet. En sökande eller annan part vid USPTO kan företräda sig själv. Om sökande eller annan däremot vill använda sig av ett ombud måste han eller hon vara en patent attorney eller patent agent. En talan i ett tvistemål kan i väckas på ett förhållandevis magert underlag jämfört med svenska förhållanden. När talan har väckts inleds ett s.k. discovery-förfarande. Under detta förfarande ställs ett antal processuella verktyg till parternas förfogande som gör det möjligt för dem att utforska alla de omständigheter som kan vara av betydelse i målet. Dessa består huvudsakligen av rätten att ställa frågor som måste besvaras muntligen eller skriftligen under ed, rätten att begära att motparten meddelar sin inställning till faktiska omständigheter samt rätten att begära ut dokument och andra fysiska objekt. Det sistnämnda motsvarar en mycket långtgående möjlighet till edition. En part behöver exempelvis endast visa att denna inte utan orimlig ansträngning kan få tillgång till motpartens material på annat sätt. Rätten att begära ut doku- ment omfattar handlingar som har upprättats för eller av parten, och gäller även sådana handlingar och föremål vilkas existens varit helt okända för motparten. Discovery-förfarandet är sanktionerat i lag och kan användas både i förhållande till motparten och till tredje part. 6.5.3Attorneys och attorney-client privilege Discovery-förfarandet är inte utan undantagsbestämmelser. De två viktigaste undantagen är för det första det som avser muntlig och skriftlig kommunikation mellan en attorney och en klient, s.k. attorney-client privilege och för det andra det som avser en attorneys eget arbetsmaterial (work-product doctrine). Undantagen gäller i princip alla attorneys, dvs. oberoende av om han eller hon har en självständig ställning i förhållande till klienten eller om det finns ett anställningsförhållande mellan dem. Sekretesskyddet för kommunikationen mellan en attorney och ombudets klient, alltså attorney-client privilege, är det undantag som är relevant för utredningen och beskrivs därför närmare. Attorney-client privilege undantar från discovery-förfarandet sådan kommunikation mellan en attorney och klienten som har ägt rum i förtroende och i syfte att söka rättslig rådgivning (se vidare Shaughnessy, The attorney-client privilege – a comparative study of American, Swedish and EU law, 2001). Det är inte möjligt att kringgå sekretesskyddet genom att exempelvis höra en person som har ansvarat för kontakterna med en attorney för ett företags räk- ning. Det sekretesskydd som finns för kommunikationen mellan en attorney och klienten är inte lagfäst i den amerikanska konstitu- tionen. Det rör sig i stället om ett undantag som har utvecklats vid rättstillämpningen, och som i vissa stater även kommit till uttryck i lagstiftning (se , Attorney-Client Privilege in the United Sta- tes, 2 uppl., 2006). Discovery-förfarandet innebär i praktiken att en attorney samlar ihop det material och den bevisning som kan bli föremål för för- farandet. Det material och de uppgifter som ombudet anser omfattas av sekretesskyddet listas och därefter överlämnas det insamlade materialet tillsammans med den upprättade listan till motpartens ombud. Om motparten inte godtar att en på listan upptagen handling skall vara sekretesskyddad, får en domstol i sista hand pröva frågan. Det är den part som gör gällande ett sekretess- skydd som har bevisbördan för att samtliga de rekvisit som krävs för skyddet är uppfyllda (se t.ex. mot Dynal, Inc., 164 F.R.D 331, 336–337, District Court for the Eastern , 1996). Som redan nämnts gör reglerna om sekretesskydd i princip inte någon skillnad mellan en självständig attorney och en attorney som SOU 2007:27 Utländska förhållanden är anställd av klienten. En bolagsjurist som också är attorney omfattas således av reglerna om attorney-client privilege. Särskilda gränsdragningssvårigheter uppstår emellertid för bolagsjurister i förhållande till rekvisitet rättslig rådgivning. Om en bolagsjurist har haft dubbla funktioner skall det enligt amerikansk rätt prövas om bolagsjuristen har tillhandahållit rättslig rådgivning (omfattas av sekretesskydd) eller affärsmässig rådgivning (omfattas inte av sekretesskydd). Det finns inte någon klar lösning på gräns- dragningsproblemen vare sig i doktrin eller i praxis. 6.5.4Patent attorneys och attorney-client privilege Amerikanska domstolar godtar numera att kommunikation med en patent attorney också omfattas av attorney-client privilege, det oav- sett om kommunikationen har avsett ett förfarande vid USPTO eller inte. Allt under förutsättning att de allmänna kraven för skyd- det är uppfyllda, dvs. att det rör sig om konfidentiell information och rättslig rådgivning (se bl.a. Sperry mot , 373 U.S. 379 (1963), , 203 F.3d 800, 806 (Fed. 2000), . mot , 213 USPQ 936, 940 (Ct.Cl. Trial Div. 1980) och . mot Apo- tex Corp., 232 F.R.D. 467 (2005) samt även Soobert, Discovery Issues in Patent Litigation, , 2005 s. 21, , Proposal For a Uniform Federal Common of with U.S. and Foreign Patent Practitioners, 13 i Intell. 279, 298, 2005). De finns emellertid än domstolar som menar att kommu- nikation med en patent attorney beträffande förfarande vid USPTO inte skall omfattas av attorney-client privilege. Det är främst två argument som har förts fram till stöd för denna inställning. För det första har det gjorts gällande att sådan kommunikation inte är tek- nisk rådgivning. För det andra att en patent attorney i en sådan situ- ation endast förmedlar information mellan klienten och USPTO, och är därmed inte heller rättslig rådgivning. 6.5.5Patent agents och attorney-client privilege För en patent agent finns inget rättsligt skydd för det som ombudet fått kännedom om i anslutning till ett patentärende. Det har emel- lertid förekommit att amerikanska domstolar utvidgat attorney- client privilege till att även omfatta förtrolig kommunikation med en patent agent. Ett utvidgat sekretesskydd har dock endast god- tagits i förhållande till sådana patent agents som är registrerade vid USPTO. Registrerade patent agents är som redan nämnts under- kastade särskilda etiska regler och är föremål för tillsyn med möj- lighet att ta till disciplinära ingripanden vid misskötsamhet. I andra fall har vissa domstolar endast accepterat en tillämpning av ett sekretesskydd i förhållande till förtrolig kommunikation med en vid USPTO registrerad patent agent under förutsättning att kommunikationen har haft samband med ett förfarande vid patentmyndigheten. Ett exempel är det s.k. Polyvision-avgörandet (se . mot ., 2006 WL 581037, District Court for the Western , 2006). I målet gjordes bedömningen att kommunika- tionen med ett kanadensiskt patentombud, som också var registre- rad som patent agent hos USPTO, inte omfattades av ett sekretess- skydd eftersom kommunikationen avsåg en patentansökan gjord i . Därmed saknades samband med ett förfarande inför USPTO. Kommunikation med en patent agent som äger rum efter ett patents meddelande har av samma skäl inte ansetts omfattas av ett sekretesskydd (se också . mot Molson Brewe- ries, 898 F.Supp. 471, District Court for the Eastern , 1995). 6.5.6Utländska patentombud och attorney-client privilege Av amerikanska rättsfall kan utläsas att även kommunikation med utländska patentombud kan omfattas av attorney-client privilege. Avgöranden från högre instans saknas dock. Att frågan om utländska (och även amerikanska) patentombuds sekretesskydd inte har kommit till bedömning i högre instans beror nog på att de amerikanska processuella reglerna – i kombination med höga pro- cesskostnader – avhåller parterna från att överklaga. Det som redovisats i de föregående avsnitten visar att en förut- sättning för att en amerikansk domstol skall ge ett utländskt patentombud, advokat eller annat ombud ett sekretesskydd är att lagstiftningen i ombudets hemland garanterar ett sekretesskydd i en rättegång som i allt väsentligt motsvarar det amerikanska. Svenska advokater och deras biträden har med stöd av bestäm- melsen i 36 kap. 5 § andra stycket sannolikt ett tillräckligt skydd mot att åberopas som vittne i en tvist vid en ame- rikansk domstol. Detsamma gäller nog för advokater verksamma i andra länder som har en motsvarande reglering (se t.ex. Wellcome Co. mot , Inc., 143 F.R.D. 611, 621, District Court for the Eastern , 1992 om att schweiziska advokaters brev till ett epi-ombud omfattas av attorney-client privilege). Rättsläget är däremot betydligt mer osäkert för utländska patentombud. Detta har sin grund i att olika utländska rättssystem behandlar sina patentombud på skilda sätt när det gäller sekretess- skydd i rättegång. Emellertid har amerikanska domstolar i större utsträckning tillämpat det amerikanska attorney-client privilege på kommunikationen med utländska patentombud när den avsett utländska förhållanden och det utländska patentombudet omfattats av ett motsvarande sekretesskydd i sitt hemlands lagstiftning. I exempelvis . mot , dom , fann domstolen (District Court for the Southern ) att kommunikationen med ett japanskt patentombud rörande en japansk patentansökan omfattades av attorney-client privilege eftersom patentombudet enligt japansk rätt omfattades av ett sekretesskydd i rättegång. Rör däremot tvisten ett amerikanskt patent eller en fråga som har anknytning till amerikansk rätt blir domstolens beslut ofta det motsatta oavsett om patentombudet enligt sin nationella rätt omfattas av en motsvarighet till det amerikanska attorney-client pri- vilege. Det har emellertid förekommit att utländska patentombud inte behövt lämna ut material i samband med en amerikansk dom- stolsförhandling trots att det konstaterats att dessa inte omfattas av någon motsvarighet till det amerikanska attorney-client privilegiet i nationell processrättslig lagstiftning. De amerikanska domstolarna har då tagit hänsyn till att det inte finns ett behov av regler som motsvarar det amerikanska attorney-client privilege när det inte finns en motsvarighet till det amerikanska discovery-förfarandet i den utländska rättsordningen. I bl.a. målet mot ., dom , konstaterade dom- stolen (District Court for the Southern ) att det inte fanns någon motsvarighet till attorney-client privilege i koreansk rätt. I koreansk rätt finns det emellertid inte samma långtgående möjligheter att framtvinga bevismaterial som i ett ame- rikanskt discovery-förfarande, och det finns därmed inget behov av ett sådant skydd i . Mot denna bakgrund valde domstolen att tillämpa ett sekretesskydd för kommunikationen med det kore- anska patentombudet. Domstolen menade att frågan om existensen av en motsvarighet till de amerikanska reglerna inte kan ses isolerad utan måste ses mot bakgrund av det processuella systemet som helhet. Det skall slutligen framhållas att i amerikansk rätt görs en åtskillnad mellan tystnadsplikt och sekretesskydd i rättegång. Det är således inte tillräckligt att ett utländskt patentombud enligt nationell rätt omfattas av en tystnadsplikt för att en motsvarighet till attorney-client privilege skall anses föreligga, utan att sekretess- skyddet normalt skall vara lagfäst i hemlandet (se Bristol-Meyers Squibb mot , dom , District Court for the Southern ). 7 EPC om tystnadsplikt m.m. I den europeiska patentkonventionen (European Patent Conven- tion, EPC) finns regler om auktorisation, tystnadsplikt och sekre- tesskydd. Dessa konventionsregler utgör inte bara en viktig inspi- rationskälla, utan det är också angeläget att utredningens förslag i största möjliga mån överensstämmer med konventionens bestäm- melser med anledning av konventionsåtaganden. I avsnitt 7.2–5 beskrivs därför närmare vad som gäller enligt EPC. 7.2Europeiska patentombud (epi-ombud) För att en person skall få uppträda som ombud inför det europe- iska patentverket (European Patent Office, EPO) förutsätts enligt artikel 134.1 i den europeiska patentkonventionen som den har antagits vid diplomatkonferensen (EPC 1973), att ombudet finns upptagen på EPO:s lista över behöriga ombud, s.k. European patent attorneys (epi-ombud) eller är verksam advokat i ett konven- tionsanslutet land (artikel 134.7 EPC 1973). Ett epi-ombud kan arbeta på en advokatbyrå, patentbyrå eller ett industriföretag. I princip är det personer som har avlagt den europeiska patent- ombudsexamen – European qualifying examination (EQE) – som kan komma med på auktorisationslistan och därmed verka som epi- ombud. Patentombudsexamen är utarbetad av EPO och before Patent Office (epi). Enligt en s.k. grandfathers´ rule kan också en person ha rätt att, utan att ha avlagt en EQE, bli upptagen på listan över behöriga epi- ombud. En begäran om att tas upp på listan kan göras av den som är medborgare i en tillträdande konventionsstat och som är behörig att företräda fysiska eller juridiska personer i patent- EPC om tystnadsplikt m.m. ärenden inför sitt hemlands myndigheter eller som där avlagt en för verksamheten särskild avpassad examen (se artikel 163 EPC 1973, och när den reviderade version av EPC som den har antagits vid diplomatkonferensen (EPC 2000) träder i kraft artikel 134.3). Begäran skall framställas från det att staten till- trätt EPC. Med stöd av artikel 163 EPC 1973 kunde svenska patentombud under en övergångstid, som löpte ut , begära att bli upptagna på auktorisationslistan. Ett flertal svenska patentombud utnyttjade denna möjlighet. Enligt statistik från epi fanns det 282 svenska epi-ombud (se epi Information 1/2007). Det totala antalet epi- ombud uppgick till 8 747 stycken. Av de svenska epi-ombuden hade 147 stycken avlagt EQE och 135 stycken blivit ombud med stöd av farfars-regeln. 7.3Etiska regler och disciplinåtgärder Ett epi-ombud är bunden av särskilda etiska regler och disciplin- bestämmelser (Code of Conduct och Regulations on discipline for professional representatives). Dessa regler är fastställda av euro- peiska patentorganisationens förvaltningsråd. Ett ombud som bry- ter mot de etiska reglerna kan åläggas varning eller böter. I vissa fall kan även avregistrering aktualiseras. Enligt reglerna gäller också en generell tystnadsplikt för det som har anförtrotts ombudet i yrkes- utövningen. Tystnadsplikten tar enbart sikte på de skyldigheter som ombudet har gentemot sin uppdragsgivare. I EPC 1973 finns det emellertid inte några bestämmelser som ger ett epi-ombud möjlighet att hävda tystnadsplikt i förfaranden hos EPO eller i en medlemsstats domstol. För att ge epi-ombud ett starkare sekretesskydd för det som före- kommit mellan ombudet och uppdragsgivaren har det som nämnts i artikel 134 a.1 d EPC 2000 tagits in en bestämmelse som ger den europeiska patentorganisationens förvaltningsråd en rätt att besluta om sekretesskydd för epi-ombud. Med stöd av artikeln har det också i regel 101 a (regel 153 enligt beslutad omnumrering) i tillämpningsföreskrifterna till EPC tagits in en sekretessbestäm- EPC om tystnadsplikt m.m. melse, som är tillämplig när en klient sökt biträde i en patenträttslig angelägenhet. Bestämmelsen ger ett epi-ombud skydd mot att i förfaranden hos EPO behöva avslöja information som förekommit i kontakten mellan ombudet och uppdragsgivaren (attorney eviden- tiary privilege). Bestämmelsen är utformad med amerikansk rätt som förebild och har till syfte att ge epi-ombud samma ställning i rättstvister i som gäller för där verksamma patentombud (se avsnitt 6.5). Det kan tilläggas att den nya bestämmelsen i EPC om ombuds- sekretess i realiteten inte lär innebära någon förändring av rätts- läget, eftersom EPO inte heller förfogar över några verk- samma medel att tvinga fram upplysningar om förtrolig kommu- nikation mellan ett epi-ombud och ombudets uppdragsgivare. Regel 101 a i tillämpningsföreskrifterna gäller som sagt enbart vid förfaranden hos EPO. Nationella domstolar behöver därför inte iaktta epi-ombuds sekretesskydd. Det finns inte heller ett krav på att stater anslutna till EPC skall lagstifta om motsvarande skydd, vilket i praktiken innebär att ett epi-ombud vid en nationell dom- stol inte kan förlita sig på det starkare sekretesskydd som gäller enligt EPC 2000. För svenska förhållanden innebär det att en tvist i om intrång i ett av EPO meddelat patent eller giltigheten av detsamma handläggs enligt regler, som inte innehåller någon begränsning i vittnesplikten för patentombud (se avsnitt 3.3.3). 7.5Patentfördragsutredningens bedömning (SOU 2003:66) har i SOU 2003:66 bedömt det som angeläget att det i svensk lagstiftning genomförs ett med EPC 2000 motsvarande sekretesskydd i genom en utvidg- ning av regeln i 36 kap. 5 § . Utredningen föreslog att den som yrkesmässigt lämnar biträde i patenträttsliga ange- lägenheter och som auktoriserats hos ett behörigt offentligrättsligt organ skulle, i samma mån som gäller för advokater, under vissa förhållanden befrias från skyldigheten att vittna i rättegång eller på annat sätt röja vad han eller hon fått kännedom om i sin yrkesutöv- ning (se bilaga 3). I betänkandet framhölls att avsikten med sekretesskyddet i EPC 2000 har varit att ge epi-ombud och deras uppdragsgivare en star- EPC om tystnadsplikt m.m.