sou · GTB395 · 2006-01-01 00:00:00 — Skälen för utredningens förslag: Som tidigare framhållits är en effektiv och professionell organisation vid högskolan för att ta hand om uppfinningar en förutsättning för att högskoleuppfin- ningar i högre utsträckning än nu skall komma samhället i stort till godo. Det krävs en genomtänkt patenterings- och kommersialise- ringspolitik för att intentionerna med bestämmelser om anmälningsskyldighet och övertaganderätt för högskolan skall Ett ökat nyttiggörande av högskoleforskningen Även om det av ekonomiska och innovationspolitiska skäl inte kan antas komma att handla om mer än några tiotal upp- finningar som högskolan efter en utvärdering skulle ha anledning och resurser att utöva sin övertaganderätt till, kan det med en sådan lösning vara motiverat att skapa en god organisa- tionsstruktur. I ljuset av de danska erfarenheterna är det också helt centralt att högskolan inte förvärvar fler uppfinningar än den verkligen kan hantera i ett konkurrensutsatt sammanhang (se Evaluering av forskerpatentloven1). För att motverka att högskolan kanske entusiastiskt och utan närmare eftertanke förvärvar en mängd intressanta uppfinningar från forskarna, anser utredningen att det bör ställas krav på högskolan att vidta effektiva åtgärder för att för- värvade uppfinningar nyttiggörs. Forskarna skall inte i efterhand behöva uppleva hur högskolan genom passivitet eller bristande kompetens omintetgör möjligheterna att på bästa sätt skapa mer- värden av forskningsresultaten. Utredningen föreslår därför att högskolans övertaganderätt förenas med en skyldighet att på bästa sätt förvalta och förädla de forskningsresultat man förvärvar. En sådan lösning skulle också svara mot den målsättning som utredningen uppfattat vara ett av skälen till att effekterna av högskolans övertaganderätt utreds, nämligen att högskoleforskare då blir mer likställda med andra arbetstagare när det gäller arbetsgivarens rätt till de resultat som kommit till inom ramen för anställningen och med arbetsgivarens resurser. Om högskolan inte inom skälig tid vidtagit effektiva åtgärder för ett nyttiggörande av en sådan uppfinning som man förvärvat, kan arbetstagaren väcka talan om att återfå rättigheterna till uppfin- ningen eller, om rättigheterna överlåtits till tredje man, ersättning för den skada som arbetsgivaren orsakat arbetstagaren genom en affärsmässigt icke godtagbar överlåtelse. Kraven på högskolans förvaltning av övertagna rättigheter I övertagandealternativet innefattar högskolans uppgift att främja nyttiggörande av forskningsresultat en värdering i varje enskilt fall av vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas beträffande forsknings- resultatet. Innebörden av att effektiva åtgärder vidtas för nyttig- Ett ökat nyttiggörande av högskoleforskningen görande av en uppfinning som förvärvats kommer att skifta beroende av uppfinningens art och de kommersialiseringsmöjlig- heter som kan finnas i det enskilda fallet. Utredningen har emeller- tid valt att som ett minimikrav ange i lagen att arbetsgivaren (hög- skolan) skall ansöka om patent på uppfinningen, om så inte redan skett för förvärvet. Med detta avses att patent söks i och/eller utomlands, i en omfattning som bedöms lämplig. Om högskoleforskaren själv ansökt om patent, förutsätts det att högskolan vidtar andra åtgärder för nyttiggörande. I övrigt har utredningen medvetet valt att inte i lag precisera vilka åtgärder som skall vidtas för att nyttiggörandet skall ses som effektivt. Som tänkbara åtgärder för ett effektivt nyttiggörande kan nämnas att högskolan inventerar och etablerar de näringslivskon- takter som bedöms vara lämpliga för vidareförädling och kommersialisering av den övertagna uppfinningen. I vissa fall kanske kontakterna resulterar i att högskolan överlåter rättig- heterna till uppfinningen till en extern intressent. För att hög- skolan skall anses ha vidtagit effektiva åtgärder vid en sådan över- låtelse krävs det att överlåtelsen skett på villkor som är affärsmäs- siga. Det är givetvis inte möjligt att i detalj ange vilka villkor som skall anses affärsmässiga. Om högskolan genom avtal slumpar bort rättigheterna till en uppfinning som bedöms ha stor kommer- siell potential, kan dock forskaren på goda grunder göra gällande att några effektiva åtgärder för nyttiggörande av uppfinningen inte gjorts från högskolans sida. Talan om återgång av rätten till uppfinningen eller ersättning för skada För att en rättvisande bedömning skall kunna göras av högskolans åtgärder för nyttiggörande av en förvärvad högskoleuppfinning förutsätts att förflutit från högskolans förvärv av uppfin- ningen, dvs. från anmälan om förvärv och tidpunkten för bedöm- ning. Högskolan har på sig för att vidta patenterings-, kommersialiserings- och andra lämpliga åtgärder beträffande uppfinningen, innan en talan om underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder kan riktas mot högskolan. Detta uttrycks i lagen så att effektiva åtgärder för att nyttiggörande skall ske inom skälig tid. Preklusionsfristen i bestämmelsens sista stycke anger den bortre gränsen för arbetstagaren möjlighet att agera. Ett ökat nyttiggörande av högskoleforskningen En högskoleforskare som anser att högskolan inte vidtagit de åtgärder som kan krävas med den förvärvade uppfinningen har möjlighet att, i tidsspannet därefter, meddela arbetsgivaren att de vidtagna åtgärderna inte varit effektiva. Har arbetstagaren inte inom tolvmånadersfristen meddelat sådana klagomål skriftligt, förlorar arbetstagaren rätten att väcka talan om återgång respektive ersättning för den skada som drabbat denne på grund av arbetsgivarens agerande eller under- låtenhet. För att uppmuntra till informella och välvilliga lösningar utom rätta har utredningen har valt att knyta preklusionen till att arbetstagaren skall meddela arbetsgivaren om eventuella brister i hanteringen av uppfinningen. Med hänsyn till högskolans, forska- rens och eventuella externa aktörers intresse av klarhet i rättig- hetsfrågorna har utredningen ansett att möjligheten att rikta anspråk mot högskolan endast skall hållas öppen . Högskolans underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för nyttig- görande kan bestå i generell passivitet eller i affärsmässigt olämpliga och/eller oekonomiska åtgärder. Om högskolan inte har vidtagit några särskilda åtgärder, men väl behållit rättigheterna till uppfinningen, är rättsföljden vid ett bifall till högskoleforskarens talan att högskoleforskaren återfår samtliga rättigheter till uppfin- ningen. Forskaren kan således publicera uppgifter om uppfin- ningen, patentera den eller vidta vilka förfoganden som helst med uppfinningen. Om högskolan när talan väcks har avyttrat uppfinningen på ogynnsamma villkor, är rättsföljden vid bifall till högskole- forskarens talan endast att högskoleforskaren tillerkänns ersättning för den skada som uppstått genom högskolans ineffektiva nyttig- görande. I en sådan situation kan det inte bli aktuellt att återfå några rättigheter till uppfinningen. 7.3.7Ersättning till forskare vid högskolans övertagande Utredningens förslag: Arbetstagare skall ha rätt till skälig ersättning om högskolan inträder som rättsinnehavare till en uppfinning enligt bestämmelserna i lagen (xxxx:yy) om rätten till uppfinningar av lärare och övriga arbetstagare med forsk- ningsuppgifter vid universitet och högskolor. Vid högskolans förvärv av en uppfinning skall det betalas ut ett schablonbelopp Ett ökat nyttiggörande av högskoleforskningen motsvarande av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den eller de arbetstagare som är uppfinnare. Arbetstagare som överlåtit sin uppfinning till högskolan skall vidare ha rätt till av den eventuella intäkt som uppkommer för högskolan genom kommersialiseringen av uppfinningen med avdrag för direkta kostnader som hänför sig till uppfinningen, främst för patentering. Bestämmelsen görs tvingande i den meningen att avtal om att ersättning inte skall utgå som träffats innan uppfin- ningen tillkom inte är giltiga, men arbetstagaren kan naturligtvis efterge sitt krav på ersättning sedan en uppfinning väl kommit till. Skälen för utredningens förslag: Eftersom utredningen funnit att den eftersträvade likställdheten mellan högskoleforskare och andra anställda forskare beträffande själva övertaganderätten inte kan ske genom att enbart ta bort lärarundantaget i uppfinnarlagen, har utredningen föreslagit införande av den särskilda lagen (xxxx:yy) om rätten till uppfinningar av lärare och övriga arbetstagare med forskningsuppgifter vid universitet och högskolor. Beträffande de ersättningsprinciper som bör gälla vid arbetsgivarens övertagande av rättigheterna till en uppfinning anser utredningen vidare att vissa skillnader mellan anställda högskoleforskare och andra anställda forskare är motiverade. En högskoleanställd uppfinnares roll skiljer sig väsentligt från anställda forskares verksamhet i privata företag eller på annan myndighet än högskolan. Det vidsträckta område som omfattas av högskolans verksamhet, och de särskilda för- hållanden som gäller för högskoleforskare, gör det motiverat att i den nya lagen avvika från uppfinnarlagens flexibla och delvis för- handlingsbara ersättningsbestämmelser. Utredningen har i stället särskilt beaktas hur sådan ersättning till högskoleforskare enligt lag och praxis beräknas i andra länder där högskolan kan överta och kommersialisera arbetstagares uppfinningar. Arbetstagarens rätt till ersättning uppkommer när arbetsgivaren förvärvar hela eller delar av rätten till en uppfinning. Det finns inte någon frist inom vilken parterna skall bestämma storleken på ersättningen. Uppfinnarlagen reglerar en enskild anställds rättig- Ett ökat nyttiggörande av högskoleforskningen Därför har en uppfinnare rätt att kräva ersättning för sin andel i en uppfinning som tillkommit genom grupparbete, även om eventuella meduppfinnare inte gör det. Ersättningens storlek är beroende av uppfinnarens andel i uppfinningens helhet samt upp- finnarens insats i forsknings- och utvecklingsarbetet. Lagen ger vissa riktlinjer för beräkning av ersättningen. Av 6 § framgår att ersättningen till arbetstagaren skall vara skälig. Vidare anges att vid bedömningen skall särskild hänsyn tas till upp- finningens värde, omfattningen av arbetsgivaren rätt till upp- finningen och den betydelse anställningen haft för uppfinningens tillkomst. I förarbetena angavs att det var önskvärt att ta upp sådana omständigheter som i första hand böra inverka vid bestäm- mandet av ersättning till arbetstagaren för överlåten rätt till upp- finning (prop. 1949:101 s. 80). Det är dock inte alltid som ersätt- ning skall utgå. Då forsknings- och uppfinnarverksamhet är arbets- tagarens huvudsakliga arbetsuppgift och en uppfinning tillkommit väsentligt som ett resultat av denna verksamhet (forskningsuppfin- ningar) gäller att särskild ersättning endast skall utgå om värdet av den rätt som arbetsgivaren har förvärvat överstiger vad som rimligen kunnat förutsättas med hänsyn till arbetstagens lön och övriga förmåner. Bedömningen av uppfinningens värde skall i princip göras med utgångspunkt från tidpunkten för arbetsgivarens övertagande av rätten (se t.ex. AD 1982 nr 21, AD 1983 nr 19 samt utlåtanden av SNAU i ärendena 2/1996, 1/1993 och 2/1988). Värdet kan beräknas utifrån antaganden om vad arbetstagaren skulle ha fått om uppfinningen hade erbjudits till någon annan eller vad arbets- givaren hade varit beredd att betala för rättigheterna vid förvärv från utomstående. Hänsyn kan även tas till uppfinningens framtida kommersiella värde eller att marknaden för uppfinningen är växande (se t.ex. utlåtande av SNAU i ärende 1/2000). Det faktum att arbetsgivaren gjort stora investeringar vid utvecklingen av upp- finningen kan också vara en indikation på uppfinningens värde (se t.ex. utlåtanden av SNAU i ärendena 2/1996 och 2/1998). Att fast- ställa en uppfinnings värde för arbetsgivarens över- tagande är i regel svårt och innebär med nödvändighet mer eller mindre stora spekulationer (se t.ex. AD 1982 nr 21). Det är natur- ligtvis lättare att uppskatta värdet av en uppfinning när exploate- ring/ kommersialisering har påbörjats och pågått . Vid en sådan senare tidpunkt kan det vara aktuellt att beakta om arbets- Ett ökat nyttiggörande av högskoleforskningen givaren gjort en ökad vinst – genom ökad omsättning eller sänkta kostnader – som kan hänföras till den aktuella uppfinningen. Vid en bedömning av anställningens betydelse för uppfinningens tillkomst skall främst beaktas vilken befattning och vilka arbets- uppgifter arbetstagaren hade för uppfinningens till- komst. Ju svagare sambandet med anställningen är, desto högre ersättning anses motiverad. Vid en värdering av vad som skall anses vara skälig ersättning är arbetstagarens lön och ställning i företaget sådana faktorer som kan indikera om ersättning för uppfinning i någon mån redan kan anses ha beaktats. Arbetsgivarens tillhanda- hållande av material, utrustning och know-how vägs också in vid bedömningen. Ett tredje kriterium som nämns i uppfinnarlagen är omfatt- ningen av den rätt till uppfinningen som arbetsgivaren förvärvar. När den skäliga ersättningen bestäms skall således hänsyn tas till om arbetsgivaren förvärvat hela rätten till uppfinningen eller endast en licens, om licensen är enkel eller exklusiv, hur länge den gäller etc. Av intresse för bedömning av ersättningsnivåer är också de schablonbelopp som utarbetats inom ramen för uppfinnaravtalet. Vid arbetsgivarens övertagande av A- respektive B-uppfinningar, dvs. uppfinningar som faller inom ramen för en anställds tjänst eller särskilda uppdrag, respektive uppfinningar vars utnyttjande faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde men inte utgör A-uppfin- ningar, får arbetstagaren i regel ett schablonbelopp om vid anmälan av uppfinning som bedöms vara patenterbar och av värde för företaget. Ett ytterligare belopp om 2 800–utgår om uppfinningen patentsöks och leder till patent i . I vissa fall utgår schablonersättning även då uppfinningen bedöms vara patenterbar och värd att patentera, men företaget av särskilda skäl bestämmer sig för att inte ansöka om patent. Ytter- ligare ersättning utgår om värdet på en A-uppfinning väsentligt överstiger vad som kunnat förutsättas med hänsyn till uppfinnarens tjänsteställning samt lön och anställningsförmåner. För B-uppfin- ning som inte är av ringa värde skall det normalt utgå ytterligare ersättning. Ett ökat nyttiggörande av högskoleforskningen För att bestämma de principer som bör gälla för beräkning av ersättning och eventuell fördelning av intäkter som genereras från en högskoleuppfinning är det av intresse och betydelse hur frågan har lösts i andra länder. Det kan antas att högskoleforskares sam- arbete över landgränserna kommer att öka , och liknande förhållanden för deltagare i sådana interna- forskargrupper är naturligtvis eftersträvansvärda. Det gäller inte minst på europeisk nivå. Som framgått av avsnitt 4 är såväl den utomnordiska som den nordiska bilden splittrad. I garanteras dock forskare enligt lagstiftning av de intäkter högskolan får genom uppfinningen (se § 42.4 Gesetz über Arbeitnehmererfindungen). Det är också ett välkänt faktum att i avtal mellan forskare och högskolor i och är inte en ovanlig andel för forskaren. I , och gäller olika ordningar för den högskoleanställde upp- finnarens ersättningsrätt och fördelningen av de intäkter som kan flyta in vid ett nyttiggörande av forskares uppfinningar. Gemen- samt är dock att uppfinnaren alltid har rätt till en skälig ersättning för den rätt som högskolan övertar. I tillämpas den särskilda lagen Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner på uppfinningar till- komna vid högskolan. Enligt § 12 är den arbetstagare, som gjort en uppfinning till vilken rättigheterna övertas av högskolan/ institu- tionen och som utnyttjas kommersiellt, berättigad till skälig ersätt- ning (rimeligt vederlag) från högskolan. Har däremot arbetsgivaren avtalat med arbetstagaren om att denne skall nyttiggöra upp- finningen, är högskolan i stället berättigad till rimlig ersättning. Om uppfinningen exploateras i högskolans regi, är det vanligt att uppfinnaren får när uppfinningen patenteras. Vidare skall det eventuella nettoöverskottet fördelas med en tredjedel till uppfinnaren och två tredjedelar till högskolan. Är det däremot arbetstagaren som exploaterar uppfinningen, får hög- skolan en tredjedel av nettoöverskottet och uppfinnaren två tredje- delar. Vidare framgår av § 21 lov nr 403/2003 om universiteter att arbetsgivaren har dispositionsrätten över de intäkter som flyter in vid bland annat ett nyttiggörande av högskoleanställdas upp- finningar. Som en kompletterande reglering föreskriver § 16 lov 347/1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner att Ett ökat nyttiggörande av högskoleforskningen intäkter för högskoleanställdas uppfinningar skall användas i hög- skolans egen verksamhet. I finns förslaget om lag om rätt till uppfinningar som görs vid högskolor, som antas träda i kraft (se RP 259/2004). I 9 § föreskrivs att uppfinnaren har rätt till skälig ersätt- ning när högskolan övertar rättigheterna till en uppfinning som omfattas av lagen. Bestämmelsen om skälig ersättning är tvingande. I propositionen framhålls att huvudregeln för uppfinnarens ersätt- ningsrätt skall vara en engångsersättning och ersättningar i form av royalty skall vara sällsynta (se RP 259/2004 s. 31). Vid bedöm- ningen av ersättningens storlek skall de omständigheter beaktas som påverkat tillkomsten av uppfinningen samt de intäkter som högskolan får av uppfinningen. Vid väsentligt förändrade förhål- landen kan domstol förordna att beslutad ersättning skall jämkas. Uppfinnaren kan dock inte tvingas betala tillbaka ersättning som denne redan har fått. Det anges även att ersättningen primärt skall ses som vederlag av sporrande slag och att det inte handlar om full ersättning för den rätt högskolan erhåller (se RP 259/2004 s. 17). För att de inkomster som eventuellt flyter in av verk- samheten att nyttiggöra högskoleforskares uppfinningar skall kunna stå till högskolornas direkta disposition, har det även genomförts vissa ändringar i den lag som rör statens ekonomi- skötsel (se 3 a § 7 punkten lagen om statsbudgeten och RP 152/2004). I anges i § 7 lov 1970 nr 21 om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere att en arbetstagare vars uppfinning har övertagits av arbetsgivaren, oavsett vad som kan ha bestämts innan uppfinningen kom till, har krav på skälig ersättning (rimelig godtgøring) med mindre att värdet av den rätt arbetsgivaren har övertagit inte överstiger vad som rimligen kunnat förutsättas med hänsyn till den lön och andra förmåner arbetstagaren uppbär i tjänsten. När ersättningen bestäms, skall hänsyn särskilt tas till uppfinningens värde, omfattningen av den rätt arbetsgivaren har övertagit, arbetstagarens anställningsvillkor och den betydelse anställningen i övrigt haft för tillkomsten av uppfinningen. Enligt § 10 kan ersättning som fastställts enligt § 7 jämkas, om de för- hållanden som varit bestämmande för ersättningens storlek väsentligt har ändrats. Arbetstagaren kan dock aldrig tvingas betala tillbaka ersättning som betalats ut. Någon närmare regel om fördel- ningen av intäkter för uppfinningen ges inte i lagen. Däremot anges i Ot. 67 (2001–2002), avsnitt 8, att i princip samtliga Ett ökat nyttiggörande av högskoleforskningen remissinstanser varit eniga om att det är en rimlig fördelning av intäkterna från en uppfinning att forskaren får en tredjedel och institutionen får resterande två tredjedelar. Skälet till att fördel- ningsprincipen inte blivit lagfäst är att man önskat hålla lagen så flexibel som möjligt för att kunna täcka de flesta relevanta situa- tioner (avsnitt 8.5 in fine). Uppfinnarlagens kriterier och utformningen av ersättningsprinciper i den nya lagen Ges högskolan en rätt att överta forskningsresultat som har kommit till vid högskolan, innebär det att högskolans roll för- ändras på ett påtagligt sätt. Trots detta anser utredningen det viktigt att understryka att högskolan även primärt skall ägna sig åt att bedriva forskning och utbildning samt att samverka med det omgivande samhället på det sätt som skett. Det finns inte heller någon anledning att räkna med att de svenska hög- skolorna generellt skulle få avsevärt större intäkter i form av budgetförstärkningar genom ett ökat nyttiggörande av högskolean- ställdas uppfinningar, i varje fall inte på kortare sikt. Den vinst som kan antas uppkomma genom ett ökat nyttig- görande av forskningsresultat är först och främst en samhällsvinst i form av en påskyndad teknisk och medicinsk samhällsutveckling. Att det finns möjligheter till en viss ekonomisk utdelning av upp- finningsverksamheten och arbetet med att nyttiggöra uppfinningen kan dock ses som en viktig för både uppfinnare och hög- skolor och stimulera ett ökat nyttiggörande av högskoleanställdas uppfinningar. Utredningen anser att det är rimligt att de intäkter som eventuellt flyter in vid ett nyttiggörande av högskoleanställdas uppfinningar skall komma den uppfinnande forskaren tillgodo med en hög andel. Att hänsyn bör tas till uppfinningens värde – oavsett hur detta beräknas – vid fastställande av arbetstagarens ersättning ter sig närmast givet. Men eftersom det värdet framgår av marknadens värdering av uppfinningen, och direkt återspeglas i den intäkt som högskolan får, framstår det som en både enkel och naturlig lösning att göra ersättningen uteslutande beroende av de intäkter som hög- skolan får vid en avyttring eller genom eventuella licensavtal som träffats. Ett ökat nyttiggörande av högskoleforskningen Anställningens betydelse för tillkomsten av uppfinningen – en av de faktorer som beaktas vid fastställande av ersättning enligt upp- finnarlagen – har ingen motsvarighet på forskningsresultat vid hög- skolan. Uppfinningar som skapats vid högskolan har normalt en betydligt svagare koppling till forskarens arbete och arbetsupp- gifter vid högskolan än de uppfinningar som skapas av en forskare på annan myndighet eller privat företag har till arbetsgivarens verk- samhet. Till skillnad från de flesta anställda på privata företag eller myndigheter av annat slag än högskolan har forskare vid högskolan ett stort mått av frihet när det gäller vilken forskning som skall bedrivas inom ramen för anställningen. Uppfinnarlagens kriterium i denna del är därför knappast relevant, eftersom det främst syftar till att koppla ersättningen till uppfinningskategorierna i 3 § och att skilja ut forskningsuppfinningar enligt 3 § första stycket, som är mindre ersättningsvärda än sådana uppfinningar som kan ha anknytning till verksamheten men inte ingår i de uppgifter som forskaren har att utföra i sin anställning (se 3 § andra och tredje styckena). Den anknytning som en uppfinning har till forskarens anställ- ning vid högskolan är dock avgörande för om uppfinningen över huvud taget skall falla under den nya lagens tillämpningsområde eller inte. Enligt utredningens bedömning bör det leda till att anställningsavtal vid högskolan granskas och eventuellt revideras i syfte att tydligare ange vilka uppgifter som omfattas av forskarens anställning och vad som kan betraktas som resultat av bisyssla. Till detta kommer att högskolan inte skall producera attraktiva produkter grundade på de anställdas innovationer i konkurrens med andra företag. Högskolan skall nyttiggöra de uppfinningar man övertar på bästa sätt för samhället. Det bör normalt ske genom avyttring av sådana uppfinningar som man övertar rättigheterna till, eventuellt först sedan de vidareutvecklats till kommersiellt gång- bara produkter. Licensiering kan naturligtvis även komma att aktualiseras. Men tanken är inte att högskolan efter ett övertagande av rätten till ett forskningsresultat skall ägna sig åt omfattande licensverksamhet eller liknande. I de flesta fall måste det främst bli fråga om en så snar avyttring som möjligt till lämpade kom- mersiella exploatörer