sou · GRB366d1 · 2004-01-01 00:00:00 — Det förhållandet att ett begränsningsbeslut av EPO har verkan i de konventionsstater där patentet blivit giltigt utesluter inte att patentet kan bli föremål också för nationell rättskipning. Skulle det vara så att parallella förfaranden äger rum hos EPO och vid en nationell patentmyndighet eller domstol, kan den nationella pro- Ratificering av EPC 2000 cessen avslutas eller fortgå beroende på vad som är föreskrivet i den konventionsstatens lag. (Ett pågående nationellt förfarande lär dock inte kunna fördröja handläggningen av en begränsningsbegäran hos EPO). Har patentet redan begränsats i en konventionsstat kan begränsningen utsträckas till andra länder via en begäran hos EPO. Och ingenting hindrar att ett patent som en gång varit föremål för begränsning av EPO begränsas ytterligare i en eller flera kon- ventionsstater. Eftersom det är patentinnehavaren som är behörig att begära patentbegränsning hos EPO krävs, när patentet har olika ägare i olika länder, att den eller de som gör begäran kan styrka samtycke från samtliga övriga innehavare. Om det i sådana fall inte ges in fullmakt, skall EPO avvisa begäran (regel 63d.2 c och regel 63f). Som följd av att patentbegränsningen har tillbakaverkande effekt krävs fullmakt också från innehavare i fördragsstater där patentet redan upphört att gälla. (Något krav på samtycke från exempelvis panthavare och licenstagare uppställs däremot inte.) EPO är bundet av den begränsning som patenthavaren angivit i sin begäran (jfr regel 63d.2 d). Begränsningen skall som nämnts ske genom ändring av patentkraven. Patenthavaren får dock lämna in även ändrade beskrivningar och ritningar (regel 63d.2 d). Vid sin prövning skall EPO inte göra någon materiell prövning av det begränsade patentets patenterbarhet utan endast pröva om den begärda ändringen faktiskt innebär en begränsning av de ur- sprungliga eller tidigare ändrade (jfr regel 63b och regel 63g.2) patentkraven. Av detta följer att en begäran, som endast syftar till att förtydliga patentkraven utan att dessa begränsas, inte kan bifallas. Någon hänsyn exempelvis till nyhetshinder för det begränsade patentet kan inte tas, eftersom EPO inte skall göra någon materiell prövning av det begränsade patentets patenter- barhet. Däremot skall EPO avslå begäran om villkoren i artikel 84 (väldefinierade samt klara och koncisa patentkrav) eller artikel 123.2 och 123.3 (förbud mot tillägg av sådant som går utöver sakinnehållet i den ursprungliga ansökan respektive mot ändring som innebär utvidgning av skyddsomfånget) inte är upp- fyllda (regel 63g.2). När EPO:s prövningsavdelning har funnit att beslut om be- gränsning kan meddelas skall patenthavaren föreläggas att ge in översättningar av de ändrade patentkraven till de två EPO-hand- läggningsspråk som inte använts i förfarandet (regel 63g.3). I artikel 65.1 har tillägg gjorts som ger konventionsstaterna rätt att Ratificering av EPC 2000 föreskriva krav på översättning av den ändrade patentskriften till nationellt språk. Enligt artikel 138.3 garanteras en patenthavare rätten att i en process om ogiltighet av ett europeiskt patent ändra patentkraven med stöd av uppgifter hämtade från patentbeskriv- ningen. 3.4.4Tidigare utredningar och förslag Frågan om administrativ patentbegränsning i svensk lagstiftning har övervägts vid olika tillfällen. En översikt lämnas i avsnitt 13.2 i betänkande Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33). Som ovan nämnts har både och infört begräns- ningsinstitut . I lämnade PRV ett förslag till om begränsning av patent i administrativ ordning. Förslaget, som i allt väsentligt byggde på den norska lagstiftningen, lämnades av regeringen över till patentprocessutredning för vidare överväganden. utgick från att skulle ratificera den reviderade texten till (EPC 2000) och därmed bli bundet av ett begränsningssystem hos EPO av europeiska patent med rättsverkan i bl.a. . Av såväl principiella som praktiska skäl ansågs det närmast oundvikligt att införa en motsvarande begräns- ningsmöjlighet i fråga om nationella patent meddelade av PRV. anfördes, med en hänvisning till artikel 2 EPC i förening med 81 § PL, att en innehavare av ett europeiskt patent som gäller i måste få rätt att använda också det nationella begränsnings- förfarandet. Båda systemen skulle således med Patentprocess- utredningens förslag stå öppna för en svensk innehavare av ett i gällande europeiskt patent. val av lösningar stämmer i allt väsentligt överens med det europeiska begränsningsförfarandet. Således menade utredningen att ett begränsningsbeslut borde, lik- som enligt EPC 2000, ges verkan retroaktivt från ansökningsdagen, dvs. Möjligheten till omformulering av patentkrav genom patentbegränsning i administrativ ordning kunde emellertid leda till att tredje man möttes av nya patentkrav som i samband med begränsningsförfarandet preciserats med hjälp av uppgifter hämtade från patentbeskrivningen. Detta kunde, påpekade utredningen, leda till att tredje man fick svårt att förutse exakt vilken inriktning Ratificering av EPC 2000 patentet kunde komma att få i samband med ett begränsnings- förfarande, vilket kunde bli särskilt uttalat i fråga om patent på kemiska produkter och förfaranden där det i beskrivningen ofta anges ett stort antal utföringsformer. ifrågasatte om det var skäligt att tredje man vid intrång i det begränsade patentet ovillkorligen skulle drabbas av skadestånds- påföljd för tiden innan patentkraven omformulerades. I dessa fall, ansåg utredningen, borde det finnas ett utrymme för att ogilla ett yrkande om skadestånd eller i vart fall jämka skadeståndet såvitt avser tiden innan patentbegränsningen gjordes. Utredningen menade att bestämmelsen i 58 § andra stycket PL gav ett erforderligt stöd för en sådan tillämpning. föreslog vidare att ett pågående invändningsförfarande hos PRV eller mål om ogiltighet borde utesluta en patentbegränsning, på motsvarande sätt som gäller hos EPO. Däremot fanns det enligt utredningen i och för sig inget hinder mot att begära en patentbegränsning redan under invändningsfristen. Som en följd härav föreslog utredningen att de nuvarande bestämmelserna om patenthavarens rätt till själv- invändning utmönstrades. Som en följd av förslagen om patentbegränsning i administrativ ordning ansåg att det var nödvändigt med förändringar beträffande patenthavares rätt till omformulering av patentkrav i samband med mål om partiell ogiltighet. Också detta låg i linje med de ändringar som vidtagits i EPC (se artikel 138 EPC 2000). Den ändring som utredningen föreslog i 52 § PL innebär att en patenthavare uttryckligen garanteras rätt att i en process om ogiltighet av ett patent – europeiskt eller nationellt beviljat – ändra patentkraven med stöd av uppgifter hämtade från patentbeskrivningen. överväganden och förslag om ändringar i patentlagen framgår av bilaga 5 till detta betänkande. Ratificering av EPC 2000 3.4.5.1Anpassning av svenskt begränsningsförfarande till EPC 2000 Utredningens förslag: Ett patentbegränsningsförfarande som i huvudsak motsvarar det som patentprocessutredning föreslagit i betänkandet Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33) bör införas i patentlagen. Dock bör finnas möjlighet för patenthavaren att, inom ramen för det föreslagna förfarandet, hos PRV begära att ett patent helt upphävs med retroaktiv verkan från ansöknings- dagen (ex tunc). En patenthavare bör, genom en ändring av 52 § PL, ges möjlighet att i en process om ogiltighet av ett europeiskt eller nationellt beviljat patent, ändra patentkraven med stöd av uppgifter hämtade från patentbeskrivningen. En patenthavare bör vara skyldig att i mål om patentintrång eller patents ogiltighet underrätta domstolen om att ett begränsnings- förfarande pågår, hos PRV eller EPO. Möjligheten till självinvändning bör, i likhet med vad Patent- processutredningen föreslagit, tas bort genom en ändring av 24 § PL. Avstående från patent enligt 54 § PL bör endast kunna avse patentet i dess helhet. Frågor om modifiering av förslag om patentbegränsning I våra direktiv har erinrats om att frågan om begränsning av patent i administrativ ordning i allt väsentligt redan tagits om hand genom förslag men att senare beslutade ändringar i tillämpningsföreskrifterna till EPC 2000 skulle kunna föranleda smärre anpassningar i det förslaget. Den ordning för patentbegränsning som Patentprocess- utredningen föreslagit bygger i allt väsentligt på de motsvarande bestämmelserna i 2000. Båda systemen innebär att det endast är patenthavaren som kan ansöka om begränsning. Ett beslut om begränsning föregås inte av en materiell prövning och beslutet ges verkan retroaktivt för patentansökan (ex tunc). Vidare gäller att ett pågående invändningsförfarande hos PRV respektive Ratificering av EPC 2000 EPO utgör hinder mot att hos samma beslutsorgan göra en begäran om patentbegränsning. De ändringar som slutgiltigt gjorts i tillämpningsföreskrifter- na till EPC 2000 har inte medfört några ändrade förutsättningar i förhållande till dem som förelåg då arbetade fram sitt förslag om patentbegränsning. Vi tar nedan upp frågan om ett tillägg som innebär att begränsningsinstitutet skall kunna utnyttjas för en begäran om fullständigt upphävande av ett patent. Vi har i övrigt inte funnit anledning att föreslå annat än marginella justeringar av det tidigare förslaget. Dessa modifieringar är delvis föranledda av senare ändringar i nationell lagstiftning. har i sitt förslag till 40 a § PL angivit att en begäran om patentbegränsning skall ske skriftligen. Detta krav bör, i linje med de förändringar som gjorts i 8 § första stycket PL utmönstras ur lagtexten (jfr prop. 2000/01:13 s. 36 f.). Det bör vara tillräckligt att föreskrifter med formkrav för en begränsnings- begäran tas in i patentkungörelsen. Enligt förslag till ny 40 d § PL skall en patenthavare vara skyldig att i mål om patentintrång eller ogiltighet lämna uppgift till domstolen om att en begäran om patentbegränsning gjorts hos PRV. Vi anser det rimligt att denna upplysningsskyldighet, som för övrigt är osanktionerad, skall gälla också för det fall patentbegränsning begärts hos EPO. För den skull bör en smärre ändring göras i texten till 40 d §. Särskilt om upphävande av patent i administrativ ordning De nya bestämmelserna i artiklarna 105a-105c EPC 2000 innebär att innehavare av europeiska patent får tillgång till ett förfarande för begränsning av patent genom beslut av EPO. Men det är inte bara en modifiering av skyddsomfånget som kan bli resultatet av en sådan administrativ behandling. Patenthavaren kan även begära fullständigt upphävande (revocation) av patentet. EPO:s beslut att upphäva patentet får, liksom ett beslut om begränsning i egentlig mening, rättsverkan ex tunc. synes inte närmare ha diskuterat om en motsvarande möjlighet till upphävande av patentet skall erbjudas inom ramen för det begränsningsförfarande som föreslagits för svensk rätt. Ordalydelsen av 40 a § PL kan inte tolkas på annat sätt än att endast begränsning kan komma i fråga. Ratificering av EPC 2000 i betänkandet gjorts till bestämmelsen i 54 § PL ger vid handen att ansett det tillräckligt att patenthavaren kan, helt eller delvis, avstå från patentet med stöd av det lagrummet. När nu diskuterat innebörden av artiklarna 105a–105c EPC har frågan väckts om det ändå inte kunde finnas skäl att fullständigt avspegla EPC-förfarandet i svensk rätt, så att även en begäran om upphävande kunde göras med stöd av 40 a § PL. Det skulle då inte enbart vara fråga om att åstadkomma lag- teknisk överensstämmelse. Likformiga regler skulle främst motiveras av att ett beslut enligt 54 § om patents upphörande har andra rättsverkningar än vad ett beslut om upphävande i anledning av en begäran enligt 40 a § PL skulle få. I det fall PRV med stöd av 54 § PL förklarar ett patent upphört har beslutet verkan endast för framtiden, dvs. Detsamma gäller för övrigt i de fall ett patent förfaller som följd av att patenthavaren underlåter att betala årsavgifter. Givet är att det i det senare fallet aldrig kan bli fråga om någon retroaktiv effekt. Inte heller i den situationen att patenthavaren aktivt förklarat sig avstå från patentet bör avståendet obligatoriskt ges verkan ex tunc. Patenthavaren kan ha olika skäl för att ge upp ett i och för sig patent. Skulle han löpa risken att alltid tvingas avstå från att hävda sin rätt för tiden innan patentet upphört, kunde det komma att leda till att åtskilliga patent upprätthölls av rena försiktig- hetshänsyn. Det kan inte ligga i det allmännas intresse att patent hålls vid liv efter det att de blivit kommersiellt onyttiga för innehavaren. Redan av detta skäl bör det under alla förhållanden finnas kvar en möjlighet att med stöd av 54 § PL avstå från ett patent med verkan ex nunc. Men det kan inte uteslutas att patenthavaren i vissa fall har ett befogat önskemål om att få ett patent upphävt med retroaktiv verkan. Det går t.ex. att tänka sig affärsuppgörelser som villkoras av att en parts åtagande bekräftas genom myndighetsbeslut om att patentskyddet aldrig skall anses ha förelegat. Ett sådant myndighets- beslut undanröjer bl.a. eventuella licenstagares möjlighet att utnyttja sin rätt att föra talan om intrång . Enligt nu gällande lag har en patenthavare i samma rätt som tredje man att från patentets meddelande framställa invändning mot det egna patentet (jfr prop. 1993/94:22 s. 55). Såtillvida har patenthavaren alltså möjlighet att begära patentets upphörande med verkan från ansökningsdagen. Patent- processutredningen har i sitt betänkande föreslagit att patent- Ratificering av EPC 2000 havarens möjlighet till självinvändning tas bort. Förslaget, som vi ansluter oss till, är i linje med den praxis som etablerats för invändningsförfarandet i EPO. När det emellertid nu i EPC 2000 erbjuds möjlighet för patenthavaren att begära patentet upphävt med stöd av bestämmelserna i artiklarna 105a-105c EPC 2000, uppstår åter risk för asymmetri mellan EPC och den svenska patent- lagen. Intresset av likformiga förfaranden talar, enligt utredningens uppfattning, ytterligare för att patenthavaren även nationellt skall ha rätt att begära patentets upphävande med verkan från patentets ansökningsdag. Denna möjlighet bör finnas som ett alternativ till patenthavarens rätt att avstå från patentet med verkan för fram- tiden endast. Det får ankomma på patenthavaren att i sin begäran tydligt ange om hans begäran avser ett avstående enligt 54 § PL eller om han önskar få patentet upphävt enligt de nu föreslagna patentbegränsningsreglerna. En särskild fråga som rör tillämpningen av 54 § PL har upp- kommit under våra överväganden. Paragrafens första stycke har följande lydelse: Avstår patenthavaren skriftligen hos patent- myndigheten från patentet, skall myndigheten förklara patentet upphört. Ordalydelsen skulle kunna förstås så att det endast är patentet i dess helhet som kan bli föremål för avstående. I svensk rätt har emellertid ansetts att ett avstående får gälla också bara en del av patentet. Uppfattningen grundas på ett uttalande i de sam- nordiska förarbetena (NU 1963:6 s. 325), där det anges att bestämmelsen öppnar möjlighet för delvis avstående, på så sätt att ett eller flera patentkrav uppges (jfr även PLKom s. 272 f.). I de nordiska överläggningar som vi nu deltagit i har det framkommit att någon möjlighet till delvis avstående inte ges i vare sig eller . I har man också för avsikt att föreslå ändring i 54 § så att det explicit framgår att endast hela patentet kan bli föremål för avstående. Ett tungt vägande skäl för att inskränka tillämpningsområdet för 54 § har i varit att en begränsning av patentet rimligen bör ske i det särskilda förfarande som anvisats. En förklaring om avstående enligt 54 § förutsätter ingen materiell prövning av patentmyndigheten och det skulle därför kunna tänkas förekomma att en patenthavare genom att avstå från vissa patentkrav kan modifiera skyddsomfånget på ett sätt som inte skulle ha ansetts ge någon reell begränsningseffekt, om frågan bedömts inom ramen för det särskilda begränsnings- förfarandet. I det ännu inte färdigbehandlade förslaget till EG- förordning om gemenskapspatent (rådsdokument 8513/03, PI 35) Ratificering av EPC 2000 finns bestämmelser om såväl patentbegränsning (artikel 29a) som avstående från patent (artikel 26). I artikel 26.1 anges att gemen- skapspatentet får avstås endast i dess helhet. Intresset av nordisk och vidare europeisk rättslikhet talar för att en motsvarande inskränkning av tillämpningsområdet för 54 § PL bör göras. Vi föreslår därför att det i paragrafen uttryckligen anges att ett avstående skall leda till att patentet förklaras upphört i dess helhet. På motsvarande sätt som föreslås gälla vid begränsning av patent bör en begäran om upphävande av patent enligt 40 a § PL avvisas i de fall det pågår ett invändningsförfarande eller en talan om ogiltighet i domstol. Har emellertid en begäran om upphävande av patent föregått en invändning eller talan om ogiltighet, bör frågan om upphävande prövas först. Det som sagts föranleder vissa ändringar i Patentprocess- utredningens förslag till 40 a-e §§ PL. Frågor om skydd för tredje man vid patentbegränsning diskuterade huruvida ett svenskt patent- begränsningsinstitut kunde motivera nya lagbestämmelser i rätts- säkerhetens intresse (jfr avsnitt 13.4.4 i betänkandet samt experten särskilda yttrande). Främst behandlades frågan om tredje man kunde anses ha behov av särskilt skydd i det fall ett beslut om patentbegränsning resulterade i en omformulering av patentkrav som inte så lätt hade kunnat förutses. Det ifrågasattes om det i sådana fall var skäligt att tredje man skulle drabbas av skadeståndspåföljd för tiden innan patentkraven omformulerades. Detta framstod för utredningen som stötande, i vart fall om en patenthavare trots lång tids vetskap om patenthindrande teknik väntat med att begära begränsning tills en intrångstalan väckts. I sådana fall borde det enligt utredningen finnas ett utrymme för att ogilla ett skadeståndsyrkande eller i vart fall jämka skadeståndet såvitt avsåg tiden innan patentbegränsningen gjordes. Utredningens överväganden mynnade ut i bedömningen att bestämmelsen i 58 § andra stycket PL borde ge tillräckligt stöd för en sådan tillämpning. Det framhölls också som väsentligt att rättstillämpningen skapade ett klart incitament för patenthavarna att inte avsiktligt eller onödigtvis dröja med att begära begränsning av patent i den mån de har anledning att befara att patenten inte är fullt giltiga i ur- sprungligt skick. Ratificering av EPC 2000 Vi har i också uppmärksammat rätts- säkerhetsaspekterna. Vår bedömning har blivit att det inte i tillämpningsföreskrifterna till EPC 2000 finns något som i och för sig föranleder andra överväganden än dem Patentprocessutred- ningen redovisat. Några skäl i övrigt för att gå ifrån Patentprocess- utredningens ställningstaganden i fråga om skydd för tredjemans- intressen har vi inte funnit. När lade fram sina förslag var det fortfarande ovisst om om patent- begränsning skulle kunna tillämpas på alla meddelade europeiska patent eller om de endast skulle gälla beträffande patent som meddelats efter ikraftträdandet av EPC 2000. De övergångs- bestämmelser som framgick av revisionsakten innehöll en generell regel enligt vilken den reviderade versionen av EPC inte skulle tillämpas på EPC-patent som beviljats före ikraftträdandet. Det överlämnades dock åt förvaltningsrådet att anta bestämmelser om avvikelser från denna huvudregel. ansåg för sin del att de föreslagna svenska bestämmelserna om patentbegränsning skulle vara tillämpliga också på patent som beviljats före ikraftträdandet av den nya lagstiftningen och att både svenska patent och europeiska patent som erhållit rättsverkan i skulle omfattas. En annan ordning skulle, menade , avsevärt för- dröja eller minska det praktiska värdet av reformen. Av rätts- säkerhetsskäl ansåg emellertid att det var befogat med en övergångsbestämmelse till skydd för tredje man som – med utgångspunkt från den tidigare gällande ordningen – före ikraftträdandet i god tro påbörjat ett sådant utnyttjande av uppfinningen som formellt innebar intrång i det med tillämpning av de nya bestämmelserna begränsade patentet till följd av att det i de ändrade patentkraven införts nya bestämmelser hämtade från beskrivningen. Ett sådant utnyttjande borde, menade , rimligen få fortsättas utan hinder av patentet. beslutade Europeiska patentorganisationens förvalt- ningsråd att bl.a. bestämmelserna om administrativ begränsning av europeiska patent skall tillämpas även på patent som meddelats respektive ansökts om före ikraftträdandet av EPC 2000. Det finns således, enligt vår mening, allt skäl att hålla fast vid förslag också i fråga om vilka patent som de nya begränsningsbestämmelserna skall tillämpas på. Det bör dock i övergångsbestämmelserna införas en regel till skydd för Ratificering av EPC 2000 tredje man av de skäl och med den utformning som föreslagits av . En sådan ordning kan inte anses oförenlig med EPC 2000. 3.4.5.2Verkan av patentbegränsning i EPO för svensk jurisdiktion Utredningens förslag: I 11 kap. patentlagen tas in bestämmelser om att ett beslut av EPO om begränsning eller upphävande av patent får rättsverkan i . Om ett begränsningsförfarande är anhängigt både hos PRV och EPO, skall det nationella begränsningsförfarandet vila i avvaktan på beslut från EPO. EPC 2000 ger behörighet för EPO att på begäran av patenthavaren begränsa eller upphäva ett europeiskt patent. En sådan begäran skall kunna göras när som helst, utom då invändningsförfarande pågår i EPO, och beslutet får verkan i alla de konventionsstater där patentet är eller har varit gällande. EPC är uppbyggt på principen att EPO suveränt prövar en ansökan om europeiskt patent, medan nationell jurisdiktion tar över när patentet väl meddelats och validerats i respektive kon- ventionsstat. Av 81 och 82 §§ PL framgår att det europeiska patentet då har samma rättsverkan som ett patent meddelat i . I några avseenden har EPO dock behörighet även post grant, dvs. i tiden efter patentets meddelande. Det gäller i fråga om rätten att pröva invändningar som framställts enligt artikel 99. Därutöver gäller att det är EPO:s besvärskammare som prövar överklaganden av beslut i ansöknings- och invändningsärenden. Denna prövnings- rätt kommer till uttryck i 85 § PL, där det föreskrivits att ett beslut av EPO om att helt eller delvis upphäva ett europeiskt patent skall ha samma verkan som om patentet i förklarats ogiltigt i motsvarande mån. I 92 § PL finns bestämmelser som ger svensk rättsverkan åt beslut som EPO fattat i en specifik situation. Närmare bestämt avses det fall att EPO, sedan ett patent förklarats ogiltigt, återinsatt patenthavaren i tidigare rättigheter med stöd av bestämmelserna i artikel 122 EPC om återställande av försutten tid. När EPO:s beslutsbehörighet post grant nu utvidgas till att omfatta rätten att begränsa ett patent, så uppkommer frågan om Ratificering av EPC 2000 kompletteringar behövs i de svenska lagbestämmelserna. Såvitt gäller verkan av ett beslut om upphävande enligt artiklarna 105a- 105c EPC 2000 får den nuvarande lydelsen av 85 och 92 §§ anses tillräcklig. Vad däremot gäller EPO:s beslut om patentbegränsning anser vi att förtydligande tillägg behövs i de båda lagrummen. I 82 § PL ställs krav på att ett europeiskt patent skall översättas till svenska för att patentet skall få giltighet i . Bestäm- melsen, som faller tillbaka på artikel 65 EPC, innebär att över- sättning skall ges in till och publiceras av PRV också i det fall EPO efter invändning förklarat att ett en gång meddelat patent skall upprätthållas i ändrad avfattning. Eftersom en begränsning får till följd att patentet upprätthålls i ändrad avfattning skulle det kunna ifrågasättas om inte översättningskravet i 82 § PL täcker begräns- ningsfallen. Vi anser det ändå motiverat att även här föreslå ett förtydligande tillägg, detta inte minst mot bakgrund av att en sådan komplettering gjorts i artikel 65.1 EPC 2000.