sou · GPB326d2 · 2002-01-01 00:00:00 — Några näringslivsorganisationer kritiserade promemorians förslag som alltför restriktivt, medan en majoritet av remiss- instanserna lämnade förslaget utan erinran. Riksåklagaren avstyrkte dock förslaget samt anförde att det skulle kräva ökade resurser (i form av tre årsarbetskrafter) till åklagarmyndigheterna. Övriga frågor om varukännetecken Regeringen framhöll i propositionen att de senaste årens utveckling mot en ökande kommersiell olovlig kopiering av produkter som var skyddade genom industriella rättigheter hade gjort det alltmer angeläget att också kunna utnyttja de straffrättsliga sanktionerna för att komma åt dessa olovliga förfaranden. Regeringen anförde därvid att det var ett allmänt intresse att intrång som begicks i stor omfattning eller avsåg betydande värden kunde beivras straffrättsligt. Vidare anförde regeringen att olovlig kopiering på helt affärsmässiga grunder ansågs särskilt klandervärd i de internationella strävanden som gick ut på att stärka de immaterialrättsliga skyddssystemen samt att den åtalsprövningspraxis som hade vuxit fram i vid en interna- tionell jämförelse tedde sig så sträng att den uppfattades som att allmänt åtal för intrång i industriella rättigheterna aldrig skulle ske. Regeringen stannade emellertid för att inte föreslå någon ändring i åtalsreglerna inom immaterialrätten med hänvisning till det då rådande statsfinansiella läget. 1993/94:122 s. 57 f. Utvecklingen mot en ökande kommersiell olovlig kopiering av produkter som är skyddade genom industriella rättigheter har inte brutits. Varumärkesförfalskning och piratkopiering utgör alltjämt ett stort och växande problem för världsindustrin. Angående begreppen varumärkesförfalskning och pirattillverkade varor, se bl.a. Rådets förordning (EG) nr 3295/94 av om fastställande av vissa åtgärder avseende införsel till gemen- skapen samt export och återexport från gemenskapen av varor som gör intrång i viss immateriell äganderätt. Enligt en uppskattning utgörs ca 5–av den totala världshandeln av varumärkesförfalskade eller piratkopierade varor, vilket motsvarar 200–(se Countering Counterfeiting. A Guide to Protecting & Enforcing Intellectual Property Rights, , Inter- nationella handelskammaren, 1997). I olika sammanhang har betydelsen av effektiva åtgärder mot intrång i de immateriella rättigheterna framhållits. Europeiska gemenskapernas kommission har som tidigare nämnts (av- snitt 8.8.2) lagt fram en grönbok angående varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden. Övriga frågor om varukännetecken behandlas bl.a. betydelsen av straffrättsliga sanktioner. Och inom EU pågår som nämnts ett uppföljningsarbete till kommissionens grönbok. Det finns mot denna bakgrund anledning att överväga en ändring av åtalsregeln vid varumärkesintrång. Förslag: Om någon begår varumärkesintrång skall åklagaren väcka åtal om det är påkallat från allmän synpunkt. Det skall alltså inte längre krävas att åtal är påkallat av särskilda skäl. Skälen för förslaget: Reglerna om åtalsprövning på det industriella rättsskyddets område medför normalt en mycket stor restriktivitet vid åtalsprövningen. Det innebär i praktiken att åklagare endast i undantagsfall väcker åtal för brott som består i intrång i industri- ella rättigheter. Det medför i sin tur att straff inte är någon effektiv sanktion mot t.ex. varumärkesintrång. Med hänsyn till den utveckling som ägt rum är det enligt kommitténs mening angeläget att reglerna om åtalsprövning ändras. Den reglering som ligger närmast till hands är den som föreslogs i det ovan nämnda lagstiftningsärendet, dvs. att kravet på särskilda skäl vid åtalsprövningen avskaffas. Det innebär att regleringen i detta avseende skulle utformas i nära överens- stämmelse med den som finns inom upphovsrätten, låt vara att det där inte finns något ovillkorligt krav på att målsäganden anmäler brottet till åtal. Kommittén förslår alltså att åtalsprövningen vid varumärkes- intrång skall ske mot bakgrund av om åtal är påkallat från allmän synpunkt. 8.8.4Förbud mot användning av vilseledande varukännetecken I VmL finns två olika bestämmelser som omfattar förbud mot användning av varukännetecken, dels en bestämmelse om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken (35 § VmL) och dels en bestämmelse om förbud mot fortsatt intrång i ensamrätten till ett varukännetecken (37 a § VmL). Beslut om förbud med stöd av dessa bestämmelser kan förenas med vite. SOU 2001:26 Övriga frågor om varukännetecken Av förarbetena till VmL framgår att den särskilda bestämmelsen om förbud mot vilseledande användning av varukännetecken tillskapades bl.a. för att den reglering om illojal reklam som fanns i dåvarande lagen om illojal konkurrens ansågs otillräcklig, se SOU 1958:10 s. 326. Varumärkes- och firmautredningen framhöll bl.a. att en förutsättning för ingripande med stöd av lagen om illojal konkurrens var att en oriktig uppgift om illojal reklam var ägnad att framkalla uppfattningen om ett fördelaktigt anbud och att den lämnats i uppenbar strid mot god affärssed. Bestämmelsen om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken tar enligt sin lydelse sikte på två olika situationer, dels den där ett kännetecken efter överlåtelse eller licensupplåtelse blir vilseledande i den nye ägarens eller licenstagarens hand (35 § 1 st. VmL), dels den där kännetecknet i sig är vilseledande eller innehavaren eller någon som har hans samtycke använder kännetecknet på ett sådant sätt att allmänheten vilseleds (35 § 2 st. VmL). Talan om förbud får i dessa situationer väckas av åklagare samt av var och en som lider förfång av användningen av kännetecknet, inbegripet sammanslutningar av näringsidkare (35 § 3 st. VmL jämförd med 26 § VmF). När det gäller bestämmelsen i första stycket konstaterade utredningen i specialmotiveringen endast att domstol – i den omfattning som var påkallad – skulle kunna förbjuda användning av ett kännetecken som blivit vilseledande i en ny innehavares eller licenstagares hand. Vad gäller bestämmelsen i andra stycket anförde utredningen att den riktade sig emot både mot användning av kännetecken som i och för sig var vilseledande oberoende av vem som använde dem och mot kännetecken som var vilseledande vid viss användning. Utredningen framhöll att vilseledandet i det senare fallet kunde bestå i att den som använde kännetecknet saknade de kvalifikationer som märket angav eller att han använde märket på ett sätt som var vilseledande, t.ex. genom att en viss detalj accentuerades och gjordes till en bärande beståndsdel i kännetecknet (se SOU 1958:10 s. 327 f.). Utredningen framhöll att det inte var särskilt vanligt med vilseledande användning av varukännetecken samt att utredningen därför räknade med att bestämmelsen endast skulle tillämpas undantagsvis. Övriga frågor om varukännetecken SOU 2001:26 Bestämmelsen i VmL om vilseledande användning av varukänne- tecken har fört en undanskymd tillvaro. Kommittén har inte funnit något fall där bestämmelsen använts. Vid vilseledande användning av varukännetecken har i stället bestämmelserna i marknadsföringslagstiftningen tillämpats. I MFL finns en i princip heltäckande reglering av marknads- föringen av varor och tjänster och andra nyttigheter, inbegripet bestämmelser om vilseledande användning av varukännetecken. (4 § MFL) innehåller lagen bl.a. särskilda bestämmelser om reklam (6 § MFL) och (8 § MFL) samt bestämmelser om jämförande reklam (8 a § MFL). I lagen finns olika slags sanktioner, bl.a. förbud mot fortsatt marknadsföring av visst slag (14 § MFL). Förbud kan förenas med vite och kan också meddelas genom interimistiska beslut (19 och 20 §§ MFL). Det råder ingen tvekan om att bestämmelserna i är tillämpliga på de fall som den särskilda bestämmelsen i VmL om vilseledande användning av varukännetecken avser. Det finns därför anledning att överväga om det behövs särskilda bestämmel- ser om förbud mot vilseledande användning av varukännetecken i varumärkeslagstiftningen. Bedömning: Någon särskild bestämmelse om förbud mot vilseledande användning av varukännetecken bör inte finnas i en ny varumärkeslag. Skälen för bedömningen: Det är naturligt att skyddet för den ensamrätt som kan förvärvas enligt den varumärkesrättsliga lagstiftningen också regleras i denna lagstiftning. Bestämmelserna om sanktioner mot intrång i ensamrätten till varukännetecken bör därför finnas i varumärkeslagstiftningen. I denna lagstiftning bör alltså även i fortsättningen finnas bestämmelser om förbud mot användning av tecken som innebär varumärkesintrång. Vidare bör denna lagstiftning spegla det skydd som finns i annan lagstiftning mot att rättigheter som skyddas där obehörigen används som varukännetecken. I varumärkeslagstiftningen bör, som kommittén tidigare framhållit (se avsnitt 8.4.4), t.ex. finnas ett skydd mot Övriga frågor om varukännetecken registrering av varumärken som innehåller egenartade efternamn som är skyddade enligt NamnL. Däremot bör det enligt kommitténs mening i varumärkes- lagstiftningen inte finnas sanktioner eller skydd för rättigheter eller intressen som på ett naturligare sätt effektivt och heltäckande regleras i annan lagstiftning. Konsumenternas och näringslivets intresse av att varukännetecken inte används på ett vilseledande sätt hör till de intressen som lämpligen helt och hållet kan tillgodoses med regler i marknadsföringslagstiftningen. Några särskilda bestämmelser om förbud mot vilseledande användning av varukännetecken bör följaktligen inte tas in i en ny varumärkeslag. En annan sak är att det även i fortsättningen måste finnas bestäm- melser i varumärkeslagstiftningen med förbud mot registrering av vilseledande varumärken (jfr artikel i varumärkesdirektivet). 8.9Användning av varukännetecken på Internet Den tekniska utvecklingen har, som tidigare framhållits (avsnitt 4.2) haft stor betydelse för användningen av kännetecken. Det gäller kanske framför allt de möjligheter som finns att använda olika kännetecken vid marknadsföring på Internet. I det följande berörs skyddet för varukännetecken vid användning på Internet. Vad som sägs om varukännetecken gäller i allt väsentligt också näringskännetecken. 8.9.2Nuvarande ordning och behovet av ändring Av varumärkesrättens territoriella begränsning följer att identiska eller liknande varukännetecken (som avser varor av samma eller liknande slag) kan vara skyddade för olika innehavare i olika länder (eller regioner) i enlighet med den lagstiftning som gäller i varje enskilt land (eller region). Det är för övrigt inte helt ovanligt att identiska eller liknande varukännetecken används för identiska eller liknande varor i olika länder. Denna ordning fungerar så länge som ett sådant varukännetecken inte används där ett annat identiskt eller liknande kännetecken är skyddat för varor av samma eller liknande slag (här bortses från det utökade skydd som kan tillkomma välkända varukännetecken). Övriga frågor om varukännetecken Vid användning av varukännetecken i mer traditionell marknadsföring är det normalt inte några problem med att begränsa användningen av ett kännetecken till ett visst land. Användningen kan därigenom avgränsas så att den inte leder till intrång i någon annans rätt till ett kännetecken. Annonsering i tidningar och tidskrifter kan t.ex. vanligen begränsas till ett visst land. Även användningen av varukännetecken i TV-reklam kan i många fall begränsas till ett visst territorium. Men vid användning av varukännetecken på Internet finns det inte några tekniska möjligheter att styra användningen till ett visst land. Det framstår också som osäkert när användningen av varukännetecken på Internet kan kontrolleras i detta avseende. Ett kännetecken som används på Internet, t.ex. i marknadsföring på en webb-plats, blir därför normalt på en gång tillgängligt i hela världen. Det finns inga särskilda bestämmelser som reglerar använd- ningen av varumärken på Internet. Men de nationella reglerna om ensamrättens omfattning och om sanktioner är naturligtvis tillämpliga även på denna användning. Det säger sig självt att det finns en stor risk att användningen av ett varukännetecken på Internet bedömd enligt nationella regler kan utgöra intrång i en nationellt skyddad rätt. Med tillämpning av nationell rätt kan en innehavare av ett nationellt skyddat varukännetecken i sådana fall utverka ett förbud för andra att på Internet använda identiska eller liknande märken för varor av samma eller liknande slag. Det kan förenklat uttryckt sägas innebära att alla kan stoppa alla och att således ingen kan använda ett varukännetecken på Internet som också är skyddat för någon annan. En annan sak är att det kan vara svårt för den som utverkat ett sådant förbud mot användning av ett annat varukännetecken att få beslutet verkställt. Mot den angivna bakgrunden finns det således ett behov av en reglering som överbryggar de motsättningar som finns mellan varumärkesrättens nationella karaktär och Internets globala räckvidd. Bedömning: Det bör inte införas några särskilda bestämmelser om skyddet för varukännetecken vid användning på Internet. SOU 2001:26 Övriga frågor om varukännetecken Skälen för bedömningen: Inom ständiga kommitté för varumärken, mönster och geografiska ursprungsbeteckningar (law on Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT) pågår ett arbete som är inriktat på att finna en lösning som innebär att i och för sig förväxlingsbara kännetecken kan samexistera vid användning på Internet. En grundläggande tanke i detta arbete kan sägas vara att den som i god tro använder ett varukännetecken på Internet skall ha rimliga möjligheter att fortsätta med detta även om det uppstår en kollision med någon annans skyddade känne- tecken. Angående det förslag som () föreligger, se SCT/6/2, Protection of , and other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet. Det är ännu inte klart när arbetet i SCT kan komma att avslutas eller vilket slags dokument som arbetet kan komma att utmynna i. En förhoppning är dock att arbetet skall kunna avslutas . Och det är tänkbart att arbetet kan utmynna i en gemensam rekommendation om skydd för varumärken och andra industriella kännetecken vid användning på Internet, dvs. ett dokument av ungefär samma slag som WIPO-rekommendationen med bestämmelser om skydd för välkända varumärken, se avsnitt 6.3.1. I detta sammanhang bör också nämnas att det inom ramen för angående internationell privaträtt pågår ett arbete på en internationell konvention om jurisdiktion och verkställighet av avgöranden angående civila och kommersiella rättigheter (se Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters). Arbetet syftar till att skapa regler som begränsar antalet domstolar som har domsrätt i privaträttsliga tvister samt regler som förenklar och skyndar på verkställigheten av domar. En sådan konvention kan få betydelse för bl.a. tvister angående användningen av varukänne- tecken på Internet. Arbetet på denna konvention beräknas kunna avslutas eller . Det ligger i sakens natur att en reglering av skyddet för varukännetecken vid användning på Internet måste vara världs- omspännande för att kunna fungera på ett effektivt sätt. Det är därför inte meningsfullt att närmare överväga en reglering på det nationella planet innan det står klart vilka principer som kommer att gälla på det internationella planet. Vid överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska Övriga frågor om varukännetecken kommittén har det mot denna bakgrund rått enighet om att det är lämpligt att invänta det arbete som pågår inom bl.a. . Det bör således inte införas några särskilda bestämmelser om skyddet för varukännetecken vid användning på Internet. 9 Ändringar i firmalagen En firma är som nämnts den (fullständiga) benämning under vilken en näringsidkare bedriver sin verksamhet (1 § 1 st. Firman är med andra ord ett kännetecken för den verksamhet som den avser. Men den är inte bara ett kännetecken för verksamheten som sådan. Den individualiserar också den helhet som ett företag utgör, både företaget med dess verksamhet – organisation, byggnader, lokaler, maskiner m.m. – och yttringar av dess verksamhet i form av varor och tjänster. Firman är därigenom även ägnad att fungera som varukännetecken. Det är också vanligt att företag använder sin firma som varumärke eller annat kännetecken för sina varor och tjänster. Aktiebolaget använder t.ex. sin firmadominant både som ett kännetecken för sin verksamhet och för de bilar m.m. som företaget tillverkar och säljer. Se vidare avsnitt 9.4. En näringsidkare får i princip inte använda mer än en firma för samma verksamhet (enhetsprincipen). Däremot finns det inte något hinder mot att en och samma näringsidkare bedriver flera verksamheter under samma firma eller under olika firmor. En fysisk person som är näringsidkare kan bedriva olika verksamheter under olika (huvud)firmor. Detsamma gäller emellertid inte för en juridisk person vars namn sammanfaller med firman. Det innebär t.ex. att ett aktiebolags huvudfirma – som sammanfaller med rätts- subjektets namn – alltid avser hela den verksamhet som bolaget bedriver. Av enhetsprincipen följer därför att bolaget inte kan bedriva flera verksamheter under olika huvudfirmor. Både fysiska och juridiska personer som är näringsidkare kan dock bedriva en viss del av sin verksamhet under en bifirma (1 § 1 st. Möjlig- heten att använda bifirma utgör följaktligen ett avsteg från princi- pen om firmans enhet. Av enhetsprincipen följer att en bifirma inte får avse hela verksamheten. Den bör inte heller avse en så stor del av verksamheten att den framstår som en parallell till huvudfirman. Angående firmans enhet, se vidare SOU 1967:35 s. 145 och s. 151 f. samt prop. 1974:4 s. 167. En näringsidkare kan också använda ett s.k. sekundärt känne- tecken för vissa av firmans funktioner (1 § 2 st. Sekundära kännetecken kan vara av många olika slag och bestå av t.ex. firma- förkortningar eller firmadominanter, särskilda benämningar på verksamhetsställen, speciell utformning av verksamhetslokaler eller anställdas klädsel, slagord, samt kännetecken av utstyrselbetonad eller akustisk karaktär. De sekundära kännetecknen används i än högre grad än huvudfirma och bifirma på ungefär samma sätt som varukännetecken. AB använder t.ex. sin fir- maförkortning NK både som näringskännetecken och varukänne- tecken. Firmor, bifirmor och sekundära kännetecken är i känneteckens- rättslig mening en särskild grupp och kallas gemensamt närings- kännetecken (1 § 3 st. I många fall är, som nämnts, firman också namn på det rättssubjekt som bedriver verksamheten. Firman har därför en vik- tig uppgift som individualiseringsmedel på det privaträttsliga och offentligrättsliga planet där den identifierar bäraren i olika sam- manhang, t.ex. som part i ett avtal eller som part i en rättegång. En fysisk person kan t.ex. använda sitt namn som firma, men han kan också välja att använda en särskild firma för sin näringsverksamhet. På ungefär samma sätt förhåller det sig med ideella föreningar och stiftelser; i den mån de bedriver näringsverksamhet kan de göra det under sitt namn eller välja att använda en särskild firma. När det gäller aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är dock huvudfirman alltid också namnet på själva rättssubjektet. Av det sätt på vilket firma definieras följer att endast näringsidkare kan förvärva ensamrätt till firma. Med näringsidkare förstås var och en som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art, oavsett om verksamheten syftar till att ge vinst eller ej, se SOU 1967:35 s. 150 och prop. 1974:4 s. 166. Ensamrätt till en firma (inbegripet bifirma) kan, på ungefär samma sätt som ensamrätt till ett varumärke, förvärvas genom registrering eller inarbetning (2 § 1 st. Ensamrätt till ett sekundärt kännetecken kan endast förvärvas genom inarbetning (2 § 1 st. Härutöver har näringsidkare – oberoende av registrering eller inarbetning – enligt FL ett skydd för sitt släktnamn som naturligt närings- kännetecken och ett (potentiellt) skydd för sådana varukänne- tecken som han har ensamrätt till (5 § FL). Skyddet för släktnamn och varukännetecken enligt FL innebär att ingen annan får använda släktnamnet eller varukännetecknet som näringskännetecken. I FL finns vissa grundläggande bestämmelser om registrering av firma (9–12 §§ FL). Vidare finns det bestämmelser om registrering av firma för olika rättssubjekt i flera associationsrättsliga författ- ningar. Firma registreras i olika register beroende på vilket rätts- subjekt som firman avser. Enskilda näringsidkare, handelsbolag och ideella föreningar som utövar näringsverksamhet samt deras firmor registreras i handelsregistret (2 § HrL). Även bolagsmän i enkla bolag registreras i handelsregistret, men någon firma får inte registreras för verksamheten (2 § 3 st. 1 HrL). Aktiebolags firmor registreras i aktiebolagsregistret (18 kap. 1 § ABL). Ekonomiska föreningars firmor registreras i föreningsregistret (15 kap. 1 § FörenL). Och stiftelser registreras i stiftelseregistret (10 kap. 1 § StiftelseL). sköter registreringen av alla de nu nämnda firmorna utom dem som avser stiftelser. När det gäller stiftelser är registreringsmyndighet, normalt i det län där stiftelsen har sitt säte. Även andra myndigheter sköter registrering av firmor, t.ex. Finans- inspektionen som registrerar bl.a. bankers och försäkringsbolags firmor, se 8 kap. 1 § bankrörelselagen (1987:617) och 1 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (1982:713). skall emellertid ta över registeransvar för banker och försäkringsbolag med verkan (se bl.a. SFS 2000:818 och 2000:844 samt prop. 1999/2000:131). Ensamrätten till en firma på grund av registrering gäller inom det område som registret avser. För t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller registreringen i hela landet. För enskilda näringsidkare och handelsbolag gäller registreringen i det län som registreringen avser. En firma kan, på ungefär samma sätt som ett varumärke, regi- streras om det inte finns några absoluta eller relativa hinder mot registrering. De absoluta registreringshindren består av det grund- läggande kravet på särskiljningsförmåga (9 § FL) samt hänsyn till allmänna intressen (10 § 1 st. 1–3 FL). De relativa hindren består av äldre ensamrätter och andra enskilda hänsyn (10 § 1 st. 4–8 FL). En första förutsättning för att en firma skall kunna registreras är enligt FL att den uppfyller kravet på särskiljningsförmåga, dvs. fir- man skall kunna fungera som ett namn på verksamheten och kunna förbehållas en enskild näringsidkare utan olägenhet för andra näringsidkare. Det innebär bl.a. att verksamhetsord och allmänna benämningar på varor inte utan vidare uppfyller kravet på särskilj- ningsförmåga (9 § 2 st. I praktiken ställs dock inte alls samma krav på särskiljningsförmågan hos firmor som hos varumärken. Det är därför inte ovanligt att firmor i känneteckensrättslig mening är beskrivande. Vidare skall vid bedömning av om en firma har erforderlig särskiljningsförmåga, på motsvarande sätt som enligt VmL, hänsyn tas till den tid och den omfattning som firman varit i bruk (9 § 2 st. En firma som enbart består av ett verksamhetsord kan alltså genom användning förvärva tillräcklig särskiljningsförmåga. På ungefär samma sätt som när det gäller beskrivande varumärken fordras därvid att firman genom användning förvärvar en sekundärbetydelse som kännetecken, jfr avsnitt 5.7.2. Angående kravet på särskiljningsförmåga, se vidare , Firmarätt, tredje uppl., 1998 s. 70 f. De hinder mot registrering av firma som ställts upp av hänsyn till allmänna intressen motsvarar i sak dem som hindrar registrering av varumärken (jfr 14 § 1 st. 1–3 VmL).