sou · GPB326d1 · 2002-01-01 00:00:00 — Det ligger i den fria konkurrensens natur att andra måste ha rätt att lojalt konkurrera med att erbjuda bättre och billigare varor. Goodwill i företagsekonomisk mening har traditionellt inte ansetts skyddad enligt varumärkesrätten. Det som däremot skyddats är det värde som ligger i varumärket och dess upparbetning på markna- den. Det som dock så påtagligt tillkommit i våra dagars informations- samhälle med en mycket stor mängd skilda medier som kan använ- das vid marknadsföringen av varor, tjänster och företag är att vid den moderna marknadsföringen fungerar varumärken ofta som en bärare av företagets (produktens eller tjänstens) totala goodwill- värde och relationer på marknaden. Man skulle därmed kunna säga att det finns en ny och sammanfallande relation mellan det före- tagsekonomiska goodwillbegreppet och det varumärkesrättsliga19, men också att de känslor och associationer som ett märke ger skall respekteras i det varumärkesrättsliga sammanhanget. Särskilt för väl ansedda märken blir sådant naturligt att uppmärksamma vid den helhetsbedömning som alltid skall göras20. Men det innebär också indirekt att varumärkesrättens specialiseringsprincip fram- står som allt mindre väsentlig och i varje fall bör uppfattas både vidare och snävare än vad som varit fallet. Den passar också illa i många sammanhang, inte minst på Internet. 18Se vidare Koktvedgaard, , Immaterialrätt 6 uppl. (2000) s. 318 f. 19Jfr Koktvedgaard, Immaterialretspositioner, 1965 s. 164 ff. om den tidigare påtagliga diskrepansen. 20Se 13 § första stycket VML och vidare Koktvedgaard/a.a. s. 347. Utvecklingen inom känneteckensrätten m.m. Om ett tecken enligt modernt marknadsföringsmanér är laddat med allehanda kvaliteter och utvecklas till ett märke med högt anseende, får det något av en monopolkaraktär på marknaden. En etablerad image är mycket värd i den särskilda kommersiella miljö där det förekommer. I det moderna varumärkeslivet kan det därför mycket väl vara så att en märkesförsedd vara uppfattas som bättre, värdefullare och läckrare än en annan identisk utan märket. Varor försedda med märket framstår som icke substituerbara. Det för- hållandet utgör också en del av förklaringen till att parallellimport framstår som intressant. Det är inte bara varorna man vill ha, utan varorna med just det rätta märket. Det säljer i sig. Men varumärkesrätten innefattar inga inskränkningar mot sådana ibland överdrivna marknadseffekter. Allt kan utgöra kännetecken skulle man därför kunna säga att varumärken är alla kommer- siella, identifierande, kommunicerande skiljetecken, som har en latent ursprungsangivelsefunktion. Men dessa nödvändiga funktio- nella egenskaper är sannolikt den enda avgränsning som gäller. Om ett varumärke i juridisk mening utgörs av allt som kan kom- municera identifierande skillnader i ett kommersiellt sammanhang, så är det också lätt att inse att finns det en oändlig reservoar att ösa ur när det gäller vad som kan utgöra skyddsbara kännetecken. Av aktuell praxis framgår att inte bara allt kan utgöra varukänne- tecken, utan det mesta kan också registreras som varumärke enligt nationell eller europeisk rätt21. Det kan vara ljud, ljus, form, lukt, synintryck, färger och kombinationer osv., dvs. allt som kan upp- fattas med de mänskliga sinnena. Det är uppenbart att hela detta 21 För exempel se t.ex. betr. bokstavskombinationer: Patentbesvärsrätten (PBR) mål nr 97-098, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 1998 s. 122 (RSL), RÅ 1999 ref. 20 (L 10, L 11 och L 12); betr. slagord: Office for Harmonization of the Internal Market (Trade and Designs) (OHIM) i sak R 73/1998-2 (isn´t about looking young but looking good; betr. siffor: PBR 29.3.1996 i mål nr 94-110 (57); betr. associationsskapande: PBR 23.4.1999 i mål nr 96-316 (Tulosba Akdov); betr. dofter: OHIM Appl. No 000428870, 11.12.1996, publ. 25.4.2000 (The smell of fresh cut green grass); betr. ljud: PBR 17.12.1998 mål nr 95-491 (Glassmelodi); beträffande färg: 25.1.2000 i sak R 136/1999 (färgkombination, jfr även i sak R 282/1999-2 (färg) betr. form: OHIM Appl. 00107029 (LEGO-kloss) samt i sak R 139/1999-1 (flaska) och 29.5.2000 i sak R 608/1999-3 (Karlsong). Utvecklingen inom känneteckensrätten m.m. spektrum av särskiljande, identifierande och kommunicerande möjligheter också utnyttjas av dagens märkesbyggare. Lagstiftarens utgångspunkt att allt som kan fungera särskiljande också kan utgöra kännetecken har med tiden blivit allt mer kom- plex. Moderna varumärken består inte bara av text och bild. Det kan handla om ljud, dofter, färger, produktformer och inte sällan är det hela koncept som förmedlas i ett komplicerat byggande av relationer till en kundkrets. Genom bl.a. dagens digitala medie- teknik har varumärken många dimensioner, synliga, hörbara, tak- tila, upplevda. Konvergensen mellan medier gör att vi kopplar samman vad som framförs på skilda sätt och i olika medieformer till en helhetsbild som uppenbarar sig för mottagaren oavsett om mediebilden för ögonblicket är av det ena eller andra slaget, dimensionen eller färgen osv. Det spelar sällan roll i vilken skepnad ett visst kännetecken framträder i stunden. Sådana mångdimensionella känslo- och minnesbetonade upplevelser gäller förstås i första hand de mest kända och väl ansedda kännetecknen. Men de är också definitionsmässigt allt fler. Det gör att den tveksamhet man kan känna för varumärkesrättens specialitetsprincip i praktiken neutraliseras. En fråga som juristen naturligtvis ställer sig är om allt detta som reellt uppfattas som ett särskiljande tecken på marknaden också kan åtnjuta lagstiftningens skydd på ett tillfredsställande och rätt- visande sätt. Det vi har som inre bild eller association av märket är väl just alla dessa sinnen som präglats. Genom sofistikerade påverkansmetoder har vi kommit att betingas som hundar som dräglar vid blotta tanken Medvetet och vetenskapligt in- programmerad i oss är märkets skilda element, både sådant som är registrerbart och sådant som inte direkt är registrerbart. Hur kan lagstiftaren beakta alla dessa element och ta hänsyn till sådana faktiska skyddsvärden? Den frågan är lättare att ställa än att besvara i form av konkreta lagregler. Men åtminstone vid domstolarnas helhetsbedömning borde t.ex. också en medvetet uppbyggd betingning kunna spela roll. Med utgångspunkten att i princip allt kan utgöra kännetecken och också skyddas som sådana blir den varumärkesrättsliga hel- Utvecklingen inom känneteckensrätten m.m. hetsbedömningen helt avgörande. Men det är också viktigt att rättshavare inte spänner bågen för högt. Ett missbruk av dagens välutvecklade skyddsmöjligheter riskerar på ett nytt sätt att pulvrisera ensamrättssystemet med dagens generösa skydds- möjligheter. Ett starkt skydd förutsätter att skydd söks och ut- nyttjas där det finns reell grund, men också att rättshavare avstår från att hävda enbart formella känneteckenskrockar som i grunden är ointressanta för märkets värden och reella funktion. 5 Ensamrättens uppkomst m.m. En rätt till varukännetecken med verkan i kan som framgår av avsnitt 3.2 uppkomma på i princip tre olika sätt. Ensamrätt till varumärken kan förvärvas genom registrering: genom nationell registrering hos , genom internationell registrering hos Internationella byrån () och genom gemenskaps- registrering hos OHIM. Ensamrätt till både varumärken och andra varukännetecken kan vidare förvärvas genom inarbetning. Till detta kommer att näringsidkare har ett självständigt skydd för släktnamn och firma som naturliga varukännetecken. I detta kapitel behandlar kommittén frågor som på olika sätt har anknytning till ensamrättens uppkomst. I det följande finns en kortfattad redovisning av vilka frågor som kommittén enligt direk- tiven skall se över och som har anknytning till ensamrättens upp- komst. Vidare anges vilka frågor i övrigt som kommittén tar upp i detta kapitel. I avsnitt 5.3–5.7 finns sedan en redovisning av kommitténs bedömningar och förslag. Kapitlet inleds emellertid med ett avsnitt om varumärkesrättens skyddsföremål och skydds- intresse (se avsnitt 5.2). Allmänt om behovet av ändring Regeringen har som tidigare nämnts i sina direktiv uppdragit åt kommittén att i största möjliga utsträckning uppnå harmoniserade nordiska lagar på varumärkesrättens område. Ett område där intresset av nordisk rättslikhet gör sig starkt gällande är just i de frågor som anknyter till ensamrättens uppkomst, bl.a. för att det underlättar för den som vill ansöka om registrering i övriga nordiska länder. En utgångspunkt för kommittén är därför att Ensamrättens uppkomst m.m. SOU 2001:26 reglerna för ensamrättens uppkomst så långt möjligt skall samordnas i alla de nordiska länderna. En central uppgift i kommitténs uppdrag är enligt direktiven att se över officialprövningens omfattning. Vid en översyn av official- prövningens omfattning är det naturligt att göra en allmän översyn av registreringsförfarandet och invändningsförfarandet. Kommit- tén skall enligt direktiven också överväga om det finns anledning att införa en möjlighet att återuppta handläggningen av en avskriven ansökan om registrering. I sina överväganden skall kom- mittén enligt direktiven bedöma om varumärkesrätten i större ut- sträckning än nu bör anpassas till de internationella registrerings- systemen, dvs. internationell registrering och gemenskapsregi- strering. I detta kapitel behandlar kommittén också vissa andra frågor med anknytning till ensamrättens uppkomst. Med verkan från har bestämmelserna i bl.a. patentlagen ändrats i fråga om prioritet (6–§§ PL) och ombud (12 § PL). Angående änd- ringarna i PL, se SFS 2000:1158, Ds 2000:30 och prop. 2000/01:13. Det finns anledning att se över dessa frågor även i fråga om varu- märken och det kan lämpligen göras i detta kapitel. Vidare be- handlar kommittén frågan om huruvida användning av ett varu- märke som sker efter tidpunkten för ansökan om registrering skall få beaktas vid bedömningen av om märket har för registrering er- forderlig särskiljningsförmåga. Kommittén behandlar också frågan om det finns anledning att införa en bestämmelse om bättre rätt i varumärkeslagen. En fråga som brukar uppmärksammas i samband med official- prövningens omfattning och som kommittén enligt direktiven skall överväga är släktnamnens ställning i varumärkesrätten. Denna fråga behandlar dock kommittén i kapitel 8 tillsammans med övriga frågor angående varukännetecken. En annan fråga som kommittén enligt direktiven skall se över är reglerna om disclaimer. I denna del framgår kommitténs överväganden av författningskommentaren till 16 § i förslaget till varumärkeslag. Alla slags tecken kan som nämnts utgöra varukännetecken. En för- utsättning för att ett varumärke skall kunna registreras är visser- ligen att märket kan återges grafiskt. Men i övrigt finns inga for- mella begränsningar av vilka tecken som kan förvärva ett skydd. Alla slags tecken kan t.ex. få ett varumärkesrättsligt skydd genom inarbetning. Ett varukännetecken behöver till skillnad från andra immaterial- rätter inte uppvisa nyhet för att kunna bli föremål för ett skydd. I stället är det varumärkets faktiska (eller potentiella) ekonomiska värde som är skyddsvärt. En förutsättning för att ett varukänne- tecken skall kunna få ett skyddsvärt ekonomiskt värde är att kän- netecknet kan fungera på marknaden. Ett grundläggande krav för varumärkesrättsligt skydd är därför att kännetecknet har sådana kärnegenskaper att det har förutsättningar att kunna fungera som individualiseringsmedel för de varor eller tjänster som det avser. har i sin dom i målen C-108-- 109/97 (CHIEMSEE-fallet), bekräftat att den särskiljningsförmåga som ett geografiskt namn enligt artikel 3.3 i varumärkesdirektivet skall ha förvärvat genom användning, liksom den särskiljningsför- måga som enligt artikel 3.1 b i direktivet utgör ett av kraven för att ett varumärke skall kunna registreras, betyder att varumärket skall vara ägnat (geeignet) att fungera som kännetecken för de varor som märket avser (46). Angående detta fall, se vidare avsnitt 5.7.2. Det är alltså tillräckligt att märket har sådana egenskaper att det kan fungera som kännetecken. Det fordras i och för sig inte att märket i praktiken också används och fungerar som kännetecken. Ensamrätten som sådan till ett kännetecken gör att innehavaren med rimlig säkerhet kan göra investeringar i märket och därigenom bygga upp dess slagkraft och styrka. Även ensamrätten till ett varumärke som ännu inte använts har därigenom ett ekonomiskt värde som motiverar ett grundläggande skydd. Genom användning kan sedan märkets ekonomiska värde byggas upp vilket i sin tur kan ge märket ett vidare skyddsomfång. Angående skyddsomfång, se kapitel 6. Den enskildes intresse av skydd måste emellertid vägas mot det allmänna intresset av att konkurrenternas möjligheter att mark- nadsföra sina varor och tjänster inte inskränks på ett olämpligt sätt. För att konkurrenterna skall kunna marknadsföra sina varor och tjänster fordras att de fritt kan använda beteckningar som anger dessas art och som i övrigt är beskrivande för dem. En utgångs- punkt är därför att uppgifter om varornas art och i övrigt beskri- vande beteckningar bör hållas fria och inte omfattas av ensamrätt. På motsvarande sätt bör enkla figurer m.m. primärt hållas fria så att den som vill kan använda dem vid marknadsföring. självt att rena fantasibeteckningar kan vara föremål för ensamrätt utan att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor inskränks. Vidare anses suggestiva beteckningar kunna vara föremål för ensamrätt utan att det på ett menligt sätt påverkar konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sin varor. I vissa fall anses emellertid den enskildes intresse av ensamrätt väga tyngre än det allmänna intresset av frihållning. Även beskri- vande beteckningar kan därför innehas med ensamrätt under förut- sättning att de i praktiken fungerar som kännetecken. EG-dom- stolen har nämligen i CHIEMSEE-fallet slagit fast att artikel 3.3 i varumärkesdirektivet inte tillåter en differentierad särskiljnings- förmåga beroende på vilket intresse som finns av att även i fort- sättningen låta det geografiska namnet vara tillgängligt för att bru- kas av andra företag (48). Detta kan enligt kommitténs mening förklaras med att ett märke som fungerar som individualiserings- medel anses ha ett sådant ekonomiskt värde för innehavaren att det motiverar ensamrätt trots att det finns ett allmänt intresse av fri- hållning. Det bör dock uppmärksammas att kravet på särskilj- ningsförmåga inte är högre för beskrivande beteckningar än för andra. Det krav på särskiljningsförmåga som lagstiftaren ställer upp är alltså ett resultat av en avvägning mellan den enskildes intresse av skydd och det allmänna intresset av att konkurrenternas möjlig- heter att marknadsföra sina varor och tjänster inte inskränks på ett olämpligt sätt. Ett varukännetecken som konstaterats ha erforderlig särskiljningsförmåga kan följaktligen inte anses vara föremål för något frihållningsbehov. Härutöver måste av rättssäkerhetsskäl ytterligare en förutsätt- ning vara uppfylld för att någon skall få ensamrätt till ett känne- tecken: Konkurrenterna måste ha en rimlig möjlighet att hålla sig underrättade om vilka kännetecken som innehas med ensamrätt, så att de kan ta hänsyn till dessa vid marknadsföring av sina varor eller tjänster. Vid registrering får andra möjlighet att ta del av vilka varumärken som omfattas av ensamrätt genom att märkena anteck- nas i varumärkesregistret och genom att registreringen kungörs. Vid inarbetning tillgodoses tredje mans intresse i sådant hänseende genom att det ställs krav på att det inarbetade varumärket är känt i viss omfattning. Endast om dessa förutsättningar är uppfyllda har konkurrenterna en möjlighet att bedöma om det finns en inarbetad ensamrätt som det finns anledning att ta hänsyn till och hur stort skyddsomfång den aktuella ensamrätten har. Skyddet för efternamn som naturligt varukännetecken är som nämnts inte beroende av att namnet är känt som kännetecken inom omsättningskretsen. Det innebär att det kan vara svårt för tredje man att hålla sig underrättad om att någon tagit ett namn i bruk i näringsverksamhet och därigenom har ett skydd för namnet. I praktiken uppstår dock sällan några problem med att namn används som varukännetecken. Namnet är som sådant skyddat enligt namnlagens regler och det är lätt att ta reda på vilka namn som bärs här i landet. Det kan bl.a. ske genom en kontroll i något av de register som innehåller upplysningar om namn, t.ex. folkbok- föringsregistret, se lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister. Vidare ger uppgifterna i telefonkatalogen en god uppfattning om vilka namn som används i näringsverksamhet inom ett visst om- råde. Den som förlitar sig på skyddet för namnet som naturligt varukännetecken använder normalt namnet inom ett begränsat geografiskt område. Den som står i begrepp att använda sitt namn som kännetecken eller på annat sätt bruka det i sin marknadsföring inom ett visst område har därför förhållandevis goda möjligheter att ta reda på om detta är möjligt med hänsyn till äldre rättigheter. Det är emellertid inte bara en manifesterad ensamrätt som på detta sätt har ett ekonomiskt värde. Även företrädesrätter av olika slag kan ha ett ekonomiskt värde. Det finns också regler som avser att skydda detta ekonomiska värde. Den företrädesrätt som följer av reglerna om utställningsprioritet (18 § VmL) och konventions- prioritet (30 § VmL) har således ett ekonomiskt värde. På motsva- rande sätt har den företrädesrätt till registrering som en ansökan om varumärkesregistrering ger i förhållande till en senare ansökan ett ekonomiskt värde (14 § 1 st. 6 VmL). Så förhåller det sig också med den företrädesrätt som följer av att den som tagit ett varu- märke i bruk kan hindra annan som är i ond tro att få registrering av ett förväxlingsbart varumärke (14 § 1 st. 7 VmL). Angående sistnämnda företrädesrätt, se vidare avsnitt 5.6. Det nuvarande förprövningssystemet vid registrering av varu- märken kan, som framgår av avsnitt 3.2, sägas bestå av två olika delar. Den ena innebär att granskar ansökningarna och undersöker dels om ansökan uppfyller alla formella krav, dels om det finns något hinder av allmänna hänsyn enligt 13 § eller 14 § första stycket 1–3 VmL (absoluta registreringshinder), dels om det finns något hinder av hänsyn till äldre ensamrätter enligt 14 § första stycket 4–9 VmL (relativa registreringshinder). Den andra delen innebär att verket med utgångspunkt i denna granskning prövar om varumärket kan registreras eller inte. Om bifaller ansökan för verket in märket i varumärkesregistret och utfärdar en kungörelse om detta. Den som vill har sedan möjlighet att från kungörelsedagen framställa invändning mot den beviljade registreringen och begära att den upphävs. Invändaren kan till stöd för sin invändning åberopa både absoluta och relativa registreringshinder. Sökanden skall underrättas om invändningen och beredas tillfälle att yttra sig över denna. Även under invändningsförfarandet har möjlighet att ex officio beakta både absoluta och relativa registreringshinder (se prop. 1994/95:59 s. 41). Och om invändningen återkallas får fullfölja sin prövning, under förutsättning att det finns särskilda skäl (se 20 § 4 st. VmL). får dock inte ex officio ta initiativ till ett invändningsförfarande (se prop. 1994/95:59 s. 41). En grundläggande tanke vid utformningen av VmL var att stärka registrerade varumärkens ställning. Och ett önskemål var att skapa ordning och reda på varumärkesområdet genom ett varumärkes- register som i princip omfattade alla varumärken som var i bruk på ett lojalt sätt. Den som hade ett registrerat varumärke skulle redan genom sitt registreringsbevis kunna styrka sin varumärkesrätt och annan utredning om rättens existens skulle i princip vara över- flödig. Vidare skulle varumärkesregistret kunna tjäna till ledning då en företagare vid val av nytt märke ville förvissa sig om att han inte inkräktade på någon annans rätt. Detta krävde i sin tur att ensam- rätten var noga preciserad med avseende på föremål, omfattning och tiden för dess uppkomst. Det ansågs då naturligt och nödvän- digt att fullt ut prövade om det sökta märket stod i strid med något registreringshinder. Angående innehållet i förar- betena till VmL, se SOU 1958:10 s. 59 f. och 116 f. samt prop. 1960:167 s. 126 f. En allmän uppfattning har varit att det nuvarande systemet med officialprövning av både absoluta och relativa hinder mot registre- ring i stort sett fungerat bra. officialprövning har ända in gett en förhållandevis säker garanti för att det sökta märket inte skulle komma att inkräkta på äldre registrerade ensamrätter. Frågan om det finns anledning att behålla förpröv- ningen i dess nuvarande omfattning har dock diskuterats i olika sammanhang . Det har rått enighet om att official- prövningen av de absoluta registreringshindren bör finnas kvar. Av särskild betydelse i detta avseende är prövningen av kravet på sär- skiljningsförmåga. Denna prövning utgör den från konkurrens- synpunkt viktiga intresseavvägningen mellan det enskilda intresset av skydd för sådana beteckningar som fungerar som individualise- ringsmedel och det allmänna intresset av att beskrivande beteck- ningar hålls fria (se avsnitt 5.7.2). Däremot har meningarna gått isär när det gäller prövningen av de relativa registreringshindren. Officialprövningen av de relativa registreringshindren behand- lades bl.a. vid den översyn av vissa bestämmelser i som gjor- des , se Ds 1993:97 s. 44 f. och prop. 1994/95:59 s. 38 f. I det sammanhanget fördes i huvudsak fyra olika skäl fram som talade för att behålla officialprövningen i befintlig omfattning, dels att man undvek osäkerhet om innebörden och styrkan hos de regi- strerade varumärkena, dels att antalet invändningar i registrerings- ärenden kunde hållas relativt lågt, dels att innehavarna slapp att själva eller genom ombud bevaka sina rättigheter och dels att övriga nordiska länder och ett antal andra industriländer hade liknande system. Regeringen fann att övervägande skäl talade för att tills vidare behålla officialgranskningen av de relativa registrerings- hindren. Av särskild betydelse för detta ställningstagande var att övriga nordiska länder och vissa andra industriländer hade liknande system samt att små och medelstora företag – för vilka det kunde vara betungande att anlita professionell hjälp – slapp att själva be- vaka sina rättigheter. I det gemenskapsrättsliga varumärkessystemet undersöker OHIM inledningsvis bl.a. om det finns några absoluta hinder mot den sökta registreringen (artikel 7 i EG:s varumärkesförordning). OHIM prövar sedan ex officio om ansökan skall avslås helt eller delvis på grund av något av dessa hinder (artikel 38). Om ansökan inte avslås undersöker OHIM sedan om det finns några relativa registreringshinder i form av äldre gemenskapsregistreringar och upprättar en s.k. granskningsrapport där dessa hinder antecknas (artikel 39.1). Vidare skickar OHIM en kopia av ansökan till de nationella registreringsmyndigheter som har begärt att få göra en granskning om förekomsten av relativa registreringshinder i det egna varumärkesregistret (artikel 39.2). Varje sådan nationell regi- streringsmyndighet upprättar därefter på motsvarande sätt en nationell granskningsrapport som den (från mottagandet av ansökan) skickar till OHIM (artikel 39.3). OHIM skickar sedan sin egen granskningsrapport och de nationella granskningsrapporterna till sökanden (artikel 39.5). På så sätt får sökanden tillfälle att avgöra om han vill hålla fast vid sin ansökan eller inte. Sökanden har också möjlighet att försöka förebygga invändning från innehavaren av den äldre ensamrätten, t.ex. genom att inskränka sin varuförteckning eller försöka få ett medgivande från innehavaren av den äldre rätten. Om sökanden inte återkallar sin ansökan offentliggörs den efter att sökrapporterna skickats till sökanden.