sou · GPB326d2 · 2002-01-01 00:00:00 — Inarbetade märken har dessutom – oavsett om de också är registrerade eller inte – ett utökat skydd enligt 4 § andra stycket i förslaget. Kommittén föreslår nämligen att samma kriterier skall gälla för när ett varumärke skall anses inarbetat som när det skall ha ett utökad skydd (se avsnitt 6.5). Bestämmelsen i fjärde stycket har sin motsvarighet i 13 andra stycket VmL. En skillnad är att kommittén föreslår att det skall föreskrivas att ensamrätt inte kan uppkomma till sådana känne- tecknen som behandlas här, medan dagens reglering innebär att de inte får registreras. Varumärkesdirektivets bestämmelser i ämnet finns i artikel 3.1 e. De innebär att det föreligger registreringshinder för dessa varu- kännetecken. Självklart bör inte heller skydd kunna uppkomma genom inarbetning. Det uppnår man genom att föreskriva ett en- samrätt inte kan förvärvas i stället för att bara knyta hindret till registreringen. I femte stycket finns regler om skydd för namn och firma när de används som varukännetecken. Kommitténs allmänna övervägan- den finns i avsnitt 5.7.4 i den allmänna motiveringen. Sådana regler finns i 3 § andra stycket VmL. Förslaget innebär att skyddet för namn begränsas något i förhål- lande till VmL. Enligt förslaget omfattar skyddet nämligen bara namn som någon använder som varukännetecken. Som framgår av formuleringen krävs det vidare att namnet har särskiljningsförmåga som varukännetecken. Att ett namn kan åtnjuta skydd som varu- kännetecken endast om det har särskiljningsförmåga i känne- teckensrättslig mening gäller (SOU 1958:10 s. 231). Ett personnamn som beskriver den vara för vilket det används som varukännetecken, s.k. beskrivande namn (t.ex. Lax) torde lika litet som beskrivande beteckningar i övrigt ha särskiljnings- förmåga. I den mån ett beskrivande namn kan anses ha sär- skiljningsförmåga är skyddet dock begränsat som en följd av 5 § andra stycket i förslaget. Huruvida namn som inte är beskrivande har särskiljningsförmåga som varukännetecken är däremot en omdiskuterad fråga. Angående särskiljningsförmågan hos namn, se , Varumärkens särskiljningsförmåga, 1999, s. 344 f. I förslaget behandlas skyddet för firma på samma sätt som skyddet för namn, se även 2 § sjätte stycket i förslaget till lag om ändring i firmalagen. Förslaget i denna del innebär slutligen att det inte längre kom- mer att finnas något känneteckensrättsligt skydd för adress (se avsnitt 5.7.4). Den användning som bestämmelserna i detta stycke vill skydda mot är givetvis obehörig användning. Detta behöver inte skrivas ut i lagen. 4 § Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 3 § innebär att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda 1.ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, eller 2.ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och inne- havaren av varukännetecknet. När ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsätt- ningskretsen innebär ensamrätten enligt 3 § dessutom, att ingen annan än innehavaren, i näringsverksamhet, utan skälig anledning får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av annat slag, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Som användning i näringsverksamhet anses bland annat 1.att anbringa ett tecken på varor eller deras förpackningar, 2.att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller leverera dem under tecknet, 3.att importera eller exportera varorna under tecknet, eller 4.att använda tecknet i affärshandlingar och i reklam. Med användning av tecknet enligt tredje stycket avses även muntlig an- vändning. I 4 § anges vad ensamrätten till ett varukännetecken innebär. Bestämmelsen motsvaras närmast av 4 och 6 §§ VmL, som änd- rades i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i (prop. 1992/93:48). Den bygger på artikel 4.1 a och b, artikel 4.4 a, artikel 5.1 a och b samt artikel 5.2 och 5.3 i varu- märkesdirektivet. Kommittén behandlar förslaget ingående i avsnitt 6.5. Som närmare har utvecklats i nämnda avsnitt föreslår kommittén att samma kriterier skall gälla för när ett varukänne- tecken skall ha utökat skydd enligt bestämmelsen i andra stycket och när det skall anses inarbetat enligt 3 § tredje stycket förslaget. I tredje stycket finns exempel på vad som kan anses som an- vändning i näringsverksamhet. Bestämmelsen följer mycket nära artikel 5.3 i varumärkesdirektivet. Kommittén har övervägt att här ta in en föreskrift av innebörd att användning av ett kännetecken som beskrivande beteckning – t.ex. användning av det registrerade varumärket som beteckning för en annan rengöringsprodukt – skall anses vara sådan användning i näringsverksamhet som behandlas i detta stycke. Med hänsyn till att det inte finns någon sådan föreskrift i varumärkesdirektivet har kommittén dock stannat för att inte göra det. Kommittén vill dock peka på att bestämmelsen i första stycket måste anses täcka in användning av ett kännetecken som beskrivande beteckning. Kommittén har gjort samma över- väganden när det gäller registrering av ett kännetecken som domännamn. 5 § Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för sådan del av kännetecknet som enligt 13 § inte kan registreras ensam för sig. Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, i näringsverksamhet använder 1.sitt namn, sin firma eller sin adress, 2.uppgifter om varans art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egen- skaper hos varan, 3.varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans avsedda ändamål, särskilt om den är avsedd att användas som tillbehör eller reserv- del. Ensamrätten till en geografisk ursprungsbeteckning som är ett kollek- tivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke hindrar inte att någon annan använder beteckningen, om det sker i enlighet med god affärssed. I denna paragraf finns bestämmelser om begränsning av ensam- rätten. Första stycket har sin motsvarighet i 15 § första stycket VmL. En skillnad är dock att förslaget också omfattar inarbetade varukännetecken och inte bara registrerade varumärken. Det som sägs i bestämmelsen följer av allmänna varumärkes- rättsliga grundsatser och det är inte nödvändigt att ha en uttrycklig föreskrift i lagen. Trots detta valde man efter noggranna över- väganden att ha en sådan föreskrift i VmL (se SOU 1958:10 s. 291). Kommittén har samma förslag. Genom formuleringen klargörs nämligen att ensamrätten i och för sig omfattar varukännetecknet som helhet och att det inte finns något självständigt skydd för sådana delar som inte har tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras för sig. Bestämmelserna i andra stycket punkterna 1 och 2 bygger på artikel 6.1 i varumärkesdirektivet. Frågor om skydd för firma behandlas i kapitel 9. I tredje stycket finns en särskild regel om begränsning av ensamrätten till geografiska ursprungsbeteckningar som är kollek- tivmärken. Bestämmelsen korresponderar med registrerings- bestämmelsen i 13 § fjärde stycket i förslaget och bygger på artikel 15.2 i varumärkesdirektivet. 6 § Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, under kännetecknet fört ut på mark- naden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Första stycket gäller dock inte när varornas skick förändrats eller för- sämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen. I paragrafen finns föreskrifter om konsumtion av ensamrätten till varumärken. Paragrafen har exakt samma lydelse som nuvarande 4 a § VmL. Den paragrafen har införts i VmL. Den bygger på ett förslag av kommittén i ett tidigare betänkande. Förarbetena till paragrafen finns i SOU 1999:19 och prop. 1999/2000:93. 7 § Om flera gör anspråk på ensamrätt till varukännetecken som är identiska eller liknande på det sätt som anges i 4 §, skall den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 8 eller 9 §. I 7–10 §§ finns bestämmelser om kollision mellan ensamrätter. I 7 § slås som huvudregel fast att det är företrädesrätten som är avgörande när flera gör anspråk på ensamrätt till samma varu- kännetecken. Samma regel finns i 7 § VmL. I 8–10 §§ för- slaget finns regler om undantag från huvudregeln. Föreskriften i 7 § avser alla kollisionsfall enligt 4 §. För varumärken som registrerats i varumärkesregistret enligt bestämmelserna i 2 kap. räknas prioriteten som huvudregel från den dag då ansökan om registrering med en återgivning av märket kom in till . Detta följer av 26 §. I 18 § finns särskilda regler om s.k. konventionsprioritet och i 19 § om s.k. utställnings- prioritet. I fråga om internationella registreringar finns regler om prioritet i 47 §. För inarbetade varukännetecken räknas prioriteten från den dag då kännetecknet blev så inarbetat att ensamrätt till märket uppstod enligt bestämmelserna i 3 § tredje stycket. I fråga om naturliga varukännetecken enligt 3 § femte stycket, dvs. namn och firmor, räknas prioriteten från det att namnet eller firman började att användas som varukännetecken inom det geo- grafiska området i fråga. Verkan av passivitet (registrerade varumärken) 8 § Rätten till ett registrerat varumärke skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om ansökan om registrering gjorts i god tro och innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att det yngre varumärket efter registreringsdagen har använts här i landet i följd. Om varumärket har använts endast för en del av de varor som det regi- strerats för, skall rätten bestå endast för dessa varor. I paragrafen regleras verkan av passivitet. En bestämmelse av i stort sett samma innehåll finns i 8 § VmL. Den bygger på artikel 9.1 varumärkesdirektivet och artikel 6 bis Pariskonven- tionen. Den fick sin nuvarande lydelse i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i svensk lag (prop. 1992/93:48). Kommitténs förslag följer varumärkesdirektivets ordalydelse närmare än regeln i VmL. Bestämmelsen behandlar situationen att det föreligger en kolli- sion mellan ett yngre registrerat varumärke och ett äldre känne- tecken. Det äldre kännetecknet kan vara vilket slags kännetecken som helst, t.ex. en firma, men det är användningen som känne- tecken för varor eller tjänster som är relevant vid tillämpningen av bestämmelsen. Enligt huvudregeln i 7 § skall det äldre tecknet ha företrädesrätt. Regeln i 8 § innebär att de båda kännetecknen skall bestå vid sidan av varandra om två förutsättningar är uppfyllda. Den första är att ansökan om registrering har gjorts i god tro. Den andra är att innehavaren av den äldre rätten har varit passiv och – trots att han känt till det yngre varumärket – funnit sig i att det har använts här i landet i följd efter registreringsdagen. Som har framgått föreskrivs att rätten kan bestå. Av 10 § framgår att båda kännetecknen också kan användas utan hinder av varandra. Sista meningen i 8 § har ingen uttrycklig motsvarighet i svensk lag, men torde spegla gällande rätt. Regeln i 8 § har knappast någon större praktisk användning. Verkan av passivitet (inarbetade varukännetecken) 9 § Rätten till ett inarbetat varukännetecken skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet. Innehavaren av den äldre rätten skall, om hans kännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, anses ha handlat inom rimlig tid om han från det att han fick kännedom om an- vändningen vidtagit åtgärder för att hindra denna. Bestämmelsen i 9 § i förslaget motsvarar närmast 9 § VmL. Den behandlar verkan av passivitet. En skillnad i förhållande till 8 § är att denna gäller det fallet att det yngre varukännetecknet är inarbetat, medan 8 § gäller det fallet att det yngre tecknet är ett registrerat varumärke. Avgörande är, liksom , om ensamrätten har uppkommit genom inarbetning. Om kännetecknet dessutom har registrerats saknar betydelse (SOU 1958:10 s. 78). Liksom enligt 8 § kan det äldre kännetecknet vara vilket slags kännetecken som helst, men det är användningen som varukännetecken som är relevant vid tillämpning av bestämmelsen. Regeln i andra stycket har ingen motsvarighet i VmL. Den gäller de varukännetecken som har ett utökat skydd enligt 4 § andra stycket. Bestämmelsen om en femårig frist bygger på artikel 4.4. i –rekommendationen med bestämmelser om skydd för väl- kända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known ). 10 § I de fall som avses i 8 och 9 §§ utgör rätten till det yngre känne- tecknet inte hinder mot användningen av det äldre kännetecknet, även om rätten till det äldre kännetecknet inte längre utgör hinder mot använd- ningen av det yngre. I de fall som avses i 9 § får, om det är skäligt, beslutas att ett av känne- tecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse eller innehavarens namn, eller att kännetecknet endast får användas för vissa varor eller inom ett visst område. Bestämmelsen i andra stycket tillämpas också när identiska eller lik- nande kännetecken är inarbetade för olika innehavare i olika delar av lan- det. finns regler om samexistens i 10 § VmL. Förslaget innebär vissa nyheter. I 8 och 9 §§ förslaget föreskrivs att rätten till ett yngre varukännetecknen i vissa situationer kan bestå vid sidan av rätten till ett äldre varukännetecken. I första stycket klargörs att i sådana situationer får de båda kännetecknena också användas. Regeln i andra stycket innebär en inskränkning i förhållande till VmL, där motsvarande bestämmelse innehåller en hänvisning till både 8 och 9 §§. Anledningen till att förslaget inte omfattar 8 § är att det bygger på en tvingande bestämmelse i varumärkesdirektivet (artikel 9) som inte beträffande registrerade varumärken medger en sådan lösning som föreslås i 10 § andra stycket. Av tredje stycket framgår att bestämmelsen också är tillämplig vid lokal inarbetning. Bestämmelsen är dispositiv (jfr prop. 1960:167 s. 87). 11 § Vid utgivning av lexikon, handböcker, läroböcker eller andra lik- nande skrifter är skriftens författare, huvudredaktör, utgivare eller för- läggare, på begäran av den som innehar ett registrerat varumärke, skyldig att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår att märket är skyddat genom registrering. Detsamma gäller om en sådan skrift görs tillgänglig på Internet eller genom något annat elektroniskt medium. Den som inte efterkommer en begäran enligt första stycket är skyldig att medverka till att en rättelse offentliggörs på det sätt och i den omfatt- ning som är skäligt samt att bekosta detta. Skyldigheten att ange att ett varumärke är skyddat genom registrering skall alltid anses uppfylld om symbolen på ett tydligt sätt återges till- sammans med märket. Föreskrifterna i första och andra styckena har sin motsvarighet i 11 § VmL. Den gäller, liksom , bara registrerade märken. Av- sikten med bestämmelsen är att motverka degeneration av varu- märken (SOU 1958:10 s 170 f). En nyhet är att bestämmelsen föreslås inte gälla bara tryckta skrifter i traditionell mening utan också publicering via Internet och t.ex. CD-rom. Regeln i tredje stycket är ny. Symbolen ® kommer från ameri- kansk varumärkesrätt. Den är vanlig också i många europeiska län- der. Givetvis kan skyldigheten enligt första stycket uppfyllas på många andra sätt. Nationell registrering av varumärken Ansökan om registrering m.m. 12 § Den som vill att ett varumärke registreras skall ansöka om detta hos . Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress, en återgivning av märket och en förteckning över de varor som märket avser (varuförteckning). Ansökan om registrering av ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke skall dessutom innehålla uppgifter om de bestämmelser enligt vilka märket får användas. I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift. Sökanden får göra sådana oväsentliga ändringar i märket som inte påverkar helhetsintrycket. Vidare får sökanden begränsa varuförteck- ningen. Bestämmelsen innehåller i huvudsak regler om ansökan om regi- strering. Motsvarande bestämmelser finns i 17 § VmL och i VmF. I första stycket anges de grundläggande krav som en ansökan om registrering måste uppfylla. Av andra stycket framgår att föreskrifter om ytterligare krav på en ansökan kan meddelas med stöd av bemyndigandet i 85 §. I paragrafen finns inga bestämmelser om att ansökan måste vara skriftlig, se avsnitt 5.3.4. På det sättet öppnas möjlighet att godta ansökningar som ges in på elektronisk väg. Föreskrifter om rutiner för elektronisk ingivning kan dock meddelas med stöd av det nämnda bemyndigandet. Regeln i tredje stycket om ändringar av varumärken är ny. I VmL finns i 24 § en regel om ändringar i registrerade varumärken. Förslaget här tar sikte på ansökningsstadiet, dvs. ändringar innan märket har registrerats. Anledningen till att det måste finnas begränsningar i vilka änd- ringar som får göras under ansökningsstadiet är att sökanden annars skulle kunna göra ändringar i ansökan och därigenom få prioritet för något som inte har kommit in till . Bestämmelsen i 24 § VmL har tillämpats analogt på märken som ännu inte har registrerats. Genom förslaget görs rättsläget klart. När det gäller kriterierna för tillåtna ändringar följer förslaget det som gäller för redan registrerade märken. Förslagets bestämmelse om registrerade märken finns i 25 §. Av hänsyn till tredje man måste bestämmelserna om ändringar i varumärken tillämpas restriktivt. I tredje stycket har begreppet varuförteckning införts. Det används i dagligt tal och det är praktiskt att det också finns i lagen. I tredje stycket finns också en regel om begränsning av varu- förteckningen. Någon motsvarande lagregel finns inte , men det är uppenbart att det inte kan möta något hinder att medge att varuförteckningen inskränks. När det sker bör av- skriva ärendet i den delen. 13 § Ett varumärke som skall registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor som märket avser och får inte vara uteslutet från ensamrätt enligt 3 § fjärde stycket. Ett varumärke får inte registreras om det uteslutande eller med endast mindre ändringar eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, av- sedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess fram- ställande eller andra egenskaper hos varan. Ett varumärke får inte heller registreras om det bara eller med endast mindre ändringar eller tillägg består av tecken eller uppgifter som är vedertagna i dagligt språkbruk eller handelsbruk. Förutsättningarna för registrering enligt första och andra styckena måste vara uppfyllda både på ansökningsdagen och registreringsdagen. Vid bedömningen skall hänsyn tas till alla omständigheter som förelåg på ansökningsdagen och särskilt till verkan av märkets användning . Ett tecken som i näringsverksamhet används som geografisk ursprungs- beteckning kan utan hinder av bestämmelsen i andra stycket första meningen registreras som kollektivmärke eller garanti- eller kontroll- märke. Paragrafen motsvaras delvis av 13 § VmL. En grundläggande förutsättning för att ett varumärke skall kunna registreras är att det har särskiljningsförmåga. Det begreppet definieras i 2 § förslaget. Hänvisningen till 3 § fjärde stycket innebär att ett märke inte kan registreras om det endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Detta gäller även enligt 13 § andra stycket VmL. Anledningen till att kommittén inte ser denna begränsning som en registrerings– förutsättning har redovisats i kommentaren till 3 § fjärde stycket i förslaget. Bestämmelserna i andra stycket bygger på artikel 3.1 c och 3.1 d i varumärkesdirektivet. När det gäller bestämmelsen i andra stycket andra meningen bör påpekas att den avser tecken eller uppgifter som det finns ett intresse av att hålla fria för alla att använda. Vidare bör nämnas att regeln om att man inte tar hänsyn till mindre ändringar eller tillägg inte finns i direktivet. Den finns i 13 § första stycket VmL och innebär enligt kommitténs uppfattning en rimlig tillämpning av direktivbestämmelsen. Bestämmelsen i tredje stycket bygger på artikel 3.3 i varumärkesdirektivet. Enligt den skall man – vilket också framgår av 2 § andra stycket förslaget – ta hänsyn till att märke kan förvärva särskiljningsför- måga genom att användas. Ett märke som genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga för de varor som märket avser när ansökan ges in uppfyller alltså kraven för registrering. Om ett märke har förvärvat sådan särskiljningsförmåga först efter det att ansökan har getts in, men innan har registrerat märket får registrering inte ske. Om i ett sådant fall ändå skulle registrera märket föreligger grund för upphävande av registreringen med stöd av 28 § första stycket första meningen. Och detta gäller även om det inte föreligger något registrerings- hinder då, se vidare kommentaren till den bestämmelsen. An- gående förvärv av särskiljningsförmåga, se avsnitt 5.7.2. I motsvarande bestämmelse i VmL (13 § första stycket tredje meningen) betonas omfattningen och den tid som märket varit i bruk. I förslaget ligger tyngdpunkten på verkan av användningen. Därigenom stämmer förslaget bättre överens med varumärkes- direktivet. Bestämmelsen i fjärde stycket innebär ett undantag från registre- ringsförbudet i andra stycket i fråga om märken som anger geo- grafiskt ursprung. Undantaget syftar i första hand på kollektiv- märken, men kan också avse garanti- eller kontrollmärken. Före- bilden för bestämmelsen finns i 3 § i den danska fællesmærkeloven. Inledning till 14 och 15 §§ En viktig nyhet i kommitténs förslag är att s.k. relativa registreringshinder inte skall leda till att ex officio avslår en ansökan om registrering av ett varumärke. Kommittén behandlar den frågan i avsnitt 5.3.1 och 5.3.2. Sådana hinder som kallas relativa registreringshinder kom- mer enligt kommitténs förslag inte att utgöra något hinder mot en registrering, utan de får endast betydelse för registreringens bestånd. Därför blir det missvisande att tala om relativa registre- ringshinder. De registreringshinder som kallas absoluta hinder behand- las i 14 §. Hindren mot en registrerings bestånd behandlas i 15 §. 14 § Ett varumärke får inte registreras om det 1.strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller all- män ordning, 2.är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller 3.utan tillstånd innehåller en statlig eller internationell beteckning eller ett kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får använ- das som varumärke eller något som lätt kan förväxlas därmed. Ett varumärke får inte heller registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung. Första stycket punkterna 1 och 2 i bygger på artikel 3. 1 f och g i varumärkesdirektivet. Att kan ha bestämmelsen i punkt 3 följer av artikel 3.2. Hela stycket har i stort sett sin motsvarighet i 14 § första stycket 1–3 VmL. I punkt 1 finns begreppet goda seder.