sou · GPB333 · 2002-01-01 00:00:00 — Att be- gränsningsförfarandet enligt EPC inte innefattar en sådan prövning hindrar i princip inte att den införs i svensk lagstiftning. Å andra sidan är det ofrånkomligt att en materiell prövning generellt sett medför ett väsentligt mer utdraget prövningsförfarande såväl i PRV som i samband med ett eventuellt överklagande av PRV:s beslut, som patenthavaren inte uppnår någon absolut garanti för att det begränsade patentet står sig i ett ogiltighetsmål inför domstol. Under de överväganden som har legat till grund för det i EPC införda begränsningsförfarandet har önskemålet om snabbhet och enkelhet varit avgörande. Dessutom har det anförts att erfa- renheterna från motsvarande nationella begränsningsförfaranden i Begränsning av patent i administrativ ordning m.m. 127 , och visar, att de patenthavare som begär be- gränsning alltid strävar efter att denna är tillräcklig i patenterbarhetshän- seende. Det finns sålunda skäl såväl för som emot en materiell prövning. Enligt den inom utredningen förhärskande uppfattningen väger dock behovet av ett snabbt förfarande tyngst, om det viktigaste syftet med ett begränsnings- förfarande – dvs. att ge en patenthavare en möjlighet att undvika en befa- rad ogiltighetsprocess eller att rätta till patentet inför ett annalkande eller pågående intrång – skall kunna uppnås. Det är självfallet en stor fördel om begränsningsförfarandet i sådana situationer kan genomföras utan onödigt dröjsmål. När det gäller behovet för enskilda patenthavare och mindre företag att få tillgång till en patenträttslig bedömning av sina begräns- ningsyrkanden, bör detta kunna tillgodoses genom anlitande av patentom- bud. Det kan även tänkas att PRV inom ramen för sin uppdragsverksamhet kan tillhandahålla en sådan bedömning som en service mot betalning. Sammantaget talar således övervägande skäl för att någon materiell pröv- ning inte bör göras. 13.4.3Begränsning av ett patent bör ges verkan ex tunc En principiell fråga är den om ett beslut om en begränsning av ett patent bör ges verkan bara för framtiden, vilket PRV har föreslagit, eller om be- slutet bör ges verkan ex tunc, dvs. De danska och norska begränsningsförfarandena bygger på den förstnämnda ordningen medan EPC-förfarandet innefattar en retroaktiv verkan. Princi- pen om verkan endast för framtiden kan motiveras med att begränsningen sker frivilligt och på initiativ av patenthavaren och att patentet därför bör – i analogi med vad som gäller vid avstående från patent helt eller delvis enligt 54 § PL och för det fall att årsavgifter inte längre betalas – stå kvar i sitt ursprungliga omfång fram till begränsningstidpunkten. Detta kan emellertid medföra en del praktiska problem i patentprocesser i den mån det leder till att domstolarna i ett och samma mål tvingas att laborera med olika skyddsomfång, dvs. före och efter begränsningen. Dessutom talar systematiska skäl för den retroaktiva principen, eftersom grunden för en patentbegränsning i regel utgörs av ett objektivt hinder som fanns redan innan patentet söktes. Patentet var med andra ord delvis ogiltigt i sitt ur- sprungliga skick. Det torde vidare vara ägnat att skapa förvirring att i svensk begränsningslagstiftning införa en annan verkansprincip än den som kommer att gälla enligt EPC (se avsnitt 13.1.4). En patentbegränsning bör därför ges retroaktiv verkan från patentets giltighetsdag. 128 Begränsning av patent i administrativ ordning m.m. SOU 2001:33 således från början ogiltigt i de delar som faller utanför det snävare skyddsomfång som begränsningsförfarandet leder till. 13.4.4Skydd för tredje man vid patentbegränsning Möjligheten till patentbegränsning påverkar i betydande grad avvägningen mellan patenthavarintresset, å ena sidan, och tredjemansintresset å den andra. patentprocessutredning påpekade i detta sammanhang att patentkraven är avgörande för att bestämma patentskyddets omfattning och att tredje man, sedan ett patent har meddelats, av patentkraven skall kunna bedöma vad patentet kan komma att riktas på, om något eller några av patentkraven visar sig inte vara giltiga (SOU 1983:35, s. 111). Syftet med osjälvständiga krav i ett patent är att utgöra reservkrav i den mån ett självständigt patentkrav visar sig vara ohållbart. En konsek- vens av det nu anförda är att en tredje man, som utnyttjar en teknik som faller inom skyddsomfånget enligt ett patents självständiga krav men utan- för de osjälvständiga patentkraven, i princip bör gå fri, om det självständi- ga kravet faller. Möjligheten till omformulering av patentkrav genom pa- tentbegränsning i administrativ ordning kan emellertid leda till att tredje man möts av nya patentkrav som i samband med begränsningsförfarandet preciserats med hjälp av uppgifter som hämtats från patentbeskrivningen. Även om det av allmänna patenträttsliga grunder följer att det måste före- ligga ett klart uppfinningssamband mellan sådana uppgifter och de be- stämningar som ingår i det krav som begränsas, kan det vara svårt för tredje man att förutse exakt vilken inriktning patentet kan komma att få i samband med ett begränsningsförfarande. Särskilt gäller detta när det i beskrivningen angetts ett stort antal utföringsformer, något som är vanligt i fråga om patent på kemiska produkter och förfaranden. Det kan för den nu angivna situationen sättas i fråga, om det är skäligt att tredje man vid in- trång i det begränsade patentet skall drabbas av skadeståndspåföljd för tiden innan patentkraven omformulerades. Som stötande framstår detta i vart fall om en patenthavare trots vetskap om patenthindrande teknik av- stått från att begränsa patentet utan gör detta först i sam- band med en intrångstalan. Det bör därför finnas ett utrymme för att ogilla ett yrkande om skadestånd eller i vart fall jämka skadeståndet såvitt avser tiden innan patentbegränsningen gjordes. Bestämmelsen i 58 § andra stycket PL torde ge erforderligt stöd för en sådan tillämpning. Med en sådan lösning uppnås i huvudsak samma effekt som om patentbegräns- ningen getts verkan ex nunc utan att man behöver göra avsteg från den principiella lösningen om verkan ex tunc. Väsentligt är under alla förhål- landen att man i rättstillämpningen skapar ett klart incitament för pa- tenthavarna att inte avsiktligt eller onödigtvis dröja med att begära be- Begränsning av patent i administrativ ordning m.m. 129 gränsning av patent i den mån de har anledning att befara att patenten inte är fullt giltiga i ursprungligt skick. Det ligger i sakens natur att ett motsvarande synsätt bör tillämpas när omformuleringar kommer till stånd i samband med en partiell ogiltighets- förklaring av ett patent eller under ett invändningsförfarande. När det gäller förhållandet till invändningsförfarandet enligt 24 och 25 §§ PL innebär PRV:s förslag att en patentbegränsning inte får begäras innan invändningsfristen () har gått ut och inte heller så länge ett redan påbörjat invändningsförfarande pågår. Som PRV påpekat har en patenthavare emellertid f.n. möjlighet att själv göra invändning i syfte att avgränsa sitt patent mot nyhetsmaterial som upptäckts först efter patentbe- viljandet och kan därigenom undgå en talan om ogiltighet (se prop. 1993/94:122, s. 55). Patenthavaren har således alltid möjlighet att genom egen eller annans invändning åstadkomma erforderlig avgränsning av pa- tentet. Å andra sidan kan det, när ett särskilt patentbegränsningsförfarande införs, framstå som riktigare från systematisk synpunkt att invändningsför- farandet förbehålls tredje man och att patenthavaren hänvisas till att ut- nyttja begränsningsförfarandet. Det förutsätter i så fall att begränsning får begäras redan under invändningsfristen. Eftersom en materiell prövning enligt vad tidigare anförts inte skall företas under begränsningsförfarandet, skulle detta möjliggöra en snabbare handläggning än inom ramen för ett av patenthavaren initierat invändningsförfarande. Härigenom skulle också full parallellitet med EPC uppnås i fråga om förhållandet mellan invänd- nings- och begränsningsförfarandet. Övervägande skäl synes därför tala för en sådan ordning. I PL bör i enlighet härmed föreskrivas att patentbe- gränsning är utesluten, om det pågår ett invändningsförfarande. Dessutom bör den nuvarande möjligheten till självinvändning slopas vilket stäm- mer med vad som gäller enligt EPC (se 1994, s. 891 ff.). Detta kan lämpligen ske genom en ändring av 24 § PL. Skulle en patenthavare ha inlett ett begränsningsförfarande och en invändning görs därefter, bör invändningsförfarandet ges företräde och begränsnings- förfarandet förklaras vilande i avbidan på utgången av invändningsförfa- randet. Patenthavaren torde i praktiken vara tillgodosedd genom att de i begränsningsansökan begärda ändringarna av patentet lika väl kan åstad- kommas inom ramen för invändningsförfarandet. När det gäller förhållandet till en talan om ogiltighet ligger det närmast till hands – med beaktande av vad som föreslås i avsnitt 13.4.6 om att om- formulering av patentkrav vid sådan talan skall kunna ske i samma omfatt- ning som vid patentbegränsning – att en begäran om begränsning inte bör 130 Begränsning av patent i administrativ ordning m.m. få göras då en sådan talan är anhängig. Väcks en ogiltig- hetstalan efter det att ett begränsningsförfarande har inletts, förefaller det naturligt att domstolen med hänsyn till omständigheterna får avgöra, om utgången av begränsningsförfarandet skall avvaktas. Det kan i många fall tänkas vara mest rationellt att den föreslagna begränsningen i första hand hanteras i ogiltighetsmålet, eftersom käranden där inte har partsställning i PRV och det ändå är domstolen som ytterst avgör om en viss kravformule- ring är godtagbar och tillräckligt avgränsad från känd teknik. Huvudregeln skulle då vara att PRV vilandeförklarar begränsningsförfarandet såvida domstolen inte beslutar annorlunda. I och med att ogiltighetsmålet avgjorts saknas – liksom i motsvarande fall när en invändning har gjorts efter det att en begränsning begärts – uppenbarligen grund för att fullfölja begräns- ningsförfarandet. Det bör då kunna avskrivas från vidare handläggning. När det gäller mål om intrång som inte är förenade med talan om ogil- tighet synes det inte vara befogat att hindra patenthavaren från att under rättegången hos PRV begära en begränsning av patentet. En fortsatt hand- läggning av intrångsmålet bör därvid i de flesta fall kunna ske på grundval av den ändring av patentkraven som patenthavaren har begärt hos PRV. Omständigheterna i det enskilda fallet kan emellertid vara sådana, att en vilandeförklaring i avvaktan på PRV:s beslut är lämpligare. Vad nu sagts gäller också för det fall att patenthavaren hos PRV begärt begränsning av patentet redan innan han väckt talan om intrång. En begäran om patentbe- gränsning utesluter i sig inte att domstolen beslutar om interimistiska åt- gärder. En patenthavare bör i mål om intrång eller ogiltighet vara skyldig att upplysa domstolen om att en begäran om begränsning av patentet har gjorts hos PRV. Underlåtenhet att fullgöra denna skyldighet bör i före- kommande fall kunna föranleda påföljd i fråga om rättegångskostnaderna. 13.4.6Omformulering av patentkrav vid partiell ogiltighet När det gäller möjligheten till omformulering av patentkrav i samband med partiell ogiltigförklaring av patent har åtskilliga länder intagit en liberalare hållning än vad som har varit praxis enligt svensk rätt (jfr avsnitt 13.3). Man medger i dessa länder i princip att en omformulering av kraven får ske med stöd av uppgifter från patentbe- skrivningen (innefattande eventuella ritningar). Vidare har vid den gjorda revisionen av EPC (se avsnitt 6.3.3) – förutom införandet av ett begränsningsförfarande enligt artiklarna 105 a–c – artikel 138 ändrats så, att en patenthavare garanteras rätten att i en process om ogiltighet av ett europeiskt patent ändra patentkraven med, som det får förstås, stöd av Begränsning av patent i administrativ ordning m.m. 131 uppgifter hämtade från patentbeskrivningen (se den s.k. Basic proposal, s. 197). Det förtjänar i sammanhanget också att nämnas att i ett par domar (målen nr T7-1185-95 och T7- 978-96), som inneburit partiell ogiltighet av patent, med hänvisning till den internationella utvecklingen gett uttryck för ett mindre restriktivt syn- sätt i omformuleringsfrågan än enligt tidigare praxis. Genom införandet av ett system med administrativ patentbegränsning kommer frågan om en omformulering av patentkrav vid partiell ogiltighet i ett helt nytt läge och den gamla läran om helt enkla fall måste nu över- ges. Det framstår som nödvändigt att möjligheterna till omformulering blir desamma vid partiell ogiltighet som vid patentbegränsning i administrativ ordning. Från tredje mans synpunkt är det i princip utan betydelse, om en omformulering sker på det ena eller andra sättet. Domstolarna får genom sin särskilda sammansättning i patentmål också anses vara kompetenta att bedöma om ett omformulerat patentkrav är godtagbart i patenträttsligt hänseende. Även om en omformulering tillkommit genom ett patentbe- gränsningsförfarande blir det vid talan om ogiltighet ändå domstolen som ytterst avgör, om omformuleringen är godtagbar. En lösning i enlighet med vad som förordats innebär att möjligheterna till omformulering av patentkrav i mål om ogiltighet blir desamma för nationella svenska patent som för EPC-patent med rättsverkan i . Detta bör lämpligen kom- ma till uttryck genom ett tillägg till 52 § PL. 13.4.7Vissa frågor om tillämpningen av patentbegränsning på patent som meddelats före ikraftträdandet av den nya lagstiftningen PRV har i sitt förslag inte berört frågan om reglerna om patentbegränsning skall gälla också äldre patent eller bara patent som kommer att meddelas efter ikraftträdandet av den nya lagstiftningen. Hur det förhåller sig enligt EPC på den här punkten är f.n. oklart. I artikel 7 i slutdokumentet från revisionskonferensen finns bestämmelser (transitional provisions) som i princip förutsätter att den reviderade versionen av EPC inte skall tillämpas på EPC-patent som beviljats före ikraftträdandet av den reviderade versio- nen. Detta gäller emellertid unless otherwise decided av förvaltningsrå- det. Det anges vidare att ett beslut av rådet i denna fråga skall tas . Därvid krävs kvalificerad majoritet (se bilaga 5). Huru- vida ett sådant beslut kan komma att omfatta de nya bestämmelserna om patentbegränsning går inte att förutse i dagens läge. Oavsett vad som kan komma att gälla enligt EPC i denna del bör emel- lertid de föreslagna svenska bestämmelserna om patentbegränsning om- fatta också patent som beviljats före ikraftträdandet av den nya lagstift- 132 Begränsning av patent i administrativ ordning m.m. Det gäller både svenska patent och europeiska patent som erhållit rättsverkan i . En annan ordning skulle avsevärt fördröja och mins- ka det praktiska värdet av reformen. Något principiellt hinder mot att låta de nya bestämmelserna tillämpas även på äldre patent kan inte anses före- ligga. Det kan emellertid av rättssäkerhetsskäl vara befogat att införa en övergångsbestämmelse till skydd för tredje man som – med utgångspunkt från den tidigare gällande ordningen – före ikraftträdandet i god tro på- börjat ett sådant utnyttjande av den ifrågavarande uppfinningen som for- mellt kommer att innebära ett intrång i det med tillämpning av de nya be- stämmelserna begränsade patentet till följd av att det i de ändrade patent- kraven införts nya bestämmelser hämtade från beskrivningen. Ett sådant utnyttjande bör rimligen få fortsättas utan hinder av patentet. Härigenom tillskapas en rätt för tredje man som i princip svarar mot vad som gäller enligt 74 och 92 §§ PL vid återupprättande av svenska och europeiska patent (se prop. 1977/78:1, s. 370 ff. och s. 387 ff.). Denna rätt skiljer sig från den s.k. föranvändarrätten enligt 4 § PL genom det strikta kravet på god tro hos tredje man. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 133 Det är med hänsyn till bl.a. det samband som råder med de förslag som kommer att läggas fram av och Mönsterutredning- en svårt att bedöma författningsförslagen bör kunna träda i kraft. Någon bestämd tidpunkt för detta anges därför inte. Försla- gen bör dock kunna träda i kraft senast /03. De mål i PBR och i som berörs av reformen och som har avgjorts före ikraftträdandet bör handläggas enligt äldre bestäm- melser. Det sagda gäller också eventuella mål om växtförädlarrätt som har avgjorts i tingsrätterna vid den angivna tidpunkten. De mål i vilka huvud- förhandling har påbörjats före ikraftträdandet bör behandlas på samma sätt och följaktligen handläggas enligt äldre bestämmelser. Denna övergångsreglering innebär att de mål som vid ikraftträdandet har överklagats eller med stöd av övergångsbestämmelserna kommer att överklagas till RR (mål från PBR), (patentmål och mål om växtförädlarrätt från ), övriga hovrätter (mål om växt- förädlarrätt) eller till HD (patentmål och mål om växtförädlarrätt) inte kommer att påverkas av den föreslagna regleringen. Sådana mål kommer att handläggas i enlighet med äldre bestämmelser. De mål i PBR som inte har avgjorts vid tiden för ikraftträdandet skall överlämnas till Patentdomstolen resp. till allmän förvaltningsdomstol, dvs. i det här fallet till Länsrätten i (14 § lagen [1971:289] om allmänna förvaltningsdomstolar). I Patentdomstolen skall målen – som kommer att betecknas ärenden – att handläggas enligt de nya bestämmel- serna. I förvaltningsdomstolarna kommer de aktuella målen att handläggas enligt de regler som gäller för den verksamheten. De patentmål i och de mål om växtförädlarrätt som inte har avgjorts i tingsrätterna vid ikraftträdandet eller där huvudför- handling inte har påbörjats skall överlämnas till Pa- tentdomstolen och handläggas enligt de nya bestämmelserna. Jag utgår från att PBR och inför ikraftträdandet av den föreslagna regleringen planerar sin verksamhet så, att det inte uppstår några onödiga övergångsproblem. Man bör t.ex. i PBR vara uppmärksam på att några beslut inte kan meddelas efter ikraftträdandet. 134 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser des att hålla eventuella överläggningar i så god tid före den angivna tid- punkten att beslut också hinner meddelas. I övrigt torde några övergångsbestämmelser inte behövas annat än i fråga om reglerna om patentbegränsning i 40 a–40 e §§ samt 52 § andra stycket PL (se avsnitten 13.4.7 och 15.4). I paragrafen anges patentprocesslagens tillämpningsområde. I punkterna 1–3 regleras närmare vilka mål och ärenden som lagen tar sikte på. Enligt första punkten gäller patentprocesslagen handläggningen i dom- stol av tvistemål och brottmål enligt vad som föreskrivs i PL och i växtför- ädlarrättslagen. I 65 § PL och i 10 kap. 3 § växtförädlarrättslagen (se av- snitten 15.4 och 15.10) anges vilka mål det är fråga om. Enligt andra punkten gäller patentprocesslagen handläggningen i dom- stol av tvistemål enligt vad som föreskrivs i lagen om rätten till arbetstaga- res uppfinningar och i lagen om försvarsuppfinningar. Enligt 9 § lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar är Patentdomstolen behörig domstol i mål om tillämpningen av den lagen (se avsnitt 15.2). I 14 § lagen om för- svarsuppfinningar sägs att talan om ersättning enligt paragrafen skall väckas vid Patentdomstolen (se avsnitt 15.6). Enligt tredje punkten gäller patentprocesslagen handläggningen i dom- stol av ärenden som rör överklagande av beslut av PRV och av enligt vad som föreskrivs i PL, växtförädlarrättslagen, VL, och ML. I de nämnda författningarna finns bestämmelser om överklagande m.m. (se t.ex. 27 § patentlagen). I bestämmelsen anges de domstolar som skall pröva de i 1 § angivna må- len och ärendena. I paragrafens första stycke slås fast att skall vara Patentdomstol. Paragrafens andra stycke innehåller en bestämmelse om att Patentöverdomstolen knyts till . Som sista instans dömer HD enligt tredje stycket. Patentdomstolen blir, som har berörts i den allmänna motiveringen (se avsnitt 8.2), inte att anse som en specialdomstol i egentlig mening. Där- emot är Patentdomstolen, i likhet med vad som gäller beträffande fastig- hetsdomstolarna och miljödomstolarna, att anse som en särskild domstol. Det innebär att en talan som borde ha väckts vid Patentdomstolen men som väcks vid en tingsrätt i princip skall avvisas utan foruminvändning (jfr dock 10 kap. 20 a § RB) och att högre rätt har att självmant beakta forumfrågan (10 kap. 17 § första stycket 1 och 19 § RB). Det förutsätts att Patentdomstolens verksamhet kommer att utövas på en bestämd avdelning i tingsrätten, nämligen f.n. på tingsrättens sjunde avdelning. I avsnitt 9 har närmare utvecklats hur verksamheten i Pa- tentdomstolen och på tingsrättens sjunde avdelning i övrigt kan organise- ras. Patentöverdomstolens verksamhet bör hållas samman på en särskild enhet inom en avdelning i hovrätten. Det förutsätts att det blir på den av- delning som f.n. handlägger patentmål och hovrättens övriga immaterial- rättsliga mål, dvs. andra avdelningen (se avsnitt 10.5). På denna avdelning får man dock räkna med att det kommer att handläggas också andra mål. Antalet immaterialrättsliga mål och från Patentdomstolen överklagade ärenden torde nämligen inte bli så stort att det kan sysselsätta en hel hov- rättsavdelning. Paragrafen innebär att RB:s respektive ärendelagens bestämmelser i prin- cip är tillämpliga i domstolarna. I patentprocesslagen har i huvudsak en- dast tagits upp bestämmelser som innefattar avvikelser eller tillägg till RB:s respektive ärendelagens regler. Av hänvisningen följer att RB eller ärendelagen, beroende på om handläggningen rör ett mål eller ett ärende, gäller i alla de hänseenden som inte regleras särskilt i patentprocesslagen. Enligt paragrafens första mening skall vad som är föreskrivet om tvis- temål och brottmål i allmän domstol tillämpas även på Patentdomstolen och Patentöverdomstolen samt vid HD:s prövning av mål som avses i pa- tentprocesslagen, om inte annat följer av den lagen eller av annan författ- ning. Exempel på sådana avvikande bestämmelser i patentprocesslagen finns bl.a. när det gäller sammansättningen i Patentdomstolen och i Pa- tentöverdomstolen (se 7 och 13 §§). Från patentprocesslagen avvikande bestämmelser i annan författning finns t.ex. i 63 § PL och i 10 kap. växt- förädlarrättslagen. Enligt paragrafens andra mening skall ärendelagen tillämpas vid handläggning av ärenden, om inte annat sägs i patentprocesslagen eller i annan författning. Avvikande bestämmelser i patentprocesslagen finns bl.a. när det gäller sammansättningen i Patentdomstolen och i Patentöver- domstolen (se 8 och 13 §§). Paragrafen innehåller bestämmelser om de olika slag av ledamöter som skall finnas i Patentdomstolen. I domstolen skall finnas lagfarna och tek- niskt kunniga ledamöter. De tekniskt kunniga ledamöterna kallas patent- råd. En av de lagfarna ledamöterna skall vara ordförande i domstolen. Det ankommer på ordföranden att leda verksamheten i domstolen. En bestäm- melse som lägger fast detta förhållande bör införas i tingsrättsinstruktio- nen (jfr 4 § i instruktionen). Eftersom antalet mål och ärenden i Patentdomstolen kommer att bli förhållandevis stort kan det finnas behov av att utse en eller flera vice ord- förande, till vilken eller vilka Patentdomstolens ordförande kan delegera olika arbetsuppgifter. Till skillnad från vad som gäller beträffande ordför- anden i Patentdomstolen har det inte ställts upp något krav på att den som skall vara vice ordförande måste vara lagfaren domare. Ett patentråd kan således utses till vice ordförande i domstolen. I paragrafen föreskrivs att det skall ankomma på regeringen att utse ordfö- rande och vice ordförande i samt att utnämna patentråd. Till skillnad från vad som gäller beträffande fastighetsdomstolarna och miljödomstolarna (5 § lagen [1969:246] om domstolar i fastighetsmål, 20 kap. 6 § och 40 § tingsrättsinstruktionen) medger bestämmel- sen inte att beslutanderätten när det gäller ordförande och vice ordförande kan delegeras till tingsrätten.