sou · GPB326d1 · 2002-01-01 00:00:00 — Enligt artikel 2.2 a kan en sådan sektor bestå av bl.a. i. dem som kan komma att utgöra slutliga förbrukare av sådana varor eller tjänster som märket avser, ii. dem som i något skede av distributionen tar befattning med sådana varor eller tjäns- ter, eller iii. affärskretsar (business circles) som tar befattning med sådana varor eller tjänster. Och ett märke skall enligt artikel 2.2 b anses vara välkänt om det är välkänt åtminstone i en av dessa sektorer. har inte ställt sig bakom utformningen av artikel 2.2 b, bl.a. av det skälet att regleringen medför att ett varumärke som avser varor som köps av konsumenter i allmänhet, t.ex. chokladkakor, skall anses vara välkänt även om det är helt okänt bland de slutliga förbrukarna av varorna. Vidare får ett märke en- ligt artikel 2.2 c anses vara välkänt om det är känt i en av dessa sek- torer. Och i 2.2 d anges att ett märke får anses vara välkänt även om det inte är vare sig välkänt eller känt i någon sådan sektor i det aktuella landet. I artikel 2.3 a anges vissa omständigheter som inte får krävas för att ett märke skall anses vara välkänt. Det får således inte krävas i. att märket är använt i det aktuella landet eller att märket har regi- strerats eller sökts registrerat i landet, ii. att märket är välkänt i något annat land eller att märket har registrerats eller sökts regi- strerat i något annat land eller iii. att märket är välkänt hos konsu- menterna i allmänhet i det aktuella landet. Artikel 3 är en allmän bestämmelse om skyddets omfattning. I artikel 3.1 anges att ett välkänt varumärke skall åtnjuta skydd i för- hållande till andra varukännetecken (marks), näringskännetecken (business identifiers) och domännamn (domain names), åtmin- stone från den tidpunkt då varumärket har blivit välkänt i det aktuella landet. Vidare anges i artikel 3.2 att ond tro är en av de omständigheter som skall beaktas vid tillämpning av de be- stämmelser som rör skyddets omfattning. Artikel 4 handlar om i vilka fall ett annat varukännetecken skall anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke. Enligt artikel 4.1 a skall ett varukännetecken anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke om det är identiskt med eller liknar det välkända märket och det avser varor av samma eller liknande slag som det välkända märket och det finns en risk för förväxling. Vidare skall enligt arti- kel 4.1 b ett varukännetecken anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke om det är identiskt med eller liknar det välkända varu- märket även om det avser varor av annat slag, om någon av följande förutsättningar föreligger: i. om användning av det yngre märket skulle kunna tyda på ett samband mellan dessa varor eller tjänster och innehavaren av det väl kända varumärket samt det är sannolikt att användningen av det yngre märket skulle vara till förfång för innehavaren av det välkända varumärket, ii. om det är sannolikt att användning av det yngre märket på ett otillbörligt sätt skulle ned- svärta eller urvattna det välkända varumärkets särskiljnings- förmåga, iii. om användning av det yngre märket skulle dra otill- börlig fördel av det välkända varumärkets särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett yngre varukännetecken nedsvärtar eller urvattnar det välkända varumärket eller om det drar otillbörlig fördel av det välkända varumärkets särskiljningsförmåga, får enligt artikel 4.1 c krävas att det välkända varumärket är välkänt bland konsumenterna i allmänhet. I artikel 4.2 anges att ett välkänt varumärke skall kunna utgöra grund för invändning mot registrering av ett yngre varumärke. Och i artikel 4.3 och 4.4 anges att ett välkänt varumärke skall kunna ut- göra grund för upphävande av en registrering avseende ett yngre märke och grund för förbud mot användning av ett yngre märke. Talan om ogiltigförklaring av registrering av ett yngre märke skall enligt artikel 4.4 kunna väckas inom som inte får understiga från den dag då registreringen offentliggjordes och talan om förbud mot användning av det yngre märket från den dag då innehavaren av det välkända varumärket fick kännedom om användningen. Om det yngre märket registrerats eller använts i ond tro skall enligt artikel 4.5 a och b rätten att väcka talan inte vara inskränkt till . Vid bedömning av om ond tro förelegat skall enligt artikel 4.5 c hänsyn tas till om innehavaren av det yngre märket vid tiden för ansökan om registrering respektive vid tiden för användningen av märket kände till det välkända varumärket eller borde ha känt till märket. Någon inskränkning i rätten att väcka talan om upphävande av en registrering av ett yngre märke får enligt artikel 5.6 inte heller finnas om märket inte använts. I artikel 5 anges i vilka fall ett näringskännetecken skall anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke. Bestämmelsen är utformad på motsvarande sätt som artikel 4 i vad den avser skydd mot yngre varukännetecken oberoende av varuslagslikhet. Enligt artikel 5.1 a skall således ett näringskännetecken anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke om det är identiskt med eller liknar det väl- kända märket och någon av följande förutsättningar föreligger: i. om användning av det yngre märket skulle kunna tyda på ett samband mellan den verksamhet som bedrivs under kännetecknet och innehavaren av det välkända varumärket samt det är sannolikt att användningen av det yngre märket skulle vara till förfång för innehavaren av det välkända varumärket, ii. om det är sannolikt att användning av det yngre märket på ett otillbörligt sätt skulle ned- svärta eller urvattna det välkända varumärkets särskiljnings- förmåga, iii. om användning av det yngre märket skulle dra otillbörlig fördel av det välkända varumärkets särskiljningsförmåga. Även enligt artikel 5.1 b får krävas att märket är känt bland konsumenter i allmänhet, vid bedömning av om ett yngre närings- kännetecken nedsvärtar eller urvattnar eller om kännetecknet drar otillbörlig nytta av det välkända varumärkets särskiljningsförmåga. Slutligen skall ett välkänt varumärke enligt artikel 6 åtnjuta skydd mot domännamn. Ett domännamn skall enligt artikel 6.1 anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke om domännamnet är identiskt med eller liknar det välkända varumärke och namnet har registrerats eller använts i ond tro. Och enligt artikel 6.2 skall innehavaren av ett välkänt varumärke kunna utverka att inne- havaren av en registrering till ett sådant domännamn låter avföra eller överföra registreringen till innehavaren av det välkända varumärket. har inte ställt sig bakom utformningen av artikel 6.2. Anledningen till detta är att det är ett privat subjekt (f.n. (NIC-SE) AB) som sköter registreringen av domännamn här i landet och att ett sådant subjekt utan stöd i lag inte har någon skyldighet att verkställa en dom som går ut på att innehavaren av en domännamnsregistrering skall låta avföra eller överföra en registrering. Jfr SOU 2000:30 s. 73 f. Förhållandena i vissa andra länder I kan ensamrätt till ett varukännetecken förvärvas genom att märket tas i bruk, under förutsättning att märket har ur- sprunglig särskiljningsförmåga (3 § 2 st. DVmL). Om det finns brister i märkets särskiljningsförmåga kan ensamrätt till märket i SOU 2001:26 Ensamrättens uppkomst m.m. stället förvärvas genom inarbetning (3 § 3 st. DVmL). Vid bedöm- ning av om ett kännetecken skall anses inarbetat görs i ungefär samma slags bedömning som vid prövning av om ett varu- märke har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. I Dan- mark är det inte möjligt att förvärva en lokal inarbetningsrätt. An- gående inarbetning i dansk rätt, se Mogens Koktvedgaard & , Varemærkeloven og Fællesmærkeloven, 2 uppl., 1998, s. 50 f. och 41 f. Även i kan, på ungefär samma sätt som i , en- samrätt förvärvas genom ibruktagande och vid brister i ursprunglig särskiljningsförmåga genom inarbetning (3 § 2 st. IVmL resp. 3 § 3 st. IVmL). Inte heller i finns det någon möjlighet att för- värva en lokal inarbetningsrätt. I kan ensamrätt till ett varukännetecken, på ungefär samma sätt som i , förvärvas genom inarbetning (2 § FVmL). Ett kännetecken anses därvid inarbetat om det i Fin- land inom vederbörande närings- eller konsumentkretsar är all- mänt känt som särskild beteckning för innehavarens varor. I kan ensamrätt till ett varukännetecken på motsvarande sätt förvärvas genom inarbetning (2 § NVmL). Ett kännetecken anses inarbetat om det i vederbörande omsättningskrets i är godt kjent som särskilt kännetecken för någons varor. Angående förhållandena i , se , Oversikt over norsk varemerke- rett, 2 uppl., 1997, s. 196 f. I kan ensamrätt till ett varumärke i princip endast för- värvas genom registrering (jfr artikel 3 DBM). Välkända varu- märken enligt artikel 6 bis kan dock utgöra grund för ogiltigförklaring av en registrering (artikel 14.B.1 jäm- förd med artikel 4.5 DBM). Sådana märken kan dock inte utgöra grund för en talan om intrång enligt den beneluxiska varumärkes- lagen (artikel 12 DBM). Däremot finns ett visst skydd för sådana märken enligt de nationella lagarna om illojal konkurrens i , och . I kan ensamrätt till ett varumärke i princip endast för- värvas genom registrering (artikel L. 712-1 CPI). Även oregistre- rade välkända varumärken enligt artikel 6 bis kan dock utgöra grund för upphävande eller ogiltigförklaring av en registrering av ett yngre märke. Ett välkänt märke kan utgöra grund för invändning mot en beviljad registrering av ett yngre märke som avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag (artikel L. 712-3 och L. 712- 7 c). Vidare kan ett välkänt märke ut- göra grund för en talan vid domstol om upphävande av en registre- ring av ett märke avseende, förutom varor eller tjänster av samma eller liknande slag (artikel L. 714-3 CPI), varor eller tjänster av an- nat slag om det är sannolikt att användning av det yngre märket skulle orsaka innehavaren av märket skada (artikel L. 713-5 CPI). Oregistrerade välkända märken kan emellertid inte utgöra grund för vare sig en talan om förbud eller skadestånd enligt CPI (arti- kel L 716-1 CPI). Däremot kan de utgöra grund för en talan om förbud eller skadestånd enligt reglerna om illojal konkurrens (arti- kel 1382 i Code Civil). I kan en självständig ensamrätt till ett varumärke endast förvärvas genom registrering. Varumärken som är välkända enligt 6 bis kan dock utgöra registreringshinder och grund för hävande av en registrering (section 6.1 c jämförd med section 5 och 47.2 TMA). De kan vidare utgöra grund för ut- verkande av förbud mot fortsatt användning av ett yngre förväx- lingsbart märke som avser varor eller tjänster av samma eller lik- nande slag (section 56.2 TMA). Intrång i ett oregistrerat välkänt varumärke torde dock inte kunna medföra en rätt till skadestånd. Oregistrerade varumärken som genom användning kommit att uppfattas som varumärke men som inte kan anses var välkända åt- njuter också ett visst skydd. Dessa märken skyddas i common law inom ramen för s.k. passing off. Det innebär att innehavaren kan utverka ett förbud mot användning av ett kännetecken om faktisk förväxling eller överhängande risk för förväxling kan styrkas i det enskilda fallet. I kan ensamrätt till ett oregistrerat varumärke för- värvas antingen om märket genom användning kommit att upp- fattas som ett kännetecken i omsättningskretsen eller om det blivit välkänt enligt artikel 6 bis (4 § 2 och 3 GSMK). Av de oregistrerade varumärkena kan endast välkända märken utgöra grund för ogiltigförklaring inom ramen för invändnings- förfarandet (42 § 2 st GSMK). Andra oregistrerade varumärken kan, liksom välkända märken, utgöra grund för en talan vid domstol om ogiltigförklaring av en registrering (55 § jämförd med 51 § GSMK). Båda slagen av oregistrerade varumärken kan utgöra grund för en talan om förbud mot användning av ett annat kännetecken och grund för talan om skadestånd (14 § GSMK). I kan varumärkesskydd i princip förvärvas genom använd- ning. Välkända varumärken enligt artikel 6 bis , liksom s.k. berömda märken (famous marks) kan, även om de inte är registrerade, utgöra hinder mot registrering av ett yngre märke och, i fall där registrering skett, grund för upphävande av registre- ringen, om det med hänsyn till de varor och tjänster som det yngre märket avser finns risk för förväxling, misstag eller vilseledande (section 2.1 d, 13, 14 och 32 LA). Varken välkända eller berömda märken kan utgöra grund för en talan om intrång (section 37 LA). Däremot kan berömda märken utgöra grund för en talan om för- bud mot fortsatt användning eller en talan om skadestånd enligt de särskilda reglerna till skydd mot urvattning (sektion 43 c LA). Vidare torde både välkända och berömda varumärken kunna utgöra grund för en talan om illojal konkurrens. I sina direktiv har regeringen anfört att kommittén skall se över förutsättningarna för ensamrätt genom användning, närmare be- stämt vilken grad av användning som skall kunna grunda en sådan rätt. Regeringen har därvid anfört att en uppgift i arbetet skall vara att se om en gemensam nordisk syn kan nås i denna fråga. Skyldigheter att tillhandahålla skydd har enligt artikel 6 bis åtagit sig att till- handahålla ett skydd för notoriskt kända varumärken mot regi- strering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor. I svensk rätt, liksom i nordisk rätt i övrigt, har denna konventionsbestämmelse tillämpats så att ett skydd lämnats för inarbetade varumärken. har också en- ligt artikel 10 bis i konventionen åtagit sig att upprätthålla ett verk- samt skydd mot illojal konkurrens. Vidare har enligt arti- kel 4.2 d i varumärkesdirektivet en skyldighet att tillhandahålla skydd för välkända varumärken (i den mening som avses i artikel 6 bis) mot registrering av yngre identiska varumärken. har också enligt artikel 16.2 en skyldighet att erbjuda skydd för notoriskt kända varumärken mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande tjänster. Till detta kommer att i allt väsentligt ställt sig bakom WIPO-rekommendationen om skydd för välkända varumärken som är mer omfattande än det som och ger. Den utveckling som ägt rum kännetecknas, som tidigare framhållits (se kapitel 4), av bl.a. en ökande globalisering och en större koncentration, både inom producent- och distribu- tionsledet. Även små och medelstora företag har haft ett behov av att vända sig mot nya marknader, inte bara marknader i utan också marknader utomlands. Etableringen på marknaden har fått ökad betydelse i takt med att konkurrensen ökat. Det har blivit allt dyrare att föra ut nya kännetecken på marknaden, att bygga upp deras goodwill och att vidmakthålla deras ställning. Marknads- föringskostnadernas andel av produkternas totalkostnad har också ökat i mycket hög grad. Denna utveckling och en större medveten- het om varukännetecknens betydelse har lett till att fler väljer att registrera sina kännetecken, eftersom det framstår som osäkert att förlita sig på nationellt inarbetade rättigheter. De allra flesta företag registrerar sina firmor. I vissa fall är firmaregistreringen en följd av valet av associationsform. Exempelvis måste aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska före- ningar registreras för att vinna rättskapacitet, se avsnitt 9.7.3. Även för enskilda näringsidkare, liksom för ideella föreningar, är det ofta nödvändigt att ansöka om registrering. Enskilda näringsidkare är nämligen skyldiga att ansöka om registrering, om de skulle ha varit bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1929:17), om denna hade gällt även efter utgången av (2 § 2 st. HrL). En övervägande del av alla företag ser också till att skydda sina varumärken genom registrering. har det också på flera sätt blivit lättare att ansöka om varumärkesregi- strering, både i och utomlands. Madridprotokollet och EG:s varumärkesförordning har t.ex. gjort det enklare att ansöka om registrering av varumärken med verkan utomlands. De allra flesta slag av varukännetecken som används kan också registreras som varumärken. Det finns enligt kommitténs mening inte något som tyder på att denna utveckling mot en större andel registrerade varumärken skulle komma att brytas. Alltjämt är det dock vanligt att särskilt små och medelstora företag inte skyddar sina varumärken genom att registrera dem. I många fall kan det helt enkelt bero på okunskap om de möjligheter som finns att skydda kännetecken. Även i större företag före- kommer det att varumärken inte registreras innan de introduceras på marknaden. kan det helt enkelt bero på bristande kom- munikation mellan marknadsavdelning och varumärkesavdelning. Av större betydelse är emellertid att många företag har ett behov av skydd för kännetecken som över huvud taget inte kan registreras och för kännetecken som kan registreras först sedan de använts. Trots att möjligheterna att registrera olika slags varumärken har vidgats finns det fortfarande sådana kännetecken som inte kan registreras. Det torde t.ex. alltjämt finnas vissa kännetecken som inte kan återges grafiskt på ett tillfredsställande sätt och därför inte kan registreras, bl.a. vissa ljud och doftmärken. Vidare använder många företag märken som är beskrivande för de varor eller tjänster de avser. Dessa märken kan därför inte registreras innan de använts, men kan efter användning fungera alldeles utmärkt som kännetecken och då också vinna registrering. Det förekommer bl.a. i dylika fall att ett märke använts i sådan omfattning att det blivit inarbetat innan ansökan om registrering görs. Skyddet för det inarbetade märket fyller då en viktig funktion i avvaktan på att märket registreras. Dessutom har många företag ett behov av skydd mot att element, som de använder i sin marknadsföring utomlands och som är skyddade där, används av någon konkurrent i innan de erhållit skydd här i landet. Till detta kommer att det inte är möjligt att förutse vilka möjligheter som kommer att finnas för att marknadsföra olika varor och tjänster. Erfarenheten visar att det tillkommer nya typer av kännetecken som är av ekonomisk betydelse på marknaden och därför behöver skyddas. Det är inte säkert att sådana kännetecken uppfyller kraven för registrering, men de kan mycket väl uppfylla kraven för inarbetning. Sammanfattningsvis råder det enligt kommitténs mening inte någon tvekan om att det finns ett fortsatt behov av skydd för oregistrerade varukännetecken. Det gäller både kännetecken som nått en hög grad av marknadspenetration och kännetecken som ännu inte nått en sådan penetration. Behovet av skydd finns för både kännetecken som används över hela landet och kännetecken som används lokalt. Det finns emellertid anledning att närmare överväga vilka krav som skall vara uppfyllda för att ett kännetecken skall anses inarbetat och hur ensamrättens omfattning bör vara reglerad. Förslag: Ensamrätt till varukännetecken skall på ungefär samma sätt som kunna förvärvas genom inarbetning. Ett varu- kännetecken skall anses inarbetat om det är känt inom en be- tydande del av omsättningskretsen. Ensamrätten på grund av en landsomfattande inarbetning skall liksom nu kunna utgöra grund för samma rättsföljder som ensamrätten på grund av registrering. Ensamrätten på grund av lokal inarbetning skall, inom det område där ensamrätten består, också kunna utgöra grund för i princip samma rättsföljder som ensamrätten på grund av regi- strering. Ett lokalt inarbetat varukännetecken skall dock inte längre kunna utgöra grund för upphävande av en yngre registre- ring. Skälen för förslaget: Vid bedömning av vilka krav som bör vara uppfyllda för att ett varukännetecken skall få ett skydd genom in- arbetning gör sig i princip samma intressen gällande som vid be- dömningen av vilka kännetecken som skall kunna få ett skydd genom registrering, jfr avsnitt 5.7.2. Till att börja med måste kän- netecknet kunna fungera som ett individualiseringsmedel för de varor och tjänster det avser, dvs. det måste ha särskiljningsförmåga. Kravet på särskiljningsförmåga har, som framhållits i nyssnämnda avsnitt, sin grund i en avvägning mellan innehavarens intresse av skydd och det allmänna intresset av att aktuella och presumtiva konkurrenters möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster inte inskränks på ett olämpligt sätt. Vidare fordras av rättssäker- hetsskäl att konkurrenterna skall ha en rimlig möjlighet att hålla sig underrättade om vilka kännetecken som innehas med ensamrätt, så att de kan ta hänsyn till dessa vid marknadsföring av sina varor eller tjänster. En första förutsättning för ensamrätt till ett varukännetecken på grund av inarbetning är alltså att kännetecknet uppfyller det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga. Enligt kommitténs mening bör det i princip ställas samma krav på särskiljningsförmåga vid förvärv av ensamrätt på grund av inarbetning som vid förvärv av ensamrätt på grund av registrering. Ett varukännetecken som har ursprunglig särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser uppfyller alltså detta krav även om kännetecknet inte har använts i praktiken. Ett kännetecken som saknar inneboende distinktivitet behöver däremot användas för att förvärva särskiljningsförmåga. Avgörande för om ett sådant kännetecken skall anses ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga bör vara att kännetecknet faktiskt fungerar som individualiseringsmedel för de varor eller de tjänster det avser. Frågan om ett kännetecken skall anses ha förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga bör avgöras vid en helhetsbedömning av de omständigheter som talar för och emot att märket fungerar som ett kännetecken. Ett varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen bör under alla förhållanden anses ha erforderlig särskiljningsförmåga. En ytterligare förutsättning för ensamrätt till ett kännetecken på grund av inarbetning är att kravet på rättssäkerhet är uppfyllt, dvs. konkurrenterna måste ha rimliga möjligheter att hålla sig under- rättade om att kännetecknet är föremål för ensamrätt. För att kon- kurrenterna i praktiken skall ha möjlighet att hålla reda på om ett varukännetecken är föremål för ensamrätt fordras att kännetecknet är känt. I detta avseende är alltså kännedomen om kännetecknet som sådant av särskild betydelse. Konkurrenterna har i första hand behov av att veta vilka kännetecken som här i landet är föremål för ensamrätt på ett visst varuområde, eftersom ensamrätten är natio- nellt begränsad och primärt begränsad till varor av samma eller lik- nande slag. Det får därför anses vara tillräckligt att det finns en kännedom om märket i den aktuella omsättningskretsen här i lan- det. Härvid får förutsättas att den som har ett behov att veta vilka kännetecken som är föremål för ensamrätt har kunskap om den omsättningskrets till vilket märket riktar sig och vad som är känt i denna omsättningskrets. När det gäller kravet på kännedom måste en avvägning göras mellan innehavarens möjligheter att visa att kännetecknet är känt och konkurrenternas intresse av att i praktiken hålla sig underrät- tade om vilka kännetecken som är föremål för ensamrätt. Ett lågt krav på kännedom underlättar för innehavaren att föra bevisning om att kännetecknet uppfyller kravet på kännedom, men gör det svårt för konkurrenterna att i praktiken ha vetskap om att känne- tecknet är föremål för ensamrätt. Ett högt krav på kännedom för- svårar däremot i hög grad för innehavaren att visa att kännetecknet är tillräckligt känt, men innebär att konkurrenterna har goda möj- ligheter att överblicka vilka kännetecken som är innehas med en- samrätt. Det nuvarande kravet på kännedom för inarbetning – kän- nedom inom en betydande del av omsättningskretsen – får anses ge innehavaren rimliga möjligheter att visa att ett kännetecken är känt. Och det finns inget som tyder på att detta krav skapat en be- svärande osäkerhet om vilka kännetecken som är föremål för Ett lämpligt krav på kännedom i detta avseende är där- för enligt kommitténs mening kännedom inom en betydande del av omsättningskretsen.