sou · GPB326d1 · 2002-01-01 00:00:00 — Annorlunda förhåller det sig som nämnts inom patenträtten och mönsterrätten där en ny ansökan avseende samma uppfinning respektive mönster som blivit allmänt tillgänglig inte kan vinna bi- fall, eftersom kravet på nyhet inte är uppfyllt om samma ansökan lämnas in på nytt. Om inte möjligheten till återupptagning fanns skulle en sökande vars ansökan avskrivits därför vara avskuren från vidare möjligheter att få skydd för sin uppfinning eller sitt mönster. Den som ansöker om varumärkesregistrering och får sin an- sökan avskriven har alltså inte på grund av detta förlorat möjlig- heten att få ett skydd för sitt märke genom registrering. En avskrivning av ansökan kan emellertid medföra betydande olägen- heter för sökanden, särskilt om avskrivningen sker i ett sent skede av handläggningen. Sökanden förlorar till att börja med sin plats i den turordning i vilken avgör inkommande ärenden. Det innebär att den tid som sökanden måste vänta på att få en registrering av sitt varumärke kan komma att förlängas avsevärt. Av större betydelse är emellertid att sökanden förlorar den företrädesrätt som den ursprungliga ansökan givit honom i för- hållande till senare ansökningar. Även om sökanden senare ger in en ny ansökan och får registrering av sitt varumärke kan det visa sig att en annan varumärkesregistrering – som tillkommit på grundval av en ansökan som lämnats in efter den avskrivna ansökan – då utgör hinder mot registreringens bestånd. Det är förhållandevis vanligt att en sökande begär omprövning av eller överklagar sådana beslut om avskrivning. Sökandens möjligheter att få framgång med en begäran om omprövning eller ett överklagande är dock i praktiken begränsade. I huvudsak kan en ändring av ett avskrivningsbeslut ske i tre olika typer av fall, dels om skickat ett föreläggande till sökanden utan att det funnits sakliga skäl för detta, dels om föreläggandet innehållit nå- gon allvarlig brist, t.ex. att det saknats uppgift om avskrivnings- påföljd, och dels om sökanden inte har fått del av föreläggandet. avskrev i genomsnitt 2 642 ärenden på den grunden att sökanden inte hade besvarat ett ut- färdat föreläggande, vilket motsvarar av alla inkomna an- sökningar. avskrevs 1 493 ärenden, avskrevs 2 642 ärenden och avskrevs 4 099 ärenden. omprövade ca 200 av dessa beslut och återupptog ansökan till fortsatt handläggning. överklagades i genomsnitt ca 60 beslut om avskrivning till Patentbesvärsrätten. överklagades 50 beslut, överlagades 51 beslut och överklagades 80 beslut. I genomsnitt undanröjde domstolen 6 av de överklagade be- sluten. Av de överklagade besluten undanröjdes 11 beslut, av de överklagade undanröjdes 7 och av de över- klagade besluten undanröjdes 1 beslut. Ordningen med avskrivning bygger som sagts på synsättet att sökanden visat att han övergivit sin ansökan genom att inte svara på föreläggandet. I många fall är det uppenbarligen också så att sökanden av olika skäl inte finner anledning att vidhålla sin ansökan och därför underlåter att besvara före- läggande. Att sökanden i många fall vill hålla fast vid sin ansökan framgår dock av att så pass många begär omprövning av eller över- klagar beslut om avskrivning. Det finns för övrigt anledning att räkna med att många är medvetna om att möjlig- heterna till ändring av ett avskrivningsbeslut är begränsade och därför avstår från att begära omprövning eller att överklaga. Det bör uppmärksammas att en möjlighet till återupptagning medför en olägenhet för tredje man, eftersom denne måste räkna med att en avskriven ansökan kan komma att återupptas med den företrädesrätt som den ursprungliga ansökningsdagen ger. Med hänsyn till hur viktigt det kan vara för den enskilde att få tillgodo- räkna sig den prioritet som en första ansökan ger, bör det enligt kommitténs mening ändå införas en möjlighet till återupptagning av en avskriven ansökan. Bestämmelserna om återupptagning kan lämpligen utformas på ungefär samma sätt som i 14 § tredje stycket ML. En ansökan om varumärkesregistrering som avskrivits skall alltså kunna återupptas om sökanden efter ut- gången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan och betalar fastställd återupptagningsavgift. Också när det gäller varu- märkesansökningar bör föreskrivas att återupptagning endast kan ske en gång. Förslag: Den som vill skall på samma sätt som kunna göra invändning mot en beviljad registrering. Invändningen skall ha kommit in till från kungörelse- dagen. Invändaren skall även i fortsättningen kunna åberopa både absoluta och relativa hinder. Den som åberopar ett relativt hinder måste dock själv företräda det intresse som hindret avser för att detta skall kunna läggas till grund för ett beslut om upp- hävande av registreringen. skall lika lite som kunna ta initiativ till ett invändningsförfarande. Inte heller skall verket ex officio kunna ta upp andra hinder till prövning än dem som invändaren åbe- ropat. Återkallas invändningen skall dock även i fortsättningen kunna pröva den om det finns särskilda skäl. En förutsättning för fortsatt prövning skall dock vara att invänd- ningen grundas på ett absolut hinder. Var och en bör få framställa invändning Av flera skäl är det naturligt att även i fortsättningen ha ett invänd- ningsförfarande. Den huvudsakliga anledningen till att ett invänd- ningsförfarande tillskapades genom VmL var att det skulle kunna komplettera officialgranskning av relativa hinder, särskilt i fråga om inarbetade varukännetecken och skyddade fir- mor, se SOU 1958:10 s. 117. Med kommitténs förslag att official- prövningen av relativa hinder skall slopas är det av ännu större betydelse att innehavare av äldre ensamrätter i ett tidigt skede bereds tillfälle att på ett enkelt och billigt sätt angripa en registre- ring. Vid överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen, och den svenska kommittén har det rått enig- het om att invändningsfristen i fortsättningen bör vara . Invändningsfristens längd kommer därigenom att överensstämma med den tremånadersfrist som gäller enligt EG:s varumärkesförordning (artikel 42). Även i fortsättningen bör var och en kunna framställa invänd- ning mot en varumärkesregistrering. I avsnitt 8.5.3 föreslår emellertid kommittén att en förutsättning för bifall till en invändning skall vara att invändaren för talan i eget intresse. Det innebär inte någon ändring i sak när det gäller möjligheten för en invändare att till grund för sin invändning med framgång åberopa att det förelegat ett absolut hinder mot registrering. Var och en får anses kunna företräda det allmänna intresse som ligger bakom de absoluta hindren. Däremot skall en invändare i fortsättningen endast kunna åberopa ett relativt hinder med framgång om han innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas till grund för invändningen. Nya omständigheter till stöd för invändningen En annan fråga som det finns anledning att överväga i detta sam- manhang är om invändaren när som helst bör kunna åberopa nya omständigheter till grund för invändningen. En begränsning i invändarens möjligheter att åberopa nya omständigheter gör det möjligt för innehavaren av registreringen att på grundval av invändningen bedöma sina möjligheter att hävda den. Innehavaren kan då på ett annat sätt överblicka om det finns anledning att lägga Ensamrättens uppkomst m.m. SOU 2001:26 ned tid och kostnader på att försvara registreringen eller om han bör medge att den upphävs helt eller delvis. finns som nämnts inte någon begränsning i möjligheten att i åberopa nya omständigheter till stöd för en invändning. Inte heller finns det någon uttrycklig begräns- ning i möjligheten att åberopa nya omständigheter i Patentbesvärs- rätten. En annan sak är att prövning av en ny omständighet kan strida mot instansordningens princip och föranleda att målet av det skälet återförvisas till för ny prövning. I Regerings- rätten får nya omständigheter beaktas endast om det föreligger sär- skilda skäl (37 § FPL). Vid OHIM finns en viss begränsning i möjligheterna att åberopa nya omständigheter till stöd för en invändning. Enligt artikel 42.3 i EG:s varumärkesförordning skall invändningen innehålla uppgift om de grunder som åberopas till stöd för invändningen. Av samma artikel framgår emellertid att invändaren därefter får åberopa fakta, bevis och argument inom som fastställs av OHIM. I de övriga nordiska länderna finns inte någon begränsning i möjligheterna att åberopa nya omständigheter till stöd för en invändning. Inte heller innehåller vare sig det finska eller det norska förslaget någon sådan begränsning. Att framställa en invändning är i kommitténs förslag till ny varumärkeslag ett av tre olika sätt att angripa en varumärkes- registrering. Liksom tidigare skall en registrering också kunna an- gripas genom en talan vid allmän domstol om upphävande av regi- streringen. Vidare föreslår kommittén i kapitel 7 att det införs en möjlighet att upphäva en registrering i administrativ ordning. Vid bedömning av om nya omständigheter skall få åberopas under invändningsförfarandet finns anledning att beakta i vilken ut- sträckning nya omständigheter får åberopas när talan om upp- hävande förs vid domstol eller genom upphävande i administrativ ordning. En talan i tvistemål – t.ex. en talan om upphävande av en varu- märkesregistrering – får enligt huvudregeln inte ändras (13 kap. 3 § 1 st. RB). Förbudet mot ändring av talan motiveras av att svaranden skall kunna bedöma sina möjligheter att vinna processen med utgångspunkt i vad käranden har anfört i stäm- ningsansökningen. Käranden får emellertid åberopa nya omstän- digheter till stöd för sin talan under förutsättning att saken inte ändras (13 kap. 3 § 3 st. RB). Det innebär att käranden får åberopa nya omständigheter som är alternativa till dem han ursprungligen åberopat till stöd för samma yrkande, se , Rättegång, Andra häftet, 8 uppl., 1996, s. 136 f. I kravet på att omständigheterna skall vara alternativa ligger att de senare åberopade omständigheterna inte får leda till en kvalitativt sett annan rättsföljd än de ursprung- ligen åberopade. Den som väcker talan om att en varumärkesregi- strering skall upphävas får alltså åberopa nya omständigheter till stöd för sin talan, eftersom saken inte ändras; alla omständigheter som kan åberopas till stöd för en talan av detta slag avser rättsfölj- den upphävande av registreringen. Kommitténs förslag till bestämmelser om upphävande av varu- märkesregistrering i administrativ ordning innehåller inte någon uttrycklig reglering av möjligheten att åberopa nya omständigheter (se kapitel 7). Inte heller i BfL – som tjänat som förebild för kom- mitténs förslag till bestämmelser om upphävande i administrativ ordning – finns någon sådan reglering av möjligheten att åberopa nya omständigheter. Det finns därför inget hinder mot att sökan- den ändrar sin talan innan föreläggandet för innehavaren att yttra sig skickas ut (jfr m.fl., Betalningsföreläggande och handräckning, 5 uppl., 1999, s. 52 f.). Av det sätt på vilket förfaran- det är anordnat följer dock att sökanden därefter inte har någon möjlighet att inom ramen för förfarandet åberopa nya omständig- heter, se 30–32 §§ i förslaget till ny varumärkeslag. Om en ansökan om upphävande i administrativ ordning senare överlämnas till tingsrätt blir om ändring av talan tillämpliga. De finns enligt kommitténs mening inte skäl att i invändnings- ärenden ha strängare regler än vid talan i allmän domstol när det gäller möjligheten att åberopa nya omständigheter. Invändaren bör därför också i fortsättningen få åberopa nya omständigheter till stöd för sin invändning i . I vilken mån nya omstän- digheter kan beaktas efter överklagande av ett beslut om invänd- ning får som avgöras av de allmänna förvaltningsproces- suella bestämmelserna. En särskild fråga är i vilken utsträckning bör få utöva officialprövning i samband med invändningsförfarandet. Enligt de allmänna principer om förvaltningsbeslutens rättskraft som har ut- bildats i praxis gäller bl.a. att gynnande beslut i regel inte kan åter- kallas (jfr 27 § FL). I fråga om sådana beslut är det av naturliga skäl viktigt för den enskilde kunna lita på att ett meddelat avgörande står fast. har t.ex. ansetts inte ha befogenhet att utan stöd i lag rätta en felaktig registrering till nackdel för innehavaren, se RÅ 1992 ref. 64. Inte heller har verket befogenhet att ta initiativ till ett invändningsförfarande. Däremot får inom ramen för ett pågående invändningsförfarande ex officio beakta varje omständighet som är av betydelse för utgången, se prop. 1994/95:59 s. 52. Vidare får fullfölja invänd- ningsförfarandet även om invändaren återkallar sin invändning, under förutsättning att det finns särskilda skäl (20 § 3 st. VmL). De möjligheter som har att ex officio ta upp nya omständigheter till prövning och att fullfölja ett pågående invändningsförfarande används dock sällan i praktiken. Kommittén har tidigare framhållit (avsnitt 5.2 och 5.7.2) att offi- cialprövningen av absoluta hinder bl.a. innefattar en prövning av särskiljningsförmåga och alltså den ur konkurrenssynpunkt viktiga intresseavvägningen mellan det enskilda intresset av skydd för sådana beteckningar som fungerar som individualiseringsmedel och det allmänna intresset av att beskrivande beteckningar hålls fria. Det huvudsakliga syftet med invändningsförfarandet är dock som kommittén konstaterat att bereda innehavare av äldre ensamrätter tillfälle att i ett tidigt skede angripa registreringen. Invändnings- förfarandet är i sina grunddrag också utformat som en ackusatorisk process i vilket två enskilda intressen i de flesta fall står emot var- andra. Angående tvåpartsprocess, jfr prop. 1995/96:22 s. 70 f. Mot den angivna bakgrunden finns det enligt kommitténs mening inte anledning att utvidga möjligheter till officialprövning under invändningsförfarandet. Utgångspunkten bör i stället vara att parterna i en intressekonflikt skall disponera över både om en prövning skall komma till stånd och vad den i så fall skall omfatta. bör därför inte ex officio kunna ta initiativ till ett invändningsförfarande. Inte heller bör verket inom ramen för ett pågående invändningsförfarande ex officio kunna ta upp ett nytt absolut hinder mot registrering till prövning. Än mindre bör verket ex officio kunna ta upp ett nytt relativt hinder mot registrering. Även i fortsättningen bör dock i undantagsfall få fullfölja prövningen av en invändning trots att invändaren återkallar den. En förutsättning för en sådan prövning bör dock vara att invändningen grundas på ett absolut hinder. Det framstår t.ex. som rimligt att får pröva en invändning om att ett registrerat varumärke innehåller ett element som är rasistiskt och därför strider mot allmän ordning, även om invändaren av någon anledning återkallar invändningen. I lagen bör på ungefär samma sätt som anges att får pröva en återkallad invändning om det finns särskilda skäl. 5.3.4Ansökan och invändning – och kravet på skriftlighet Nuvarande krav på en ansökan och behovet av ändring En ansökan om registrering av varumärke skall enligt 17 § VmL vara skriftlig samt innehålla uppgift om sökandens namn eller firma, uppgift om de varor för vilka märket är avsett och uppgifter om de klasser varorna tillhör. Vidare finns vissa bestämmelser om ansökan i 9 och 10 §§ VmF, bl.a. krav på att ansökan skall vara underskriven av sökanden eller dennes ombud samt krav på att sökanden skall ge in avbildningar av märket. Inom patenträtten och mönsterrätten finns på ungefär samma sätt som i VmL krav på att ansökan skall innehålla vissa grund- läggande uppgifter, även om dessa i vissa avseenden är mer detalje- rade än dem i VmL (jfr 8 § PL och 2–5 §§ PK samt 10 § ML och 2– 4 §§ MF). har gällt att en ansökan om patent skall vara skriftlig och underskriven av sökanden eller dennes ombud. Kravet på skriftlig- het (8 § 1 st. PL) har dock ändrats i syfte att förbereda införandet av elektronisk ingivning av patentansökningar; ändringen av skrift- lighetskravet skall träda i kraft den dag regeringen bestämmer (SFS 2000:1158, Ds 2000:30 och prop. 2000/01:13). I den departementspromemoria som föregick propositionen gjordes bedömningen att det inte fanns något behov av att ta bort kravet på skriftlighet i syfte att möjliggöra elektronisk ingivning. I propositionen anförde regeringen att detta framstod som en rimlig slutsats. Med hänvisning till remissynpunkterna på bedömningen i promemorian föreslog dock regeringen att formerna för ansökan om patent borde regleras i PK och att skriftlighetskravet i 8 § PL i linje med detta borde slopas. Regeringen anförde därvid att av- sikten var att i PK meddela föreskrifter som på lämpligt sätt skulle ge uttryck för skriftlighetskravet och som skulle reglera ingiv- ningen av patentansökningar i både pappersform och elektronisk form. I fråga om den närmare motiveringen till ändringarna, se Ds 2000:30 s. 41 f. och prop. 2000/01:13 s. 36 f. En ansökan om mönsterregistrering skall liksom en ansökan om varumärkesregistrering vara skriftlig (10 § ML). Vidare skall an- sökan vara underskriven av sökanden (2 § 2 st. MF). Mönster- utredningen har föreslagit vissa ändringar i 10 § ML, dock inte någon ändring med avseende på skriftlighetskravet, se delbetän- kandet SOU 2000:79 s. 139. Nuvarande krav på en invändning och behovet av ändring I VmL finns inte några bestämmelser om vad en invändning skall innehålla (jfr 20 § VmL). I 11 § första stycket VmF föreskrivs emellertid att en invändning skall innehålla uppgifter om 1. invänd- arens namn eller firma samt postadress, 2. om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress och 3. de omständligheter som åberopas till grund för invändningen. Vidare skall invändningen enligt 11 § andra stycket VmF vara underteck- nad av invändaren eller hans ombud. Både PL och ML innehåller till skillnad från VmL en bestäm- melse om utformningen av en invändning. Enligt 24 § PL skall en invändning mot ett patent vara skriftlig. Vidare framgår av 33 § PK att invändningen skall innehålla uppgift om vad den grundas på. På motsvarande sätt skall en invändning mot en ansökan om mönster- registrering vara skriftlig och innehålla uppgift om vad den grundas på (18 § ML och 16 MF). Frågan om ändring av skriftlighetskravet för invändningar när det gäller patent och mönster har inte varit föremål för några överväganden. Förslag: De grundläggande krav som måste ställas på en an- sökan om varumärkesregistrering bör anges i lag. På mot- svarande sätt bör de grundläggande krav som ställs på en in- vändning mot en registrering anges i lag. I lag bör inte finnas något krav på att en ansökan eller en in- vändning skall vara skriftlig. Regeringen eller den myndighet som regeringen föreskriver bör få meddela föreskrifter om de ytterligare krav som en ansökan måste uppfylla. Skälen för förslaget: En ansökan som skall kunna ligga till grund för beviljandet av en ensamrätt på det industriella rättsskyddets område måste innehålla vissa grundläggande uppgifter. Det ligger i sakens natur att ansökan måste innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress. Vidare måste ansökan innehålla sådana uppgifter som behövs för att individualisera det skyddsobjekt som ansökan avser och det skyddsomfång som sökanden begär. Av det anförda följer att en varumärkesansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress. Vidare skall ansökan innehålla en återgivning av varumärket och en förteckning av de varor som märket avser. En ansökan om registrering av ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke bör dessutom innehålla uppgift om de bestämmelser enligt vilka märket får användas. Att en ansökan skall innehålla dessa grundläggande uppgifter bör framgå av lag. Någon särskild bestämmelse om att en ansökan i förekommande fall skall innehålla uppgift om ombudets namn eller adress kan inte anses nödvändig, eftersom detta får anses följa av allmänna förvaltningsprocessuella principer. Regeringen, eller den myndighet som regeringen föreskriver, bör på samma sätt som få meddela föreskrifter om de ytterligare krav som en ansökan skall uppfylla. Med hänsyn till att det lagfästa kravet på skriftlighet slopats för patentansökningar finns det anledning att räkna med att mot- svarande ändringar kommer att göras när det gäller kravet på skriftlighet för mönsteransökningar. Enligt kommitténs mening är det värdefullt om kravet på skriftlighet för ansökningar är reglerat på ett enhetligt sätt i de olika författningarna på det industriella rättsskyddets område. Något krav på att en ansökan om varu- märkesregistrering skall vara skriftlig bör därför inte införas i en ny varumärkeslag. En invändning måste på ungefär samma sätt som en ansökan innehålla vissa grundläggande uppgifter, vilka bör framgå av lag. Invändningen måste till att börja med innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress. Vidare måste invändningen innehålla uppgifter som individualiserar den registrering som den riktas emot. Invändningen måste också innehålla uppgift om de omständigheter som den grundas på. Kravet på skriftlighet bör enligt kommitténs mening vara reglerat på samma sätt när det gäller ansökningar och invändningar. Inte heller i fråga om invändningar bör det därför i lag finnas något krav på skriftlighet. Enligt kommitténs mening finns det inte skäl att behålla ett krav i lag på skriftlighet för invändningar. Regeringen, eller den myndighet som regeringen föreskriver, bör även i fråga om invändningar få meddela föreskrifter om de ytterligare krav som en invändning skall uppfylla. 5.4.1Nuvarande ordning och behovet av ändring En innehavare av ett registrerat varumärke, som inte har hemvist i , skall enligt 31 § VmL ha ett här bosatt ombud med be- hörighet att företräda honom i allt som rör märket. I övriga lagar på det industriella rättsskyddets område finns lik- som i VmL bestämmelser om skyldigheten för en innehavare att ställa ombud för sig. Bestämmelserna är obligatoriska men ställer inte något annat krav på ombudet än att denne skall ha behörighet att ta emot delgivning. En patenthavare som inte har hemvist här i landet skall ha ett här bosatt ombud med behörighet att ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden rörande patentet, med undantag av stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol (71 § PL). På motsvarande sätt är utländska innehavare av växt- förädlarrätter och utländska innehavare av mönsterrätter skyldiga att ha ombud med hemvist i som kan ta emot delgivning (11 kap. 1 § VäxtfL och 45 § ML). Dessa lagar innehåller till skillnad från VmL också bestämmelser om skyldighet för utländska sökande att i vissa fall ställa ombud för sig. Bestämmelserna om skyldigheten för sökanden i ett ärende om patent eller ett ärende om registrering av växtsort att ställa ombud för sig har ändrats med verkan från , i syfte att bringa dem i överensstämmelse med EG-fördragets bestämmelser om etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster (SFS 2000:1158, Ds 2000:30 s. 23 f. och prop. 2000/01:13 s. 20 f.). Enligt dessa be- stämmelser får en sökande som inte har hemvist i före- läggas att för sig ställa ett ombud med behörighet att ta emot del- givning i ärendet och med hemvist här i landet samt att anmäla om- budet hos respektive myndighet (12 § PL och 5 kap 4 § VäxtfL). Om sökanden inte följer ett sådant föreläggande får delgivning ske genom att handlingen med posten sänds till honom under hans senast kända adress, varvid delgivning anses ha skett när detta blivit gjort. I propositionen har regeringen understrukit att bestämmel- serna bör utformas på ett enhetligt sätt i de båda lagarna, se prop. 2000/01:13 s. 25. En sökande i ett ärende om mönsterregistrering som inte har hemvist i skall ha ett här bosatt ombud som äger företräda honom i allt som rör ansökningen (12 § ML). har föreslagit att denna bestämmelse ändras så att den i allt väsent- ligt får motsvarande utformning som dem i PL och VäxtfL.