sou · GPB326d1 · 2002-01-01 00:00:00 — Inte någon av de nordiska varumärkeslagarna innehåller för när- varande någon bestämmelse om överföring av registrering eller an- sökan om registrering. Däremot finns sådana bestämmelser i bl.a. de nordiska lagarna om patent och mönster. Bestämmelserna i dessa lagar är ytterst betingade av att en uppfinning eller ett möns- ter som blivit allmänt tillgängligt inte kan göras till föremål för en ny ansökan, eftersom kravet på nyhet då inte är uppfyllt. Inom bl.a. patenträtten och mönsterrätten finns alltså särskilda regler om bättre rätt (17 och 18 §§ PL resp. 16 och 17 §§ ML). Vidare finns det regler om överföring av ansökan avseende dessa rättigheter (18 § PL resp. 17 § ML). Det finns också bestämmelser om överföring av patent (53 § PL) och överföring av mönsterregi- strering (32 § ML). Bestämmelserna i har sammanfattningsvis följande innehåll. får pröva yrkanden om överföring av en ansökan om patent. Bestämmelserna om överföring är enligt sin lydelse endast tillämpliga i ansökningsärendet (jfr dock Patentbesvärsrättens be- slut i föreläggande i mål 97-696). Ett yrkande om överföring får framställas när som helst under prövningen av en ansökan, även i Patentbesvärsrätten och Regeringsrätten (prop. 1966:40 s. 362). Och bestämmelserna är tillämpliga på både rättigheter som uppkommit innan ansökan gjordes och sådana som uppkommit därefter (prop. 1966:40 s. 362). Om någon visar att han har bättre rätt till uppfinningen än sökanden, skall Patent- verket om yrkande om detta framställs överföra ansökan på honom (18 § PL). Sedan ett yrkande om överföring framställts får ansökan inte avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet slutligt prövats (18 § 2 st. PL). Men den omständigheten att någon har bättre rätt till uppfinningen kan också utgöra hinder mot att meddela patent och grund för upphävande av ett meddelat patent (1 § 1 st. PL). Förhållandevis många frågor om bättre rätt till uppfinning avgörs numera i administrativ ordning, bl.a. på grund av att parterna öns- kar en billigare process än den vid allmän domstol. Parterna dispo- nerar emellertid inte över huruvida frågan om bättre rätt skall prö- vas i administrativ ordning eller inte, utan den avgörs av Patent- verket. Angående förutsättningarna för prövning av talan enligt 18 § PL, se RÅ 1982 ref 2:69. Om någon påstår att han har bättre rätt än sökanden till en upp- finning får – om saken är tveksam – förelägga honom att väcka talan vid domstol , vid äventyr att påståendet annars lämnas utan avseende i den fortsatta prövningen av ansökan (17 § 1 st. PL). I de fall där en prövning ligger bättre till för de all- männa domstolarna får således skjuta saken ifrån sig, t.ex. om utredningen är beroende av muntlig bevisning. Ett beslut i föreläggande om att den som påstår bättre rätt skall väcka talan vid domstol får inte överklagas (Patentbesvärsrättens beslut i mål 79- 173). Inleds eller pågår en tvist om bättre rätt vid domstol får förklara ansökningsärendet vilande i avvaktan på att målet slutligt avgörs (17 § 2 st. PL). Angående bättre rätt till uppfinning och överföring av ansökan, se vidare m.fl., Patentlagstiftningen – en kommentar, 1980 s. 204 f. Bestämmelserna i om bättre rätt och överföring av registre- ring eller ansökan om registrering har i allt väsentligt samma inne- håll som dem i PL. Den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har gemensamt kommit fram till att det bör införas en möjlighet att överföra en registrering eller en ansökan om registrering även när det gäller varumärken. Av särskild bety- delse för denna bedömning har varit att det då blir möjligt att und- vika det otillfredsställande resultat som kan uppstå om en handels- agent eller en återförsäljare i ond tro får registrering av ett märke till vilket huvudmannen har bättre rätt. Förslag: Visar någon att han har bättre rätt än sökanden till ett varumärke som en ansökan om registrering avser skall Patent- verket överföra ansökan på honom. Är saken tveksam får förelägga den som påstår bättre rätt till märket att väcka talan vid domstol . Om föreläggandet inte följs får lämna påståendet utan avseende vid den fortsatta prövningen i registreringsärendet. Inleds en rättegång om bättre rätt till märket skall Patent- verket normalt förklara registreringsärendet vilande. Om någon yrkar överföring av en ansökan får den inte ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet prövats slutligt. Bestämmelserna om överföring skall under invändningsförfa- randet tillämpas på motsvarande sätt i fråga om registrering. Skälen för förslaget: Det bör alltså införas bestämmelser som gör det möjligt för att pröva frågor om överföring av an- sökningar om och registreringar av varumärken på grund av påstå- enden om bättre rätt. De skäl som motiverar en möjlighet till pröv- ning av detta slag när det gäller varumärken skiljer sig visserligen från de skäl som ligger bakom den möjlighet till sådan prövning som finns i bl.a. PL och ML. Intresset av en enhetlig reglering i lagarna på det industriella rättsskyddets område motiverar dock enligt kommitténs mening att bestämmelserna om överföring inom varumärkesrätten så långt möjligt utformas på samma sätt som i PL och ML. Den som vill skall alltså kunna begära att en ansökan om varu- märkesregistrering förs över till honom på den grunden att han har bättre rätt till kännetecknet än sökanden. Ett yrkande om över- föring bör på samma sätt som i fråga om patent och mönster kunna framställas när som helst under handläggningen, dvs. även i över- instanserna. Vidare bör alla omständigheter som kan konstituera bättre rätt, och som därmed kan läggas till grund för en överföring, få åberopas. skall emellertid inte ha skyldighet att pröva sådana frågor om bättre rätt som ligger bättre till för allmän domstol. I sådana fall skall verket på samma sätt som enligt PL och ML kunna förelägga sökanden att väcka talan i saken. Sökanden kan t.ex. följa föreläggandet genom att väcka en fastställelsetalan med yrkande om att domstolen skall fastställa att han har bättre rätt än sökanden till kännetecknet för vissa varor. Inleds en rättegång om bättre rätt skall kunna för- klara registreringsärendet vilande tills målet slutligt avgjorts. I de flesta fall är det också lämpligt att vilandeförklarar ett sådant registreringsärende. I vissa fall kan det emellertid finnas skäl att fortsätta handläggningen av ärendet, t.ex. om undersökningen av om det finns några absoluta hinder mot registrering kräver ett mer omfattande arbete. Att ett ärende normalt bör vilandeförklaras bör enligt kommitténs mening framgå av lagen. Det bör därför ut- tryckligen anges att registreringsärendet skall vilandeförklaras i av- vaktan på att målet om bättre rätt slutligt avgjorts, om det inte finns särskilda skäl att fortsätta handläggningen. När det pågår en tvist om rätten till ett märke är det normalt svårt för de inblandade parterna att bedöma om det är värt att lägga ned tid och resurser på ansökan om varumärkesregistrering som sådan. Det kan t.ex. vara svårt att bedöma om det lönar sig att genomföra en marknadsundersökning eller sörja för annan utred- ning för att styrka att märket förvärvat särskiljningsförmåga eller att det har anspråk på ett utökat skydd. Att inga åtgärder får vidtas med avseende på ansökan bör därför framgå av lagen på ungefär samma sätt som enligt PL och ML. Utöver den reglering som finns i dessa lagar bör anges att ansökan inte får ändras, eftersom en änd- ring kan vara till nackdel för den som får ansökan överförd till sig. Ändringar som annars är tillåtna – ändringar i ett märke som inte påverkar helhetsintrycket och begränsningar av varuförteckningen (jfr 12 § 3 st. i förslaget till varumärkeslag) – bör alltså inte få göras så länge en tvist om märket pågår. I lagen bör således anges att an- sökan varken får ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkan- det om överföring prövats slutligt. Bestämmelserna om överföring och bättre rätt skall som nämnts kunna tillämpas också under invändningsförfarandet. I allt väsent- ligt kan prövningen ske på samma sätt under invändningsför- farandet som under registreringsförfarandet. Det är därför i princip tillräckligt att i lagen ange att de nu aktuella bestämmelserna skall tillämpas på motsvarande sätt. I ett avseende är emellertid förhål- landena olika i registreringsärenden och invändningsärenden. Inom ramen för ett registreringsärende kan den som anser sig ha bättre rätt till det varumärke som begärs registrerat endast framställa ett yrkande, nämligen att ansökan skall överföras till honom. I ett invändningsärende kan en invändare som gör gällande bättre rätt till ett registrerat varumärke yrka antingen att registreringen över- förs till honom eller att den upphävs. En särskild fråga är därför om det finns anledning att behandla endast ett påstående om bättre rätt annorlunda än ett yrkande om överföring av en ansökan eller registrering. Inom patenträtten utgör som nämnts den omständigheten att någon annan än sökanden har bättre rätt till en uppfinning hinder mot att bevilja patent (1 § 1 st. PL). skall inom ramen för sin officialprövning ta hänsyn till alla hinder som kan föreligga mot att patent beviljas. Ett påstående om bättre rätt har därför självständig betydelse vid prövningen av en patentansökan. Inom patenträtten är det således naturligt att avgör frågan om bättre rätt även om ett formellt yrkande om överföring inte framställts eller förelägger den som påstår bättre rätt att väcka talan samt att underlåtenhet att följa ett sådant föreläggande att väcka talan leder till rättsföljden att påståendet om bättre rätt lämnas utan avseende vid den fortsatta prövningen av ansökan. Med den begränsning av officialprövningen som kommittén föreslagit kan dock inte avslå en ansökan om varumärkesregistre- ring på grund av en äldre rätt. Vid sin prövning i ett registrerings- ärende kan därför inte beakta ett påstående om bättre rätt till det sökta märket, utan endast ett uttryckligt yrkande om överförande av ansökan. Detta talar i och för sig för att Patent- verket inte bör kunna förelägga den som påstår sig ha bättre rätt till varumärket att väcka talan, om denne inte uttryckligen yrkat överförande av ansökan. Enligt kommitténs förslag skall emellertid bestämmelserna om överföring och bättre rätt vara tillämpliga även under invänd- Det är också i invändningsärenden som dessa bestämmelser torde få sin största betydelse. I invändningsärenden får också pröva sådana relativa hinder som invändaren åberopar. Den som gör invändning mot en registrering på den grunden att han har bättre rätt än sökanden till varumärket kan som nämnts yrka att skall överföra registreringen på honom eller att verket skall upphäva registreringen. Om invän- daren yrkar att registreringen skall upphävas på den grunden att han har bättre rätt till varumärket än sökanden får denna omstän- dighet betydelse på ungefär samma sätt som i patenträtten. I ett invändningsärende är det följaktligen en adekvat rättsföljd att ett påstående om bättre rätt lämnas utan avseende om invändaren inte följer ett föreläggande att väcka talan. Enligt kommitténs mening finns det inte anledning att utforma den nu aktuella rättsföljden på olika sätt beroende på om påståendet framställs i ett registreringsärende eller i ett invänd- ningsärende. Kommittén stannar därför vid att föreslå att bestäm- melsen i detta avseende utformas på samma sätt som enligt PL och ML, dvs. så att ett påståendet om bättre rätt skall lämnas utan avse- ende om ett föreläggande att väcka talan inte följs. Ett beslut av om överföring av en registrering eller en ansökan om registrering är ett slutligt beslut som får överklagas på samma sätt som andra slutliga beslut. Ett beslut om att utfärda ett föreläggande om att väcka talan vid äventyr att ett påstående om bättre rätt är däremot ett beslut under handläggningen som inte bör få överklagas särskilt. Några speciella bestämmelser om överklagande behövs följaktligen inte med anledning av reglerna om bättre rätt. Användning av kännetecken har på olika sätt betydelse för ensam- rättens uppkomst och omfattning. Användningen av ett känne- tecken kan även ha betydelse vid bedömning av om märket har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Vid denna bedöm- ning skall därför hänsyn tas till den omfattning och den tid som kännetecknet varit i bruk. Redan ett ibruktagande ger enligt VmL upphov till ett skydd för de s.k. naturliga varukännetecknen släktnamn, adress och firma. Den som tar sitt släktnamn i bruk som varukännetecken har således ett skydd mot att någon annan använder ett namn som är förväxlingsbart med detta namn. Den som tar ett kännetecken i bruk har också ett skydd mot att någon annan i ond tro vinner registrering av ett med detta förväxlingsbart kännetecken. Vidare kan ensamrätt till ett kännetecken förvärvas genom inarbetning. Ensamrätten gäller i det område där märket är inarbetat och kan således vara alltifrån lokal till landsomfattande. Slutligen kan användning av ett kännetecken leda till att det blir känt och får ett anseende och därigenom ett större skyddsomfång. I det följande tar kommittén upp några frågor som alla hänger samman med användning av varukännetecken. Inledningsvis be- handlar kommittén i vilken utsträckning frågan om användning skall beaktas vid bedömning av särskiljningsförmåga vid registre- ring. Sedan tar kommittén upp bl.a. frågan om skydd på grund av inarbetning och frågan om skydd för naturliga varukännetecken Vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga skall en- ligt 13 § VmL hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt den omfattning och den tid märket varit i bruk. Bestämmelsen i 13 § VmL innehåller inte någon närmare redovisning av vad som fordras för att bota bristerna i ett märkes särskiljningsförmåga. När bestämmelsen togs in i VmL var det i första hand möjlig- heten att ta hänsyn till användningen av beskrivande varumärken vid bedömning av deras särskiljningsförmåga som ansågs vara av betydelse. Man anförde i förarbetena att bestämmelsen skulle öppna en möjlighet att i speciella fall bortse från primära brister i ett märkes särskiljningsförmåga. Vidare anförde man att ett be- skrivande märke genom användning kunde få sekundärbetydelse med verkan att det i första rummet uppfattades såsom ett särskilt kännetecken, medan dess beskrivande innebörd trädde i bakgrun- den. Se SOU 1958:10 s. 103 f. och prop. 1960:167 s. 100 f. Varumärkes- och firmautredningen uttalade i fråga om tillämp- ningen av bestämmelsen att det i och för sig inte var något ovillkorligt krav att användningen i varje enskilt fall skulle ha med- fört en fullbordad inarbetning. Utredningen anförde emellertid att sekundärbetydelse normalt inte kunde uppstå om inte märket var allmänt känt inom omsättningskretsen, dvs. Ensamrättens uppkomst m.m. SOU 2001:26 ningen underströk dock att hänsyn måste tas till att olika märken kan ha högst varierande grader av bristande särskiljningsförmåga, alltifrån generiska ord, över mer eller mindre deskriptiva märken, till märken som står på gränsen mellan det deskriptiva och det en- dast starkt suggestiva. Se SOU 1958:10 s. 103. Jfr vidare prop. 1960:167 s. 100 f. Bestämmelsen synes ha tillämpats i huvudsak i enlighet med de uttalanden som Varumärkes- och firmautredningen anförde i sitt betänkande. När det varit fråga om i hög grad beskrivande märken har man i administrativ praxis således krävt att märket varit inarbetat för att det skall anses ha förvärvat erforderlig särskilj- ningsförmåga, se t.ex. Patentbesvärsrättens domar i mål 97–271, NIR 1998 s. 336 (SVENSKA LANTÄGG i figur), i mål 98–236 (HÄSTENS rutmönster) och i mål nr 99–028 (KEXCHOKLAD). När det där- emot varit fråga om märken som stått på gränsen mellan det starkt suggestiva och det deskriptiva har det varit tillräckligt att märket använts i viss omfattning och och därigenom visat sig fungera som ett kännetecken, se Patentbevärsrättens domar i mål 93–135 (SÄKRA), i mål 94–466 (A ), i mål 94–688 (HERBA MEDICA), och i mål 97–385 (TAXIKURIR i figur). Vidare har generiska och vissa starkt be- skrivande ord ansetts vara föremål för ett absolut frihållningsbehov och därför vägrats registrering, trots att de använts i mycket stor omfattning och trots att de i praktiken fungerat som kännetecken, se t.ex. Patentbesvärsrättens dom i mål 95–237 (ODDSET i figur). Hänsyn har tagits till både användning som skett före tidpunk- ten för ansökan om registrering och användning som skett efter ansökningsdagen. Det är svårt att mera precist ange vilka krav som i praktiken ställts på den användning som i olika fall ansetts till- räcklig för att bota förekommande brister i ursprunglig särskilj- ningsförmåga, eftersom man varken i administrativ eller judiciell praxis närmare angivit vilka omständigheter som varit avgörande för bedömningen i olika fall. innehåller en grundläggande bestämmelse om att man vid bedömning av ett märkes särskiljningsförmåga skall ta hänsyn till användningen av märket. Enligt artikel 6 quinquies C.1 i konventionen skall man vid bedömning av ett märkes särskilj- ningsförmåga ta hänsyn till alla faktiska omständigheter och sär- skilt den tid som märket har använts. bestämmelse bygger bl.a. på det förhållandet att varumärken genom användning kan förvärva en sekundärbety- delse (secondary meaning) som kännetecken. Bestämmelsen tar sikte på både märken som anses sakna känneteckenskaraktär och märken som är beskrivande för de varor som de avser. Härutöver synes bestämmelsen syfta till att hänsyn till användningen skall kunna tas vid bedömning av om ett sökt märke skall kunna sam- existera med äldre märken. Angående innehållet i artikel 6 quin- quies C.1, se G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Convention for the Protection of Industrial Property as revi- sed at in 1967, 1968, s. 118. Avsikten med konventions- bestämmelsen torde ursprungligen främst ha varit att möjliggöra skydd för vissa mycket enkla märken som använts sedan gammalt, se SOU 1958:10 s. 103 not 1. Enligt artikel 3.3 i varumärkesdirektivet skall ett varumärke inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punk- terna 3.1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registrerings- ansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har för- värvat särskiljningsförmåga. Hänvisningen till punkterna 1 b, c, och d innebär att bestämmelsen är tillämplig på b. märken som saknar särskiljningsförmåga, c. märken som endast anger art eller i övrigt är beskrivande för de varor eller tjänster som märket avser samt d. märken som endast består av upplysningar som i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. En medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen. På motsvarande sätt stadgas i artikel 7.3 i EG:s varumärkes- förordning att man skall ta hänsyn till användningen av ett varu- märke vid bedömning av dess särskiljningsförmåga. Av bestäm- melsen framgår inte huruvida även användning som sker efter ansökningsdagen skall beaktas. Enligt en tillämpningsföreskrift till artikel 7.3 (Examination Division, Practice Note, Evidence of use, ) måste dock märket uppfylla kravet på särskilj- ningsförmåga för ansökan. har i sin dom i målen C-108-- 108/97 (CHIEMSEE-fallet) yttrat sig över hur artikel 3.3 i varu- märkesdirektivet skall tolkas med avseende på geografiska namn. Domstolen har därvid närmare redogjort för vilka omständigheter som kan beaktas vid bedömning av om ett geografiskt namn genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga. I samma dom har domstolen också yttrat sig över hur artikel 3.1 c skall tolkas i fråga om sådana namn. bedömning innebär bl.a. att ett geografiskt namn som använts så att det i praktiken fungerar som ett individualiseringsmedel för vissa varor och tjänster också skall anses ha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga, även om det finns ett behov för andra att använda namnet. När det gäller artikel 3.1 c har bekräftat att för- budet mot registrering av beskrivande tecken ställts upp i syfte att skydda det allmänna intresset av att beskrivande tecken skall kunna användas fritt av alla (25). Domstolen har också berört förhållandet mellan artikel 3.1 c och artikel 6.1 b i direktivet. Domstolen har därvid anfört att artikel 6.1 b, som bl.a. avser de fall då ett varumärke helt eller delvis består av ett geografiskt namn, inte innebär att någon annan har rätt att bruka ett sådant namn som varumärke, utan endast medför en rätt att använda namnet i upplysningssyfte under förutsättning att det sker i enlighet med god affärssed (28). Vad sedan gäller artikel 3.3 om förvärv av särskiljningsförmåga har domstolen anfört att bestämmelsen utgör en betydande lind- ring av regeln i artikel 3.1 b, 3.1 c och 3.1 d, enligt vilka varumärken inte får registreras om de saknar särskiljningsförmåga, om de endast anger varornas art eller i övrigt endast innehåller beskrivande tecken eller upplysningar, eller om de endast består av upplysningar som i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten (45). Vidare har domstolen anfört att den särskiljningsförmåga som ett varumärke skall ha förvärvat genom användning, liksom den särskiljningsförmåga som enligt artikel 3.1 b i direktivet utgör ett av kraven för att ett varumärke skall kunna registreras, betyder att varumärket skall fungera som kännetecken för de varor som märket avser (46). I anslutning härtill har domstolen förklarat att detta innebär att det geografiska namnet fått en annan innebörd, och att dess betydelse, som är rent beskrivande, rättfärdigar (rechtfertigt) att namnet registreras som varumärke (47). Domstolen har därvid anfört att artikel 3.3 inte tillåter en differentierad särskiljningsförmåga beroende på vilket intresse som finns av att även i fortsättningen låta det geografiska namnet vara tillgängligt för att brukas av andra företag (48). När det gäller prövningen av om ett märke genom användning skall anses ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga har dom- stolen anfört att man skall göra en helhetsbedömning av de om- ständigheter som kan visa att varumärket fungerar som ett individualiseringsmedel för de varor det avser (49). Vidare har domstolen anfört att särskild hänsyn skall tas till det geografiska namnets karaktär. Om det geografiska namnet är mycket välkänt kan det enligt domstolens mening anses ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga endast om det intensivt och använts som varumärke. Och om namnet redan är känt som geo- grafisk ursprungsbeteckning för ett visst slags varor måste det en- ligt domstolens mening ställas särskilda krav på, att den som vill låta registrera namnet som varumärke för varor av detta slag visar, att märket använts intensivt och för sådana varor (50). Vid bedömningen av om ett varumärke har förvärvat erfor- derlig särskiljningsförmåga kan hänsyn också tas till den marknads- andel som varumärket har, hur ofta, hur länge och inom hur stort geografiskt område som varumärket använts, hur stora invester- ingar som har gjorts vid marknadsföring med märket, den andel av omsättningskretsen som uppfattar märket som ett kännetecken för varor från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (51). Om omsättningskretsen eller åtminstone en betydande del (ein erheblicher Teil) av denna krets uppfattar märket som ett kännetecken för de varor som mär- ket avser skall kravet på särskiljningsförmåga under alla omständig- heter anses uppfyllt. Kravet på särskiljningsförmåga kan emellertid inte bedömas enbart med utgångspunkt i abstrakta fakta såsom be- stämda procentsatser (52). I anslutning härtill har