sou · GPB326d1 · 2002-01-01 00:00:00 — Om detta förslag genomförs torde efternamn – även med en oförändrad officialprövning – i praktiken komma att utgöra registreringshinder endast om någon bärare av ett egenartat efternamn gör invändning och åberopar sådana om- ständigheter som visar att en användning av märket skulle medföra olägenhet för honom. I fall där det inte finns någon verklig konflikt går det att undvika det oönskade resultatet av officialprövningen. inhämta medgivande från den vars rätt är i fråga och därigenom undanröja registreringshindret. Vanligen fordras dock en tämligen omständlig förhandling mellan berörda parter och ombud innan en överenskommelse kan träffas. En sådan förhandling är särskilt komplicerad om de inblandade parterna har hemvist i olika länder. Vidare leder en förfrågan om medgivande ofta till att innehavaren av registreringen gör anspråk på någon form av motprestation. Innehavaren av en äldre varumärkesrätt ställer normalt krav på att sökanden utfärdar en s.k. motförbindelse, i vilken sökanden åtar sig att inte på grund av det sökta märket göra gällande någon rätt mot den som utfärdat medgivandet. Inte sällan ställer innehavaren av den äldre rätten också sådana krav på ersättning i pengar att en överenskommelse inte kan träffas. I de fall där det finns en verklig risk för konflikt är det naturligt att en ersättning utgår, t.ex. om innehavaren av ett äldre varumärke måste begränsa användningen av sitt märke på något sätt. Nackdelen med officialprövningen visar sig dock tydligt i de fall där det objektivt sett inte finns någon sådan risk, utan anspråket på ersättning endast är ett resultat av förfrågan om medgivande. En annan möjlighet att undgå det oönskade resultatet av official- prövningen är att vidta åtgärder för att få den äldre rätten upphävd. Det kan t.ex. förhålla sig så att ett äldre varumärke eller en äldre firma inte har använts och därför kan hävas på denna grund (se 25 a § VmL). Den som vill få en registrering upphävd sedan tiden för invändning löpt ut är hänvisad till att väcka talan om upp- hävande vid allmän domstol. En sådan talan är emellertid ofta för- enad med betydande arbete, kostnader och tidsutdräkt, även om det inte råder tvist om förutsättningarna för registreringens be- stånd. Möjligheten att väcka talan vid allmän domstol för att få en äldre registrering upphävd undanröjer inte det oönskade resultatet av officialprövningen. Kommittén föreslår i kapitel 7 att det införs ett förfarande för upphävande av varumärkesregistreringar i admi- nistrativ ordning. Inte heller ett sådant förfarande kan emellertid helt undanröja det oönskade resultatet av officialprövningen. Även om officialprövningen är omfattande framstår den i vissa avseenden som ofullständig och därför inte helt tillförlitlig. Offi- cialprövningen är i praktiken begränsad till registrerade äldre ensamrätter. har inte någon möjlighet att undersöka om det finns inarbetade ensamrätter som kan utgöra hinder mot en sökt registrering. Verket har inte heller någon möjlighet att under- söka om det finns någon särskild omständighet som gör att ett äldre registrerat märke har anspråk på ett större skyddsomfång, t.ex. att märket är väl ansett. Omständigheter av detta slag åberopas i större utsträckning och denna utveckling kan förväntas fortsätta (jfr avsnitt 6.2.3). Vidare saknar Patent- verket möjlighet att efterforska om sökanden gjort sin ansökan i ond tro och det därför föreligger hinder mot registrering. Hinder av detta slag kommer således normalt fram först genom att inne- havaren av den äldre rätten själv avger protest eller gör invändning. Det är visserligen inte särskilt vanligt att en registrering hindras av en äldre inarbetad rätt eller på grund av att ansökan gjorts i ond tro. Däremot är det tämligen vanligt att det finns omständigheter som kan påverka skyddsomfånget hos ett äldre märke men som inte framgår av registreringen. I de fall där det förhåller sig på detta sätt innebär det att officialprövningen inte fullt ut fyllt sin funktion. Kommittén föreslår i avsnitt 5.7.3 att lokalt inarbetade varukännetecken inte skall kunna utgöra vare sig registrerings- hinder eller grund för en dom på upphävande av registrering. Det bör framhållas att en sådan ordning kan bidra till att öka säker- heten i officialprövningen. Ett annat förhållande som begränsar möjligheter att göra en fullständig officialprövning är reglerna om prioritet. De problem som är förknippade med prioritet förekommer både i fråga om nationella registreringar och internationella registrering- ar. Den som ansöker om en svensk nationell varumärkesregistrering kan begära att ansökan skall anses gjord en tidigare dag och som mest den dag ansökningen i praktiken gavs in, se reglerna om konventionsprioritet (30 § VmL), som bygger på artikel 4 i , och utställningsprioritet (18 § VmL). Det är inte rimligt att i alla registreringsärenden skall dröja med sin prövning för att kunna ta hänsyn till ansökningar med prioritet. Efter registreringen av ett varumärke kan det därför visa sig att det finns ett märke som på grund av rätt till prioritet rätteligen skulle ha utgjort hinder mot den först beviljade registreringen. Prioritet av olika slag begärs i och för sig i förhållandevis få nationella ansökningsärenden och kan därför allmänt sett inte anses påverka officialprövningens tillförlitlighet på något avgörande sätt. Reglerna om prioritet har emellertid större betydelse när det gäller internationella registreringar där verkan begärs i . Underrättelser från internationella byrå med begäran om att en internationell registrering skall gälla i kommer nor- malt in till först efter dagen för den internationella registreringen (jfr 54 § VmL). En internationell registrering har verkan för registreringen i det inter- (artikel 4.1 a i Madridprotokollet). En internationell registrering har därmed normalt verkan från den dag då den internationella ansökningen kom in till varumärkes- myndigheten i sökandens hemland (artikel 3.4 i Madridproto- kollet). Innehavaren av en internationell registrering har emellertid den rätt till prioritet som följer av artikel 4 i (artikel 4.2 i Madridprotokollet). Om innehavaren av den interna- registreringen har rätt till prioritet anger Internationella byrån detta i underrättelsen till . I vissa fall har alltså innehavaren av en internationell registrering rätt till prioritet som ligger bakåt i tiden. Internationella registreringar där verkan begärs i och där det finns en rätt till prioritet är förhållandevis vanliga. Det innebär att official- prövning i förhållande till de internationella registreringarna i många fall sker mot ett ofullständigt material. har goda möjligheter att hålla sig underrättat om de relativa registreringshinder som är registrerade. Den snabba ut- vecklingen på känneteckensområdet har emellertid medfört att an- talet registrerade kännetecken ökat mycket kraftigt. skall i sin officialprövning inte bara ta hänsyn till svenska natio- nella registreringar av olika slag, utan även beakta alla interna- registreringar där verkan begärts i och alla gemen- skapsregistreringar. Trots att använder moderna tekniska hjälpmedel i sin granskning och att dessa instrument ständigt förfinas är det i praktiken svårt för verket att med säkerhet beakta alla registrerade äldre ensamrätter. Det skulle kanske i och för sig vara möjligt för att öka säkerheten i sin prövning genom att lägga ned ännu mer arbete på sin granskning. Men det är knappast praktiskt genomförbart, eftersom det skulle leda till ökade kostnader och längre handläggningstider. Det stora antalet svenska nationella varumärkesregistreringar och firmaregistreringar har gjort officialprövningen av de relativa registreringshindren till en alltmer krävande uppgift. Det gäller bl.a. prövningen i förhållande till äldre figurmärken där granskningen alltjämt i hög grad görs utan tekniska hjälpmedel. Vidare är de internationella registreringarna redan så pass många att de bidrar till att göra det svårare för att överblicka alla relativa registreringshinder. Härtill kommer att gemenskaps- registreringarna på olika sätt har förändrat förutsättningarna för officialprövningen. Även dessa är redan så många till antalet att det i praktiken är svårt för att bemästra officialprövning- en i förhållande till dem. gör för övrigt en mer sum- marisk prövning i förhållande till gemenskapsregistreringarna än de nationella och internationella registreringarna. Av större betydelse är emellertid att inte har någon möjlighet att hindra att en gemenskapsregistrering kommer till stånd med verkan i . Ett EG-varumärke kan alltså komma att registre- ras trots att det är förväxlingsbart med t.ex. ett äldre svenskt nationellt varumärke. Officialprövningen av både absoluta och relativa registrerings- hinder har utgjort en väsentlig del av svensk och öv- rig nordisk varumärkesrätt. prövning i varumärkes- ärenden har, liksom prövningen i de övriga nordiska patentverken, varit av hög kvalitet. Flera av de skäl som låg till grund för utform- ningen av officialprövningen och som talar för att behålla pröv- ningen av de relativa registreringshindren gör sig, som kommittén tidigare framhållit, alltjämt gällande. En utgångspunkt för kommittén är emellertid att innehavaren av ett registrerat varumärke själv bör bevaka sin rätt. Det bör därför vara upp till innehavaren att själv begära prövning av om ett sökt märke kommer i konflikt med ett äldre kännetecken. Med en sådan ordning undviker man att sökta varumärken i vissa fall nekas regi- strering på grund av äldre ensamrätter, trots att registrering och användning i praktiken inte skulle ge upphov till någon konflikt. Vidare leder den nuvarande officialprövningen, med den skyldighet har att vägra registrering så snart det finns äldre kän- netecken som kan utgöra registreringshinder, till att handlägg- ningstiden förlängs. Till detta kommer att i pröv- ningen av relativa registreringshinder ibland kommer i vad som kan uppfattas som en jävsliknande situation. En fortsatt officialpröv- ning av de relativa registreringshindren kan enligt kommitténs me- ning få till följd att det för många framstår som mer fördelaktigt att ansöka om gemenskapsregistrering än att ansöka om svensk nationell registrering eller internationell registrering med verkan i Det kan i sin tur leda till att antalet svenska nationella ansökningar och internationella registreringar där verkan begärs i minskar. Ett minskat underlag skulle göra det svårare för att bibehålla och utveckla sin kompetens på varu- märkessidan. Det anförda talar enligt kommitténs mening starkt mot att behålla officialprövningen av de relativa registreringshind- ren. Men det är ändå inte tillräckligt för att motivera en ändring av den ordning som funnits och som i huvudsak fungerat väl. Med denna bedömning blir det av särskild vikt om officialpröv- ningen kan anses vara så tillförlitlig att den innebär en tillräcklig garanti, både för att en beviljad registrering inte kommer i konflikt med äldre ensamrätter och för att registrerade varumärken inte kränks. När en sökt registrering beviljas trots att den kommer i konflikt med en äldre förväxlingsbar ensamrätt finns det alltid risk för rättsförluster. Om saken blir föremål för prövning inom ramen för invändningsförfarandet kan skadeverkningarna normalt be- gränsas. Vid en tidig prövning av frågan om upphävande har inne- havaren av det registrerade varumärket normalt inte hunnit använda märket i någon större omfattning. En tidig prövning minskar risken för att innehavaren av varumärket gör investeringar i märket som han sedan inte får någon nytta av. En tidig prövning minskar också risken för att innehavaren gör intrång i någon annans ensamrätt och därigenom ådrar sig skadeståndsskyldighet. Till detta kommer att en prövning i administrativ ordning normalt är betydligt billigare för parterna än en prövning vid allmän dom- stol. Det är därför viktigt för innehavarna av registrerade varu- märken att bevakningen av nya registreringar sköts på ett effektivt sätt. Utvecklingen har medfört att inte längre har samma möjligheter som tidigare att beakta alla förekommande en- samrätter och skapa ett riktigt underlag för sin bedömning. Det var redan tidigare i praktiken en omöjlig uppgift för att ta hänsyn till alla inarbetade men inte registrerade ensamrätter. är det också svårt för verket att beakta det allt större antalet registre- rade ensamrätter. Avgörande är emellertid att inte har någon möjlighet att hindra att en gemenskapsregistrering får verkan i . Det innebär att officialprövning aldrig kan innebära någon rimlig garanti för att gällande nationella registreringar och internationella registreringar med verkan här i landet inte kränks. En sammanvägning av det anförda leder enligt kommitténs me- ning till slutsatsen att det inte kan anses vara lämpligt att behålla officialprövningen av de relativa registreringshindren, särskilt med hänsyn till att prövningsunderlaget inte kan anses vara tillräckligt tillförlitligt. Kommittén föreslår alltså att officialprövningen av de absoluta registreringshindren skall bestå medan officialprövningen av de relativa hindren skall avskaffas. Förslag: skall på samma sätt som undersöka om det finns några absoluta hinder mot registrering. I den om- fattning som regeringen föreskriver skall verket också under- söka om det finns några relativa hinder. Framkommer det något relativt hinder skall underrätta sökanden om detta och bereda honom tillfälle att yttra sig. Men verket skall ex officio avslå en ansökan om registrering endast om det finns något absolut registreringshinder. skall även i fortsättningen kunna avskriva en an- sökan i ett ärende om registrering om sökanden inte svarar på ett föreläggande. Det införs dock en möjlighet för sökanden att få en avskriven ansökan återupptagen. Av naturliga skäl skall undersöka om en ansökan uppfyller de formella krav som ställs på en ansökan, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift. Vidare skall även i fortsättningen undersöka om det finns några absoluta hinder mot registrering och underrätta sökanden om dessa, eftersom ver- kets officialprövning alltjämt skall omfatta alla sådana hinder. En särskild fråga är emellertid om också skall undersöka om det enligt verkets mening finns några relativa hinder mot regi- strering och uppmärksamma sökanden på dessa. En utgångspunkt för kommittén är, som tidigare framhållits (av- snitt 5.3.1), att innehavarna av ensamrätter själva skall bevaka dessa. I detta ligger också att den som står i begrepp att välja ett varumärke och ansöka om registrering av detta själv bör undersöka om det finns risk för att märket kolliderar med någon äldre rättighet. Vidare har sökanden helt andra möjligheter att anpassa sin ansökan om undersökningen av om det finns några relativa hinder görs innan ansökan ges in. Han kan då t.ex. göra sådana ändringar i märket som inte är möjliga sedan ansökan lämnats in. Det måste också beaktas att en skyldighet för att göra en undersökning av relativa hinder och att underrätta sökanden om dessa förlänger handläggningstiden. Till detta kommer att en skyldighet för att göra en undersökning av detta slag måste finansieras med avgifter, vilket gör att ansökningsavgifterna blir högre än de annars skulle bli. Förslaget att begränsa officialprövningen till absoluta registre- ringshinder innebär dock att prövningen får ungefär samma om- fattning som enligt EG:s varumärkesförordning och den danska varemærkeloven. Vid utformningen av registreringsförfarandet är det därför naturligt att ta hänsyn till förfarandena enligt dessa för- fattningar. Att i sin myndighetsutövning undersöker och underrättar sökanden om vilka relativa hinder som finns ger sökandena en hög grad av service. Sökandens möjligheter att göra ändringar i själva märket är visserligen begränsade sedan ansökan lämnats in. Men sökanden kan på grundval av en sådan undersök- ning bedöma om det är lämpligt att vidhålla sin ansökan med en oförändrad eller ändrad varuförteckning. Sökanden får också möj- lighet att ta kontakt med innehavare av äldre ensamrätter och för- söka nå en uppgörelse om samexistens. Vidare kan en undersök- ning av detta slag för användarna underlätta övergången till en be- gränsad officialprövning vid registrering av varumärken. Mot den angivna bakgrunden bör det alltjämt enligt lag finnas en möjlighet för att göra en granskning av det nu aktuella slaget. Kommittén har tidigare anfört att det finns anled- ning att räkna med att s.k. bevakningstjänster kan bli billigare . Enligt kommitténs mening finns det också anledning att räkna med ett större utbud av andra tjänster , bl.a. undersökningar av om det finns förutsättningar för en hållbar regi- strering med hänsyn till förekomsten av äldre ensamrätter. Det är därför något osäkert vilket praktiskt behov det kommer att finnas av att i sin myndighetsutövning ex officio undersöker om det finns relativa hinder och underrättar sökanden om dessa. Det kan mycket väl visa sig att det kommer att framstå som natur- ligt och mer fördelaktigt för sökandena att själva eller genom om- bud göra en sådan undersökning, särskilt som undersökningen då kan göras innan ansökan ges in. En annan sak är att inom ramen för sin uppdragsverksamhet även i fortsättningen kan tillhandahålla undersökningar av det här slaget. Således är det enligt kommitténs mening lämpligt att skapa en flexibel reglering i detta avseende. Regeringen bör ges rätt att föreskriva om och i vilken omfatt- ning inom ramen för sin handläggning i registrerings- ärenden skall undersöka om det finns några relativa hinder och underrätta sökanden om dessa. Vid en sådan reglering kan reger- ingen också överväga att låta underrätta innehavarna av äldre varumärkesregistreringar om nya varumärkesansökningar. Det kan också tänkas att regeringens förordningsbestämmelse in- skränks till ett åläggande för att tillhandahålla en automatiskt framställd datalista över potentiella hinder. Det bör understrykas att kommitténs förslag inte förutsätter att regeringen utnyttjar ett bemyndigande att föreskriva att skall utföra ett visst mått av granskning med avseende på relativa hinder. I den mån det framkommer några relativa hinder – genom Patent- verkets undersökning eller på annat sätt – skall dock verket under- rätta sökanden om dessa och bereda honom tillfälle att yttra sig. Föreläggande vid påföljd av avskrivning En fråga som bör beröras i detta sammanhang är om även i fortsättningen bör ha möjlighet att i ett registreringsärende förelägga sökanden att besvara ett föreläggande vid äventyr att hans ansökan annars avskrivs från vidare handläggning. Visar granskning att ansökan inte uppfyller de formella krav som ställs på en ansökan eller att det finns något materiellt hinder mot registrering skall verket i den nuvarande ord- ningen förelägga sökanden att avgiva yttrande eller vidtaga rättelse, vid äventyr att ansökan annars avskrivs (19 § 1 st. VmL). Om sökanden inte besvarar föreläggandet i rätt tid skall alltså avskriva ansökan från vidare handlägg- ning. Om sökanden besvarar förläggandet men det alltjämt finns någon formell brist med avseende på ansökan eller något materiellt hinder mot registrering skall avslå ansökan, såvida det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande (19 § 2 st. VmL). Om ansökan däremot uppfyller alla formella krav och det inte finns något materiellt hinder registrerar märket genom att föra in det i registret. SOU 2001:26 Ensamrättens uppkomst m.m. En huvudregel i svensk civilprocessrätt och förvaltningsprocess- rätt är att en ansökan skall avvisas om den inte uppfyller de for- mella krav som ställs på en ansökan, medan den skall avslås om den tas upp till prövning i sak men inte (jfr t.ex. 42 kap. 4 § RB, 10 § ÄrendeL och 5 § FPL). ningsbestämmelserna i 19 § VmL skiljer sig alltså på två sätt från denna huvudregel. Den ena skillnaden är att ansökan skall avskrivas om sökanden inte besvarar ett utfärdat föreläggande i rätt tid; en ordning som synes bygga på synsättet att sökanden visat att han övergivit sin ansökan genom att inte svara på föreläggandet. Den andra är att ansökan skall avslås även om anledningen till före- läggandet är att ansökan inte uppfyller något av de formella krav som ställs på en ansökan, inbegripet att sökanden inte betalat föreskriven ansökningsavgift. En utgångspunkt för kommittén är att de regler som styr för- farandet vid registrering av varumärken så långt möjligt bör stämma överens med de grundläggande principerna i den allmänna processrätten. Detta talar för att ändra utformningen av handlägg- ningsbestämmelsen i en ny varumärkeslag. Den ordning som finns i VmL är emellertid etablerad på det industriella rätts- skyddets område (angående den historiska bakgrunden, se SOU 1958:10 s. 298). Motsvarande bestämmelser finns också i öv- riga lagar på det industriella rättsskyddets område (se 15 § PL, 14 § ML, 5 kap. 5 § VäxtfL). Även i NamnL och de associations- rättsliga lagar som innehåller bestämmelser om registrering av t.ex. firma finns motsvarande bestämmelser (se 40 § NamnL samt t.ex. 18 kap. 4 § ABL, 11 § HrL och 15 kap. 4 § FörenL). Liknande be- stämmelser finns för övrigt också på det industriella rättsskyddets område i de andra nordiska länderna. Kommittén stannar därför vid att inte föreslå någon saklig ändring av möjlighet att förelägga sökanden att svara vid äventyr av avskrivning. En redaktionell ändring av bestämmelserna bör dock göras så att de bättre speglar vad granskning omfattar och vilka åtgärder som verket kan förelägga sökanden att vidta. Av bestämmelserna bör framgå att skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som ställs på en ansökan, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift, och om det finns något absolut hinder mot registrering. Vidare bör det framgå att Patent- verket i den omfattning som regeringen föreskriver skall under- söka om det finns något relativt hinder samt underrätta sökanden om detta. Det bör också framgå att skall förelägga sökanden att komplettera sin ansökan (med avseende på formella brister) eller ändra sin ansökan (för att undanröja något absolut registreringshinder) samt att ansökan kan komma att avskrivas om sökanden inte yttrar sig. Återupptagning av en avskriven ansökan bör alltså även i fortsättningen kunna förelägga en sökande i ett registreringsärende att besvara ett föreläggande vid äventyr att dennes ansökan annars kan komma att avskrivas från vidare handläggning. Liksom andra slutliga beslut i ärenden om registrering av varumärken kan ett sådant beslut omprövas eller överklagas. Till skillnad mot vad som gäller vid ansökan om patent eller mönster kan dock en ansökan om varumärkesregistrering som avskrivits inte återupptas till fortsatt handläggning (jfr 15 § 3 st. PL och 14 § 3 st. I förarbetena till VmL angav Varumärkes- och firmautredningen två olika skäl till att inte införa en möjlighet till återupptagning (se SOU 1958:10 s. 298). Utredningen framhöll – vid en jämförelse med förhållandena inom patenträtten – att det inte fanns något nyhetskrav inom varumärkesrätten och att det därför inte fanns samma intresse av att vidmakthålla en ansökan om varumärkesregi- strering som en ansökan om patent. Vidare anförde utredningen att den ursprungliga ansökningsdagen inte hade samma betydelse för en varumärkessökande som för en patentsökande med hänsyn till bestämmelserna om företrädesrätt på grund av tidigare ibruk- tagande (14 § 1 st. 7 VmL) och ensamrätt på grund av inarbetning (2 § och 14 § 1 st. 6 VmL). Det finns alltså inte något hinder mot registrering av ett varu- märke som varit föremål för ansökan om registrering. En sökande vars varumärkesansökan har avskrivits har därför möjlig- het att på nytt ansöka om och få registrering av samma varumärke.