sou · GPB326d1 · 2002-01-01 00:00:00 — I samband med att ansökan offentliggörs underrättar OHIM de innehavare av äldre gemenskapsregistre- ringar som finns upptagna i granskningsrapporten för gemen- skapen om att det yngre märket sökts registrerat (artikel 39.6). Någon underrättelse skickas emellertid inte till innehavarna av äldre nationella ensamrätter. Innehavaren av äldre ensamrätter har därefter möjlighet att inom av från offentlig- görandet framställa invändning mot den sökta registreringen. Om det inte framställs någon invändning registreras det sökta märket utan någon ytterligare prövning, under förutsättning att sökanden betalar föreskriven registreringsavgift. Framställs det däremot en invändning prövar OHIM om det sökta märket kan registreras trots invändning. Officialprövningen i de andra nordiska länderna I beslutade man att med verkan från ändra officialprövningens omfattning efter förebild av det gemenskapsrättsliga systemet. Ett avgörande skäl till att man i övergav officialprövningen av de relativa registreringshindren var att denna prövning kunde leda till att fler valde att ansöka om gemenskapsregistrering framför dansk nationell registrering, se Mogens Koktvedgaard & , Varemærkeloven & Fællesmærkeloven med kommentarer, 2 uppl., 1998, s. 9. Patent- og Varemærkestyrelsen undersöker på samma sätt som förut om det finns några absoluta och/eller relativa hinder. Styrelsen sammanställer sedan resultatet av undersök- ningen och antecknar förekommande relativa hinder i en s.k. søgningsrapport. Om det finns något absolut registreringshinder bereds sökanden tillfälle att yttra sig över detta. Och om det finns något relativt hinder får sökanden på motsvarande sätt som i EG-systemet tillfälle att avgöra om han vill att det sökta märket skall registreras eller inte. Om sökanden inte återkallar sin ansökan tar styrelsen ställning till om märket skall registreras eller inte. Styrelsen prövar ex officio om det finns något absolut hinder mot registrering. Men styrelsen avslår inte ex officio någon an- sökan på den grunden att det finns något relativt hinder. Sedan ett varumärke registrerats kan den som vill på samma sätt som tidigare göra invändning mot registreringen. Styrelsen underrättar inte automatiskt innehavarna av sådana äldre registreringar som tas upp i rapporten. De innehavare som vill kan emellertid mot särskild avgift få en underrättelse av styrelsen när deras registreringar tas upp i en søgningsrapport. I , och omfattar officialprövningen, liksom i , både absoluta och relativa registreringshinder. Frågan om officialprövningens omfattning har diskuterats i överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén. Man har då varit enig om att officialprövningen av de absoluta registrerings- hindren bör finnas kvar. Men det har funnits olika uppfattningar när det gäller de relativa registreringshindren. Den finska arbets- gruppen och den norska utredningen föreslår att man skall behålla officialprövningen av de relativa registreringshindren. En anled- ning till att det inte varit möjligt att uppnå enighet i denna fråga är att förutsättningarna för prövningen i vissa avseenden skiljer sig åt mellan de olika länderna. En omständighet av betydelse för den norska utredningen är att inte är bundet av det gemenskaps- rättsliga varumärkessystemet. Vid de kontakter som kommittén haft med observatörer från och har framkommit att man i dessa länder inte har för avsikt att ändra sina nuvarande regler om prövningens om- fattning. Officialprövningen i vissa andra länder Även i flera andra länder har man en officialprövning av både absoluta och relativa registreringshinder, bl.a. i I är officialprövningen på ungefär samma sätt som i inskränkt till absoluta registreringshinder. I prövar registreringsmyndigheten (Institut national de la propriété industrielle, ) ex of- ficio om det finns några absoluta hinder mot registrering (arti- kel 712-7 Code de la Propriété Intellectuelle, CPI). gör emellertid inte någon undersökning av om det kan finnas några relativa hinder mot registrering. Den som är innehavare av ett regi- strerat varumärke, en ansökan om ett registrerat varumärke eller ett välkänt varumärke har möjlighet att från publiceringen av ansökan göra invändning mot den sökta registre- ringen på grund av den egna varumärkesrätten (artikel 712-4 CPI). Absoluta hinder eller relativa hinder av annat slag kan inte utgöra grund för invändning. Var och en har emellertid en möjlighet att inom invändningsperioden fästa INPI:s uppmärksamhet på att det kan finnas sådana hinder mot registrering (artikel 712-3 CPI). I prövar varumärkesmyndigheten (Benelux-Merken- ) ex officio om det finns några ab- soluta hinder mot registrering (artikel 6 bis i De eenvormige Bene- luxwet op de merken, DBM). Vidare undersöker myndigheten på begäran om det finns några äldre ensamrätter som kan utgöra hin- der mot registrering och underrättar sökanden om resultatet av un- dersökningen (artikel 9 DBM). Myndigheten har emellertid inte någon möjlighet att avslå en ansökan om registrering på grund av relativa hinder. Frågan om det finns något relativt hinder mot regi- strering kan endast prövas inom ramen för en ogiltighetstalan vid domstol i , eller . Något invänd- ningsförfarande finns följaktligen inte. Förslag: officialprövning vid registrering av varumärken begränsas till absoluta hinder. Fördelar med den nuvarande officialprövningen Flera av de skäl som låg till grund för utformningen av den nuva- rande officialprövningen och som tidigare anförts för att behålla officialprövningen av de relativa registreringshindren gör sig allt- jämt gällande. En väl fungerande officialprövning av både absoluta och relativa registreringshinder skapar en grundläggande ordning och reda på varumärkesområdet. Den bidrar till att ett registrerat märke inte inkräktar på äldre svenska nationella registrerade ensamrätter eller internationella registreringar med verkan i . Den bidrar också till att ett sökt märke inte inkräktar på äldre gemenskapsregi- streringar. En sådan officialprövning, grundad på granskning av samtliga, eller i vart fall det stora flertalet ensamrätter, gör därför att antalet invändningar kan hållas lågt och att tvister om varu- märkesregistreringens giltighet och ensamrättens omfattning före- byggs. Den som får en registrering beviljad har med en väl fungerande officialprövning rimlig grund för att anta att det registrerade mär- ket inte gör intrång i någon annans rätt. På grundval av en varu- märkesregistrering kan innehavaren därför göra investeringar i sitt varumärke och bygga upp märkets slagkraft, anseende och styrka. Innehavaren kan i olika sammanhang använda registreringsbeviset för att styrka sin rätt, inte bara i händelse av tvister om intrång eller ogiltighet utan också vid överlåtelse m.m. av varumärken. Officialprövningen kan härigenom sägas bidra till att skapa förut- sättningar för att ge registrerade varumärken ett förmögenhets- värde. Vidare leder en väl fungerande officialprövning av både absoluta och relativa registreringshinder till att varumärkesregistret inne- håller information om flertalet gällande ensamrätter. Den infor- mation som finns i varumärkesregistret kan användas på olika sätt. Den som står i begrepp att skaffa sig ett varumärke kan t.ex. genom registret få en uppfattning om huruvida det finns utrymme för ett visst märke. En officialprövning som omfattar relativa registreringshinder leder också till att varumärkesregistret speglar administrativ praxis på ett mer fullständigt sätt. Den som vill har t.ex. möjlighet att genom registret få en uppfattning om hur frågor om förväxlingsbarhet bedöms i administrativ praxis. De nu anförda skälen talar i och för sig för att behålla official- prövningen av de relativa registreringshindren. Det finns emeller- tid anledning att redan här understryka att bärkraften hos dessa skäl är beroende av granskningsunderlagets och därmed prövning- ens tillförlitlighet. Det förhållandet att man i övergivit officialprövningen av de relativa registreringshindren, medan man i , och har för avsikt att behålla den, gör att det kommer att finnas två olika system för officialprövningen i nordisk rätt. En nordisk rättslikhet är således inte möjlig att nå i detta avseende, oavsett hur förprövningen utformas i . När det gäller förprövningens omfattning har därför betydelsen av nor- disk rättslikhet inte längre samma tyngd som . Nackdelar med den nuvarande officialprövningen Det finns flera skäl som talar emot officialprövningen av de relativa registreringshindren. Till att börja med kan det ifrågasättas om staten skall ansvara för bevakningen av enskildas varumärkesrätter. Vidare finns det skäl som talar emot officialprövningen av de rela- tiva hindren och som är hänförliga till handläggningen i Patent- verket. Det finns också skäl som talar emot officialprövningen och som anknyter till prövningens omfattning och tillförlitlighet. I det följande utvecklar kommittén dessa skäl. Varje medborgares egendom skall enligt 2 kap. 18 § RF vara tryg- gad genom att ingen kan tvingas att avstå sin egendom till någon enskild. Och av 8 kap. 2 § RF framgår att föreskrifter om enskildas ekonomiska förhållanden inbördes skall regleras i lag. Vidare får enligt 11 kap. 3 § RF rättstvist mellan enskilda inte utan lagstöd avgöras av annan myndighet än domstol. Av detta följer att staten är skyldig att tillhandahålla sådana materiella bestämmelser som gör att den enskildes egendomsrätt tryggas och sådana processuella bestämmelser som gör att de materiella får genomslagskraft. Men i detta ligger inte att staten vid myndighetsutövning också skall be- vaka den enskildes rätt. Av grundläggande betydelse i ett samhälle med marknads- ekonomi är att det finns en frihet att bedriva näring och utöva yrke samt att det finns en frihet att sluta avtal av olika slag. Avtalsfri- heten är av särskild betydelse på förmögenhetsrättens område, där både fysiska och juridiska personer i princip anses ha möjlighet att själva tillvarata sina intressen, se SOU 1982:26 s. 111. Det medel som den enskilde ytterst kan använda sig av för att bevaka sin rätt är det allmänna rättegångsförfarandet. Detta motiverar att parter- nas processuella dispositionsrätt i förmögenhetsrättsliga mål i prin- cip överensstämmer med deras förfoganderätt på det civilrättsliga planet. En utgångspunkt är därför att det bör vara parternas sak att bedöma om tvisteföremålet är värt det besvär och de kostnader som kan uppkomma genom en process. Förfarandet i förmögen- hetsrättsliga tvistemål präglas därför av den s.k. dispositionsprin- cipen. Principen innebär att de allmänna domstolarna endast efter ansökan om stämning får ta upp t.ex. ett mål om ogiltigförklaring av eller intrång i rätten till ett varumärke. Den innebär vidare bl.a. att domstolen i ett sådant mål inte får gå utöver parternas yrkanden eller grunda sin bedömning i själva saken på andra omständigheter (rättsfakta) än dem parterna åberopat (17 kap. 3 § RB). Angående dessa frågor, se Per och , Rättegång, Första häftet, 7 uppl., 1990, s. 32 f. Det finns emellertid vissa intressen som motiverar att de är föremål för en mer övergripande styrning från det allmännas sida. Ett sätt att dela in dessa intressen är att skilja mellan allmänna, kollektiva och enskilda intressen, se , Domstols officialprövning, 1988, s. 44 f. Styrningen från det allmännas sida kan vara av olika slag och vara mer eller mindre ingripande. Den kan bl.a. bestå i skapandet av både materiella och processuella rätts- regler. Inom den offentliga rätten finns flera bestämmelser som syftar till att skydda olika allmänna intressen. Det är intressen som avser den grundläggande samhällsstrukturen i socialt och ekonomiskt hänseende. Hit hör t.ex. intresset av en samhällsekonomiskt lön- sam markanvändning, se , Domstols officialpröv- ning, 1988, s. 45 f. Hit hör också bl.a. intresset av en fri konkur- rens, se , Dispositionsprincipen och , 1999, s. 205 f. Inom den allmänna förmögen- hetsrätten, till vilken immaterialrätten hör, finns åtskilliga bestäm- melser som syftar till att skydda den typiskt sett svagare parten i ett avtalsförhållande. Det starkare skyddet i detta hänseende är dock normalt förbehållet konsumenter och tillkommer vanligen inte näringsidkare. Inom processrätten finns flera regler som syftar till att tillgodose de intressen som skyddas i de materiella reglerna. Ett inslag av offi- cialprövning finns i dispositiva tvistemål på så sätt att domstolen har en skyldighet att utöva ett inflytande på processen genom materiell processledning. Domstolen skall t.ex. verka för att tviste- frågorna blir klarlagda och att parterna anger allt som de vill åbe- ropa i målet (42 kap. 8 § 2 st. RB). Vidare anses domstolen ha en skyldighet att ex officio beakta vissa omständigheter, s.k. official- fakta, se Per , Processhinder, 1974, s. 246 f. Ytterst kan alltså förmögenhetsrättsliga intressen tryggas i civil- processuell ordning. Men förmögenhetsrättsliga intressen kan också tillgodoses på andra sätt, t.ex. i förvaltningsrättslig ordning, se , Domstols officialprövning, 1988, s. 38 f. Utan- för det immaterialrättsliga området finns dock knappast några exempel på att staten bevakar den enskildes rätt på det sätt som sker genom officialprövning av relativa hinder. Frågan är därför hur starka intressen som egentligen gör sig gäl- lande när det gäller just denna officialprövning. Ett allmänt intresse är att det skapas goda förutsättningar för konkurrenskraftiga företag som kan generera tillväxt och syssel- sättning. Den ensamrätt som ett varumärke ger är ett av de verktyg som företagen behöver för att kunna konkurrera på ett effektivt sätt. Officialprövningen av varumärkens särskiljningsförmåga syf- tar, som nämnts (avsnitt 5.2), bl.a. till att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens. En förutsättning för att ett märke skall an- ses ha särskiljningsförmåga är således att konkurrenternas möjlig- heter att marknadsföra sina varor inte blir otillbörligt beskurna. Emellertid finns det inget som tyder på att officialprövningen av relativa registreringshinder som sådan har någon avgörande bety- delse för en effektiv konkurrens. Det finns således inget stöd för ett antagande att ett system med en officialprövning av relativa registreringshinder allmänt sett skapar bättre förutsättningar för konkurrenskraftiga företag än system som inte innehåller någon sådan prövning. Officialprövningen av de relativa registrerings- hindren kan därför inte anses vara av grundläggande betydelse för en fungerande marknad och ett gott företagsklimat. Det finns här anledning att uppmärksamma de små och medel- stora företagens situation, särskilt som dessa företag sammantaget har mycket stor betydelse för samhällsekonomin. I olika samman- hang har man betonat vikten av att hinder för etablering och till- växt i småföretag i möjligaste mån undanröjs. Bl.a. har Småföre- tagsdelegationen understrukit vikten av att företagen i sin verk- samhet möts av färre och mindre krångliga regler, se bl.a. SOU 1997:186 s. 20 och SOU 1998:94 s. 37. Det är t.ex. viktigt att förfarandet för att ansöka om registrering av varumärken och fir- mor är snabbt och enkelt. Det är också viktigt att till- handahåller snabb och billig service i andra frågor som rör bl.a. sådana kännetecken. Av stor betydelse är också att de små och medelstora företagen har rimliga möjligheter att tillvarata sina känneteckensrätter. Näringsidkare förutsätts dock, som kommittén anfört, i allmänhet själva eller genom att anlita ombud kunna tillvarata sina rättigheter. Det gäller inte bara större företag utan även små och medelstora företag. De små och medelstora företagen har av natur- liga skäl inte samma möjligheter som större företag att själva bevaka sina varumärkesrätter. I allmänhet behöver dessa företag därför anlita sakkunnig hjälp för att göra detta. En förutsättning för att de små och medelstora företagen i praktiken skall anlita hjälp med bevakning av sina varumärkesrätter torde dock vara att det inte ställer sig för dyrt. Kommittén har inhämtat upplysningar om vilka möjligheter det finns att anlita ombud för att bevaka varumärkesrättigheter och vad en sådan bevakning kostar. Det finns i huvudsak två olika typer av företag som åtar sig bevakning av varumärkesregistreringar, dels företag som har specialiserat sig på att sköta sådana bevakningar, dels patentbyråer med varumärkesombud som förutom att de åtar sig bevakning kan företräda sin uppdragsgivare i andra angelägenheter, t.ex. i invändningsärenden och förhandlingar med andra innehavare av ensamrätter. Bevakningsföretagen undersöker endast med databehandling om det registrerats varumärken som kan vara förväxlingsbara med uppdrags- givarens märke. Bevakningen kan omfatta såväl nationella och inter- nationella registreringar som gemenskapsregistreringar. Kostnaden för en sådan bevakning avseende märken med verkan i uppgår () till ca per märke och år för bevakning i en klass och ytterligare ca för bevakning i varje klass utöver den första. Varumärkesombuden gör normalt en närmare granskning av vilka regi- streringar som kan vara förväxlingsbara med uppdragsgivarens märke. Kostnaden för en sådan bevakning uppgår till ca per märke och år för en klass och ytterligare ca för varje tillkommande klass. Kostnaderna för att anlita ombud för bevakning är visserligen inte obetydliga. Härtill kommer att den som behöver anlita ombud för bevakning i vissa fall också kan behöva anlita ombud för att fram- ställa invändning. Enligt kommitténs mening kan dock kostna- derna för bevakning m.m. inte anses vara högre än att även små och medelstora företag kan bära dem. Vidare finns det anledning att räkna med att ett ökat behov av bevakningstjänster kan leda till att fler företag kommer att erbjuda sådana tjänster och att det i sin tur kan ge upphov till ökad konkurrens och lägre priser. Inte heller hänsynen till de små och medelstora företagen kan därför enligt kommitténs mening anses väga så tungt att det motiverar en offi- cialprövning. Vissa skäl som talar emot officialprövningen av de relativa registre- ringshindren är hänförliga till handläggningen i . Ett sådant skäl är att officialprövningen är arbetskrävande och därmed tämligen dyr samt att den i många registreringsärenden leder till längre handläggningstider. Ett annat är att officialprövningen av dessa hinder i vissa fall ger upphov till en jävsliknande situation. Handläggningen av registreringsärendena kan förenklas om man avskaffar officialprövningen av de relativa registreringshindren. behöver då inte utfärda några förelägganden på grund av relativa registreringshinder. En sådan ordning torde därför leda till en förhållandevis stor tidsbesparing i registreringsärendena. Om officialprövningen av de relativa registreringshindren avskaffas får man dock räkna med att antalet invändningar kan komma att öka. Vid OHIM har invändning gjorts mot i genomsnitt av alla offentliggjorda ansökningar. I har emellertid antalet invändningar inte uppgått till samma nivå. gjordes där invändning mot av alla varumärkesregistreringar. Och (januari–oktober) var motsvarande siffra . Det finns enligt kommitténs mening anledning att räkna med att en ändring av officialprövningens omfattning här i landet skulle medföra en ökning av antalet invändningar. Det är knappast troligt att invändning kommer att göras i samma utsträckning som vid Men det finns omständigheter som talar för att invändning kommer att göras i fler fall än i . Det framstår som rimligt att räkna med att invändning kommer att göras mot av alla varumärkesregistreringar. Sammantaget torde dock Patent- verkets arbetsbörda komma att minska om officialprövningen av de relativa registreringshindren överges. Det torde i sin tur kunna leda till att kostnader för handläggningen av varu- märkesärenden minskar. En minskad arbetsbörda för borde – med i övrigt oförändrade förhållanden – kunna leda till totalt sett kortare hand- läggningstider. I sådana fall där finner att det föreligger hinder mot en ansökan endast på grund av något relativt registreringshinder skulle t.ex. handläggningstiden från ansökan till registrering förkortas avsevärt. Handläggningstiden är emellertid i första hand beroende av hur registreringsförfarandet i övrigt ut- formas. Av särskild betydelse är om invändningsförfarandet pla- ceras före eller efter registreringen. Kommittén föreslår i av- snitt 5.3.3 att invändningsförfarandet även fortsättningsvis skall vara placerat efter registreringen. I ett invändningsärende får ofta göra en ny pröv- ning av sådant som har prövats i registreringsärendet. kan därigenom komma i något som kan uppfattas som en jävsliknande situation. En sådan ny prövning kan komma i fråga både när det gäller absoluta och relativa hinder. I de flesta invändningsärenden åberopas dock endast relativa hinder till stöd för invändningen. Det är t.ex. inte helt ovanligt att i ett registreringsärende anfört att ett äldre registrerat märke utgör hinder mot registrering, men senare finner att så inte är fallet och därför registrerar märket. Det kan finnas flera skäl till att Patent- verket ändrar sin inställning till registrerbarheten. I de flesta fall beror det dock på att sökanden ändrar sin ansökan på något sätt. Det kan t.ex. vara så att sökanden inskränker det sökta märkets varuförteckning och på det sättet skapar ett större avstånd i för- hållande till ett äldre märke. Om innehavaren av det motanförda äldre märket sedan gör invändning mot registreringen kan Patent- verkets opartiskhet komma att ifrågasättas. Risken för att Patent- verket skulle anse sig bundet av sin tidigare uppfattning oavsett vad som kommer fram under invändningsförfarandet skall visserligen inte överdrivas, särskilt som invändningsärenden kan prövas av an- nan personal än den som beslutat i registreringsärendet. För en in- vändare vars invändning avslås kan det nog ändå framstå som om haft svårt att frigöra sig från sin tidigare uppfattning. Om officialprövningen inskränks till absoluta registreringshinder minskar antalet fall där på nytt måste ta ställning till sådant som tidigare prövats. Prövningens omfattning och tillförlitlighet Slutligen behandlar kommittén de skäl som talar emot officialpröv- ningen och som anknyter till prövningens omfattning och tillför- litlighet. I vissa fall är prövningen mer omfattande än vad som kan anses önskvärd. I andra fall grundas den på ett ofullständigt under- lag och är därför inte helt tillförlitlig. Officialprövningen leder ganska ofta till att sökta varumärken vägras registrering på grund av äldre registrerade varumärken eller firmor, trots att registrering och användning av det sökta märket i praktiken inte skulle ge upphov till någon konflikt. Det finns flera anledningar till att en konflikt som vid officialprövningen framstår som klar i själva verket är skenbar. Det kan vara så att innehavaren av en äldre rätt till ett varumärke eller en firma är intresserad av denna. Vidare kan det vara så att ett registrerat varu- märke omfattar fler varor och/eller tjänster än vad det faktiskt används för. Ofta är det också så att det sökta märket endast kommer att användas inom ett geografiskt område som är helt skilt från det område i vilket ett äldre kännetecken används. På liknande sätt leder officialprövningen till att sökta varu- märken vägras registrering på grund av förekomsten av släktnamn, trots att registrering och användning av märket i praktiken inte skulle vara till någon olägenhet för bärarna av namnet. Kommittén föreslår i avsnitt 8.4.4 en förändring av det s.k. släktnamnshindret. Enligt förslaget skall ett varumärke inte få registreras om det inne- håller något som är ägnat att uppfattas som någon annans egen- artade efternamn och en användning av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet.