sou · GPB326d2 · 2002-01-01 00:00:00 — 6 Ensamrättens omfattning m.m. I detta kapitel behandlar kommittén frågor med anknytning till en- samrättens omfattning. Bestämmelserna om ensamrättens omfatt- ning är självfallet av central betydelse inom varumärkesrätten. Vid en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen är det därför naturligt att se över dessa bestämmelser. Frågan om hur bestämmelserna om ensamrättens omfattning bör vara utformade har också varit föremål för diskussion i olika sammanhang. Kapitlet inleds med en översikt över utvecklingen i när det gäller ensamrättens omfattning inom varumärkesrätten. 6.2Nuvarande ordning och dess framväxt 6.2.1Ensamrättens omfattning enligt ÄvmL Skyddet för varukännetecken har i svensk rätt, liksom i nordisk rätt i övrigt, vilat på ett kriterium om förväxlingsbarhet. Den äldre varumärkeslagen gav när den infördes , med vissa undantag, registrerade varumärken skydd för i princip alla varuslag. Endast likheten mellan märkena var därför av betydelse vid bedömning av frågan om förväxling. begränsades emellertid registreringsskyddet till de varuslag som märket avsåg (den s.k. specialitetsgrundsatsen). Även likheten mellan de varuslag som märkena avsåg blev därmed av betydelse vid förväxlings- bedömningen. Något egentligt skydd utanför varuslagsgränserna fanns därefter inte. Vid bedömningen av märkeslikheten var i princip endast den visuella och fonetiska likheten av betydelse. Och vid bedömningen av varuslagslikheten var främst den direkta överensstämmelsen mellan varorna av betydelse. Men hänsyn togs också till om varorna normalt tillverkades av samma företag eller tillhandahölls av samma butiker och om de på annat sätt uppträdde tillsammans. I praxis avgjordes frågan om förväxlingsbarhet vid en helhetsbedömning av märkeslikheten och varuslagslikheten, varvid kravet på märkeslikhet var mindre om varuslagslikheten var stor och vice versa (den s.k. produktregeln). Angående utvecklingen före VmL, se , Om skydd för individualiteten, 1940, s. 51 f. 6.2.2Ensamrätten enligt VmL i dess ursprungliga lydelse Vid tillkomsten av VmL utformades huvudregeln om förväxlings- barhet med utgångspunkt i då rådande praxis. Bestämmelsen togs in i 6 § första stycket VmL och är alltjämt oförändrad i sak. Varu- kännetecken fick således ett grundläggande skydd mot användning av yngre identiska eller liknande kännetecken för varor av samma eller liknande slag. I förarbetena lämnades tämligen utförliga anvis- ningar till ledning för förväxlingsbedömningen. Frågan om förväx- ling skulle på ungefär samma sätt som förut avgöras vid en helhets- bedömning av märkeslikheten och varuslagslikheten i enlighet med produktregeln. Bedömningen av märkeslikheten skulle ske med utgångspunkt i märkenas helhetsintryck och grundas på i första hand märkenas visuella och fonetiska likhet. En nyhet var emellertid att även andra omständigheter skulle vägas in i bedömningen. I fråga om ordmär- ken skulle hänsyn tas till om märkena hade en begreppsmässig överensstämmelse. Och i fråga om figurmärken skulle hänsyn tas till om märkena hade ett gemensamt idé- eller föreställningsinne- håll. Förekomsten av en begreppsmässig överensstämmelse och ett gemensamt föreställningsinnehåll har också beaktats i praxis, se t.ex. RÅ 1983 2:29 alternativt NIR 1985 s. 491 (MAGNETMAN), RÅ 1988 ref. 130 alternativt NIR 1989 s. 382 (CANASTA), RÅ 1993 not 492 (GOD NATT = GOD MORGON). Vid bedömning av varuslagslikheten skulle hänsyn tas till vilka varor som normalt ingår i ett sortiment eller distribueras av samma detaljist- eller grossistföretag eller är framställda av samma råmate- rial eller är avsedda för samma ändamål eller används inom samma verksamhetsområde. I förarbetena berörde man också det s.k. associationsskyddet. Vid bedömningen av frågan om förväxling skulle man utgå ifrån att en köpare i allmänhet inte hade möjlighet att jämföra två SOU 2001:26 Ensamrättens omfattning m.m. Vidare skulle man ta hänsyn till om an- vändningen av det yngre märket kunde leda till uppfattningen att det fanns ett kommersiellt samband mellan innehavarna av mär- kena, t.ex. att ett yngre märke användes efter medgivande från innehavaren av ett äldre märke eller att ett yngre märke användes för varor som godkänts av innehavaren av det äldre märket. Även dessa omständigheter har tillmätts betydelse i praxis, se t.ex. RÅ 1972 H 42 (TRIFLEX). Angående de ursprungliga förarbetena till huvudregeln om förväxlingsbarhet, se SOU 1958:10 s. 251 f. och prop. 1960:167 s. 73 f. En viktig förändring var att man i VmL införde ett utökat skydd för särskilt kända märken genom den s.k. Kodak-regeln (6 § 2 st. a VmL i dess lydelse före ). Det utökade skyddet var av undantagskaraktär och tillkom endast märken som var synnerligen starkt inarbetade och kända inom vida kretsar av allmänheten. I förarbetena anförde man att en tillämpning av bestämmelsen förutsatte att de motstående kännetecknen var iden- tiska eller i hög grad överensstämmande. Det stränga kravet på märkeslikhet mildrades något av att man, liksom vid förväxlings- bedömningen enligt huvudregeln, skulle ta hänsyn till att en köpare normalt inte hade möjlighet att jämföra två kännetecken och till om användningen av det yngre kännetecknet kunde leda till uppfattningen att det fanns ett kommersiellt sam- band mellan kännetecknen. De högt ställda kraven på kännedom och märkeslikhet medförde att ett endast ett fåtal varukännetecken i praktiken fick något utökat skydd. De kännetecken som uppfyllde kraven på kännedom fick emellertid ett tämligen omfattande skydd mot användning av yngre liknande kännetecken som kunde innebära ett otillbörligt utnyttjande av det äldre märkets goodwill. Och de allra mest välrenommerade känne- tecknen fick härigenom ett skydd som täckte i princip alla varuslag. En annan viktig förändring var att man också införde ett utökat skydd enligt den s.k. råttgiftsregeln (6 § 2 st. b VmL i dess tidigare lydelse). Skyddet innebar att inarbetade kännetecken som avsåg varor av i varumärkesrättslig mening ömtålig natur fick ett skydd mot användning av yngre kännetecken som avsåg sådana varor att det äldre märkets reklamvärde kunde skadas. Ett inarbetat märke för parfym kunde t.ex. påräkna skydd mot användning av ett lik- nande yngre kännetecken för råttgift. Angående innehållet i de ursprungliga förarbetena till Kodak- och råttgiftsreglerna, se SOU 1958:10 s. 251 f. och prop. s. 73 f. Se vidare i NIR 1975 s. 166 f., , Noveller i Varumärkesrätt, 1990, s. 71 f. och , Varumärken från konsumentsynpunkt, 1981 s. 268 f. 6.2.3Ensamrätten efter genomförandet av varumärkesdirektivet I samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i var både utformningen av huvudregeln om förväxlingsbarhet och reg- lerna om det utökade skyddet föremål för överväganden. När det gällde huvudregeln om förväxlingsbarhet synes man ha haft för avsikt att framhäva att bestämmelsen i VmL, till skillnad mot bestämmelserna i varumärkesdirektivet, inte särskilt omnäm- ner skyddet mot associationsskapande. I förarbetena konstaterade man att bestämmelsen i 6 § första stycket VmL, till skillnad från artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet, inte innehöll något uttryckligt krav på en risk för att allmänheten skulle förväxla märkena. Man ansåg emellertid att den svenska bestämmelsen ändå måste anses uppfylla direktivets krav i denna del, eftersom frågan om förväx- ling skulle bedömas mot bakgrund av att en köpare vanligen inte hade möjlighet att jämföra de motstående märkena och att det häri låg en bedömning av om allmänheten skulle förväxla märkena. Skyddet enligt huvudregeln i 6 § första stycket VmL lämnades därför oförändrat i sak, se Ds 1992:13 s. 101 f. och prop. 1992/93:48 s. 78 med hänvisning till SOU 1958:10 s. 252 och prop. 1960:167 s. 76 f. I allt väsentligt tillämpas huvudregeln om förväxlingsbarhet på ungefär samma sätt som . I ett avseende synes dock anpass- ningen till varumärkesdirektivet ha medfört en förändring. Tolk- ningen av bestämmelsen i ljuset av direktivet och med beaktande av praxis innebär att större hänsyn nu tas till känne- domen om det äldre märket; ju större kännedomen om det äldre märket är, desto större är dess skyddsomfång, jfr i NIR 1998 s. 486 f. Vad gällde det utökade skyddet anförde man i förarbetena att artiklarna 4.4 a och 5.2 i varumärkesdirektivet var i överensstäm- melse med en internationell utveckling som är avsedd att ge ett bättre skydd för kända varukännetecken och att också borde slå in på den vägen. Dessa bestämmelser i varumärkes- direktivet och kravet enligt den svenska språkversionen att märket skulle vara känt uppfattades närmast som minimibestämmelser med ett lägre krav för skydd än det då gällande kravet för skydd enligt Kodak-regeln. Användning av ett kriterium som anknöt till kännedom ansågs emellertid olämpligt, särskilt som kravet för in- arbetning enligt 2 § VmL i dess dåvarande lydelse var att känne- tecknet var allmänt känt i omsättningskretsen. Med hänvisning till direktivets engelska språkversion och uttrycket has a reputa- tion, valdes det mer kvalitativt färgade uttrycket väl ansett. I förarbetena anförde man att det med utgångspunkt i direktivet inte var möjligt att ange någon nedre gräns för hur känt ett märke skulle vara för att få ett utökat skydd. Det ansågs emellertid ligga i sakens natur att användning av ett yngre kännetecken vanligen inte kunde dra fördel av eller vara till förfång för ett äldre varukänne- teckens särskiljningsförmåga eller renommé om inte det äldre kän- netecknet var inarbetat. I betraktande av bl.a. att den danska varemærkeloven inte inne- höll något uttryckligt undantag från ensamrätten i fall där någon hade skälig anledning att använda ett äldre märke, ansågs detta rekvisit kunna undvaras även i den svenska lagen. Bestämmelsen om det utökade skyddet togs in som ett nytt andra stycke i 6 § VmL och ersatte både Kodak- och råttgiftsreglerna. I och med placeringen i 6 § andra stycket blev skyddet även fortsättningsvis beroende av förväxlingsbarhet. I detta sammanhang kan nämnas att frågan om innebörden av rekvisitet utan skälig anledning i den Beneluxiska varumärkes- rätten har prövats av i ett avgörande , se IIC 1976 s. 420 (Claeryn/Klarein). Domstolen anförde därvid att skälig anledning kunde föreligga om den som använde ett varumärke hade sådant behov av märket att det skulle vara orimligt att be honom upphöra med användningen även om denna var till skada för rättighetshavaren. Angående detta fall, se vidare i NIR 1998 s. 495. Ändringen av 6 § andra stycket VmL har medfört att betydligt fler varukännetecken än tidigare åtnjuter ett utökat skydd. Frågan om ett varukännetecken uppfyller kravet på att vara väl ansett har inte prövats i något fall i högsta instans. Denna fråga har emellertid prövats i åtskilliga fall i administrativ ordning. Någon fast svensk praxis när det gäller vilka krav som skall vara uppfyllda i detta hän- seende har emellertid inte utbildats. I viss överensstämmelse med vad som uttalades i förarbetena synes dock varukännetecken som uppfyllt kraven för inarbetning också kunnat påräkna ett utökat skydd. har frågan om det utökade skyddets omfattning endast prövats i ett fall i högsta instans. I NJA 1995 s. 635 (? ) konstaterade HD att varumärkesskyddet innebär att ingen annan än rättshavaren får utnyttja ett med varumärket förväxlingsbart kännetecken. I fråga om det utökade skyddet an- förde HD, med hänvisning till kravet på likhet enligt Kodak- regeln, att 6 § andra stycket VmL förutsätter att de båda kännetecknen är identiska eller i vart fall i hög grad överensstämmande. HD anförde också att det vid bedömningen av förväxlingsrisken inte är betydelsefullt om ett varumärke kan sägas snylta på ett annat varumärkes renommé, eftersom sådan snyltning kan förekomma utan att det finns någon som helst risk för förväxling. HD behandlade inte uttryckligen artikel 4.4 a i varumärkesdirektivet, men måste ha utgått ifrån att det inte var oförenligt med denna bestämmelse att begränsa det utökade skyddet genom att uppställa strängare krav på likhet än vad som följer av den allmänna regeln om förväxlingsbarhet inom varuslagsgränserna. I administrativ praxis har man i några fall anfört att det utökade skyddet för väl ansedda varukännetecken får anses innefatta ett skydd mot att ett yngre märke drar otillbörlig fördel av det väl an- sedda kännetecknets goodwill och ett skydd mot bl.a. urvattning, utan krav på förväxling i egentlig mening. Patentbesvärsrätten har t.ex. i dom i mål 97-065 och 97-641 (TULOSBA AKDOV = ABSOLUT VODKA) funnit att det förelegat hinder mot registrering av varumärket för bl.a. alkoholhaltiga drycker (ej öl), eftersom en användning av märket enligt domstolens mening skulle leda till urvattning av det för vodka väl ansedda kännetecknet ABSOLUT. Domstolen konsta- terade att kännetecknet ABSOLUT var synnerligen väl känt inom den egna omsättningskretsen och mycket väl känt även utanför denna krets. Domstolen anförde sedan bl.a. att det inte fanns något stöd för att kännetecknen var förväxlingsbara i den meningen att konsumenterna skulle tro att de varor som tillhandahölls under kännetecknen hade ett gemensamt kommersiellt ursprung eller att det fanns något samband mellan innehavarna av dem. Domstolen fann dock att en användning av TULOSBA AKDOV skulle leda till en urvattning av ABSOLUT och därmed vara till förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga och anseende. avgörande, se GRUR Int. 2000 s. 1023 f. Jfr vidare Patentbesvärs- rättens dom i mål 96-316 (ABSOLUTE ? Angående förarbetena till ändringarna i 6 § andra stycket VmL, se Ds 1992:13 s. 104 f. och prop. 1992/93:48 s. 80 f. Det utökade skyddet berörs också i Ds 1993:97 s. 48 f. och prop. 1994/95: 59 s. 43 f. Jfr vidare i NIR 1995 s. 227 f., i SvJT 1992 s. 705 f, NIR 1995 s. 464 f. och till , 1999, s. 425 f., samt i NIR 1993 s. 202 f. och NIR 1998 s. 486 f. utgår ifrån att medlemsländerna skall tillhanda- hålla ett skydd för bl.a. varukännetecken. Vidare förutsätter kon- ventionen enligt artikel 6 att länderna skall tillhandahålla ett skydd genom registrering. Varje enskilt land har dock enligt denna artikel frihet att självt bestämma hur skyddet skall utformas. Av artikel 6 bis i följer, som kommittén tidi- gare redovisat, att ett varumärke som är notoriskt känt skall åtnjuta skydd mot registrering av eller användning av identiska eller lik- nande märken som avser identiska eller liknande varor (men inte tjänster). Enligt bestämmelsens lydelse skall medlemsländerna vägra eller upphäva registrering och förbjuda användning av märken som utgör kopia, efterbildning eller översättning, som är ägnat att framkalla förväxling med ett välkänt varumärke. Vidare bör artikel 10 bis i konventionen uppmärksammas även i detta sammanhang, eftersom den innehåller ett grundläggande skydd mot otillbörlig konkurrens. Varumärkesdirektivet innehåller både obligatoriska och fakulta- tiva regler som rör skyddets omfattning. Enligt det nionde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräk- nad, är det nödvändigt att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna, men detta för- hållande får inte hindra medlemsstaterna från att efter eget bedö- mande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända. I det tionde stycket anges bl.a. att grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och att denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna. Det som sägs om varor i direktivet gäller också tjänster. I artikel 4.1 i direktivet anges två situationer i vilka ett varu- märke inte skall registreras. För det första skall ett varumärke inte registreras om det är identiskt med ett äldre varumärke och an- sökan om registrering avser varor som är identiska med de varor för vilka det äldre märket är skyddat (a). Ett varumärke skall inte heller registreras om det finns en risk att allmänheten förväxlar märkena på grund av det sökta märkets identitet eller likhet med det äldre märket och identiteten eller likheten mellan de varor som märkena avser. I risken för förväxling inbegrips uttryckligen att det sökta märket associeras med det äldre märket (b). Om ett varu- märke redan har registrerats skall registreringen hävas i dessa situationer. I artikel 4.2 anges sedan vad som avses med äldre varumärken. Enligt artikel 5.1 a och b i direktivet skall ensamrätten till ett registrerat varumärke i motsvarande situationer utgöra grund för ett förbud mot användning av ett yngre tecken. I artikel 4.4. finns det vidare regler om att medlemsstaterna får besluta att ett nationellt varumärke inte skall registreras i vissa situationer. Ett varumärke skall inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre nationellt varumärke som avser varor av annat slag, om det äldre varumärket är känt (has a reputation) i landet i fråga och användningen av det yngre varumärket utan skä- lig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (a). Ett märke skall inte heller registreras om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket eller före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre märket och om det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket (b). Och om ett märke redan har registrerats får registreringen upphävas även i dessa fall. Medlemsländerna får enligt artikel 5.2 också införa regler som ger innehavaren av ett varumärke som är känt i landet en rätt att utverka förbud för annan att i näringsverksamhet för varor av annat slag använda ett tecken, som är identiskt med eller liknar det kända varumärket, om användningen av det yngre tecknet utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. I artikel 5.3 anges att bl.a. följande åtgärder kan förbjudas enligt punkterna 1 och 2: att anbringa tecknet på varor eller deras för- packning (a), att utbjuda varor till försäljning, att föra ut dem på marknaden eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller till- handahålla tjänster under tecknet (b), att importera eller exportera varorna under tecknet (c), samt att använda tecknet på affärshand- lingar och i reklam (d). Till skydd för EG-varumärken som är kända i gemenskapen finns i artikel 4.3 i direktivet en obligatorisk bestämmelse med samma innehåll som artikel 4.4 a. Den innebär att ett yngre märke vars användning utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända EG-varumärkets särskilj- ningsförmåga eller anseende inte skall registreras i medlems- staterna och om ett sådant märke har registrerats så skall registre- ringen kunna upphävas. I detta sammanhang kan också nämnas att medlemsstaterna en- ligt artikel 5.5 i varumärkesdirektivet får ha bestämmelser som innebär ett skydd mot användning av tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användningen av tecknet utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Varumärkesdirektivets bestämmelser om ensamrättens omfatt- ning är inte endast minimiregler. De anger i stället en yttre ram för den ensamrätt som medlemsländerna får tillerkänna registrerade varumärken. Medlemsstaterna får med andra ord inte tillhandahålla ett ännu vidare skydd för registrerade varumärken. Andra inter- nationella åtaganden som EG:s medlemsstater har gjort när det gäller ensamrätten för registrerade varumärken förutsätts därför rymmas inom artikel 5.2 respektive 4.4 a i direktivet. I direktivet finns i och för sig ingen bestämmelse som hindrar att medlems- staterna tillerkänner t.ex. inarbetade varukännetecken ett vidare skydd. Men ett sådant skydd är knappast förenligt med artikel 30 i EG-fördraget, eftersom det skulle kunna ha motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner. EG:s varumärkesförordning innehåller flera bestämmelser som är av intresse i detta sammanhang, i första hand artiklarna 8.1 och 8.5. Enligt artikel 8.1 har EG-varumärken ett skydd mot registrering av yngre identiska eller liknande märken som svarar mot det skydd som följer av artikel 4.1 i varumärkesdirektivet. Vidare har EG- varumärken, som är kända i gemenskapen, enligt artikel 8.5 ett skydd som motsvarar skyddet enligt artikel 4.4 a och 4.3 i direk- tivet. EG-varumärken som är kända i gemenskapen har alltså ett skydd mot registrering av yngre märken vars användning utan skä- lig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. I dessa situationer kan ett EG-varumärke enligt artikel 9.1 också ut- göra grund för ett förbud mot användning av det yngre känneteck- net. Även innehåller bestämmelser som rör ensam- rättens omfattning. Enligt artikel 16.1 i skall ett registrerat varumärke utgöra grund för ett förbud mot användning av ett yngre identiskt eller liknande kännetecken för varor eller tjänster av samma slag som dem som det registrerade märket avser, om det finns en risk för förväxling. Om det yngre kännetecknet är identiskt med det registrerade varumärket och avser varor av samma slag, skall en risk för förväxling presumeras. Vidare följer av artikel 16.2 i avtalet, att artikel 6 bis i skall tillämpas på (oregistrerade) varukännetecken även såvitt de avser tjänster. Enligt artikel 16.3 i avtalet skall artikel 6 bis i under vissa förutsättningar tillämpas till skydd för registrerade varumärken, som är notoriskt kända, i förhållande till yngre mär- ken som avser varor och tjänster av annat slag. Innehavaren av ett sådant märke skall enligt bestämmelsen ha ett skydd mot att ett yngre märke registreras eller används för varor eller tjänster av annat slag, om användning av det yngre märket skulle kunna tyda på ett samband (would indicate a connection) mellan dessa varor eller tjänster och innehavaren av det kända varumärket och det är sannolikt att användningen av det yngre märket skulle vara till för- fång för innehavaren av det kända varumärket. innehåller i en särskild del dessutom vissa be- stämmelser om säkerställande av skyddet för bl.a. varukänne- tecken, se artikel 41 och följande artiklar i avtalet. WIPO-rekommendationen med bestämmelser om skydd för väl- kända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known ) innehåller också flera bestämmelser som rör ensamrättens omfattning. Vad som sägs om varor gäller i tillämpliga delar också tjänster. I artikel 4 anges i vilka fall ett annat varukännetecken skall anses vara i konflikt med ett välkänt varukännetecken. Enligt artikel 4.1 a skall ett yngre varukännetecken anses vara i konflikt med ett väl- känt varukännetecken, om det är identiskt med eller liknar det väl- kända kännetecknet, om det avser varor av samma eller liknande slag och om det finns en risk för förväxling. Och i vissa fall skall ett sådant yngre varukännetecken enligt artikel 4.1 b anses vara i konflikt med ett välkänt varukännetecken även om det yngre kännetecknet avser varor av annat slag.