sou · GPB326d2 · 2002-01-01 00:00:00 — Enligt sin lydelse är artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 i varumärkesdirektivet inte direkt tillämpliga inom ramen för varuslagslikhet. De skäl som bär upp det utökade skyddet gör sig dock gällande både inom och utanför varuslagsgränserna. Det säger sig således självt att ett märke som är känt inte har mindre behov av skydd mot yngre mär- ken som avser varor och tjänster av samma eller liknande slag än mot yngre märken som avser andra varor och tjänster. I de allra flesta fall där identiska eller liknande yngre märken an- vänds för varor av samma eller liknande slag som äldre kända varu- märken finns det också en risk för förväxling. Men snyltning kan mycket väl förekomma utan att det föreligger någon risk för för- växling, jfr NJA 1995 s. 635 (? Också förfång kan förekomma utan att det föreligger någon risk för för- växling, t.ex. i form av urvattning vid s.k. varumärkesparodier, jfr PBR:s ovan nämnda dom i mål 97-65 (TULOSBA AKDOV = ABSLOLUT VODKA). En möjlighet att hindra sådan snyltning eller sådant förfång med tillämpning av artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 skulle främja det helhetsresultat som en tillämpning av artiklarna syftar till och bidra till en effektiv konkurrens. I Puma-fallet har , som tidigare nämnts, berört förhållandet mellan artikel 4.1 b och artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 i direktivet. Domstolen har därvid anfört att det förhållandet att ordalydelsen i artikel 4.1 b, som förutsätter att det föreligger en risk för förväxling, inte motsägs av artiklarna 4.3, 4.4 a eller 5.2 i direktivet, vilka medger att innehavaren av ett varumärke med renommé kan hindra andra från att utan skälig anledning använda tecken som är identiska med eller liknar hans varumärke utan att kräva att det skall föreligga en risk för förväxling, och detta även om de ifrågavarande produkterna inte är likartade (ohne daß eine Verwechslungsgefahr nachgewiesen werden müßte på rättegångs- språket tyska, even where there is no similarity between the goods in question, i den engelska språkversionen och et ceci même si les produits en cause ne sont pas similaires, i den franska versionen) (20). När det gäller kravet på förväxling har dock domstolen i det efterföljande Canon-fallet uttalat att artikel 4.1 b i direktivet före- skriver – i motsats till exempelvis artikel 4.4 a, som uttryckligen avser fall då varorna eller tjänsterna inte liknar varandra – att det måste föreligga likhet mellan ifrågavarande varor eller tjänster för att det skall föreligga risk för förväxling (Im Gegensatz zu dem, was z. B. in Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a vorgesehen ist, der sich ausdrücklich auf die Fälle bezieht, in denen die oder Dienstleistungen nicht ähnlich sind, sieht Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b nämlich vor, daß eine Verwechslungsgefahr eine Identität oder eine Ähnlichkeit der gekennzeichneten oder Dienstleistungen voraussetzt., på rättegångsspråket tyska. )(22). Vad anfört i Puma-fallet om att ordalydelsen i 4.1 b, som förutsätter att det föreligger en risk för förväxling, inte motsägs av artiklarna 4.3, 4.4 a eller 5.2 i direktivet, och detta även om de ifrågavarande produkterna inte är likartade (20), talar för att det enligt varumärkesdirektivet finns ett utökat skydd också inom varuslagsgränserna. Det bör emellertid uppmärksammas att detta förutsätter att begreppet likhet ges en vidare innebörd i de artiklar i varumärkesdirektivet som rör det utökade skyddet (artik- larna 4.3, 4.4 a och 5.2) än i dem som rör det grundläggande skyd- det (artiklarna 4.1 och 5.1), något som enligt kommitténs mening bara kan komma i fråga för de mest välkända varumärkena. EG- domstolens ovan berörda uttalande i Canon-fallet, om att det enligt artikel 4.1 b måste föreligga likhet mellan ifrågavarande varor och tjänster för att det skall föreligga en risk för förväxling (22), vilket uttryckligen sätter artikel 4.4 a i motsatsställning till artikel 4.1 b, kan dock även anföras till stöd för att det utökade skyddet är begränsat till användning utanför varuslagsgränserna. Någon säker slutsats om hur praxis kommer att utveckla sig i detta avseende är inte möjlig att dra. Även bestäm- melserna om det utökade skyddet bör därför enligt kommitténs uppfattning utformas i anslutning till artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 i varumärkesdirektivet. Rättsutvecklingen inom gemenskapen får sedan visa vilken omfattning det utökade skyddet har inom varu- slagsgränserna. Det finns enligt kommitténs mening inte skäl att låta det ut- ökade skyddet omfatta också användning för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster. På grund av det anförda föreslår kommittén att bestämmelsen om det utökade skyddet utformas så att ensamrätten till ett varu- kännetecken som är känt av en betydande del av omsättnings- kretsen här i landet innebär, att ingen annan än innehavaren, i när- ingsverksamhet, utan skälig anledning får använda ett yngre kän- netecken som är identiskt med eller liknar det äldre varukänne- tecknet, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller or- saka förfång för det äldre varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Det utökade skyddet bör, på samma sätt som det grundläggande, regleras på ett enhetligt sätt för registrerade varumärken, in- arbetade varukännetecken och naturliga varubeteckningar. 7 Ensamrättens upphörande m.m. I detta kapitel behandlar kommittén frågor som rör upphörande av ensamrätten, främst frågan om upphävande av registrering. Inled- ningsvis finns en översikt över hur ensamrätten kan upphöra för olika slags varukännetecken. I samband med det redovisas också vissa överväganden som tidigare gjorts när det gäller upphävande av varumärkesregistreringar. Sedan följer en redogörelse för upp- hävande av nationella och internationella registreringar i den nuvarande ordningen. Den ensamrätt som ett skyddat varukännetecken ger är till skillnad från andra immateriella ensamrätter inte tidsbegränsad, utan den kan i princip bestå hur länge som helst. Registrerade varumärken är visserligen registrerade för en period åt gången, men regi- streringen kan förnyas ett obegränsat antal gånger. Det gäller såväl nationella och internationella registreringar som gemenskapsregi- streringar (22 § VmL, artikel 6.1 i Madridprotokollet och artikel 46 i EG:s varumärkesförordning). En registrering som inte förnyas avförs ur respektive register. En varumärkesregistrering kan också avföras helt eller delvis på grund av att innehavaren avstår rätten till registreringen (27 § VmL, artikel 9 bis iii-iv i Madridprotokollet och artikel 49 EG:s varumärkesförordning). I VmL finns en bestämmelse om att en registrering kan avföras om innehavaren har hemvist utanför och inte följer ett föreläggande om att för sig ställa ett ombud som har hemvist här (31 § VmL). Kommittén har i avsnitt 5.4 föreslagit att en inne- havare av en nationell varumärkesregistrering som inte har hemvist i skall ha ett s.k. delgivningsombud som är bosatt här i lan- det (se 37 § i förslaget till varumärkeslag). Bestämmelsen inne- håller också en ordning för delgivning med en innehavare som inte har anmält något ombud. En följd av bestämmelsens utformning är att underlåtenhet att anmäla ombud inte skall utgöra grund för att avföra en registrering. En nationell varumärkesregistrering kan upphöra på tre olika sätt: genom att registreringen inte förnyas, genom att innehavaren begär att registreringen skall avföras eller genom att registreringen upphävs, antingen efter invändning hos eller efter talan vid allmän domstol. En internationell registrerings verkan här i landet kan på motsvarande sätt upphöra om den inte förnyas, om innehavaren begär att den skall avföras eller om den upphävs efter invändning eller efter särskild talan om detta. Vidare upphör en internationell registrerings verkan här i landet om den ursprungliga registreringen upphävs helt eller delvis . En registrering som kan bli föremål för invändning kan således endast angripas genom en talan om upphävande vid allmän domstol. Det finns t.ex. ingen möjlighet för att genom omprövning ändra ett felaktigt beslut om registrering, se RÅ 1992 ref. 64. I ÄvmL fanns en möjlighet för Kungl. Maj:t i statsrådet att upphäva en registrering, dels i fall där märket utan tillstånd bestod av eller innehöll offentliga vapen eller beteckningar och dels i fall där märket innehöll något som kunde väcka förargelse. Varu- märkes- och firmautredningen anförde i sitt betänkande att de stora ekonomiska värden som varumärken kunde representera gjorde det angeläget att märkeshavare tillförsäkrades den ökade trygghet som det innebar att en registrering mot innehavarens vilja endast kunde upphävas av domstol, se SOU 1958:10 s. 304 f. I propositionen förklarade departementschefen att han anslöt sig till denna principiella ståndpunkt, som förestavats av rättssäkerhets- hänsyn, se prop. 1967:167 s. 146. I samband med den översyn av vissa bestämmelser i varu- märkeslagen som gjordes diskuterades frågan om upp- hävande i administrativ ordning inom . I promemorian erinrade man till att börja med om att det vid pröv- ning av om en varumärkesregistrering skulle upphävas typiskt sett var fråga om att slita en tvist mellan olika intressenter samt att det enligt svensk rättstradition i princip borde ankomma på domstol att avgöra sådana saker. Sedan diskuterades möjligheten av att låta upphäva registreringar i de fall där det enkelt kunde konstateras att registreringen borde upphävas och där det inte förelåg någon tvist i egentlig mening. Man fann emellertid att det skulle vara svårt att avgränsa dessa fall och svårt att undvika att frågan om upphävande blev föremål för prövning i dom- stol. Se Ds 1993:97 s. 60 f. När det gäller gemenskapsvarumärken regleras frågan om upp- hörande i EG:s varumärkesförordning (se nedan). Inarbetade varukännetecken har ett skydd så länge inarbetningen består inom ett visst område, dvs. så länge kännetecknet inom en betydande del av omsättningskretsen i ett visst geografiskt område är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhanda- hålls under kännetecknet. Inarbetningen är en faktisk omständig- het som antingen föreligger eller inte föreligger. Det finns följaktligen inte någon ordning för att upphäva inarbetningen. En annan sak är det är möjligt att i domstol föra talan om huruvida en rätt på grund av inarbetning består eller inte består. Naturliga varukännetecken åtnjuter skydd mot att någon annan använder namnet, firman eller adressen så länge inne- havaren är näringsidkare. Om näringsidkaren upphör med sin när- ingsverksamhet och således är näringsidkare upphör också skyddet för det naturliga varukännetecknet. Skyddet för namn eller firma upphör också om den bakomliggande namn- eller firmarätten upphör enligt bestämmelserna i namnlagen respektive firmalagen. Och skyddet för en adress upphör om näringsidkaren inte längre använder adressen i sin verksamhet. I avsnitt 5.7.4 föreslår kommittén att näringskännetecken som har ett skydd inom ett visst område skall ha ett skydd som för varukännetecken inom detta område. I den mån skyddet för näringskännetecknet upphör, faller också skyddet som naturligt varukännetecken. Vidare föreslår kommittén att namn som faktiskt används som varukännetecken också skall ha ett skydd som sådant varukännetecken. Upphör användningen av namnet varaktigt, faller också skyddet som naturligt varukännetecken. Adress skall enligt kommitténs förslag i fortsättningen inte åtnjuta skydd som naturligt varukännetecken. I detta sammanhang bör också nämnas att ensamrätten till ett varukännetecken som använts på ett visst exemplar av en vara kon- sumeras i och med att just det exemplaret säljs eller på annat sätt förs ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbets- området (4 a § VmL). 7.2.2Närmare om upphävande av nationella och internationella varumärkesregistreringar Nationella och internationella varumärkesregistreringar kan som tidigare nämnts angripas på två olika sätt, antingen genom invänd- ning hos eller genom en talan vid allmän domstol. Kommittén har i avsnitt 5.3.1 föreslagit att official- prövning begränsas till relativa hinder. skall på samma sätt som undersöka om det finns några absoluta hinder. Vidare skall verket i den omfattning som regeringen föreskriver under- söka om det finns några relativa hinder. Framkommer det några hinder skall underrätta sökanden om dessa och bereda honom tillfälle att yttra sig. skall även i fort- sättningen ex officio avslå en ansökan om det finns något absolut hinder mot registrering. Däremot skall verket inte längre ex officio avslå en ansökan på grund av ett relativt hinder. I avsnitt 5.3.3 föreslår kommittén att den som vill på samma sätt som skall kunna göra invändning mot en beviljad nationell regi- strering. På motsvarande sätt föreslår kommittén att den som vill skall kunna framställa invändning mot att en internationell registrering gäller här i landet. Var och en som har rättskapacitet skall alltså kunna framställa invändning mot en registrering. Men kommittén föreslår därvid att endast den som gör invändning i eget intresse skall kunna få bifall till sin invändning. En invändning skall även i fortsättningen kunna grundas på både absoluta och relativa hinder. Att invändningsförfarandet är placerat efter registreringen innebär alltså att kan upphäva varumärkesregistreringar i administrativ ordning. SOU 2001:26 Ensamrättens upphörande m.m. Upphävande efter talan vid allmän domstol En talan om upphävande av en varumärkesregistrering får i den nu gällande ordningen föras av var och en som lider förfång av regi- streringen samt i vissa fall av åklagare eller av en sammanslutning av berörda näringsidkare (26 § VmL). Kommittén föreslår i av- snitt 8.5.3 att denna talerättsregel tas bort. Det innebär att all- männa processuella regler om talerätt kommer att gälla. Var och en skall alltså kunna få en talan om upphävande prövad i sak. Men endast den som för talan i eget intresse skall kunna få bifall till sin talan. En talan vid allmän domstol kan liksom en invändning grundas på både absoluta och relativa hinder. Enligt 25 § första stycket VmL skall en registrering således hävas om den beviljats trots att det vid tiden för registreringen fanns något absolut hinder (13 § eller 14 § 1 st 1–3 VmL) eller något relativt hinder (14 § 1 st 4– 9 VmL). En talan vid allmän domstol kan dessutom grundas på senare inträffade omständigheter. Enligt 25 § andra stycket VmL skall en registrering upphävas om märket 1. blivit vilseledande, 2. inte längre har någon särskiljningsförmåga, 3. kommit att strida mot allmän ordning, eller 4. blivit ägnat att väcka förargelse. En registrering kan enligt 25 a § VmL, som infördes , också upphävas om innehavaren av varumärket inte från det att registreringsförfarandet avslutades gjort verkligt bruk av märket här i landet för de varor som registreringen omfattar och det inte finns giltiga skäl till att märket inte använts. Detsamma gäller om märket visserligen tagits i verkligt bruk för de varor som registreringen avser, men sedan inte använts av i följd. Vid tillämpning av bestämmelsen likställs annans användning av märket, om den sker med innehavarens samtycke. Med verkligt bruk avses enligt förarbetena till bestämmelsen på affärs- mässiga överväganden grundad marknadsföring av varan eller tjänsten till omsättningskretsen. Även användning i reklam och förberedande marknadsföringsåtgärder kan konstituera verkligt bruk, under förut- sättning att varan inom en rimlig tid därefter blir tillgänglig för om- sättningskretsen. Skentransaktioner, s.k. proformaförsäljningar eller rent bortslumpande av varor torde däremot inte uppfylla kravet på verkligt bruk, jfr prop. 1992/93:48 s. 99. – Att en vara tillhandahålls utan vederlag har inte ensamt för sig ansetts som ett bruk av varan, se NJA 1987 s 22 alternativt NIR 1987 s. 263 (BUDWAR). Ett varumärke som använts som firma har inte ansetts på den grunden varit i bruk som varukännetecken, NJA 1983 s. 875 (AGRIVET). – Underlåten användning efter talans väckande har inte ansetts kunna läggas till grund för hävning, se Hovrättens över och dom , DT 5125 (BIERPINNE). Använd- ning av ett varumärke för att skilja ut ett antal varor – av olika varu- märken – på vilka priserna satts ned har ansetts inte utgöra verkligt bruk, se dom , DT 26, i mål T 979/95 (PAYLESS). Användning av ett varumärke för våffelstrutar har ansetts inte omfatta bruk av märket för kex och konditorivaror, tingsrätts dom , DT 551, i mål T 7-1478-93 (TRIUMF). – Inte giltigt skäl att avvakta utgången av en annan tvist, se NJA 1983 s. 875 (AGRISEPT). förutsätter att medlemsländerna har en ordning för att upphäva eller ogiltigförklara registreringar av varumärken. Men konventionen innehåller inte några bestämmelser om hur för- farandet för upphävande eller ogiltigförklaring skall vara utformat, utan överlämnar åt varje medlemsland att självt bestämma detta. Även varumärkesdirektivet förutsätter att medlemsländerna har en fungerande ordning för att upphäva och ogiltigförklara varu- märkesregistreringar. I femte stycket i ingressen, beaktandeme- ningen oräknad, anges dock uttryckligen att medlemsländerna är fria att själva fastställa procedurregler om bl.a. upphävande och ogiltigförklaring. Enligt EG:s varumärkesförordning kan registreringen av ett gemenskapsvarumärke upphöra på tre olika sätt: genom att regi- streringen inte förnyas (jfr artikel 47), genom att innehavaren från- faller registreringen (artikel 49) eller genom att registreringen upp- hävs eller ogiltigförklaras. Registreringen kan upphävas eller ogiltigförklaras antingen av OHIM efter ett särskilt förfarande med administrativ omprövning (artikel 55-56) eller av en nationell domstol vid prövning av ett genkäromål om upphävande eller ogiltigförklaring i ett mål om intrång i varumärket (artikel 90– 101). När en nationell domstol prövar frågor om upphävande eller ogiltigförklaring skall domstolen tillämpa de processuella regler som annars tillämpas i landet i den typen av mål (artikel 97). I är exklusivt forum i bl.a. mål om upphävande och ogiltigförklaring av gemenskapsregistreringar (66 § VmL). förutsätter liksom och varu- märkesdirektivet att medlemsländerna har ett fungerande system för att upphäva och ogiltigförklara varumärkesregistreringar. Inte heller innehåller dock någon närmare reglering av hur ett sådant system skall vara utformat. Avtalet innehåller emel- lertid några allmänna bestämmelser med vissa minimikrav på förfa- randet för att säkerställa olika immaterialrätter. Enligt dessa bestämmelser skall ländernas förfaranden var rättvisa och skäliga (fair and equitable), inte vara onödigt komplicerade eller kost- samma och inte innehålla oskäliga tidsfrister eller medföra omotiv- erade dröjsmål (artikel 41.2). Slutliga avgöranden bör vara skrift- liga och motiverade, de skall vara grundade på (omständigheter och) bevis som parterna kunnat yttra sig över och de skall tillställas parterna utan dröjsmål. Vidare innehåller avtalet en särskild regel enligt vilken bl.a. administrativa förfaranden om upphävande och ogiltigförklaring skall uppfylla de krav som enligt artikel 41.2 i avtalet ställs på förfarandet för att säkerställa immaterialrätter (artikel 62.4). 7.3.2Förhållandena i de andra nordiska länderna De övriga nordiska länderna har regler som i allt väsentligt över- ensstämmer med de svenska när det gäller registreringsperiodens längd och de möjligheter innehavaren har att begära att registre- ringen avförs. Även i de andra nordiska länderna är invändnings- förfarandet placerat efter registreringen, vilket innebär att registre- ringsmyndigheterna även i dessa länder efter invändning upphäver registreringar i administrativ ordning. När det gäller registreringar där tiden för invändning gått ut skiljer sig reglerna åt mellan de nordiska länderna. I kan på samma sätt som i en registrering hävas endast efter talan vid domstol (25 § FVmL). Även i , och kan en registrering hävas efter talan i domstol (29 § DVmL, 29 § IVmL resp. 25 § NVmL). I , och finns därutöver olika ordningar som gör det möjligt att få en registrering hävd i administrativ ordning utan tidsbegränsning. I , och har registreringsmyndigheterna en möjlighet att ex officio upphäva en registrering helt eller delvis, om registreringen tillkommit efter ett uppenbart fel i handläggningen och den kan hävas från registreringsdagen (32 § DVmL, 31 § IVmL resp. 21 c § NVmL). På ansökan av den som har ett rättsligt intresse kan registreringsmyndigheterna i dessa länder också avföra en registrering om det kan antas att det inte längre finns någon innehavare av registreringen eller om dennes adress är okänd (31 § DVmL, 30 § IVmL resp. 26 § NVmL). I och finns dessutom mer fullständiga förfaranden för upphävande av registrering i administrativ ordning. I kan var och en hos Patent- og Varemærkestyrelsen ansöka om att en registrering skall upphävas (30 § 1 st DVmL). Sökanden kan till stöd för sin ansökan åberopa alla sådana omstän- digheter som kan utgöra grund för att upphäva en registrering (se 28 § DVmL). Förfarandet är i allt väsentligt utformat på samma sätt som invändningsförfarandet (30 § 2 st DVmL och 12 § ). Det finns inget förbud för Patent- og Varemærkestyrelsen att pröva en sak som är föremål för prövning i domstol. I sådana fall låter emellertid styrelsen normalt sin prövning vila till dess frågan är avgjord i domstol (Mogens Koktvedgaard & , Varemærkeloven och Fællesmærkeloven, 2 uppl., 1998, s. 179). I kan två parter som tvistar om en registrerings giltighet enas om att låta Patentstyrets överklagandeinstans, Patentstyrets annen avdelning, pröva frågan om upphävande (25 c § NVmL). Ett beslut om att registreringen skall hävas är slutligt och kan således inte överklagas. Sedan lagens tillkomst 1961 har endast ett fall prövats i denna ordning, se NIR 1976 s. 220. Vidare kan Patent- styrets annen avdelning upphäva en registrering i admi- nistrativ ordning om villkoren för varumärkesskydd åpenbart icke har vært eller åpenbart ikke lenger er til stede och innehavaren inte motsätter sig att registreringen hävs (25 c § 2 st. NVmL). Patentstyrets annen avdelning har prövat några enstaka fall där innehavaren av registreringen varit ett bolag som gått i konkurs och där konkursen avslutats. I alla dessa fall har emellertid registre- ringen fått stå kvar, eftersom de känneteckensrättigheter som fun- nits i bolaget har ansetts kunna bestå hos de tidigare aktieägarna. Ännu har alltså inte någon registrering upphävts efter en prövning i denna ordning. föreslår i sitt betänkande att Patent- styret på samma sätt som skall kunna upphäva en registrering i fall där det är begrunnet tvil om att det inte längre finns någon märkesinnehavare eller om dennes adress är okänd (31 § 1 st. i det norska utkastet till ny varemerkelov). Vidare föreslår utredningen att Patentstyrets annen avdelning liksom nu skall kunna upphäva en registrering, dels om parterna enats om att hänskjuta frågan om upphävande till avdelningen och dels om det är uppenbart att vill- koren för varumärkesskydd inte funnits eller inte längre finns och innehavaren inte motsätter sig att registreringen hävs (31 § 4 st. och 5 st. i det norska förslaget). Härutöver föreslår utredningen att Patentstyret skall kunna upphäva en registrering även på övriga förekommande grunder för ogiltighet eller upphävande (ogyldigkjennelse eller slettelse). Inne- havaren av registreringen, eller var och en i övrigt som har ett rättsligt intresse av det, skall kunna ansöka om upphävande i administrativ ordning och därvid åberopa alla förekommande grunder för ogiltighet eller upphävande (30 § 1 st.). Patentstyret skall emellertid inte vara skyldigt att pröva frågan om upphävande, om saken är lite opplyst eller av annen grunn ikke egner sig for avgjørelse av Patentstyret (30 § 3 st.). Sökanden skall i sådana fall hänvisas att i stället väcka talan vid domstol.