sou · GPB326d2 · 2002-01-01 00:00:00 — Den som gör intrång i någon annans rätt till ett egenartat namn är skyldig att ersätta den skada han orsakat, om han har insett eller borde ha insett att förfarandet var till nackdel för denne (23 § NamnL). Däremot finns i NamnL varken bestämmelser om förbud mot användning av ett egenartat namn eller straff för användning av ett sådant namn. Ett förbud mot användning av egenartade namn kan dock meddelas med stöd av den allmänna bestämmelsen i 15 kap. 3 § 2 st. RB, jfr NJA 1992 s. 491 (). Av det anförda följer att det bör finnas ett skydd mot att det registreras varumärken som innehåller ett namn som är föremål för ensamrätt, men att detta skydd i princip bör betingas av att användningen av varumärket är till nackdel för innehavaren av rätten till namnet. Bestämmelsen bör på ungefär samma sätt som vara utformad så att hinder föreligger om ett varumärke innehåller något som är ägnat att uppfattas som ett sådant namn. Med en sådan utformning framgår att det i princip saknar betydelse vilka varor eller tjänster som märket avser. En sådan utformning tydliggör också att undantag även i fortsättningen alltid kan göras i fråga om bl.a. namn med s.k. dubbelbetydelse. Vidare bör det i NamnL använda begreppet egenartade efternamn användas i stället för det inom varumärkesrätten använda begreppet släktnamn. I NamnL finns inga bestämmelser om vare sig förbud, skadestånd eller straff med avseende på obehörig användning av allmänt kända konstnärsnamn eller liknande namn. En annan sak är att det finns bestämmelser enligt vilka ett efternamn inte får godkännas som nytt efternamn – vare sig det är nybildat eller ej – om det lätt kan förväxlas med ett sådant namn (13 § 1 st. 4 NamnL). Övriga frågor om varukännetecken Ett särskilt skydd mot att annans namn och bild används i kommersiella syften finns dock i lagen (1978:800) om namn och bild i reklam. En näringsidkare får enligt denna lag inte vid marknadsföring av en vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Med namn jämställs annan beteckning som klart utpekar en annan person. Den som använder någon annans namn eller bild i strid mot lagen kan, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, förpliktas att betala skadestånd (3 §) samt dömas till straff (2 §). På yrkande kan rätten också förordna om åtgärder för att förebygga fortsatt missbruk (4 §). Den som använt någon annans namn eller bild i strid mot lagen kan även förpliktas att be- kosta tryckning i en eller flera tidningar av domen i målet. I lagen finns inte några bestämmelser om förbud och något sådant kan inte heller meddelas med stöd av den allmänna bestämmelsen i 15 kap. 3 § 2 st. RB, eftersom straff är utsatt (jfr 9 kap. 8 § 1 st. RB). Av dessa bestämmelser följer att rätten till allmänt kända konstnärsnamn och liknande namn kan läggas till grund för en rättsföljd som hindrar obehörig användning av namnet i ett varu- märke. Även i fortsättningen bör därför rätten till allmänt kända konstnärsnamn och liknande namn kunna utgöra grund för upphävande av en varumärkesregistrering. Skyddet för rätten till namn av detta slag mot att de förekommer i registrerade varu- märken bör utformas på samma sätt som skyddet för rätten till egenartade efternamn i detta avseende. Rätten till allmänt kända konstnärsnamn eller liknande namn, som inte uppenbarligen syftar på någon avliden, skall alltså kunna utgöra grund för upphävande av en registrering av ett varumärke som innehåller ett sådant namn, förutsatt att användning av märket skulle medföra nackdel för rättsinnehavaren. Av de ovan nämnda bestämmelserna följer att även rätten till egen bild kan läggas till grund för en rättsföljd som hindrar obehörig användning bilden i ett varumärke. Också rätten till bild bör därför kunna utgöra grund för upphävande av en varumärkesregistrering. Även skyddet för rätten till bild bör i detta avseende utformas på ungefär samma sätt som skyddet för rätten till egenartade efternamn. Det finns emellertid inte skäl att ställa upp något krav på att användning av varumärket skall medföra nackdel. Vidare bör uttrycket bild användas i stället för porträtt för att bättre spegla den bakomliggande rätten. Rätten till bild, som inte uppenbarligen syftar på någon avliden, skall alltså Övriga frågor om varukännetecken kunna utgöra grund för upphävande av en registrering av ett varumärke som innehåller en sådan bild. Titel på upphovsrättsligt skyddat verk Ett litterärt eller konstnärligt verk får inte göras tillgängligt för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman (50 § URL). Den som vidtar en sådan åtgärd kan vid vite förbjudas att fortsätta överträdelsen (53 a § URL). Han kan också, om överträdelsen görs uppsåtligen eller av oaktsamhet, förpliktas att betala skadestånd (54 § 3 st. URL). Angående titelskyddet, se Koktvedgaard/, Lärobok i im- materialrätt, 6 uppl., 2000, s. 72 f. samt , Upp- hovsrättslagstiftningen. En kommentar, 1996, s. 340 f. I URL finns däremot inte några bestämmelser om sanktioner med avseende på användning av ett varumärke som innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade verk. Det finns således inte något stöd för bestämmelser om att rätten till en sådan titel skall kunna läggas till grund för upphävande av en varumärkesregistrering (se ovan angående artikel 3.2 a i varumärkesdirektivet). Enligt kommitténs mening finns det inte heller skäl att införa något självständigt skydd för titlar med avseende på användning som varukännetecken. Att ett registrerat varumärke innehåller en egenartad titel på någon annans upphovs- rättsligt skyddade verk skall därför inte längre utgöra självständig grund för upphävande av registreringen. En titel som uppfyller det upphovsrättsliga originalitetskravet har emellertid ett skydd som självständigt verk. Upphovsrätten till en sådan titel kan därför läggas till grund för upphävande av ett registrerat varumärke, om märket innehåller något som utgör intrång i upphovsrätten. En talan vid allmän domstol om att en varumärkesregistrering skall upphävas får enligt 26 § VmL föras av var och en som lider förfång av registreringen. I vissa fall får talan även föras av åklagare samt av Övriga frågor om varukännetecken en sammanslutning av berörda näringsidkare. Bestämmelsen är enligt sin lydelse utformad som en talerättsregel, där förekomsten av förfång framstår som en processförutsättning. I svensk rätt har uttrycket talerätt använts i två olika betydelser. Den ena är den nyssnämnda, där uttrycket står för en processuell förutsättning för att överhuvudtaget få talan upptagen till prövning i sak. Detta synes numera vara den betydelse uttrycket har, åtminstone i processrättslig doktrin, och så används det i den följande framställningen. Använt i den betydelsen leder en brist i talerätten till att talan skall avvisas. Ett annat uttryck som används för att beskriva att någon har rätt att föra talan som part är saklegitimation. I den andra betydelsen menas med ordet talerätt ett materiellt rättsfaktum som är nödvändigt för bifall till den förda talan. Avsaknaden av talerätt i denna mening leder till att talan väl skall prövas men ogillas. Angående talerätt i allmänhet, se Per , Rättegång, Andra häftet, 8 uppl., 1996, s. 54 f. Bestämmelsen om upphävande av registrering varu- märkeslag innehöll också ett krav på förfång. I 10 § andra stycket ÄVmL stadgades: Förmenar någon, att registrering af varumärke skett honom till förfång, eger han vid domstol föra talan om registreringens uphäfvande.. I förarbetena till bestämmelsen anförde de dansk-norsk-svensk komiterade att den som för- menade att en varumärkesregistrering var till förfång för honom fick föra talan vid domstol om att registreringen skulle upphävas. Vidare anförde de att vem som med framgång kunde föra en sådan talan framgick av andra ställen i förslaget. Kravet på förfång synes här ha behandlats som ett materiellt rättsfaktum som måste föreligga för att talan skulle kunna vinna bifall och inte som en processförutsättning. Angående innehållet i förarbetena till lag, se förslag till lag angående varumärken 1882, s. 38. I sin redogörelse för då gällande rätt anförde Varumärkes- och firmautredningen att en talan om ogiltighet kunde föras av den som kunde visa att registreringen var till förfång för honom, se SOU 1958:10 s. 160. Utredningen gick emellertid inte närmare in på om talerätten ansågs vara en förutsättning för att få föra talan eller om den var ett rättsfaktum som måste föreligga för att talan skulle kunna vinna bifall. I fråga om innehållet i begreppet förfång hänvisade utredningen till uppsatsen , särskilt inom immaterialrätten av , publicerad i till , 1950. I uppsatsen synes förfång närmast användas Övriga frågor om varukännetecken i betydelsen materiellt rättsfaktum som måste föreligga för att talan skall kunna vinna bifall. I sin specialmotivering till den föreslagna 26 § VmL anförde utredningen att talan tillkommer var och en som har intresse därav samt att varje näringsidkare, som genom den förment oriktiga registreringen finner sin rörelsefrihet otillbörligen in- skränkt, är berättigad att påfordra dess hävande, se SOU 1958:10 s. 307 f. Utredningen anförde därvid att en enskild part kunde vara företrädare för både absoluta och relativa hinder mot registrering. Angående absoluta och relativa hinder mot registrering (jfr av- snitt 5.3.1). Utredningen berörde inte uttryckligen huruvida förslaget i fråga om talerätt innebar någon ändring i förhållande till gällande rätt. Departementschefen anförde emellertid i propositionen att utredningens förslag i sak stämde överens med gällande rätt, se prop. 1960:167 s. 154. I detta sammanhang kan nämnas att Varumärkes- och firma- utredningen föreslog att talan skulle få föras av var och en som hade intresse av det, se SOU 1958:10 s. 307 f. Departements- chefen anförde dock i propositionen att han förordade att man i stället för intresse skulle behålla uttrycket förfång, eftersom detta uttryck hade vunnit hävd, se prop. 1960:167 s. 149 f. Även i övriga lagar på det industriella rättsskyddets område är bestämmelserna om upphävande enligt sin lydelse utformade som talerättsregler (16 § 2 st. FL, 52 § 2 st. PL och 31 § 3 st. Av förarbetena till dessa lagar framgår inte klart huruvida avsikten var att förekomsten av förfång skulle vara en processförutsättning eller ett materiellt rättsfaktum. Angående innehållet i förarbetena till firmalagen, se SOU 1967:35 s. 267 f. och prop. 1974:4 s. 222 f., till patentlagen, se NU 1963:6 s. 318 f. och prop. 1967:40 s. 190 f., samt till mönsterskyddslagen, se SOU 1965:61 s. 301 och prop. 1969:168 s. 222. I praxis synes de nämnda bestämmelserna om talerätt i de immaterialrättsliga lagarna ha tillämpats främst som talerättsregler, se Södra Roslags tingsrätts dom , DT 1708 i mål T 465/93, tingsrätts dom , DT 94 i mål T 1577-91 och dom , DT 19 i mål T 740/97. Det finns emellertid exempel på att de tillämpats så att kravet på förfång betraktats som ett materiellt rättsfaktum, se tingsrätts dom , DT 13 T 5352/93 och dom i mål T 2389-96. Övriga frågor om varukännetecken Talerätten i svensk civilprocessrätt är i dispositiva tvistemål på förmögenhetsrättens område utformad så att den står i samklang med den rådighet som finns på det civilrättsliga planet. Förut- sättningarna för att få föra talan skiljer sig emellertid något vid fullgörelsetalan och fastställelsetalan. Vid fullgörelsetalan enligt 13 kap. 1 § RB är det tillräckligt att den som anser sig ha rätt till en prestation från en annan påstår att han har en sådan rätt för att han skall få sin talan prövad i första instans. En annan sak är att han måste bevisa att han har en fordran på svaranden för att få bifall till sin talan. Det innebär t.ex. att den som anser sig ha en fordran på en annan har rätt att för egen del föra en talan mot denne med yrkande om betalning. Käranden behöver alltså inte visa att han har den fordran han påstår för att få föra sin talan. Även om käranden aldrig haft någon fordran, om han överlåtit den till någon annan, om fordringen är preskriberad eller om svaranden betalat sin skuld har käranden rätt få sin talan prövad. Reglerna om den tappande partens skyldighet att ersätta den vinnande partens rättegångskostnad anses här vara ett tillräck- ligt skydd mot okynnesprocesser. Angående talerätt i tvistemål, se Per , Rättegång, Andra häftet, 8 uppl., 1996, s. 71 f. Även vid fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § RB kan man säga att käranden måste påstå att han har den rätt som yrkandet går ut på. Närmare bestämt måste käranden göra gällande att det föreligger ett rättsförhållande, se avsnitt 8.6.1. Men för att kärandens talan skall tas upp till prövning i sak fordras därutöver att det råder ovisshet om detta rättsförhållande och att denna ovisshet är till förfång för käranden. En förutsättning för en fastställelsetalan skall tas upp till prövning är alltså att det råder ovisshet om rättsförhållandet. Kravet på ovisshet är uppfyllt så snart det råder tvist om den fråga som käranden vill föra talan om. Detta krav fyller bl.a. den viktiga funktionen att det hindrar onödiga processer. Utan kravet på ovisshet skulle det i många situationer vara möjligt för käranden att utan fog besvära svaranden med en fastställelsetalan och dessutom vinna bifall till denna. Käranden skulle t.ex. kunna väcka talan mot en svarande och yrka att domstolen fastställde att han hade bättre rätt till viss egendom, trots att han visste att så var fallet och att svaranden aldrig gjort något anspråk på den ifrågavarande egendomen. Rättegångskostnadssanktionen skulle därför i fråga Övriga frågor om varukännetecken SOU 2001:26 om fastställelsetalan inte ensam vara tillräcklig för att hindra onödiga rättegångar. Förfång föreligger vid tillämpning av bestämmelsen i 13 kap. 2 § RB så snart ovissheten gör det svårt för käranden att planera sin ekonomiska verksamhet eller på annat sätt skapar en besvärande otrygghet för denne. Förfånget kan också vara av processuell natur och kan t.ex. utgöras av det faktum att bevisning av betydelse för rättsförhållandet riskerar att gå förlorad. Angående fastställelse- talan, se vidare avsnitt 8.6.1. Enligt en icke lagfäst huvudregel får ingen föra talan mot någon annan till förmån för en tredje person. En sådan talan skall avvisas på grund av att käranden saknar talerätt, se NJA 1993 s. 338. I vissa undantagsfall får emellertid en person föra talan mot en annan om att denne skall fullgöra något till en tredje person. Utöver de i lag reglerade situationerna – se bl.a. 4 kap. 23 § första stycket och 9 kap. 11 § tredje stycket UB – torde t.ex. en talan få föras till förmån för tredje man om två avtalsparter avsett att ge en tredje en självständig rätt att göra avtalet gällande, se NJA 1984 s. 215 och RH 1983:49. I doktrinen har gjort gällande att kravet på förfång i de immaterialrättsliga lagarna bör behandlas som ett element i själva saken, se Per , Rättegång, Andra häftet, 8 uppl., 1996 s. 75 f. Han har därvid anfört bl.a. följande när det gäller bestämmelsen i 52 § andra stycket PL. Här kan det inte vara fråga om «talerätt» i den mening termen används i detta arbete. Har käranden inte den rätt han påstår, skall käromålet ogillas. Uppenbarligen skall så ske med ett av denne framställt skadeståndsyrkande. Och det finns ingen anledning att förfara på annat sätt med ett yrkande om att patentet måtte förklaras ogiltigt. Att det kan vålla svårigheter att avgöra vem som är berättigad att kräva att hävdandet av patenträtt upphör, utgör enligt min mening icke något skäl att anse denna fråga avse en processförutsättning. har i sitt delbetänkande, bl.a. med hänvisning till , anfört att övervägande skäl talar för att förutsätt- ningarna för att föra talan skall behandlas genom en prövning i sak, dvs. som ett materiellt rättsfaktum, se SOU 2000:79 s. 96. Övriga frågor om varukännetecken Bedömning: Någon särskild bestämmelse om vem som har rätt att föra talan om upphävande av en varumärkesregistrering bör inte finnas i en ny varumärkeslag. Även i en ny lag bör dock finnas en bestämmelse om att licenstagare och panthavare som till grund för sin talan åberopar en rätt att förfoga över ett kännetecken har skyldighet att underrätta innehavaren av kännetecknet om detta för att talan skall tas upp till prövning. Skälen för bedömningen: En förutsättning för att någon skall få en talan om upphävande prövad i sak bör även i fortsättningen vara att han för talan i sitt eget intresse. I kärandens talan måste med detta synsätt ligga att den registrering som han yrkar upphävd berör hans rätt på ett negativt sätt. Detta bör gälla oavsett vilka omständigheter käranden åberopar till grund för sin talan. Det bör alltså inte vara någon skillnad i detta hänseende om käranden åberopar en omständighet som konstituerar ett absolut eller ett relativt hinder mot registrering. Ett varumärke som registrerats trots att det föreligger ett absolut hinder mot registrering ger typiskt sett innehavaren en fördel i förhållande till konkurrenterna. Registreringen medför t.ex. i många fall att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster inskränks. Den kan därför sägas vara till nackdel för konkurrenterna så länge den består. Var och en bör därför kunna föra talan om att en registrering som står i strid med ett absolut registreringshinder skall upphävas. Föreningar och andra sammanslutningar, bl.a. branschorganisationer, bör t.ex. få föra talan om upphävande. Annorlunda förhåller det sig om det finns något relativt hinder mot att en registrering består. Talan om upphävande bör i dessa fall på samma sätt som få föras endast av den som innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas till grund för talan. En innehavare av en inarbetad firma bör alltså få föra talan om att det registrerade varumärket utgör intrång i hans firma. Däremot bör han inte få sin talan prövad om han som grund åberopar att det registrerade varumärket gör intrång i någon annans skyddade firma. Enligt kommitténs mening finns inga sakliga skäl för en särskild talerättsregel som anger vem som har rätt att få en talan om upphävande av en varumärkesregistrering prövad. Övriga frågor om varukännetecken det någon anledning att ha en ordning som innebär att frågan om talerätten skall avgöras innan målet ta upp till prövning i sak. Av praktiska skäl är det, som kommittén tidigare anfört, lämpligt att vanliga civilprocessuella regler är tillämpliga vid prövning av tvister angående varukännetecken, om det inte finns goda sakliga skäl för att ändå ha specialregler. De allmänna civilprocessuella reglerna om talerätt tillgodoser det behov av reglering som finns i mål om upphävande av varumärkesregistreringar. Någon motsvarighet till bestämmelsen i 26 § VmL bör därför inte införas i en ny lag. Även i fortsättningen bör licenstagare och panthavare som till grund för talan åberopar en rätt att förfoga över ett kännetecken ha skyldighet att underrätta innehavaren av kännetecknet om detta för att talan skall tas upp till prövning. Kommittén föreslår därför att det i en ny lag införs en bestämmelse som motsvarar 43 § VmL. Skälen för de allmänna civilprocessuella reglerna om talerätt gör sig gällande även i andra fall där frågan om upphävande av en registrering är föremål för prövning. Talerätten bör av naturliga skäl vara reglerad på samma sätt när ett yrkande om upphävande framställs i en ansökan om upphävande i administrativ ordning, särskilt som ett sådant ärende komma att överlämnas till allmän domstol (se vidare avsnitt 7.5). Men även i invändningsärenden bör det vara en förutsättning för prövning i sak att invändaren för sin talan i eget intresse. Inte heller i dessa fall finns det enligt kom- mitténs mening någon anledning att införa särskilda bestämmelser om talerätt (se vidare avsnitt 5.3.3). I 44 § VmL finns en särskild bestämmelse om fastställelsetalan som med avseende på rätten till varukännetecken gäller framför den allmänna bestämmelsen om en talan av detta slag i 13 kap. 2 § RB. Enligt 44 § VmL får talan föras om fastställelse huruvida rätt till ett varukännetecken består eller inte består eller om visst förfarande utgör intrång i en sådan rätt eller inte. En förutsättning för att talan skall få föras är att det råder ovisshet om det förhållande som är föremål för prövning och att denna ovisshet är till förfång för käranden. Bestämmelsen är tillämplig på alla slags varukännetecken, såväl registrerade varumärken, inarbetade varukännetecken som SOU 2001:26 Övriga frågor om varukännetecken Med stöd av bestämmelsen är det möjligt att föra både positiv och negativ fastställelsetalan. Genom en positiv fastställelsetalan kan käranden få svar på frågan om han har ett skydd mot att svaranden använder ett visst kännetecken för vissa varor. Käranden kan utforma sitt yrkande som en begäran om att domstolen skall fastställa att svarandens användning av kännetecknet för vissa varor utgör intrång i kärandens rätt till ett visst varukännetecken. Käranden kan också utforma sitt yrkande på andra sätt, t.ex. som en begäran om att domstolen fastställer att ett kännetecken som svaranden använder för vissa varor är förväxlingsbart med kärandens varukännetecken. Angående utformningen av yrkandet i en positiv fastställelsetalan, se Hovrättens för dom i mål T 176/97. Genom en negativ fastställelsetalan kan käranden få bekräftat att han kan använda ett visst kännetecken utan att göra intrång i en ensamrätt som svaranden är innehavare av eller som denne före- träder. Käranden kan i en sådan talan yrka att domstolen fastställer att hans användning av ett visst varukännetecken för vissa varor inte utgör intrång i svarandens rätt till ett kännetecken. Även i en negativ fastställelsetalan kan käranden formulera sitt yrkande på andra sätt, t.ex. så att domstolen skall fastställa att ett varukänne- tecken som han använder för vissa varor inte är förväxlingsbart med svarandens kännetecken. Med hänsyn till att bestämmelsen är skriven i presens är en utgångspunkt att fastställelsetalan skall avse ett vid tiden för talans väckande aktuellt rättsförhållande. Det finns emellertid exempel på att fastställelsetalan har avsett förhållanden i förfluten tid, se RH 1987:75 och NJA 1993 s. 507. I doktrinen har olika uppfatt- ningar framförts huruvida en fastställelsetalan måste avse nutid. har anfört att det synes tillräckligt att det som skall fastställas har prejudiciell betydelse för en uppkommen eller latent tvist , se Per , Rättegång, Andra häftet, 8 uppl,. 1996, s. 112 not 39. Jfr dock i SvJT 1987 s. 516 och i Process och exekution: till , 1990, s. 217. En fastställelsetalan kan knappast avse endast frågan om ensamrätten till ett visst varukännetecken består eller inte består, trots att det enligt ordalydelsen i 44 § VmL skulle vara möjligt. Att det torde föreligga hinder mot att ta upp en sådan talan hänger samman med att yrkandet saknar en rättsföljd som uttryckligen Övriga frågor om varukännetecken SOU 2001:26 berör förhållandet mellan käranden och svaranden i rättsligt hänseende. Det skulle inte vara rimligt att besvära en enskild svarande med en talan där den yrkade rättsföljden inte tar sikte på förhållandet mellan parterna. Vidare skulle det vara svårt att överblicka vilka rättsliga relationer som skulle komma att påverkas av en dom i ett sådant mål. Frågan om ensamrättens bestånd och omfattning skulle också kunna komma upp till prövning i en ny rättegång och där kanske bedömas på ett annat sätt, eftersom den tidigare domens rättskraft är begränsad till en ny rättegång mellan samma parter. Se nedan avsnitt 8.6.2. Kraven på ovisshet och förfång har i 44 § VmL samma innebörd som i den allmänna bestämmelsen om fastställelsetalan i 13 kap. 2 § RB. Kravet på ovisshet är uppfyllt så snart det råder tvist om den fråga som käranden vill föra talan om.