sou · GPB326d1 · 2002-01-01 00:00:00 — förklarat att gemenskapsrätten inte utgör hinder för att marknads- undersökningar används för att bedöma om ett varumärke för- värvat erforderlig särskiljningsförmåga (53). har i sin dom i mål C-342/97 (LLOYD-fallet) vidhållit vad domstolen anfört i CHIEMSEE-fal- let när det gäller bedömningen av ett märkes särskiljningsförmåga. Domstolen har bekräftat att man skall göra en helhetsbedömning av de omständigheter som kan visa att varumärket fungerar som ett individualiseringsmedel för de varor det avser (22). Vidare har domstolen upprepat att man skall ta hänsyn till den marknadsandel som varumärket har, hur ofta, hur länge och inom hur stort geo- grafiskt område som varumärket använts, hur stora investeringar som har gjorts vid marknadsföring med märket, den andel av om- sättningskretsen som uppfattar märket som ett kännetecken för varor från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (23). I samband därmed har domstolen tillagt att man skall ta hänsyn till märkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar sådana element som är deskriptiva för de varor eller tjänster som registreringen omfattar (23). Även i denna dom har anfört att kravet på sär- skiljningsförmåga inte kan bedömas enbart med utgångspunkt i abstrakta fakta såsom bestämda procentsatser (24). Förhållandena i vissa andra länder I har man en uttrycklig bestämmelse om att endast den användning skall beaktas som ägt rum före tidpunkten för ansökan vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga (13 § 3 st. DVmL). Skälet till utformningen av den danska regeln är bl.a. att innehavaren annars skulle beviljas en retroaktiv ensam- rätt (tilbagevirkende gyldighet), se Mogens Koktvedgaard & , Varemærkeloven og Fællesmærkeloven, 2 uppl., 1998, s. 99. I och är frågan om användning reglerad på unge- fär samma sätt som i . Men i och beaktas en- dast sådan användning som ägt rum före ansökningsdagen. Angående tillämpningen i , se , Oversikt over norsk varemerkerett, 2 uppl., 1997, s. 32 f. Även i är saken reglerad på ungefär samma sätt som i Sve- rige. Och i den isländska rättstillämpningen tar man, liksom här, hänsyn även till användning som sker efter ansökningsdagen. I , och tas hänsyn endast till användning som ägt rum före tidpunkten för ansökan om registre- ring. Både artikel 6 quinquies C.1 i och artikel 3.3 i varumärkesdirektivet innebär en skyldighet för unionsländerna respektive medlemsländerna att vid bedömning av om ett märke är registrerbart ta hänsyn till den användning av märket som kommit till stånd. Det ligger i sakens natur att i första hand beakta använd- ning som ägt rum före tidpunkten för ansökan. Bestämmelsen i kan emellertid inte anses hindra att hänsyn tas även till användning som sker efter ansökningsdagen. Enligt varu- märkesdirektivet skall hänsyn tas till den användning som ägt rum före tidpunkten för ansökan. Vidare får enligt direktivet en med- lemsstat besluta att hänsyn skall tas till användning som sker efter ansökningsdagen. När varumärkesdirektivet genomfördes ansågs bestämmelsen i 13 § VmL uppfylla direktivets krav på denna punkt, se prop. 1992/93:48 s. 75. I det aktuella lagstiftningsärendet berördes inte särskilt huruvida hänsyn skulle få tas även till användning som sker efter tidpunkten för ansökan om registrering. Det föreligger alltså en skyldighet att beakta användning som ägt rum före tidpunkten för ansökan om registrering vid bedömning av om ett märke är registrerbart. Det finns emellertid anledning att överväga om det är lämpligt att även fortsättningsvis beakta den användning som sker efter ansökningsdagen. Förslag: Vid bedömningen av om ett märke har förvärvat sär- skiljningsförmåga skall hänsyn tas endast till den användning som ägt rum fram till ansökningsdagen. Skälen för förslaget: Att hänsyn tas till också användning som sker efter ansökningsdagen innebär en tämligen stor fördel för sökanden, eftersom det ger denne större möjligheter att få bifall till sin ansökan. I många fall torde det också framstå som rimligt att beakta användning efter ansökningsdagen, t.ex. om det är fråga om ett varumärke som står på gränsen mellan det deskriptiva och det starkt suggestiva och det inte finns något som tyder på att en regi- strering av märket skulle vara till förfång för någon annan. Andra sökande har också möjlighet att hålla sig underrättade om att en sådan ansökan finns och kan därigenom ta hänsyn till att den kan komma att leda till registrering. En naturlig utgångspunkt är emellertid att endast den använd- ning som ägt rum före tidpunkten för ansökan skall beaktas, efter- som ensamrätten på grund av registrering gäller från ansöknings- dagen. Om man tar hänsyn till användning som sker efter ansök- ningsdagen, kan det innebära att innehavaren får ensamrätt till ett märke då märket inte uppfyllde förutsättningarna för varumärkesskydd. Vidare är tidpunkten för ansökan prioritets- grundande och därigenom avgörande för företrädesordningen mel- lan olika ensamrätter. Andra ensamrätter som åberopas till grund för en invändning mot ett sökt märke bedöms med utgångspunkt i det skydd de hade för ansökan om registrering av det yngre märket. En förutsättning för att ett registrerat varumärke eller en registrerad firma skall utgöra hinder mot registrering av ett yngre märke är bl.a. att det registrerats efter tidigare ansökan. Vidare utgör ett inarbetat märke hinder mot registrering av ett yngre märke endast om inarbetningen fullbordats före tidpunkten för ansökan av det yngre märket. Det innebär alltså en mer konse- kvent likabehandling av olika ensamrätter om endast den använd- ning beaktas som ägt rum före tidpunkten för ansökan. I detta sammanhang bör också uppmärksammas att handlägg- ningstiderna kan påverkas av i vilken utsträckning användningen beaktas. Om endast den användning beaktas som ägt rum före tid- punkten för ansökan är det klart avgränsat i tiden vilka omständig- heter som är relevanta. Det gör det lättare för sökanden, och i förekommande fall även för en invändare, att ta ställning till vilken utredning som är av betydelse. Om även den användning beaktas som sker efter ansökningsdagen kan det ligga nära till hands för innehavaren av ett varumärke att medvetet försöka utnyttja denna ordning. Det kan t.ex. vara lockande för innehavaren att ansöka om registrering, trots att märket inte uppfyller kravet på särskiljnings- förmåga, och sedan försöka läka bristen på distinktivitet under förfarandets gång. Det ligger i sådana fall nära till hands att sökan- den begär anstånd i avsikt att få ytterligare tid för att använda mär- ket, vilket i sin tur leder till att handläggningstiden förlängs. Till detta kommer att man i många andra länder inte beaktar an- vändning som ägt rum efter ansökningsdagen. Av särskild bety- delse för kommittén är att man varken i , eller beaktar sådan användning. Vid dessa förhållanden talar enligt kommitténs mening över- vägande skäl för att fortsättningsvis endast ta hänsyn till den an- vändning som ägt rum fram till ansökningsdagen. tolkning av artikel 3.3 i varumärkesdirektivet innebär, som nämnts (avsnitt 5.7.2), att ett geografiskt namn som använts så att det i praktiken fungerar som ett individualiserings- medel för vissa varor och tjänster också skall anses ha för registre- ring erforderlig särskiljningsförmåga, även om det finns ett behov för andra att använda namnet. Domstolens tolkning av artikel 3.3 torde i allt väsentligt gälla även i fråga om andra beskrivande be- teckningar. Det synes innebära att i vart fall starkt beskrivande be- teckningar fortsättningsvis skall kunna registreras som varumärke i den mån de fungerar som individualiseringsmedel. Domstolen har vidare anfört flera omständigheter som skall beaktas vid bedöm- ningen av frågan om särskiljningsförmåga. Det är emellertid svårt att med säkerhet förutse hur artikel 3.3 i direktivet kommer att tol- kas i fråga om andra tecken än geografiska namn. Det är också svårt att förutse vilka omständigheter som kan anses vara relevanta vid bedömning av olika fall. Det är därför inte lämpligt att i lagen närmare precisera de krav som skall vara uppfyllda för att ett varu- märke skall anses ha förvärvat särskiljningsförmåga. Det är inte heller lämpligt att i lagen ange vilka omständigheter som skall beaktas vid bedömningen. Bestämmelsen bör i stället utformas i anslutning till artikel 3.3. i direktivet. Med en sådan utformning uppfyller bestämmelsen också kraven enligt artikel 6 quinquies C.1 i . I lagen bör därför uttryckligen anges att endast användning som ägt rum fram till ansökningsdagen skall beaktas vid bedömningen av om märket skall anses ha särskilj- ningsförmåga. Ett begränsat skydd för inarbetade kännetecken infördes i svensk rätt genom att man i praxis tog viss hän- syn till inarbetade oregistrerade varumärken. Den praxis som ut- vecklats lagfästes med verkan fr.o.m. då det i ÄVmL infördes ett förbud mot registrering av ett varumärke som redan var inarbetat för annan. Inarbetningen fick därigenom viss rättsverkan, men gav inte upphov till någon självständig ensamrätt till märket. Innehavaren av ett inarbetat varumärke kunde t.ex. inte utverka förbud för någon annan att använda ett yngre märke som var förväxlingsbart med det inarbetade varumärket. Angående den historiska utvecklingen, se SOU 1958:10 s. 53 f. I VmL gjordes inarbetning till en med registrering i princip lik- värdig grund för förvärv av ensamrätt till varumärken. Enligt lagen i dess ursprungliga lydelse skulle ett kännetecken anses inarbetat om det här i landet bland dem som det riktade sig till var allmänt känt som beteckning för innehavarens varor (2 § 3 st. VmL). Bestämmelsen var utformad i anslutning till artikel 6 bis i . Vidare infördes en särskild bestämmelse om lokalt inarbetade varukännetecken (4 § 1 st. VmL). Enligt denna bestämmelse skulle kännetecken som inte var inarbetade i hela landet åtnjuta skydd endast inom det område där de var inarbetade. I förarbetena till 2 § VmL anförde Varumärkes- och firmautred- ningen att man vid bedömningen av om ett varukännetecken skulle anses vara inarbetat i allmänhet skulle ta hänsyn till den tid och den omfattning i vilken kännetecknet varit i bruk. Vidare anförde ut- redningen att kravet på att kännetecknet skulle vara allmänt känt inte skulle tillämpas så att var och en inom omsättningskretsen måste känna till tecknet. Utredningen anförde också att det inte heller fordrades att en viss procentuell andel av omsättningskretsen kände till märket. Däremot fordrades att en så avsevärd del av om- sättningskretsen kände till kännetecknet att detta till följd därav fått ett påtagligt goodwillvärde. Angående innehållet i de ursprung- liga förarbetena till bestämmelsen, se SOU 1958:10 s. 221 f. och prop. 1960:167 s. 56 f. När det gäller lokalt inarbetade varukänne- tecken konstaterades att dessa skulle kunna utgöra registrerings- hinder, eftersom registreringen gav upphov till en ensamrätt i hela landet, jfr SOU 1958:10 s. 221 och prop. 1960:167 s. 71 f. Även om man i förarbetena hade understrukit att det inte ford- rades att kännetecknet var känt av en viss procentuell andel av om- sättningskretsen kom marknadsundersökningar att bli av stor be- tydelse vid bedömning av om ett kännetecken var inarbetat, jfr i NIR 1975 s. 371 f. och i IFIM nr 65 1992. Bestämmelsen tillämpades mycket strängt och det krävdes i allmänhet stor kännedom inom omsättningskretsen för att ett kännetecken skulle anses vara inarbetat. , som bedömde många frågor om inarbetning, fordrade t.ex. regelmässigt att ett kännetecken var känt av av omsättningskretsen för att det skulle anses inarbetat. En utbredd uppfattning var att det ställdes för höga krav på kännedom för att ett märke skulle anses inarbetat. Detta ledde till att inarbetningskriteriet ändrades med verkan fr.o.m. . Enligt 2 § tredje stycket VmL skall ett varukännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som till- handahålls under kännetecknet. I förarbetena till bestämmelsen anförde regeringen att den utveckling som ägt rum avseende varu- märkenas roll inom omsättningen och inom samhället i stort under det senaste årtiondet medfört bl.a. att även kännetecken som inte var allmänt kända kunde ha ett betydande förmögenhetsvärde och därför förtjäna skydd. Det ansågs därför lämpligt att utforma kravet på kännedom så att kännetecknet skulle vara känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Se Ds 1993:97 s. 45 f. och prop. 1994/95:59 s. 43 f. I fråga om tillämpningen av bestämmelsen anförde regeringen bl.a. följande. Bedömningen av vad som är en betydande del kan inte anges generellt enligt någon speciell notoritetsskala utan får bero på omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse för den bedömningen är bl.a. om det är många personer som uppfattar märket som en beskrivande beteckning. I så fall måste naturligtvis kravet på antalet personer som uppfattar märket som ett känne- tecken ställas högre. Det får ankomma på rättstillämpningen att i det enskilda fallet avgöra hur bestämmelsen bör tillämpas. 1994/95:59 s. 45. Ändringen av inarbetningskriterierna synes ha lett till att fler kännetecken än tidigare anses inarbetade. Vid tillämpning av be- stämmelsen tas, liksom tidigare, hänsyn till omständigheter av olika slag. Marknadsundersökningar torde dock alltjämt ha stor praktisk betydelse för bedömningen av om ett märke skall anses vara inarbetat. Varken i administrativ eller judiciell praxis har närmare redovisats att någon viss procentuell andel av omsätt- ningskretsen skall anses vara tillräcklig för att ett kännetecken skall anses vara inarbetat. Handelskammares varumärkes- nämnd anser dock numera att ett kännetecken är inarbetat om det är känt av åtminstone en tredjedel av omsättningskretsen, under förutsättning att märket i varumärkesrättslig mening har ursprung- lig särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster det avser. Om kännetecknet är beskrivande anser nämnden att kännetecknet måste uppfattas som ett kännetecken av fler än hälften av dem som ingår omsättningskretsen. Jfr i NIR 1995 s. 227 f. När det gäller lokal inarbetning har kännedom inom allt för små områden inte ansetts tillräcklig för att skapa en självständig ensam- rätt. Inarbetning inom större tätorter/kommuner har emellertid ansetts tillräcklig, se PBR:s dom i mål 83/102 (varumärket inarbetat i ) och 94-859 (ej styrkt att varumärket var inarbetat i ). Jfr vidare NJA 1977 s. 485 (när- ingskännetecknet ansågs inarbetat i och ). Ensamrätten på grund av inarbetning kan utgöra grund för samma rättsföljder som rätten till ett registrerat varumärke utom i ett avseende: Den som har ett inarbetat märke har inte någon rätt enligt 11 § VmL att ställa krav på författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker eller andra liknande tryckta skrifter att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår att det är fråga om ett varumärke. innehåller ett grundläggande skydd för välkända varumärken. Enligt artikel 6 bis i konventionen skall ett notoriskt känt varumärke (a well known trademark/marque notoirement connue) åtnjuta skydd mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor. Bestämmelsen omfattar inte något skydd för inarbetade s.k. servicemärken, dvs. märken som avser tjänster. Den omfattar inte heller något skydd för ett inarbetat märke mot registrering eller användning av identiska eller liknande märken som avser varor av annat slag. Bestämmelsen är en minimiregel som skall uppfyllas i förhållande till dem som tillhör andra konventionsländer och hind- rar således inte att dessa länder tillerkänner inarbetade varukänne- tecken ett mer omfattande skydd. Det finns t.ex. inget hinder mot att i ett land ge skydd för inarbetade märken, inbegripet service- märken, mot registrering eller användning av identiska eller lik- nande märken som avser varor eller tjänster av annat slag. SOU 2001:26 Ensamrättens uppkomst m.m. ler finns det något hinder mot att tillerkänna ett välkänt varumärke skydd, trots att märket i varumärkesrättslig mening inte använts i det aktuella landet. Vidare innehåller andra bestämmelser som bör nämnas i detta sammanhang. Utöver artikel 6 quinquies C.1, som handlar om betydelsen av användning vid bedömning av sär- skiljningsförmåga (se avsnitt 5.7.2), innehåller konventionen också ett grundläggande skydd mot otillbörlig konkurrens. Av särskild betydelse är artikel 10 bis enligt vilken 1. medlemsländerna skall tillförsäkra dem som tillhör något unionsland ett verksamt skydd mot illojal konkurrens, 2. varje konkurrenshandling som strider mot god affärssed är en handling av illojal konkurrens, varvid, 3. särskilt skall förbjudas 1. alla handlingar av beskaffenhet att framkalla förväxling med en konkurrents företag, varor eller verk- samhet inom industri eller handel, 2. oriktiga påståenden i utöv- ning av affärsverksamhet, ägnade att misskreditera en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri och handel, 3. angivelser eller påståenden, vilkas användning i affärsverksamhet är ägnad att vilseleda allmänheten rörande varors beskaffenhet, framställningssätt, egenskaper, användbarhet eller myckenhet. An- gående räckvidden av denna bestämmelse, jfr SOU 1993:59 s. 137 f. Varumärkesdirektivet skall enligt artikel 1 tillämpas för varu- märken som är föremål för registrering eller ansökan om registre- ring. Direktivet hindrar emellertid inte att ensamrätt till ett varu- märke förvärvas genom användning (trade marks aquired through use), se det fjärde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad. Direktivet innehåller inte några bestämmelser som direkt rör förutsättningarna för skydd genom användning. I direktivet finns emellertid – utöver artikel 3.3 som rör betydelsen av användningen av ett varumärke vid bedömning av dess särskiljningsförmåga (se avsnitt 5.7.2) – bestämmelser som rör förhållandet mellan registre- rade och oregistrerade varumärken. Enligt artikel 4.1 i direktivet skall ett varumärke inte registreras eller, om märket är registrerat, registreringen kunna ogiltigför- : a. om märket är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som märket avser är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre märket är skyddat, b. om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varu- märket. Angående association, se avsnitt 6.3.2. I artikel 4.2 i direktivet anges sedan vad som avses med äldre varumärken enligt artikel 4.1. Bl.a. skall enligt artikel 4.2 d ett märke som är välkänt i den mening som ordet används i artikel 6 bis i åtnjuta skydd och således kunna utgöra både registreringshinder och grund för upphävande. Bestämmelsen tar endast sikte på vad som skall förstås med begreppet välkänt. De begränsningar som artikel 6 bis innehåller när det gäller service- märken och märken som avser varor av annat slag omfattas således inte av hänvisningen. EG:s varumärkesförordning innehåller också flera olika bestäm- melser som rör betydelsen av användning av varumärken. Enligt artikel 7.3 skall, som tidigare nämnts (avsnitt 5.7.2), vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga hänsyn tas till användningen av märket fram till ansökningsdagen. I artikel 8.1 anges att ett varumärke inte skall registreras efter in- vändning: a. om märket är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster för vilka märket begärts registrerat är iden- tiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat, b. om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmän- heten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. I artikel 8.2 anges sedan vad som avses med äldre varumärken enligt artikel 8.1. Enligt artikel 8.2 c skall ett märke som i den aktuella medlems- staten är välkänt i den mening som ordet används i artikel 6 bis i åtnjuta skydd och således utgöra registrerings- hinder. Vidare skall enligt artikel 8.4 ett icke registrerat varumärke eller annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning (of more than local significance) efter invändning av dess innehavare utgöra registreringshinder, om a. rätten till kän- netecknet förvärvats före dagen för ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke och b. kännetecknet ger innehavaren rätt att utverka förbud mot användning av ett yngre varukännetecken. Vidare kan de nu aktuella kännetecknen enligt artikel 52.1 a ut- göra grund för ogiltigförklaring av en gemenskapsregistrering. Ett nationellt kännetecken som är lokalt inarbetat – och således inte nått den utbredning som anges i artikel 8.4 – kan alltså varken utgöra hinder mot gemenskapsregistrering eller grund för upp- hävande av en sådan registrering. Ett sådant lokalt inarbetat kän- netecken kan dock enligt artikel 107 utgöra grund för ett yrkande om förbud mot användning av ett EG-varumärke inom det område där inarbetningen består, i den mån det aktuella landet har sådana bestämmelser. I finns bestämmelser om ett i förhållande till arti- kel 6 bis kompletterande skydd för välkända varumärken (well-known trademarks). Enligt artikel 16.2 i TRIPs- avtalet skall sålunda artikel 6 bis tillämpas även till skydd för notoriskt kända servicemärken. Innehavaren av ett inarbetat varumärke som avser tjänster skall alltså åtnjuta skydd mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande tjänster. Vid bedömning av om ett märke är välkänt enligt artikel 16.2 skall hänsyn tas till kännedomen om märket i omsättningskretsen (the relevant sector of the public), inbegripet kännedom i medlemslandet som är ett resultat av marknadsföring (promotion) med varumärket. och har i en särskild resolution rekommenderat sina medlemsländer att följa de bestämmelser som anges i en Gemensam rekommendation an- gående bestämmelser om skydd för välkända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known ) (WIPO-rekommendationen om skydd för väl- kända varumärken). Dokumentet innehåller bestämmelser som syftar till att komplettera det skydd som och ger. Av särskild betydelse är, när det gäller inarbet- ning som sådan, att dokumentet innehåller kriterier på vad som skall anses utgöra ett välkänt varumärke. Artikel 2 handlar om vad som skall anses vara ett välkänt varu- märke. I artikel 2.1 a anges att alla omständigheter skall beaktas vid bedömning av om ett märke är välkänt. Vidare ges i artikel 2.1 b vissa exempel på omständigheter som kan beaktas, t.ex. 1. Känne- dom om märket i omsättningskretsen, 2. användning av märket; dess varaktighet, omfattning och geografiska utbredning, 3. marknadsföring med märket; dess varaktighet, omfattning och geografiska utbredning, 4. registrering av och ansökningar om regi- strering av märket; dess varaktighet och geografiska utbredning i den mån det speglar användning av eller kännedom om märket, 5. i vad mån ensamrätten till märket vid tvist kunnat upprättshållas (the record of successful enforcement of rights in the mark), sär- skilt med avseende på i vilken mån märket befunnits vara välkänt, och 6. märkets värde (the value associated with the mark). I arti- kel 2.1 c betonas att ingen av de nyssnämnda omständigheterna måste föreligga för att ett märke skall anses vara välkänt. I artikel 2.2 anges sedan vad som kan utgöra en relevant sektor av en omsättningskrets och vad som krävs för att ett märke skall anses vara välkänt i denna sektor.