sou · GPB326d1 · 2002-01-01 00:00:00 — Utred- ningen har emellertid föreslagit att uttrycket anvisa en fysisk eller juridisk person skall användas i stället för att för sig ställa ett ombud för att bättre klargöra att det endast är fråga om en s.k. delgivningsadress, se SOU 2000:79 s. 119 f. Utredningen har av samma skäl föreslagit att detta uttryck skall används i 45 § ML. Samma skäl som ligger bakom ändringarna i PL och VäxtfL och förslaget till ändring i ML gör sig gällande även när det gäller om- budskravet i varumärkesrätten. Även bestämmelserna i en ny varumärkeslag måste därför utformas så att de står i överensstäm- melse med EG-fördragets regler om etableringsfrihet och fri rör- lighet för tjänster. Förslag: skall kunna kräva att sökanden i ett ärende om varumärkesregistrering utser ett ombud med hemvist i och med behörighet att ta emot delgivning. Inne- havaren av en varumärkesregistrering skall ha (obligatorisk) skyldighet att utse ett sådant delgivningsombud med hemvist i . Skälen för förslaget: De skäl som kan anföras till stöd för kraven på ombud för sökande i registreringsärenden och för innehavare av registrerade rättigheter är i allt väsentligt desamma i patenträtten, växtförädlarrätten, mönsterrätten och varumärkesrätten. Bestäm- melserna om ombud bör därför enligt kommitténs mening ut- formas på ett enhetligt sätt i lagarna på dessa områden. Även i varumärkeslagen bör alltså finnas en fakultativ bestäm- melse som innebär att sökanden i ett ärende om varumärkes- registrering kan föreläggas att utse någon som har hemvist i och som är behörig att ta emot delgivning i ärendet. Vidare bör det finnas en obligatorisk bestämmelse som innebär att innehavaren av en varumärkesregistrering är skyldig att utse någon med hemvist här i landet och med behörighet att ta emot delgivning. Kommittén delar uppfattning att uttrycket fysisk eller juridisk person bättre än ombud klargör att innehavare och i vissa fall sökande endast är skyldiga att ha en delgivningsadress här i landet. Uttrycket ombud har emellertid behållits i PL och VäxtfL, uppenbarligen i syfte att använda samma terminologi som i 33 kap. 8 § RB, jfr Ds 2000:30 s. 31 och prop. 2000/01:13 s. 28. Med hänsyn till den strävan som finns att utforma de nu aktuella bestämmelserna på ett enhetligt sätt finns det anledning att räkna med att uttrycket ombud kommer att behållas också i ML. Kommittén stannar därför vid att föreslå att uttrycket ombud skall användas också i en ny varumärkeslag. Nuvarande ordning och behovet av ändring I VmL finns en grundläggande bestämmelse om konventions- prioritet, enligt vilken regeringen kan förordna att en nationell an- sökan om registrering av ett varumärke, vilket tidigare sökts regi- strerat utomlands, skall anses vara gjord med ansökan utomlands (30 § VmL). Vidare finns bestämmelser om prioritet i FuV, bl.a. om vilka ansökningar som kan vara prioritetsgrundande, om den ordning i vilken yrkanden om prioritet skall framställas och vilka krav på utredning som kan ställa i fråga om rätten till prioritet (3 och 4 §§ FuV). Bestämmelserna om konven- tionsprioritet i VmL och FuV bygger på artikel 4 i Pariskonven- tionen. Konventionsprioritet kan tillgodoräknas från ansökningar som är gjorda i en stat som är ansluten till samt från ansökningar gjorda utomlands och som finner sär- skilda skäl att jämställa med ansökningar gjorda i en konventions- stat (3 § 1 st. FuV). En förutsättning för prioritet är att ansökan om registrering ges in här i landet från det att den första ansökan avseende samma märke gavs in utomlands. Vidare fordras att sökanden själv skriftligen begär sådan prioritet innan registrering sker samt att han därvid lämnar uppgift om var och när den första ansökan gjordes och vilket nummer den har (3 § 2 st. FuV). får förelägga sökanden att – som inte får utlöpa tidigare än från ansökningsdagen – styrka sin rätt till prioritet genom att inge vissa handlingar, dels ett bevis, utfärdat av den utländska myndighet som tagit emot den åberopade ansökan, om sökandens namn och ansökningsdagen, SOU 2001:26 Ensamrättens uppkomst m.m. dels en av myndigheten bestyrkt kopia av ansökan och dels en därvid fogad bild som visar märket (4 § 1 st. FuV). Följer sökanden inte ett sådant föreläggande får han inte tillgodoräkna sig den begärda prioriteten (4 § 2 st. FuV). Bestämmelser om konventionsprioritet finns också i bl.a. PL och ML. Bestämmelserna i bl.a. PL om konventionsprioritet har ändrats med verkan från , i syfte att uppfylla åtaganden enligt att medge prioritet från en ansökan om patent eller motsvarande som gjorts i en WTO-stat (SFS 2000:1158, Ds 2000:30 s. 33 f. och prop. 2000/01:13 s. 31 f.). Av bestämmelserna framgår att prioritet kan tillgodoräknas från ansökningar som gjorts i en stat ansluten till eller som gjorts i en stat eller ett område som är anslutet till WTO- avtalet (6 § 1 st. PL). Av bestämmelserna framgår också att priori- tet medges från ansökningar gjorda i andra länder eller områden, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökningen gjorts och den där gällande lagstiftningen i huvudsak stämmer överens med (6 § 1 st. PL). Vidare har bestämmelserna i dessa lagar ändrats på så sätt att alla villkor som en sökande måste uppfylla för att få rätt till prioritet framgår av lagen (6 a–§§ PL samt 3 kap. 6 a § VäxtfL). I lag- stiftningsärendet anförde lagrådet att det var ett ofrånkomligt krav att de villkor som en sökande måste uppfylla för att få rätt till prio- ritet skulle finnas i lag, se prop. 2000/01:13 s. 36 och bilaga 5. Bestämmelserna om konventionsprioritet i ML är utformade på ungefär samma sätt som bestämmelserna i . I ML finns en grundläggande bestämmelse om att regeringen kan förordna att en ansökan om registrering av mönster, vilket tidigare angivits i an- sökan om skydd utomlands, skall anses vara gjord med ansökan utomlands (8 § ML). Och i MF finns bestämmelser om vilka ansökningar som kan vara prioritetsgrundande, den ordning i vilken ett yrkande om prioritet skall framställas och vilka krav på utredning som kan ställa (8–11 §§ MF). har föreslagit att bestämmelserna om kon- ventionsprioritet i 8 § ML skall ändras så att det framgår att prio- ritet medges för en ansökan om registrering av mönster eller nyttighetsmodell som gjorts i en WTO-stat, se SOU 2000:79 s. 120 f. Utredningen har också föreslagit att bestämmelserna änd- ras så att det av ML framgår vilka tidigare ansökningar som kan grunda prioritet och från vilken tid prioritet kan åtnjutas. Som har framgått anses medföra en skyldighet att i medge prioritet från ansökningar som gjorts i en stat som är ansluten till . Bestämmelserna om konventions- prioritet i en ny varumärkeslag bör utformas så att upp- fyller sina internationella åtaganden i detta avseende. Vid utform- ning av bestämmelserna bör särskild uppmärksamhet ägnas åt vad som måste regleras i lag och vad som kan regleras i förordning. Nuvarande ordning och behovet av ändring Enligt 18 § VmL skall en ansökan om registrering av ett varumärke som första gången använts för en vara visad på en internationell utställning, anses vara gjord som märket användes vid utställningen. En förutsättning för prioritet är att ansökan om regi- strering ges in här i landet efter det att varan först utställdes. Vidare fordras enligt 16 § VmF att sökanden begär prioritet innan registrering sker. Till sin begäran om prioritet skall sökanden foga den utredning som han vill åberopa till styrkande av att utställningen är att anse som internationell. Angående de över- vägandena om utställningsprioritet som gjordes i förarbetena, se SOU 1958:10 s. 40 och 295 f. samt prop. 1960:167 s. 122 f. Bestämmelsen om utställningsprioritet bygger på artikel 11 i . Enligt denna artikel skall en medlemsstat, i enlighet med sin egen lagstiftning, meddela provisoriskt skydd för bl.a. varumärken som används för varor som visas på officiella eller officiellt erkända utställningar som anordnas i någon av medlems- staterna. Artikeln, som enligt sin lydelse alltså är fakultativ, avser också prioritet för bl.a. patent och mönster. Bestämmelser avseende internationella utställningar finns även i PL och ML. Också bestämmelserna i dessa lagar bygger på arti- kel 11 i och omfattar endast sådana utställ- ningar som avses i den i avslutade konventionen om internationella utställningar (SÖ 1932:27 och 1950:34). Enligt 2 § femte stycket PL får patent meddelas trots att uppfin- ningen blivit allmänt tillgänglig, om sökanden eller någon från vil- ken denne härleder sin rätt, innan patent- ansökan gjordes, förevisat uppfinningen på en sådan internationell utställning som avses i den i avslutade konventionen om internationella utställningar. Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse i samband med de ändringar som gjordes med anledning av tillträde till Europeiska patentkonven- tionen. Ändringarna innebar bl.a. att det i lagen uttryckligen angavs att det endast var fråga om sådana utställningar som avsågs i den ovannämnda konventionen (se prop. 1977/78:1 Del A s. 326). Enligt 3 § första stycket 2 ML får på motsvarande sätt ett mönster registreras utan hinder av ett det blivit allmänt tillgängligt om det har visats på en officiell eller officiellt erkänd internationell utställning. I bestämmelsen anges inte uttryckligen vilka inter- nationella utställningar som avses. Enligt förarbetena till bestäm- melsen innebär dock begränsningen till sådan internationell utställ- ning som är officiell eller officiellt erkänd att den endast omfattar sådana utställningar som avses i den i avslutade konventionen om internationella utställningar (se SOU 1965:61 s. 117 f. och prop. 1969:168 s. 149 f.). Utställningsprioritet är som nämnts visserligen av liten praktisk betydelse när det gäller varumärken. I de fall där frågan om utställ- ningsprioritet aktualiseras är det dock viktigt att bestämmelserna om detta slag av prioritet är tydliga. Det finns därför anledning att precisera vilka internationella utställningar som kan grunda prioritet vid ansökan om varumärke. Även när det gäller utform- ningen av denna bestämmelse bör närmare övervägas vad som måste regleras i lag. Förslag: I lag bör anges att konventionsprioritet kan grundas på en ansökan från dels en stat som är ansluten till Pariskonven- tionen, dels en stat som är ansluten till eller ett område som är anslutet till och dels någon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och den där gällande lagstiftningen i huvudsak stämmer överens med Pariskonven- tionen. I lag bör uttryckligen anges att utställningsprioritet endast kan grundas på användning av ett varumärke som skett vid en sådan utställning som avses i den i av- slutade konventionen om internationella utställningar. Alla de villkor som en sökande måste uppfylla för att få rätt till prioritet skall framgå av lag. Skälen för förslaget: De konventionsåtaganden som ligger bakom bestämmelserna om vilka ansökningar som skall kunna grunda konventionsprioritet är desamma inom varumärkesrätten, patent- rätten och mönsterrätten. Bestämmelserna om konventions- prioritet bör därför i detta avseende regleras på samma sätt på dessa rättsområden. Vid ansökan om varumärkesregistrering bör således prioritet kunna tillgodoräknas från ansökningar gjorda i de stater och områden som anges i den ändrade 6 § PL. Med andra ord bör prioritet kunna tillgodoräknas från ansökningar gjorda i stater som är anslutna till , i stater eller områden som är anslutna till samt i andra stater eller områden, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidi- gare ansökan gjorts och den där gällande lagstiftningen i huvudsak stämmer överens med . I detta sammanhang bör uppmärksammas att endast den första an- sökan om registrering av ett visst varumärke som gjorts i någon av de nu aktuella staterna kan vara prioritetsgrundande. En förutsättning för att en senare ansökan enligt artikel 4 i skall få läggas till grund för prioritet är att den första ansökan inte har blivit allmänt tillgänglig. Varumärkesansökningar blir emellertid – i motsats till patentansökningar och mönsteransökningar – i praktiken allmänt tillgängliga så snart de ges in. Bodenhausen, Guide to the application of the Convention for the protection of industrial property as revised at in 1967, 1968, s. 45 f. Bestämmelserna om konventionsprioritet bör – som lagrådet anfört i det ovannämnda lagstiftningsärendet (prop. bilaga 5) – utformas så att alla villkor som en sökande måste uppfylla för att få rätt till prioritet framgår av lag. Det innebär att det av lagen måste framgå vilka ansökningar som kan grunda prioritet och från vilken tid prioritet kan åtnjutas. Av lagen måste också framgå när ett yrkande om prioritet skall framställas och vilket krav på utredningen om rätten till prioritet som skall ställas. Vad först gäller frågan om när ett yrkande om prioritet måste framställas är det enligt kommitténs mening tillräckligt att detta på samma sätt som görs innan registrering av varumärket sker. När det sedan gäller frågan om hur kraven på utredning bör ut- formas finns det enligt kommitténs mening inte behov av en sådan reglering som den i 12 § PL, dvs. en detaljerad reglering byggd på formella rekvisit. Det är tillräckligt att i lagen ange att sökanden skall visa vem som har gjort den tidigare ansökan samt var och när den har gjorts och vilket nummer den har. En sådan reglering inne- bär att sökanden måste styrka sin rätt till prioritet, men den ger sökanden frihet att föra bevisning på det sätt han finner lämpligt inom ramen för de förvaltningsrättsliga förfarandereglerna. En re- glering av detta slag innebär en fördel för sökanden, eftersom den ger honom en frihet att välja den utredning som han vill åberopa. Den har också fördelar ur lagteknisk synvinkel, eftersom bestäm- melserna om konventionsprioritet inte behöver bli så omfattande. Det finns som tidigare framhållits (se avsnitt 5.5.1) inte något utrymme för att i förordning föreskriva ytterligare villkor som sökanden måste uppfylla för att få rätt till konventionsprioritet. Andra föreskrifter om prioritet kan emellertid meddelas i förord- ning, bl.a. föreskrifter om vad skall iaktta vid hand- läggning av ansökningar om prioritet. Bestämmelserna om utställningsprioritet bör, som kommittén tidigare anfört, preciseras så att det tydligare framgår vilka utställ- ningar som kan grunda prioritet. Enligt artikel 11 i avses sådana utställningar som är officiella eller officiellt erkända och internationella. Någon definition av detta uttryck finns emellertid inte i Paris- konventionen. Enligt Bodenhausen torde utställningen anses som officiell om den är organized by the State or other public authority, officiellt erkänd om den has been recognized as such by the State or other public authority och internationell om den include the exhibition of goods coming from foreign countries, se G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Convention for the protection of industrial property as revised at in 1967, 1968, s. 151 f. Den i avslutade konventionen om internationella utställningar innehåller däremot en definition av begreppet internationell utställning. Enligt huvudregeln i artikel 2 i denna konvention anses som internationell utställning varje upp- visning (manifestation) till vilken främmande länder inbjudas på diplomatisk väg; vilken i allmänhet har en icke periodisk karaktär; vars huvudändamål är att uppvisa de olika ländernas framsteg inom en eller flera produktionsgrenar och vid vilken principiellt ingen åtskillnad göres mellan köpare eller besökande vad beträffar till- träde till utställningens lokaler. Enligt en undantagsregel i samma artikel är konventionen inte tillämplig på 1. utställningar som pågå ; 2. vetenskapliga utställningar, som anordnas i samband med internationella kongresser, förutsatt att de icke pågå än den under nr 1. angivna tidrymden; 3. utställningar av skön konst; 4. utställningar, som anordnas av ett enda land i ett annat land och på inbjudan av sistnämnda land.. Begreppen officiella, officiellt erkända och internationella utställningar synes inte ha exakt samma innebörd i Pariskon- vention och konventionen om internationella utställningar, se G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Con- vention for the protection of industrial property as revised at in 1967, 1968, s. 150 not 1. Artikel 11 i Pariskonven- tionen är dock som tidigare framhållits fakultativ och utgör inget hinder mot en reglering av vilka internationella utställningar som skall vara prioritetsgrundande. Enligt kommitténs mening är det lämpligt att i detta avseende ha samma reglering inom varumärkes- rätten som inom patenträtten och mönsterrätten. Vid ansökan om varumärkesregistrering bör därför utställningsprioritet endast kunna grundas på användning vid sådana utställningar som avses i den i avslutade konventionen om internationella utställningar. Det innebär i praktiken att utställ- ningsprioritet endast kan förekomma undantagsvis, eftersom sådana utställningar är ovanliga. Även när det gäller utställningsprioritet måste alla krav som skall vara uppfyllda för att sökanden skall få tillgodoräkna sig prioritet framgå av lag. I lag bör därför uttryckligen anges att utställnings- prioritet endast kan grundas på användning av ett varumärke som skett vid en sådan utställning som avses i den nyssnämnda konven- tionen. Vidare bör anges från vilken tidpunkt prioritet kan åtnjutas samt när ett yrkande om prioritet skall framställas. Det bör också anges vilket krav på utredningen om rätten till prioritet som skall ställas. På ungefär samma sätt som i fråga om konventionsprioritet är det tillräckligt att i lagen ange att sökanden skall visa vem som använde märket på utställningen, när användningen ägde rum och att utställningen var internationell i den ovan angivna meningen. 5.6Bättre rätt till varukännetecken 5.6.1Nuvarande ordning och behovet av ändring I VmL finns till skillnad mot regleringen i t.ex. PL och ML inte några bestämmelser om bättre rätt till föremålet för en registrering eller ansökan om registrering. Enligt 14 § första stycket 7 VmL får ett varumärke inte regi- streras om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte har använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk. Det innebär med andra ord att den som är i ond tro med avseende på en tidigare använd- ning av ett varumärke för vissa varor inte har någon rätt att få mär- ket registrerat för de varor som märket avser. Bestämmelsen är ett utflöde av den grundläggande principen inom immaterialrätten om företräde för den som har tidigaste grund för sitt anspråk på en- samrätt och som för varukännetecken kommer till uttryck i 7 § VmL. Den rätt som ett ibruktagande av ett kännetecken ger i detta av- seende kan beskrivas som en företrädesrätt eller bättre rätt till regi- strering av kännetecknet för de varor som det avser. Företrädes- rätten har som kommittén tidigare framhållit (se avsnitt 5.2) ett ekonomiskt värde och är liksom ensamrätten till ett varukänne- tecken en förmögenhetsrätt. Företrädesrätten är följaktligen över- låtbar på samma sätt som andra förmögenhetsrätter. Den kan också göras till föremål för prövning i rättegång, t.ex. i en positiv fast- ställelsetalan. Innehavaren kan i en sådan begära att få sin rätt be- kräftad genom att yrka fastställelse av att han har tidigare (rätts)grund för sitt anspråk på rätt till varukännetecknet för vissa varor än motparten på den grunden att han tagit kännetecknet i bruk före denne. Frågan om det föreligger hinder mot registrering på grund av att sökanden är i ond tro kan i den nuvarande ordningen prövas både under registreringsförfarandet och invändningsförfarandet. Patent- verket kan således inom ramen för sin officialpröv- ning ta upp frågan om det finns hinder mot registrering på denna grund. Det förekommer också att ex officio tar upp frågor om hinder på denna grund, främst i fall där ett märke som sökts registrerat är förväxlingsbart med ett väl ansett kännetecken. Normalt fordras emellertid att någon gör invändning om att sö- kanden för ansökan var i ond tro med avseende på användningen av ett annat kännetecken, eftersom inte har några möjligheter att självt undersöka detta. Kommittén har i avsnitt 5.3.1 föreslagit att officialprövningen av relativa hinder skall slopas. Om detta förslag genomförs kommer frågan om hinder på grund av ond tro endast att kunna prövas efter invändning. I fortsättningen utgår kommittén i sin diskussion om bättre rätt från att förslaget att begränsa officialprövningen kom- mer att genomföras. En invändare som visar att han har bättre rätt till ett varumärke i den nu aktuella meningen kan således hindra att en registrering be- står. Men invändaren har inte någon möjlighet att genom ett för- farande i få registreringen (eller en ansökan om regi- strering) överförd på sig. En annan sak är att innehavaren av en registrering eller en ansökan om registrering kan överlåta sin rätt och att förvärvaren har rätt att antecknas som innehavare av regi- streringen respektive upptas som sökande i ansökningsärendet. Den som på detta sätt har bättre rätt till ett varumärke är alltså hänvisad till att själv lämna in en ny ansökan om registrering av varumärket. I de flesta fall kan den som har bättre rätt till märket och själv ger in en ny ansökan också få till stånd en hållbar registre- ring. Av flera skäl kan det emellertid finnas hinder mot att en sådan registrering består. En invändare som i en situation som denna ansöker om registre- ring kan inte tillgodoräkna sig någon prioritet från den första an- sökan. Med den begränsning av officialprövningen som kommittén föreslår kommer det visserligen inte att finnas några hinder mot registrering på grund av äldre ensamrätter. Men det kan finnas hin- der mot att en sådan registrering består på grund av en registrering som tillkommit efter en ansökan . En utgångs- punkt är, som kommittén tidigare framhållit, att var och en själv måste bevaka sin rätt. Den som vill skaffa sig en ensamrätt till ett kännetecken måste därför själv vara aktiv i detta avseende, t.ex. genom att ansöka om registrering. som är passiv får räkna med att någon annan kan skaffa sig en företrädesrätt genom att ansöka om registrering. I vissa fall kan det emellertid vara otillfredsställande att den som på detta sätt har bättre rätt inte kan få till stånd en hållbar registre- ring. Ett exempel på detta är att en handelsagent eller en återför- säljare i ond tro ansöker om registrering av ett varumärke till vilket huvudmannen har bättre rätt. Enligt fast praxis har huvudmannen i förhållande till en handelsagent eller en återförsäljare rätt till de varukännetecken som används för de varor som agenten eller åter- försäljaren säljer inom ramen för avtalet mellan parterna, se t.ex. Mogens Koktvedgaard och , Lärobok i immaterial- rätt, 6 uppl., 2000, s. 332 f. och Patentbesvärsrättens dom i mål 97- 539 (BENSINBOOSTER). Bestämmelser som rör s.k. agentvarumärken finns både i Paris- konventionen och i EG:s varumärkesförordning. Enligt artikel 6 septies i skall den som har en rätt till ett märke i en medlemsstat – om hans ombud eller agent begär registrering av varumärket i eget namn i någon medlemsstat – ha rätt att göra invändning mot registreringen eller ha rätt att be- gära att registreringen upphävs eller, om landets lag tillåter det, att registreringen överförs till honom, om inte ombudet eller agenten visar att hans handlande varit berättigat. Enligt artikel 18 i EG:s varumärkesförordning har innehavaren av en gemenskapsregistrering – om ett ombud eller en företrädare för innehavaren registrerat varumärket i eget namn – rätt att få regi- streringen av märket överförd till sig om inte ombudet eller före- trädaren visar fog för sitt handlande. Jfr vidare artikel 8.3 och arti- kel 11 i förordningen.