prop · GI0359 · 1995-01-01 00:00:00 — Inarbetningsdefinitionen utgör en transformering av bestämmelsen i artikel 6 bis i . Enligt denna åtar sig de stater som är bundna av konventionen att vägra eller ogiltigförklara registrering av, samt förbjuda användning av, märken som utgör kopior, efterbildningar eller översättningar av ett märke som är "notoriskt känt" i landet i fråga och används för samma eller liknande varor. Uttrycket "notoriskt känt" är en översättning av konventions- textens uttryck "well-known" resp. "notoirement connus". Oavsett om rättsgrunden för skyddet av ett märke är registrering eller inarbetning gäller som allmän regel att skyddet endast gäller gentemot förväxlingsbara kännetecken. Förväxlingsbarhet föreligger enligt 6 § första stycket varumärkeslagen bara i förhållande till varor av samma eller liknande slag, dvs. Ett vidare skyddsomfång som gäller även utanför området för liknande varor eller tjänster kan emellertid erhållas under vissa förutsättningar, nämligen de som anges i 6 § andra stycket varumärkesla- gen. I sin lydelse före angav denna regel att förväxlingsbarhet undantagsvis skulle kunna åberopas till förmån för ett kännetecken som är synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i landet, om med hänsyn härtill användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det förras goodwill. Bestämmelsen fick en ändrad lydelse från nämnda datum. Enligt den nya lydelsen kan förväxlingsbarhet åberopas även till förmån för ett kännetecken som är "väl ansett" här i landet. Detta uttryck utgör en översättning av EG-direktivets uttryck "has a reputation". En förutsättning för att förväxlingsbarhet skall kunna åberopas till förmån för sådana märken är att användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningförmåga eller anseende. Avsikten med bestämmelsens nya utformning är att ge ett vidgat skydd för kända märken i jämförelse med den tidigare lydelsen. Det bör emellertid betonas att detta inte är en självständig grund för uppkomst av skydd utan en regel om skyddsomfånget för vissa märken. I propositionen med förslag till de nyssnämnda ändringarna i varumärkeslagen (prop. 1992/93:48 s. 85) uttalas att det inte finns någon risk för att det genom det utökade skyddet för kända varukännetecken skapas ett "haltande" system mellan detta skydd och den ensamrätt till ett varumärke som uppkommer genom in- arbetning. Det nämns emellertid också att det för att säkerställa ett gott samspel mellan de olika bestämmelserna är angeläget att se över bestämmelserna i 2 § tredje stycket varumärkeslagen men att detta dock inte kunde göras i det nämnda lagstiftningsärendet. Principiellt sett föreligger en skillnad mellan regeln i 2 § varumärkeslagen som handlar om rättsgrunden för varumärkesskydd, och bestämmelsen i 6 § andra stycket som handlar om skyddsomfånget. När det gäller inarbetningsskyddet enligt 2 § läggs närmast en kvantitativ bedömning till grund. Märket måste vara känt inom en viss del av omsättningskretsen och det avgörande är att undvika att allmänheten vilseleds med avseende på varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. De "väl ansedda" märkena varom 6 § andra stycket talar är däremot sådana som i sig har förvärvat ett kommersiellt värde både för den aktuella och den framtida användningen, vilket värde gör annans utnyttjande av märkena otillbörligt. Det kan här sägas vara fråga om en kvalitativ bedömning eftersom detta kommersiella värde kan föreligga oberoende av om märket är allmänt känt i den mening som avses i 2 §, dvs. Självfallet kan de märken som omfattas av inarbetning enligt 2 § varumärkeslagen och de på vilka 6 § andra stycket är tillämpligt till stor del sammanfalla. Ett märke som är skyddat enligt den senare bestämmelsen är oftast också inarbetat men behöver inte i och för sig vara det. Ett sådant märke kan vara "väl ansett" men behöver inte för den skull vara "allmänt känt". Den utveckling som har skett avseende varumärkenas roll inom omsättningen och inom samhället i stort under det senaste årtiondet har medfört bl.a. att även märken som inte är "allmänt kända" i den mening som uttrycket har i 2 § varumärkeslagen kan ha ett betydande förmögenhetsvärde och därför förtjäna skydd enligt denna lag. Att ge inarbetningsskyddet och skyddet utanför området för varuslagslikhet en principiellt likartad utformning är inte lämpligt, bl.a. därför att - som ovan nämnts - inarbetning enligt 2 § är en rättsgrund för skydd medan 6 § andra stycket anger skyddsomfånget för vissa märken. Likaså torde det föra alltför långt att - såsom har gjorts i - ge ett skydd redan vid ett rent ibruktagande, utöver det skydd som finns enligt 14 § första stycket 7. En lämplig ordning synes i stället vara att, vilket har föreslagits i promemorian och vunnit flertalet remissinstansers gillande, utforma lagtexten så att ett varukännetecken skall anses inarbetat, om det är känt som sådant inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Därigenom kommer ett antal skyddsvärda märken som faller utanför det tilllämpade notori- tetskravet att kunna erhålla varumärkesskydd. Bedömningen av vad som är en "betydande del" kan inte anges generellt enligt någon speciell notoritetsskala utan får bero på omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse för den bedömningen är bl.a. om det är många personer som uppfattar märket som en beskrivande beteckning. I så fall måste naturligtvis kravet på antalet personer som uppfattar märket som ett kännetecken ställas högre. Det får ankomma på rättstillämpningen att i det enskilda fallet avgöra hur bestämmelsen bör tillämpas. 5.4 Angivande av varor och tjänster i registreringsansökan Regeringens förslag: Sökanden skall i registreringsansökan ange de varor eller tjänster för vilka märket söks registrerat och de klasser till vilka varorna eller tjänsterna hör. Enbart angivande av de klasser till vilka dessa hör skall inte längre vara tillräckligt. Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 53 f.). Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot att förslaget genomförs. Skälen för regeringens förslag: Enligt den nu gällande lydelsen av 17 § varumärkeslagen skall en ansökan om registrering av ett varumärke bl.a. innehålla en uppgift om de slag eller de klasser av varor eller tjänster för vilka märket söks registrerat. Uppgiften om varor eller tjänster kan alltså enligt gällande lag lämnas genom en hänvisning endast till de varor eller tjänster som ingår i viss eller vissa klasser (SOU 1958:10 s. 295 och prop. 1960:167 s. 122). I den departementspromemoria (Ds 1992:13) som låg till grund för de ändringar som infördes i varumärkeslagen med verkan anfördes att det som en konsekvens av det skärpta användningstvång som då infördes borde ankomma på sökanden att noga ange de varor eller tjänster eller slag av varor eller tjänster för vilka märket önskades registrerat och att det därför inte skulle vara tillräckligt att hänvisa till de varor som ingår i en eller vissa varuklasser. Vid remissbehandlingen välkomnade i och för sig principen att en ansökan bör innehålla en förteckning över de varor eller tjänster för vilka märket är avsett men anförde att en ändring av detta slag i ansökningsför- farandet inte fick medföra att varu- och tjänsteförteckningarna blev ohanterligt långa. Det kunde därför enligt verkets uppfattning erfordras att avgifterna i ärenden om varumärkesansökningar utformades så att avgifterna sattes i relation till antalet sökta varor eller tjänster. Enligt krävde denna fråga noggranna överväganden och borde lösas i nordiskt samarbete. Verket föreslog därför att frågan skulle tas upp till behandling vid en fortsatt översyn av varumärkeslagstiftningen. I propositionen anslöt sig föredragande statsrådet till det synsätt som redovisat (prop 1992/93:48 s. 104). I anledning av det nu anförda har frågan om angivande i ansökan av de varor eller tjänster för vilka märket är avsett diskuterats vid de nordiska departementsöverläggningar som har hållits i detta ärende. Det har därvid framkommit att övriga nordiska länder har en mer restriktiv syn på angivelser av varor eller tjänster genom klasshänvisningar än den svenska lagen har. I den nya danska varumärkeslagen anges sålunda uttryckligen att i registre- ringsansökan skall anges de varor eller tjänster för vilka ett märke söks registrerat. Det kan i sammanhanget också nämnas att ansökningar om internatio- nell registrering enligt protokollet till Madridöverenskommelsen måste ange de varor eller tjänster för vilka registrering söks. Mot den bakgrund som har angetts torde tiden vara mogen att även i gå över till en ordning enligt vilken i ansökan skall anges såväl de varor eller tjänster för vilka registrering söks som de klasser till vilka varorna eller tjänsterna hör. Det är naturligtvis önskvärt att förteckningen över varor och tjänster så långt som möjligt avser de varor eller tjänster för vilka märket faktiskt är avsett att användas. Om förteckningarna skulle visa sig bli ohanterligt långa får det problemet lösas genom ett lämpligt utformat avgiftssystem. Regeringens förslag: Firmalagens regler om inarbetning och förväxlingsbarhet ändras så att de stämmer överens med varumärkeslagens regler. På motsvarande sätt som har gjorts i varumärkeslagen tas också det särskilda kravet på särskiljningsförmåga för bokstäver och siffror bort. Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 61 f.). Remissinstanserna: Det helt övervägande antalet remissinstanser har tillstyrkt förslagen eller lämnat dem utan erinran. Skälen för regeringens förslag: Rätten till firma regleras i firmalagen (1974:156). Med firma avses den benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet. Om denne är ett aktiebolag eller ett handelsbolag, utgörs firman av bolagets namn. En fysisk person kan begagna sitt eget namn som firma men har också möjlighet att använda en firma av annat innehåll. Firmans användningsområde och funktion skiftar mellan olika näringsidkare. I somliga fall tjänar firma enbart som en benämning för näringsidkaren vid ingående av avtal, vid kontakter med myndigheter och i andra privata och offentliga sammanhang. Detta gäller ofta i fråga om sådana näringsidkare som bedriver en utpräglat lokal verksamhet såsom detaljhandel, hantverk eller liknande och inte är så beroende av reklam för att nå kontakt med sin kundkrets. Deras firmor har i allmänhet konventionell utformning och består av sådana element som personnamn, ortnamn och verksamhetsbeteckning. Andra näringsidkare, särskilt sådana som bedriver en aktiv marknadsföring med bred inriktning, utnyttjar ofta firman som kännetecken på ungefär samma sätt som ett varumärke. Särskilt gäller detta om firman i och för sig har stark särprägel, t.ex. om den innehåller ett fantasiord eller ett ovanligt personnamn. I fall som dessa blir firman ofta bärare av en till näringsverksamheten knuten good-will. Firmarätt kan förvärvas genom registrering eller inarbetning. Den ensamrätt till en registrerad firma som firmalagen ger innebär att någon annan än innehavaren inte får använda ett med firman förväxlingsbart näringskännetecken inom det område för vilket firman har registrerats, om det inte kan visas att innehavaren inte kan lida skada därav. Ett inarbetat näringskännetecken har på motsvarande sätt skydd mot att någon annan använder ett näringskännetecken som är förväxlingsbart med det inarbetade. Det finns, som redan det nu anförda ger vid handen, ett nära samband mellan firmarätt och varumärkesrätt. Firmalagen har också utformats i nära anslutning till varumärkeslagen (se prop. 1974:4 s. 159). I avsnitt 5.3 har diskuterats huruvida reglerna om inarbetning i varumärkesla- gen bör ändras. Enligt varumärkeslagen föreligger inarbetning, om kännetecknet bland dem som det riktar sig till är allmänt känt som beteckning för innehava- rens varor. Det förslag som förs fram går ut på att inarbetning av ett varumärke i fortsättningen skall anses föreligga när varumärket är känt som sådant inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Firmalagen innehåller också regler om inarbetning. Ett näringskännetecken anses enligt 2 § andra stycket inarbetat om det är allmänt känt bland dem till vilka näringsidkarens verksamhet riktar sig. Det är lämpligt att utforma firmalagens regel på motsvarande sätt som varumärkeslagens. Ett näringskännetecken bör sålunda anses inarbetat, om det är känt som beteckning för den verksamhet det avser inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig. I 6 § varumärkeslagen finns regler om förväxlingsbarhet. Som berörts i avsnitt 5.3 anger regeln i första stycket att kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Andra stycket innehåller två undantag. I sin lydelse före angav dessa att förväx- lingsbarhet fick åberopas även i fråga om kännetecken som var synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket, om med hänsyn härtill användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det förras goodwill, och i fråga om kännetecken som var inarbetat, om med hänsyn till den särskilda arten av varorna användningen av ett annat liknande kännetecken uppenbarligen skulle förringa det förras goodwill. Genom de ändringar som trädde i kraft nämnda dag (prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr. 1992/93: 125, SFS 1992:1686) ändrades andra stycket så att förväxlingsbarhet i stället kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. I 6 § firmalagen finns en bestämmelse som nära ansluter till den lydelse som 6 § varumärkeslagen hade före . Eftersom firmalagens bestämmelse har utformats med förebild i varumärkesrätten (prop. 1974:4 s. 207) bör den ändras på motsvarande sätt som har skett i varumärkeslagen. Genom de nyssnämnda ändringarna i varumärkeslagen av- skaffades också det speciella registreringshinder i 13 § andra stycket som förelåg i fråga om icke inarbetade märken bestående av bokstäver eller siffror utan särskiljningsförmåga. Skälet för detta var att det allmänna kravet på särskiljningsförmåga ansågs täcka denna situation. Firmalagen innehåller i 9 § tredje stycket en regel motsvarande den som avskaffats i varumärkeslagen och det ligger i sakens natur att det allmänna kravet på särskiljningsförmåga generellt sett innebär, att en firma som består av bokstäver eller siffror som inte har särskiljningsförmåga inte kan registreras. För att få samstämmighet med varumär- keslagen bör därför bestämmelsen i 9 § tredje stycket firmalagen upphävas. Genom de ändringar av varumärkeslagen som genomfördes infördes en regel i 25 a § varumärkeslagen om hävning av en registrering vid underlåten användning. Denna regel torde dock inte utan vidare kunna överföras till firmalagen. En anledning därtill är att angivelsen av den verksamhet för vilken en firma skall användas kan vara synnerligen vidsträckt och inte behöver vara så specificerad som en varuuppgift i en varumärkesregistrering. Vidare skall enligt såväl aktiebolagslagen som handelsregisterlagen en firma för att få registreras tydligt skilja sig från andra i registret registrerade firmor oavsett branschlikhet. Dessa omständigheter gör att hävning på grund av under- låten användning får en betydligt mindre betydelse än enligt varumärkeslagen. Dessutom är behovet av en hävning av detta skäl mindre i firmarätten, eftersom dess förbud mot att använda ett förväxlingsbart kännetecken inte gäller om det visas att innehavaren inte kan lida skada.Det finns dock remissinstanser som har gett uttryck för uppfattningen att den ifrågavarande regeln i varumärkeslagen bör föras över till firmalagen. Denna fråga bör därför göras till föremål för ytterligare överväganden. Det kan lämpligen ske i samband med den översyn som nämnts i avsnitt 3.1. 7 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Som inledningsvis nämnts har genom åtagit sig att med verkan tillträda Madridprotokollet. Motsvarande gäller för många andra länder inom EES-området. Det torde emellertid vara osäkert om så många länder, förutom , verkligen tillträder protokollet per nämnda tidpunkt att det kan träda i kraft. Och innan det har trätt i kraft kan de svenska nationella reglerna om förfarandet enligt Madridprotokollet inte gälla. Regeringen bör därför bemyndigas att sätta dessa regler i kraft. Övriga föreslagna ändringar, som inte är beroende av Madridprotokollet, bör träda i kraft . Äldre bestämmelser bör gälla, om en ansökan om registrering har kungjorts före . Det finns inte anledning att räkna med att de föreslagna ändringarna skall medföra några ökade kostnader för staten. Inte heller i övrigt finns anledning att räkna med att förslaget skall medföra några ökade kostnader. 9.1 Förslaget till lag om ändring i varumärkeslagen(1960:644) 1 § Genom registrering enligt denna lag förvärvas ensamrätt till ett varumärke såsom särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet. Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan sär- skilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Vad som sägs i denna lag om varor skall gälla även tjänster. Om kollektivmärken finns särskilda bestämmelser. Paragrafen innehåller bestämmelser om förvärv av varumärkesrätt genom registrering. Som utvecklats i avsnitt 5.2 skall innehavaren av en varumärkesrätt inte längre behöva vara näringsidkare. I enlighet härmed har ordet näringsidkare och hänvisningar därtill tagits bort. 2 § Även utan registrering förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat. Genom inarbetning förvärvas ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som används i en näringsverksamhet. Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Ändringarna i första och andra styckena är på motsvarande sätt som i 1 § föranledda av att det inte längre uppställs något krav på att innehavaren av en varumärkesrätt skall vara näringsidkare. Ordet näringsidkare har därför utgått. Bestämmelsen i tredje stycket anger när ett varumärke skall anses inarbetat. Det krävs inte längre att märket inom omsättningskretsen är allmänt känt som en beteckning för innehavarens varor, utan det räcker med att det är känt inom en betydande del av denna krets. Regeln har närmare behandlats i avsnitt 5.3. Styckets lydelse har vidare ändrats till följd av att det inte längre förutsätts att innehavaren själv bedriver näringsverksamhet. 13 § Ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömande av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk. Som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Även ändringarna i denna bestämmelse är föranledda av att det inte längre ställs upp något krav på att innehavaren av ett varumärke skall vara näringsidkare. Den nya ordalydelsen innebär således ingen ändring när det gäller bedömningen av det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga. 14 § Ett varumärke får inte registreras: 1) om i märket utan tillstånd tagits in sådan statlig eller internationell beteckning eller sådant kommunalt vapen, som enligt lag eller författning inte får obehörigen brukas som varumärke, eller också något som lätt kan förväxlas därmed; 2) om märket är ägnat att vilseleda allmänheten; 3) om märket på annat sätt strider mot lag eller författning eller allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse; 4) om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas som annans firma eller som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon avliden; 5) om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad, eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster; 6) om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs; 7) om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk; eller 8) om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i och i fråga om vilket den dag som avses i 55 § andra stycket ligger före tiden för ansökningen. I fall som avses under 4, 5, 6, 7 och 8 får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte i övrigt finns hinder enligt första stycket. Bestämmelsen handlar om registreringshinder. Ändringen i 6) är föranledd av att det inte längre krävs att innehavaren av en varumärkesrätt skall vara näringsidkare. Uppräkningen har vidare kompletterats med en regel i 8) som tar sikte på internationella varumärkesregistreringar (se 50 § f.). I och med att en begäran har gjorts om att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i får det varumärke som registreringen avser samma skydd som om en natio- nell registrering hade sökts. 17 § Den som vill låta registrera ett varumärke skall ge in en skriftlig ansökan om detta till registreringsmyndigheten. Ansökan skall innehålla uppgift om sökandens namn eller firma samt uppgift om de varor för vilka märket är avsett och de klasser varorna tillhör; dessutom skall märket tydligt anges. Bestämmelsen anger vad en ansökan om registrering av ett varumärke skall innehålla. Som närmare har utvecklats i avsnitt 5.4 skall sökanden lämna uppgift om de varor eller tjänster för vilka märket söks registrerat och de klasser till vilka de hör. Det räcker alltså inte med att enbart ange att en ansökan omfattar alla varor i en viss klass. Däremot torde det inte kunna ställas alltför höga krav på specificerade och detaljerade varuförteckningar. 20 § Är ansökningshandlingarna fullständiga och finns det inte något hinder för registrering, skall varumärket tas in i registret och en kungörelse om detta utfärdas. Den som vill framställa invändning mot registreringen skall göra detta skriftligen till registreringsmyndigheten från kungörelsedagen. skall underrätta innehavaren av varumärket om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig. Återkallas invändningen får invändningsförfarandet ändå fullföljas, om det finns särskilda skäl. De ändringar som har gjorts i paragrafen är en följd av att invändnings- förfarandet läggs efter registreringen (se avsnitt 5.1). Varumärket skall registreras så snart ansökningshandlingarna är fullständiga och det inte finns något hinder för registrering.