prop · GI0359 · 1995-01-01 00:00:00 — Det torde vara en allmän uppfattning att de nu nämnda förhållandena utgör mindre lyckade inslag i överenskommelsen. Men någon avgörande invändning mot ett tillträde, om ett sådant av andra skäl skulle anses önskvärt, kan de knappast utgöra. En förutsättning för tillträde till den ursprungliga överenskommelsen är vidare att kan handlägga frågor om hinder föreligger mot att en internationell ansökan skall ges verkan i inom sådan tid att besked kan ges till den internationella byrån . Med de handläggningstider som numera har torde detta dock inte vara något problem. Ett problem för ett svenskt tillträde till överenskommelsen torde ligga i avgiftssystemet och då med avseende på intäkter och inte sökandenas utgifter. Visserligen torde ansökningsavgifterna enligt protokollet bli något högre än enligt överenskommelsen men de väsentliga utgifterna för en sökande i fråga om en internationell registrering ligger nog mindre i själva avgifterna och mera i andra omständigheter, t.ex. kostnaderna för ombud i fall då motstående rättigheter finns i ett designerat land. De avgiftsbelopp som gäller enligt överenskommelsen skulle inte ge en kostnadstäckning för handläggningen av sådana ärenden som avses med överenskommelsen. Någon möjlighet att ta ut en tilläggsavgift för granskningen av sådana ärenden finns inte heller. Ett alternativ som kan ge täckning för dess kostnader för regi- streringar enligt överenskommelsen är att differentiera avgifterna så att sökande av nationella registreringar får subventionera sökande av internationella registreringar. En sådan ordning kan dock knappast anses acceptabel. Ett annat alternativ är att minska verkets granskning i registreringsärenden så att arbete inte läggs ned i vidare mån än som svarar mot de avgifter som kommer in. Det betyder att något inslag i granskningen måste slopas. Vad som då närmast skulle kunna komma i fråga är officialgranskningen av relativa registreringshin- der. Det är också en sådan ordning som föreslagit för att skall få tillräcklig kostnadstäckning. Som kommer att utvecklas senare (avsnitt 5.1) framstår dock ett slopande av officialgranskningen av relativa registreringshinder inte som lämpligt, särskilt i betraktande av de nackdelar det innebär för de små och medelstora företagen. Vid de inledningsvis nämnda nordiska departementsöverläggningarna har det från , , och upplysts att man för dessa länders vidkom- mande - bl.a. mot bakgrund av ovan redovisade förhållanden - gör den bedömningen att Madridöverenskommelsen inte bör tillträdas. Det är naturligtvis av värde att ha nordisk rättslikhet på ett område som detta. För delar av svensk industri skulle det emellertid kunna vara en fördel om tillträder överenskommelsen. För svensk del bör därför frågan om ett tillträde till överenskommelsen övervägas ytterligare innan ställning tas. Ett sådant övervägande kan dock inte ske i detta lagstiftningsärende och påverkas för övrigt inte heller av bedömningen att skall tillträda protokollet till överenskommelsen; att tillträda protokollet är ju en förpliktelse enligt . I stället får frågan om ett eventuellt svenskt tillträde till Madridöverenskommelsen prövas separat. En sådan prövning bör ske förutsättningslöst. Det betyder bl.a. att frågan om officialgranskningen och dess utformning får tas upp på nytt. 4.6 Förfarandet i vid en internationell registrering Regeringens förslag: Vid prövningen av om en internationell registrering enligt Madridprotokollet skall ges verkan i skall samma krav gälla som för en nationell ansökan om registrering. skall vid anslutning protokollet förklara att även senare designeringar som grundas på en nationell ansökan eller registrering skall inges till , att tidsfristen för underrättelse om vägrat skydd skall vara 18 månader och att en sådan underrättelse - i fall då en vägran att ge skydd grundas på en invändning - kan komma att lämnas efter 18-månadersfristens utgång. Vid tillträdet skall vidare en förklaring lämnas om att engelska skall användas som arbetsspråk och att i stället för en andel i inkomsten från tilläggsavgifter och kompletterande avgifter önskar få en individuell avgift. Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens (se promemorian s. 42 f.). Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft någonting att erinra mot förslagen. Skälen för regeringens förslag: En ansökan om internationell registrering som grundas på en svensk nationell ansökan eller en svensk nationell registrering skall som tidigare nämnts ges in till men vara ställd till den internationella byrån. Vidare finns enligt regel 7 (1) i tillämpningsföreskrifterna en möjlighet för den nationella varumärkesmyndigheten att föreskriva att även senare designeringar av en sådan registrering skall ges in till den myndigheten. En förutsättning är att den nationella myndigheten förklarar för generaldirektör att den ordningen skall tillämpas. bör utnyttja den möjligheten och således avge en sådan förklaring. Artikel 5 (1) i protokollet föreskriver att om den tillämpliga lagstiftningen så medger kan den nationella varumärkesmyndigheten hos en avtalsslutande part som har erhållit underrättelse om att verkan av en internationell registrering har utsträckts till detta land (antingen vid registreringstillfället eller genom en senare designering) förklara att sådan verkan inte kan medges. Till stöd för en sådan förklaring får anföras sådana skäl som enligt skulle kunna tillämpas i fråga om ett varumärke för vilket registrering sökts direkt hos den nationella varumärkesmyndigheten. Skydd får emellertid inte under några omständigheter vägras av det skälet att den tillämpliga lagen tillåter registrering bara i ett begränsat antal klasser eller för ett begränsat antal varor eller tjänster. De bestämmelser i som är relevanta i sammanhanget är av tre slag. Det första omfattar sådana som anger grunder vilka inte alls får åberopas för att vägra att meddela registrering. Det rör sig om bestämmelser enligt artikel 6 om skyddets oberoende av registrering i hemlandet, artikel 6quinquies A om den s.k. telle-quelle-regeln och 6quinquies C om förbud mot att vägra registrering på den grunden att märket i oväsentliga detaljer skiljer sig från det som är registrerat i hemlandet. Det andra utgörs av bestämmelser om grunder enligt vilka registrering skall vägras och omfattar artiklarna 6 bis om skydd för välkända märken och 6 ter om skydd för statliga emblem etc. Den tredje gruppen slutligen innehåller regler vilka anger omständigheter på grund av vilka registrering kan men inte måste vägras. Den omfattar reglerna i artikel 6quinquies B. Huvudinnehållet i denna artikel är att registrering av ett varumärke får vägras - eller en registrering av ett märke ogiltigförklaras - endast i tre fall, nämligen om märkena skulle inkräkta på tredje mans rätt, om de inte har särskiljningsförmåga eller om de strider mot lag eller goda seder eller är vilseledande. I varumärkeslagen finns regler som motsvarar artikel 6quinquies B, artikel 6 bis och 6 ter. Det finns inte anledning att ha andra krav vid prövningen av om en internationell registrering skall ges verkan i än dem som gäller för prövningen av en nationell ansökan om registrering. Om prövningen av den internationella registreringens verkan utfaller så att hinder mot att ge sådan verkan anses föreligga, skall varumärkesmyndigheten inom från den internationella byråns underrättelse lämna ett meddelande om detta till byrån. Denna tid är enligt artikel 5(2)(a) som huvudregel . Avtalsslutande part kan emellertid enligt artikel 5(2)(b) ersätta denna ettårsfrist med en frist . Tiden kan till och med utsträckas ytterligare, nämligen om vägran att medge verkan grundas på en invändning. En förutsättning är emellertid i så fall att den internationella byrån inom 18-månadersfristen har blivit underrättad om att verkan kan komma att vägras på grund av en invändning och att dessutom vissa andra förutsättningar är uppfyllda. Enligt artikel 5(2) i protokollet skall den varumärkesmyndighet som har meddelat ett beslut om att vägra verkan av en internationell registrering underrätta den internationella byrån om det. Denna underrättelse skall ange samtliga skäl för beslutet och skall ske inom den tidigare nämnda 12- eller 18-månadersfristen. Om beslutet kan komma att grundas på en invändning och denna fråga inte hinner slutligt avgöras före 18-månadersfristens utgång, skall en underrättelse lämnas om att verkan kan komma att vägras ("underrättelse om möjlig vägran"). Det är önskvärt att det blir klart om en internationell registrering slutgiltigt får verkan i . Med tanke på in- vändningsförfarandet och den skriftväxling som detta kan föra med sig är det dock knappast realistiskt att tänka sig att i alla situationer tilllämpa 12-månadersregeln. Mot denna bakgrund bör vid tillträdet till protokollet i enlighet med dess artikel 5(2)(b) till (d) förklara att tidsfristen för underrättelse om vägran att medge verkan skall vara 18 månader och att, i fall då en vägran att medge verkan grundas på en invändning, sådan underrättelse kan komma att lämnas efter 18-månadersfristens utgång. Det är för del naturligt att de ansökningar om internationella registreringar som ges in i och den skriftväxling som äger rum mellan den internationella byrån och sker på engelska. bör därför vid tillträdet förklara att engelska skall användas som arbetsspråk. Det kan inte antas att de avgifter som skulle få från den internationella byrån är tillräckliga för att täcka verkets kostnader för åtgärder i samband med internationella varumärkesregistreringar. Vid tillträdet bör det därför lämnas en förklaring om att i stället för en andel i inkomsten från tilläggsavgifter och kompletterande avgifter önskar erhålla en individuell avgift. 5 Översyn av vissa bestämmelser i varumärkeslagen 5.1 Officialgranskning av relativa registreringshinder Regeringens förslag: Officialgranskningen av relativa registreringshinder behålls. Registreringsförfarandet ändras så att registrering sker efter det att official- granskningen avseende såväl absoluta som relativa registreringshinder har skett och invänd- ningsförfarandet placeras efter registreringen. Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 44). Remissinstanserna: Det helt övervägande antalet remissinstanser har tillstyrkt eller inte haft något att erinra mot att officialgranskningen av relativa registreringshinder behålls samt att registrering sker direkt efter officialgranskningen och att invändningsförfarandet placeras efter regi- streringen. och vill dock avskaffa officialgranskningen, medan Patentbesvärsrätten har ställt sig tveksam till förslaget att placera invändningsförfarandet efter registreringen. Skälen för regeringens förslag: Regler om prövningen av en ansökan om registrering av ett varumärke finns i 19 - 21 §§ varumärkeslagen. Om sökanden inte har iakttagit vad som är föreskrivet om ansökan eller om registreringsmyndigheten annars finner hinder för bifall föreligga, skall sökanden enligt 19 § föreläggas att avge ett yttrande eller vidta rättelse. Sker inte detta kan ansökan avskrivas. Anser myndigheten även efter det att yttrande har avgetts att hinder mot registrering föreligger, skall ansökan avslås, om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt före- läggande. Är ansökningshandlingarna fullständiga och finns det inte något hinder mot registrering, skall registreringsmyndigheten kungöra ansökan (20 §). Därefter har den som vill framställa invändning möjlighet att göra detta skriftligen till registreringsmyndigheten från kungörelsedagen. Efter utgången av skall registreringsmyndigheten enligt 21 § pröva ansökan på nytt. Om ansökan bifalls och beslutet vinner laga kraft, skall märket införas i varumärkesregistret. Detta system innebär alltså att redan före kungörandet på eget initiativ företar en granskning (officialgranskning) av s.k. relativa registreringshinder, dvs. om hinder mot registrering föreligger av hänsyn till tidigare existerande rättigheter. Frågan om det lämpliga i ett system med officialgranskning av relativa registreringshinder har diskuterats i många sammanhang. Ett par remissinstanser har också velat avskaffa officialgranskningen. Som skäl mot ett sådant system brukar anföras i huvudsak två typer av in- vändningar. Den ena går ut på att handläggningstiderna förlängs. hade tidigare en genomsnittlig handläggningstid från det att ansökan kom in till kungörandet av denna ansökan av omkring . Verket har emellertid gjort betydande ansträngningar för att förkorta dessa tider. Enligt uppgift från uppgår den genomsnittliga tiden från det att en ansökan kommer in till dess ett första föreläggande lämnas och den genomsnittliga tiden från ansökan till dess registrering sker är i okomplicerade fall ungefär . De handläggningstider som numera tillämpar torde vara fullt acceptabla även enligt internationell standard och kan därför knappast åberopas som skäl för att slopa officialgranskningen i fråga om relativa registreringshinder. Den andra invändningen som brukar åberopas mot officialgranskning är att en sådan i vissa avseenden är olämplig eller onödig. Det har sålunda sagts att det är olämpligt att en offentlig tjänsteman skall bedöma om en existerande privat- rättslig rättighet utgör ett hinder mot att tillskapa en annan rättighet. Det har anförts att det i många fall inte föreligger någon egentlig konflikt, ex- empelvis därför att innehavaren av den existerande rättigheten inte är in- tresserad av denna eller därför att den inte har utnyttjats och skulle kunna hävas enligt reglerna om användningstvång. Det har också gjorts gällande att kan tvingas att på invändningsstadiet ånyo ta upp frågan om konflikt med ett märke där man har frånfallit att konflikt föreligger. Dessa faktorer är naturligtvis inte utan relevans men måste vägas mot de skäl som kan tala för ett system med officialgranskning av relativa nyhetshinder. Till en början undviker man därigenom en osäkerhet om innebörden och styrkan av varumärkesrättigheterna och erhåller en större säkerhet för de investeringar som måste göras i samband med lanseringen av ett varumärke. Det är av särskild betydelse för sådana typer av näringsverksamhet som i speciellt hög grad är beroende av varumärken, såsom livsmedels- och beklädnadsindustrierna. Inom dessa branscher händer det nämligen ofta att rättigheter till märken för nya produkter måste säkras och det kan ibland vara svårt att finna nya och goda märken för de produkter som skall föras i marknaden. Vidare kan antalet invändningar hållas relativt lågt genom att man redan på förprövningsstadiet kan få klarhet i om det i registret finns motstående rättigheter. Detta är av speciellt värde eftersom erfarenheten visat att invändningsärenden är relativt kostnadskrävande och kan ta . En ytterligare omständighet som talar för officialgranskningen är att innehavarna av registrerade varumärken till stor det slipper att själva bevaka sina rättigheter. Det är särskilt betydelsefullt för små och medelstora företag, för vilka det är betungande att anlita professionell hjälp. Utan en sådan förgranskning är företagen hänvisade till att själva - eller genom ett annat företag som mot en avgift sköter denna bevakning - granska varumärkeskungörelserna och göra invändningar i fall de anser att deras rättigheter är kränkta. Härtill kommer att en officialgranskning med avseende på relativa registre- ringshinder sker inte bara i de andra nordiska länderna utan också i ett antal viktiga industriländer, bl.a. och . Och inte i något av dessa länder synes det finnas några planer på att överge den nuvarande formen av officialprövning. Med hänsyn till det nu anförda anser regeringen i likhet med det helt övervägande antalet remissinstanser att övervägande skäl talar för att åtminstone tills vidare behålla officialgranskningen. Den omständigheten att officialgranskningen behålls hindrar emellertid inte att man bör undersöka vilka möjligheter som finns att göra registreringsförfarandet snabbare och mera effektivt. Det nuvarande förfarandet innebär, som tidigare nämnts, att en regi- streringsansökan kungörs när förgranskningen har skett. Därefter finns det en möjlighet till invändning mot ansökan av . Efter utgången av tas ansökan upp till fortsatt prövning. Föreligger inget hinder mot registrering, verkställs denna. Vad som här kan övervägas är om man bör förenkla och förkorta förfarandet genom att verkställa registreringen efter det att förgranskningen har skett och låta invändningsförfarandet följa efter registreringen. Med en sådan ordning kan den som har sökt ett varumärke snabbt få tillgång till de rättigheter som varumärket ger och snabbare reagera mot intrång. En sådan ordning har också införts i patentlagen (1967:837). Visserligen är, som bl.a. Patentbesvärsrätten har anfört, varumärkesförfarandet betydligt snabbare än patentförfarandet både ifråga om fristlängder och den praktiska tillämpningen. Men det är ändå förhållandevis många märken som registreras efter ett invändningsförfarande och överprövning som av olika skäl dragit ut . Internationellt är det också vanligt att invändningsförfarandet kommer efter varumärkets registrering. I den nya danska varumärkeslagen är invändningsförfarandet placerat efter registreringen. Och vid de överläggningar som hållits mellan de nordiska länderna har framgått att har för avsikt att införa en sådan ordning och att den saken också är föremål för övervägande i . Om invändningsförfarandet placeras efter registreringen blir handläggningen i enklare och billigare. Enligt uppgift från görs in- vändning i av ansökningsärendena. Även i det stora flertalet ärenden i vilka invändning inte gjorts måste emellertid verket ta upp frågan om registrering till slutlig prövning sedan invändningstiden löpt ut. Den åtgärden skulle verket inte behöva göra om förfarandet ändrades. Med hänsyn till det nu anförda delar regeringen den uppfattning som har förts fram i promemorian och som godtagits av det stora flertalet remissinstanser om att invändningsförfarandet bör placeras efter registreringen. Ansökningsförfarandet bygger på den förutsättningen att ett varumärke inte får registreras i ett utförande eller omfatta varor eller tjänster som sökanden inte godkänt. Av det följer att ett beslut om bifall till en ansökan inte kan gå sökanden emot. Det innebär i princip att ett sådant beslut vinner laga kraft direkt. Sökanden kan således inte klaga på ett beslut att registrera ett varumärke. Den som är missnöjd med beslutet om bifall till ansökan kan dock enligt den ordning som regeringen föreslår göra en invändning, och inom ramen för det förfarandet begära en ändring av beslutet. Om avslår invändningen kan invändaren klaga på det beslutet. Hovrätten över och har anfört att det av promemorians förslag inte framgår huruvida registreringsmyndigheten, utan att invändning har skett, ex officio kan uppta ett hinder mot ansökan till prövning under invänd- ningstiden. På motsvarande sätt som vid prövningen av en patentansökan (jfr prop. 1993/94:22 s. 56) disponerar inte varumärkesinnehavaren och invändaren helt över invändningsförfarandet. Det innebär att registreringsmyndigheten får fortsätta prövningen även om invändaren återkallar sin invändning. En förutsättning för att förfarandet skall få fullföljas bör emellertid vara att det, liksom vid fortsatt prövning enligt 47 § första stycket, föreligger särskilda skäl. Det är lämpligt att detta klargörs genom en särskild bestämmelse i 20 §. Myndigheten bör i ett pågående invändningsförfarande också självmant få ta upp nya omständigheter till prövning. Myndigheten bör emellertid inte själv- mant få ta initiativ till ett invändningsförfarande. 5.2 Krav på att sökanden skall vara näringsidkare Regeringens förslag: Det nuvarande kravet på att sökanden skall vara näringsidkare för att kunna förvärva varumärkesrätt utgår. Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 47 f). Remissinstanserna: Det övervägande antalet remissinstanser har lämnat förslaget utan erinran. Några instanser har emellertid ifrågasatt behovet av ändring och anfört att möjligheten att häva en registrering i fall där innehavaren upphört att vara näringsidkare har en praktisk funktion. Skälen för regeringens förslag: Enligt 1 § varumärkeslagen skall den som vill förvärva en varumärkesrätt genom registrering vara näringsidkare. Detsamma gäller enligt 2 § i fråga om den som förvärvar sådan rätt genom inarbetning. Varumärkesrätten betraktades tidigare som ett tillbehör till en rörelse. Det var med en sådan utgångspunkt naturligt med ett krav på att innehavaren skulle vara näringsidkare. Med hänsyn till den utveckling som ägt rum när det gäller synen på varumärkesrätten (jfr avsnitt 3) finns det emellertid anledning att överväga om det finns skäl att behålla kravet på att innehavaren skall vara näringsidkare. En annan ordning skulle i och för sig innebära något principiellt nytt och de nuvarande bestämmelserna om att innehavaren skall vara näringsidkare har som några remissinstanser påpekat inte medfört några direkta tillämpningssvårig- heter. En förklaring till det är dock att de tillämpats mycket liberalt, vilket i praktiken gjort det möjligt även för subjekt som inte är näringsidkare i egentlig mening att förvärva eller inneha varumärken. Det gäller t. ex. ideella föreningar som inte har bedrivit någon direkt näringsverksamhet. Och den internationella trenden synes också vara att slopa detta krav. Något sådant krav finns sålunda varken i EG:s varumärkesdirektiv eller i Madridprotokollet. Inte heller finns det i den nya danska varumärkeslagen eller i den föreslagna nya finska lagen. I de förslag till en internationell överenskommelse på var- umärkesområdet som diskuteras inom finns till och med tankar på ett förbud både mot att kräva uppgift om att sökanden driver en industriell eller kom- mersiell verksamhet och mot att kräva bevis i detta hänseende. Mot denna bakgrund anser regeringen liksom flertalet remissinstanser att kravet i nuvarande 1 och 2 §§ varumärkeslagen om att förvärv av varumärkesrätt förutsätter att sökanden är näringsidkare bör utgå. Även om innehavaren av ett varumärke inte längre behöver vara näringsidkare måste varumärket alltjämt uppfylla det grundläggande kravet på särskiljnings- förmåga. Det finns emellertid inte skäl att behålla kravet att märket skall kunna särskilja innehavarens varor från andras, eftersom det inte längre förutsätts att innehavaren själv bedriver näringsverksamhet. Märket måste dock kunna särskilja de varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Som en följd av att kravet på att sökanden skall vara näringsidkare slopas har i promemorian föreslagits att också bestämmelsen i 25 § andra stycket, enligt vilken en registrering kan hävas av domstol om varumärkeshavaren är näringsidkare, skall upphävas. Bestämmelsen infördes för att sanktionera kravet på att innehavaren skall vara näringsidkare. Den omständigheten att detta krav nu föreslås utgå talar således för att bestämmelsen bör upphävas. Denna uppfattning har också tillstyrkts eller lämnats utan erinran av flertalet remissinstanser. Regeringen biträder förslaget. 5.3 Skydd för varukännetecken utan registrering Regeringens förslag: Ett kännetecken skall anses inarbetat när det är känt som ett varumärke för de varor det avser inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Det skall inte längre fordras att märket är "allmänt" känt som en beteckning för innehavarens varor. Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag (se promemorian s. 48 f.) Remissinstanserna: Det övervägande antalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget med ett lägre inarbetningskrav . Skälen för regeringens förslag: I 2 § tredje stycket varumärkeslagen anges att inarbetning föreligger när ett kännetecken "här i bland dem som det riktar sig till, är allmänt känt som beteckning för innehavarens varor".