prop · GG0348 · 1992-12-31 00:00:00 — Somotilläten användning enligt första stycket anses, att någon vidtillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig förannans vara, åberopar dennes kännetecken på sådant sätt, att det kan ge sken avatt vad som tillhandahålls kommer från kännetecknets innehavare eller av attdenne medgett kännetecknets användning. Rätten till ett vamkännetecken omfattar Inte att kännetecknet användsför varor som under det kännetecknet har bringats i omsättning inom Europeiskaekonomiska samarbetetsområdet av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke. Har en varatillhandahållits under en visst kännetecken och har den dåi-efter förändratseller försämrats, fär inte, då varan pä nyn tillhandahålls i näringsverksamhethär i landet, kännetecknet användas om inte förändringen tydligt anges ellerannars tydligt framgår. Promemorians bedömning:Innebar att någon konsumtionsbestämmelse inte skulle tas in i Vml. Promemorianinnehöll heller inget förslag om möjlighet att hindra fortsatt marknadsföringav varor även i fall då varoraa förändrats till följd av andra orsaker änaktiva åtgärder av annan än vamkännetecknets innehavare (se promemorian s.111). Remissinstanserna:Bedömningen att någon konsumtionsbestämmelse i enlighet med direktivets artikel7.1 inte skall föras in i VmL har fått ett blandat mottagande. Bedömningen harfått stöd av , Närings- frihetsombudsmannenoch Statens pris- och konkurrensverk. Patent- och Prop. 1992/93:48registreringsverket. vid universitet.Varumärkesrätt Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd och SvenskaAlPPI-gmppen har däremot menat att en uttrycklig bestämmelse om konsumtion ienlighet med direktivets bestämmelse mäste föras in i VmL. har uttalat att det möjligen bör övervägasatt införa en uttrycklig konsumtionsbestämmelse i VmL. harförklarat sig inte kunna dela promemorians bedömning att punkt 2 i artikeln isak kan anses vara täckt av 4 § ttedje stycket VmL. Skälenför bedömningen: I avsnitt 4 har jag behandlat frågan om konsumtion av deimmateriella ensamrättema. Utöver vad som har sagts där kan följande anföras. Vammärkesrätten- liksom andra industriella rättigheter - anses i princip vara territorielltbegränsad. Utgångspunkten är således att varje land inom sitt omrädesjälvständigt bestämmer - låt vara under hänsynstagande till interaationellaöverenskommelser - bl.a. vilken omfattning rättigheten skall ha. Vammärkesrättenger innehavaren en ensamrätt såväl att sälja som att importera sådana varor somomfattas av rättigheten. Ensamrätten omfattar emellertid bara den förstaöveriåtelsen. Därefter anses vammärkesrätten -med undantag för vissa fall dåprodukten har förändrats - vara konsumerad. Som en följd av den territoriellabegränsningen av rättigheten anses i många länder att ensamrätten är konsumeradbara i det land, eller det territorium, där den konsumtionsgmndandeöverlåtelsen har ägt mm. ISverige - liksom i övriga nordiska länder och i många andra europeiska länder -gäller emellertid enligt praxis att vammärkesrätten konsumeras oavsett i vilketland eller pä vilket territorium som varan med rättighetshavarens tillståndhar förts ut på marknaden. I gäller därför global konsumtion avvammärkesrätten. En svensk märkesinnehavare vars varor har förts ut påmarknaden av honom själv eller med hans samtycke kan därför inte åberopavammärkesrätten för att hindra varans vidareförsäljning. Han kan därför inteheller förhindra s.k. parallellimport, dvs. att annan än han själv importerarvaran till sedan den en gång överiåtits. Somredan framhållits i avsnitt 4 gäller i EG, som en följd av Romfördragetsgmndläggande regler i artiklaraa 30 och 36 om varors fria röriighet att när envara som är vammärkesskyddad har förts ut på marknaden i gemenskapen avvammärkets innehavare eller med hans samtycke är vammärkesrätten konsumerad.Den kan därför inte inom EG åberopas för att hindra varans vidareförsäljning.Denna princip om en "EG-konsumtion" (en regional konsumtion) harlagts fast av genom flera rättsfall. har emellertidframhållit att principen inte gäller när rättighetens innehavare har giltigaskäl att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varoraa, särskilt när varomasbeskaffenhet har förändrats eller försämrats sedan de förts ut pä marknaden. bestämmelser om immaterialrätt återfinns dels en allmänbestämmelse om konsumtion (artikel 2 i protokollet om immateriell äganderätt),dels - som en följd av anpassningen till de tte EG-direktiven - Prop.1992/93:48 särskilda bestämmelser om konsumtion (bilaga XVII) av bl.a.vammärkes- Varumärkesrätt rätten. Enligtden allmänna bestämmelsen gäller att en immateriell rättighet som erkänns avden lag som gäller hos en avtalsslutande part inte kan användas för attförhindra import eller marknadsföring av en vara som innehavaren av rättigheteneller nägon annan med hans samtycke har fört ut på marknaden i EES.Bestämmelsen är avsedd att återspegla den princip om konsumtion av bl.a.vammärkesrätt som utbildats genom rättspraxis. Som en följd avdenna bestämmelse kommer det inte - med de undantag som gäller enligt praxis -att vara möjligt att använda vammärkesrätten för att förhindra parallellimportinom EES-området. Bestämmelsen är i detta hänseende en minimibestämmelse.Eftersom redan tillämpar principen om global konsumtion avvammärkesrätten strider inte svensk vammärkesrätt mot allmännabestämmelser om konsumtion. Densärskilda bestämmelsen om konsumtion i artikel 7.1 i direktivet har anpassatstill att gälla för EES-området. I (punkt 4 c. i bilaga XVII) hardärför föreskrivits att ett vammärke inte ger innehavaren rätt att förbjudaanvändningen av vammärket för varor som under det vammärket av innehavareneller med hans samtycke har förts ut pä marknaden hos en avtalsslutande part(in a Contracting Party). Närdet gäller lydelsen av EG-direktivets motsvarande bestämmelse är det emellertidomtvistat om den innebär att vammärkesrätten konsumeras bara om varan förts utpä marknaden inom omrädet för EG eller om global konsumtion av vammärkesrättkan fortsätta att gälla (jfr exv. det danska förslaget till vammärkeslag,Lovforslag nr. L 83, 1990-91, 2. samling, s. 13). Detframstår således som klart att innebär att i varje fallmäste acceptera en regional EES-vid konsumtion av vammärkesrätten. Frägan ärdå om kan behälla global konsumtion inom vammärkesrätten eller om vihär i landet måste införa regler om EES-vid konsumtion. Flera remissinstanserhar framhållit att EG-direktivet innehåller en uttrycklig bestämmelse om(åtminstone) EG-konsumtion, vilken skall överföras till svensk rätt, som förnärvarande saknar uttryckliga bestämmelser om konsumtion. Det får, enligt dessaremissinstanser, anses vara ett klart krav pä den svenska anpassningen attdirektivets bestämmelse i denna del förs över till svensk rätt. Humvidadirektivets bestämmelse skall uppfattas som en minimi- eller maximiregel fåremellertid, enligt dessa remissinstanser, lämnas öppet till"europeisk" rättspraxis. ÄvenLagrådet har menat att en uttrycklig bestämmelse om konsumtion bör föras in ilagen och utformas i enlighet med och direktivets bestämmelser.Ett sådant altemativ behöver enligt Lagrådets mening inte innebära annat än ettförtydligande av att åtminstone EES-vid konsumtion gäller som det fåröveriämnas till rättstillämpningen att avgöra om anpassningen till EG innebäratt denj rådande globala konsumtionen skall begränsas. Föregen del gör jag följande överväganden i denna fråga. Avdirektivets bestämmelser om vilka rättigheter som är knutna till ett Prop.1992/93:48 vammärke framgår att ensamrätten till ett vammärke ger innehavarenen Varumärkesrätt rätt att förbjuda att varor importeras under tecknet (seartikel 5.3.c i direktivet). Med beaktande av enbart detta skulle det varanödvändigt att tillämpa en princip om nationell konsumtion av vammärkesrätten.Direktivets artikel 7.1 om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ettvammärke innebär emellertid under tvä fömtsättningar ett undantag från denensamrätt som innehavaren av en vammärkesrätt har enligt direktivet.Fömtsättningama är dels att varoma har förts ut på marknaden under det aktuellavamkännetecknet av innehavaren av ensamrätten eller av nägon som har hanssamtycke till detta, dels att detta skett inom Europeiska gemenskapen. Om dessafömtsättningar inte är uppfyllda synes direktivet kräva att ensamrätten gäller.Fömtsättningaraa är inte uppfyllda om varoraa har förts ut på marknaden utanförEuropeiska gemenskapen. Detsagda leder mig till den slutsatsen att det även för svenskt vidkommande finnsanledning att införa en uttrycklig regel om konsumtion av vammärkesrätten föratt anpassa svensk vammärkesrätt till EG-direktivets bestämmelser. Beaktas deaktuella bestämmelsema i ett sammanhang talar övervägande skäl för slutsatsenatt det är oförenligt med direktivet att upprätthålla en princip ominteraationell konsumtion. På gmnd härav, och eftersom jag anser det mindrelämpligt att införa en lagregel vars innebörd är oklar, finner jag att en regelom regional (EES-vid) konsumtion bör tas in i VmL. Dennaregel kan tas in som ett nytt tredje stycke till 4 § VmL, varvid nuvarandetredje stycket - med vissa anpassningar för vilka redogörs nedan - fär bli ettnytt fjärde stycke. Punkt2 i artikeln innehåller i sin tur ett undantag frän konsumtionsprincipen förde fall dä varan förändrats eller har försämrats. I nuvarande 4 § tredjestycket VmL finns bestämmelser som till viss del motsvarar direktivets reglerpä denna punkt. Bestämmelsema i VmL innebär emellertid att vammärkeshavarenbara kan hindra fortsatt marknadsföring av varoma om förändringen av varoraaskett genom aktiva ätgärder av annan än kännetecknets innehavare (jfr SOU1958:10 s. 246). Som har påpekat är punkt 2 idirektivbestämmelsen inte begränsad till förändringar som är en följd av aktivaåtgärder av någon utan omfattar också naturiig förändring eller försämring avvaromas beskaffenhet. Enligt min mening är tingsrättens påpekande korrekt ochbör följaktligen föranleda en anpassning av 4 § VmL till direktivets lydelse idenna del. Denna anpassning innebär också att det krav som för närvarandegäller för tillämpningen av bestämmelsen på att förändringen av varan skallvara väsentlig måste tas bort, eftersom ett sådant krav saknas i direktivbestämmelsen.Som ovan sagts tas de nya bestämmelsema i detta hänseende in som ett nyttfjärde stycke till 4 §. 6.2.8 Licens (Artikel8) Prop.1992/93:48 Varumärkesrätt Mittförslag: Uttryckliga bestämmelser om att licens att använda vammärket kan gesåt någon samt om innebörden av licensen tas in i vammärkeslagen. 1.Det kan ges licens för ettvammärke för en del eller alla de varor eller tjänster för vilka det ärregistterat samt för hela eller del av medlemsstatens territorium. En licenskan vara exklusiv eller icke-exklusiv. 2.Innehavaren av ett vammärke kanåberopa de till vammärket knutna rättighetema gentemot en licenstagare somöverträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende pä licensensgiltighetstid, den av registreringen skyddade formen under vilken vammärket fåranvändas, arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad,området inom vilket vammärket får användas eller kvaliteten pä de avlicenstagaren tillverkade varoma eller tillhandahållna tjänsteraa. 34§ Innehavaren av en varumärke kan ge nägon annan rätt att använda vammärket(licens) för en del eller alla de varor som vammärket är registrerat för samtför hela eller en del av landet. Licensen kan vara exklusiv ellericke-exklusiv. Innehavaren av ett vammärke kan åberopa de rättigheter som är knutnatiU vammärket gentemot en licenstagare som övenräder en bestämmelse ilicensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den form under vilkenvammärket fär användas, anen av de varor för vilka licensen är utfärdad, detgeografiska omräde inom vilket vammärket fär användas eller kvaliteten på de avlicenstagaren tillverkade varoma. Licensenskall pä begäran antecknas i varumärkesregistret. Sådan anteckning fär dockinte göras, om licenstagarens användning av vammärket uppenbarUgen är ägnadatt vilseleda aUmänheten. Om det visas att licensen har upphön att gälla, skallanteckningen tas bon ur registret. Ominte annat har avtalats, får licenstagaren inte överlåta sin rätt vidare. Rätten tillvammärke eller kännetecken enligt 2 § andra stycket/dr inte tas i mät. Ominnehavarens egendom avträds till konkurs, ingår dock rätten i konkursboet. Promemoriansförslag: Överenstämmer med mitt (se promemorian s 114). Remissinstansema:Förslaget har godtagits eller lämnats utan erinran. har dockpåpekat att promemorians förslag till lydelse av 34 § andra stycket kan varatvetydigt då där talats om "området inom vilket vammärket fåranvändas". Direktivets engelska text - som anger "territory" -anger klart att det är det geografiska omrädet som avses. Skälen för förslaget:Gällande svensk rätt om upplåtelse av licens är i allt väsentligt iöverensstämmelse med direktivets bestämmelser även om detta endast indirektframgår av 34 § VmL. Den gällande synen äralltså att licens för ett vammärke kan upplåtas för en del av eller alla devaror eller tjänster för vilka märket är registrerat. Licensär möjlig att ge med territoriell begränsning och kan vara exklusiv ellericke-exklusiv. Omlicenstagaren använder ett vammärke utöver vad som medges enligt licensen,torde det anses som ett intrång i vammärkesrätten. Särskilt gäller detta omanvändningen går utöver licensens giltighetstid, den form under vilkenvammärket fär användas, arten av varor eller tjänster för vilka licensen gällersamt området inom vilket märket får användas. Detta följer av att det endast ärdessa delar av vammärkesrätten som upplåtits till licenstagaren medanlicensgivaren alltjämt är att anse som ägare till själva vammärkesrätten. Däremot torde det enligtnuvarande svensk vammärkesrätt inte anses vara ett intrång i vammärkesrätten omlicenstagaren inte följer de kvalitetskrav som parteraa har kommit överens omnär det gäller varor som skall tillverkas av licenstagaren eller tjänster somdenne skall tillhandahålla. Åtgärder mot sådana överträdelser torde i ställetfå gmndas pä avtalsrättsliga förpliktelser. Detsagda innebär att rättsläget i i denna del i huvudsak överensstämmermed direktivet. De svenska rättsreglema i saken är emellertid inte uttryckta ilag. I klarhetens intresse bör bestämmelsen i VmL om licens kompletteras så attden i sak motsvarar direktivets bestämmelser. Det får bl.a. till följd attåtgärder mot överträdelser av överenskommelser om kvalitet på varor ellertjänster kan gmndas pä licensbestämmelsema i VmL i stället för eller vid sidanav avtalsrättsliga förpliktelser. Sveahovrätts påpekande beträffande andra stycket i 34 §. har - i förhållande tillpromemorians förslag - föranlett mig att jämka lagtexten pä det sätt hovrättenhar föreslagit. 6.2.9Begränsning till följd av passivitet (Artikel 9) Mitt förslag:Artikeln föranleder ändringar av reglema i 8 § vammärkeslagen om preklusion aven äldre vammärkesrätts möjlighet att ingripa mot ett yngre vammärke. Anikel 9 - Begränsningtillföljd av passivitet 1.Om innehavaren av ett i artikel4.2 nämnt äldre vammärke har funnit sig i att ett yngre vammärke, som ärregistrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten under fem är i följdoch han har varit medveten om det, har han inte längre rätt att med åberopandeav det äldre vammärket begära att det yngre vammärket skall ogiltigförklaraseller motsätta sig att det används med avseende pä de varor eller tjänster förvilka det har bmkats, fömtsatt att ansökan om registrering av det yngre märketinte har gjorts i ond tro. 2.En medlemsstat kan bestämma attpunkt 1 skall gälla mutatis mutandis för innehavaren av ett i artikel 4.4 anämnt äldre vammärke eller annan äldrerättighet som nämns i artikel 4.4 b eller c. Prop.1992/93:48 3.1 de fall som nämns i punktema 1 och 2 har innehavaren av ett yngre Varumärkesrätt registterat vammärke inte rätt att motsätta sig användningen avden äldre rättigheten, även om den kan åberopas gentemot det yngrevammärket. 8 § Rätten till ett registrerat vammärke kan, med avseende på de varorför vilka det har använts, bestå vid sidan av en äldre rätt till ett förväxlingsbartkännetecken, om registteringen sökts i god tro och innehavaren av den äldrerätten under fem är iföljd har varit medveten om och fiinnit sig i användningenhär i landet av det registrerade varumärket. Promemoriansförslag: Överensstämmer med mitt. Förslaget till lagtext har, med beaktande avsynpunkter från remissinstanseraa, ändrats något i förhållande tillpromemorians förslag (se promemorian s. 117). Remissinstanserna:Flera remissinstanser har - i förhållande till promemorians förslag tilllagtext - påpekat att det torde vara väsentiigt att det anges att det yngremärket får bestå vid sidan av det äldre endast såvitt gäller de varor ellertjänster för vilka det yngre märket har använts. Tvä remissinstanser harifrägasatt om en ändring av 8 § VmL är nödvändig. Några remissinstanser harvidare menat att det torde vara tveksamt om direktivets artikel 9 verkligenmedger att en rätt till ett yngre inarbetat kännetecken får bestå vid sidan avrätten till ett registrerat vammärke, om innehavaren av det senare märket intehar inskridit inom rimlig tid. Skälenför förslaget: Artikeln innehåller regler om preklusion av ensamrätten till ettvamkännetecken till förmän för ett annat förväxlingsbart vammärke som harregistrerats. Reglema i artikeln innebär ett undantag frän huvudregeln omtidsprioriteten som utslagsgivande vid kollision mellan rättigheter. Reglemai EG-direktivet täcks till viss del av 8 § VmL. Där anges att en yngre rätttill ett vammärke som förvärvats genom registrering får bestå vid sidan av enäldre rätt till ett förväxlingsbart kännetecken under fömtsättning dels attregistreringen sökts i god tro, dels att den varit gällande i fem är frånregistreringsdagen innan talan väcks om rättighetens bestånd, dels attvammärket fått en inte oväsentiig användning. Har preklusion inträtt, fårrätten till det registrerade vammärket bestå vid sidan av en äldre rätt tillförväxlingsbart vamkännetecken. Den äldre rättens innehavare har således intemöjlighet att ingripa mot användningen av det yngre märket. Å andra sidan kanden yngre rättens innehavare inte hindra utövningen av den äldre rätten (jfrSOU 1958:10 s. 262 f och prop. 1960:167 s. 80 f). Direktivetsregler avviker emellertid på några punkter frän 8 § VmL. För att uppfyllaåtagandena i är det därför, enligt min uppfattning, nödvändigt attjämka innehållet i 8 § VmL så att det stämmer överens med EG-direktivet pådenna punkt. Föratt preklusionsregeln skall kunna åberopas fordras alltjämt att registreringen skall ha sökts i god tro. Vidare torde det alltjämt skall gälla att registreringen skall ha varit gällande från registreringsdagen. Det följer nämligen av en uttrycklig föreskrift i artikel 6 bis 2. i konventionen för industriellt rättsskydd att den som har en äldre vam- o märkesrätt skall ha minstfem är från registreringsdagen pä sig för att Prop. 1992/93:48 kunna görasin rätt gällande gentemot en senare registreringshavare (jfr VarumärkesrättSOU 1958:10 s 77 och 263). Vadgäller användningen av det registrerade vammärket för att preklusion skallinträda torde krävas att märket använts kontinuerligt. Desvenska reglema i 8 § VmL går i ett avseende längre än EG-direktivets reglergör. I de svenska reglema krävs nämligen inte - som enligt direktivbestämmelsen- att den äldre rättighetens innehavare har varit medveten om det yngre märketsanvändning. Det räcker med att det yngre märket rent faktiskt använts i inteoväsentiig omfattning och att förflutit frän registreringsdagen.Direktivet innebär däremot att det är av avgörande betydelse om den äldrerättighetens innehavare faktiskt har varit medveten om det yngre märketsanvändning och funnit sig i detta för att preklusion skall inträda. Avdirektivet framgår vidare att det yngre registrerade vammärket får bestå vidsidan av den äldre rätten endast såvitt gäller de varor eller tjänster förvilka det använts. Som flera remissinstanser påpekat är det väsentiigt att detframgår av lagtexten. Slutligenvill jag med anledning av att nägra remissinstanser menat att det är tveksamtom direktivet medger att en rätt till ett yngre inarbetat kännetecken får beståvid sidan av rätten till ett äldre registrerat vammärke, om innehavaren av detsenare märket inte har inskridit inom rimlig tid framhålla följande. Enligt9 § VmL förlorar en innehavare av en äldre rätt möjligheten att ingripa mot enyngre rätt, om han inte gör det inom rimlig tid. Bestämmelsen är uttryck fören passivitetsregel och fömtsätter att den yngre rätten förvärvats genominarbetning. Humvida den yngre rätten dessutom är registrerad är utan betydelseför regelns tillämpning (jfr SOU 1958:10 s. 78). Jag kan konstatera att det iden nya danska vammärkeslagen finns bestämmelser som motsvarar 9 § VmL och attdirektivets artikel 9 inte ansetts utgöra hinder för ett land att haytterligare passivitetsregler. Mot denna bakgmnd anser jag att 9 § VmL och deprinciper den ger uttryck för kan och bör behållas i svensk vammärkesrätt. 6.2.10 Användningstvång (Artiklama 10 - 13) Prop.1992/93:48 Varumärkesrätt Mittförslag: I vammärkeslagen tas in en särskild bestämmelse om användning avvammärke samt bestämmelser som innebär att ett vammärke inte får upphävas omdet står i konflikt med ett äldre inte använt vammärke, att användningstvängetskärps från det nuvarande s.k. modifierade användningstvånget till att detskall ha gjorts verkligt bmk av vammärket för de varor eller tjänster för vilkadet registterats, att en karenstid vid begäran om hävning av en registteringinförs vid påbörjad eller ätempptagen användning av ett vammärke och att s.k.delhävning av en registrering blir möjlig. Anikel10 - Bruk av varumärken 1.Om innehavaren av vammärketinte efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjortverkligt bmk av vammärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilkadet registrerats, eller om sådant bmk inte skett under fem åj i följd, skallvammärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv, underfömtsättning att det inte finns giltiga skäl till att vammärket inte använts. 2.Även det följande utgör brukenligt punkt 1: a)Användning av vammärket i enform som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljandeegenskaper sä som det registrerats. b)Anbringandet i medlemsstaten ifråga av vammärket pä varor eller deras emballage endast för exportändamål. 3.Varje användning av ettvammärke med tillstånd av innehavaren eller person som är behörig att användakollektiv-, garanti- eller kontrollmärke skall anses utgöra bmk av innehavaren. 4.Om ett vammärke registreratsföre tidpunkten för ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser imedlemsstaten i fråga gäller följande: a)Om en bestämmelse som gällerföre tidpunkten i fråga föreskriver sanktioner mot ett vammärke som inteanvänts skall den i punkt 1 nämndafemårsperioden anses ha börjat löpa som den redan påbörjadeperioden under vilken vammärket inte använts. b) Om ingen bestämmelse om användning trätt i kraftföre tidpunkten i fräga, skall de i punkt 1 nämnda femårsperiodema anses börjalöpa tidigast från den tidpunkten. Anikel 11 - RättsUga eller administrativa sanktioner vid bristande användningav ett varumärke 1.Ett vammärke får inteogiltigförklaras med åberopande av att det står i konflikt med ett äldrevammärke om det sistnämnda inte uppfyller kraven på användning i artikel 10.1 -10.3 eller, i förekommande fall, i artikel 10.4. 2.En medlemsstat får bestämma attregistrering av ett vammärke inte får vägras med åberopande av att det stär ikonflikt med ett äldre vammärke, om det sistnämnda inte uppfyller kraven påanvändning i artikel 10.1 - 10.3 eller, i förekommande fall, i artikel 10.4. Omett genkäromål om upphävande av registrering görs, får en