prop · GG0348 · 1992-12-31 00:00:00 — medlemsstatbestämma, utan hinder av tillämpningen av artikel 12, att ett Prop.1992/93:48 vammärke inte med framgång kan åberopas i ett mäl om inttlng omdet Varumärkesrätt efter invändning från en part slås fast att vammärket kanhävas i enlighet med artikel 12.1. 4.Om det äldre vammärket har använts för en del av de varor eller tjänster förvilka det registrerats, skall det vid tillämpning av punktema 1, 2 och 3 ansesvara registrerat endast för den delen av varoma eller tjänstema. Anikel12 - Gmnder för upphävande 1.Ett vammärke skall kunnaupphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte hartagits i verkligt bmk i medlemsstaten i fråga för de varor eller tjänster förvilka det registrerats. Emellertid kan ingen kräva att vammärket skall upphävasom vammärket har tagits i verkligt bmk eller dess bmk ätempptagits under tidenmellan utgängen av femäjsperioden och ansökan om upphävande. Om bmket av vammärketpåbörjas eller åtempptas före ansökan om upphävande,och inleds tidigast vid utgången av den sammanhängandefemårsperioden under vilket märket inte använts, skall emellertid användningenlämnas utan avseende om förberedelsema för att inleda eller åtemppta denvidtogs först efter det att innehavaren fick kännedom om att en ansökan omupphävande kunde komma att göras. 2.Ett vammärke skall också kunnabli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades, a)som ett resultat avinnehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning ihandeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat, b)som ett resultat av det bmkinnehavaren gjort av vammärket eller den användning till vilken innehavarengett sitt tillstånd med avseende på varoma eller tjänstema för vilka det ärregistrerat, kan komma att vilseleda allmänheten, särskilt vad gäller varomaseller tjänstemas art, kvalitet eller geografiska urspmng. Anikel13 - Registreringshinder eller gmnder för upphävande ellerogiltighetsförklaring avseende endast en del av varorrm eller tjänstema fall dä registreringshinder eller gmnder för upphävande eller ogiltighetsförklaringföreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka vammärket haransökts eller registrerats, skall vägran att registrera, upphävande ellerogiltigförklaring av vammärket endast avse dessa varor eller tjänster. 25 § Har en vammärke registrerats i strid mot denna lag och föreliggeralltjämt skälet mot registrering,/dr registreringen hävas i den ordning somföreskrivs nedan, om inte rätt till märket ändå får bestå enligt 8 eller 9 §.Är ett registrerat vammärke förväxlingsban med någon annans varumärke, får dockregistreringen av det förstnämnda varumärket inte hävas pä denna gmnd, om detandra varumärket inte uppfyller kraven pä användning enligt 25 a% . Registreringenfår också hävas, om innehavaren är närings-idkaie eller om märket 1)är vilseledande, 2)inte längre har någonsärskiljningsförmåga, 3)strider mot allmän ordning,eller 96 4)är ägnat att väcka förargelse. Attregistreringen fär hävas även vid utebUven användning av varumär- Varumärkesrätt ket framgår av 25 a §. 25a § Har innehavaren av ett registrerat varumärke inte efier det attregistreringsförfarandet avslutats gjon verkligt bruk av vammärket här i landetför de varor som det registrerats för eller har sådant bruk inte skett inom enperiod av i följd får registreringen hävas, om det inte finns giltigaskäl tiU att vammärket inte använts. Medsådant bruk som avses i första stycket Ukställs 1)att varumärket används ien annan form än den registrerade formen, om avvikelsen avser endast detaljeroch inte förändrar märkets egenanade karaktär, och 2)an varumärket här ilandet anbringas på varor eller deras emballage endast för exponändamål. Medatt ett vammärke används av rättighetshavaren likstälb vid tillämpningen avdenna lag att varumärket används av någon annan med rättighetshavarenssamtycke. Registreringen fär dock inte hävas, om varumärket har använts undertiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om hävning avregistreringen. Användning som påbörjas eller åtempptas efter femårsperiodensutgång och före ansökan om hävning skall emellenid lämnas utanavseende, om förberedelsema för an påbörja eller åtemppta användningen vidtogsefter det att rättighetshavaren fått kännedom om an en ansökan om hävningkunde komma att göras. 25 h% Om det finns gmnd för hävning av en registrering endast fÖr en del av de varor som en vammärke har registrerats för, skall registreringen hävas bara för dessa varor. 26 §Var och en som lider förfång av registreringen får föra talan vid domstol mot märkeshavaren om att registreringen skall hävas. Talan som gmndas på en bestämmelse i 13 §, 14 § 1) - 3), 25 § andra stycket, 25 a § eller 25 b fär också föras av den myndighet som regeringen bestämmer samt av en sammanslutning av berörda näringsidkare. Angåendedomstols behörighet i mäl om registrerings hävande skall utöver vad / övrigt ätföreskrivet gälla, att är behörig, om märkeshavaren intehar hemvist / . Promemoriansförslag: Överensstämmer med mitt men med det tillägget att det införs enbestämmelse av innebörd att ett vammärke inte får upphävas om det står ikonflikt med ett äldre inte använt vammärke (se promemorian s. 120 ff). Remissinstanserna:De remissinstanser som berört frågan om användningstvång har framförtsynpunkter pä den närmare utformningen av de regler som behövs för att uppfylladirektivets bestämmelser i denna del. En remissinstans har påpekat att VmL börändras för att anpassa svensk rätt till artikel 11.1. Vad remissinstansemaanfört i olika delfrågor framgår i det följande. Skälenför förslaget: Den nu gällande bestämmelsen i VmL om användningstväng av ettvammärke finns i 25 § andra stycket. Där sägs bl.a. att registreringen fårhävas om märket inte har varit i bmk och innehavareninte visar skäl för sin underlåtenhet att använda märket. Till följd av denbestämmelsen måste rättighetshavaren använda vammärket för att undgå attregistreringen kan komma att hävas. EG-direktivetsbestämmelser om användningstväng finns i artiklama 10 - Huvudregelnom bmk av vammärken finns i artikel 10 som stadgar att Varumärkesrätt ominnehavaren av ett vammärke inte efter det att registreringsförfarandethar avslutats har gjort verkligt bmk av vammärket för de varor eller detjänster för vilka det registrerats eller om sådant bmk inte skett inom fem åri följd, skall vammärket kunna bli förmäl för vissa sanktioner, om det intefinns giltiga skäl för att vammärket inte använts. Direktivetklargör uttryckligen att med verkligt bmk avses även dels att märket används ien annan form än den registterade, om avvikelsen avser endast detaljer och inteförändrar märkets särskiljande egenskaper, dels att märket anbringas på varoreller deras emballage endast för exportändamål. Av direktivet framgår också attmed vammärkesinnehavarens bmk av vammärket likställs att någon annan medrättighetshavarens samtycke använder märket. Ensanktion som enligt EG-direktivet skall kunna förekomma vid bristande användningär att registreringen hävs (artikel 12). Vidare skall registreringen av ettvammärke inte kunna hävas under åberopande av att det stär i konflikt med ettäldre vammärke, om det äldre vammärket inte uppfyller direktivets krav påanvändning (artikel 11). Denuvarande reglema om användningstvång i VmL måste ändras i flera hänseenden föratt vara i överensstämmelse med direktivets regler. I det följande kommer jagdärför att ta upp förhållandet mellan gällande svensk rätt och direktivetsregler och lämna förslag till de ändringar som erfordras. Närdet först gäller tidsrymden överensstämmer den femårsperiod som anges i artikel10 med vad som gäller enligt svensk rätt. Som framgår av direktivetsordalydelse i denna del kan femårsperioden inte börja löpa tidigare änregistreringsdagen. Därefter kan den börja löpa vid vilken efterföljandetidpunkt som helst. Varje tillfälle av bmk som uppfyller kravet pä verkliganvändning är tillräcklig för att för att leda till att en ny femårsperiodbörjar löpa. Ett par remissinstanser - ()och jur. - har i anslutning härtill påpekat att den ipromemorian föreslagna lydelsen av 25 a § första stycket kan missförstås.Uttrycket "användning inte skett under fem är i följd" kan tolkjis säatt användning måste ha skett under fem är i följd. Det är därför -enligt dessaremissinstanser - nödvändigt att uttrycket. "wm/er" inte användseftersom det ger intrycket av att sammanhängande bmk under fem är i följd krävsför att undgå hävning, vilket inte är avsett. Remissinstansemas påpekanden idenna del bör, enligt min mening, föranleda en förändring av den föreslagnalagtexten. Genom att i stället föreskriva att användning inte skett inom enperiod av i följd bör tvetydigheten i denna del kunna undanröjas. Niirdet sedan gäller arten av det bmk som skall föreligga för att hävning pä gmndav underlätet bmk skall vara utesluten ger den nuvarande svenska lagstiftningeninte någon närmare ledning. Den rättspraxis som finns beträffande regeln omanvändningstvång är inte omfattande men kan dock sägas ge viss ledning i fråganom arten av det bmk som skall föreligga. Sålunda gäller t.ex. att det fallersig naturiigt att användningstvänget innebär att märket skall användas för sittändamäl som vamkännetecken och intesom t.ex. firma eller personnamn (jfr NJA 1983 s. 875). Vidare gäller Prop.1992/93:48 attbmk av vammärket inte enbart är begränsat till fall av användning i Varumärkesrätt sambandmed omsättning mot vederlag. Ett tillhandahållande av vara utan vederiagkan visserligen inte ensamt för sig betraktas som bmk. kanmärket anses som bmkat om vammärket använts i reklam eller annan förberedandemarknadsföringsåtgärd till främjande av en vara som ännu inte kommitut pä marknaden. Fömtsättningen för detta är emellertid att varan inomen med hänsyn till förhållandena rimlig tid kommer att finnas tillgängligför den omsättningskrets inom vilken den skall omsättas (jfr NJA Närdet gäller arten av det bmk som skall föreligga uppställer EG-direktivet ettkrav pä verkligt bruk av vammärket. Som Lagrådet har påpekat i sitt yttrande ianslutning till 25 a § kan det vara lämpligt att detta fär komma till klartuttryck i lagtexten. Det bör kunna slås fast att bmket -för att vara iöverensstämmelse med direktivets krav - måste vara allvarligt menat, dvs. ske isamband med en på affärsmässiga överväganden gmndad marknadsföring av varaneller tjänsten till allmänheten. Skentransaktioner, s.k. proformaförsäljningar ellerrent bortslumpande av märkta varor bör därför inte utgöra bmk i den mening somdirektivet ställer upp. Däremot torde det inte vara stridande mot direktivetskrav att, i enlighet med den praxis som utbildats, som verkligt bmk godta bådeanvändning av märket på själva varan och användning av märket i samband medutbjudande eller försäljning av varan eller tjänsten. Som verkligt bmk börockså kunna godtas att märket används i reklam eller kataloger eller i andramarknadsföringsåtgärder under fömtsättning att detta sker i ett tidsmässigtrimligt samband med att varan förs ut pä marknaden. Inomde ramar som antytts får frågan om bmk har förekommit eller inte harförekommit överiämnas åt rättstillämpningen. Av direktivets bestämmelser(artikel 10.2 och 3) framgår dock uttryckligen att även vissa andra former avanvändning av märket - bmk av märket efter oväsentiiga ändringar i det, endastför exportändamål och av annan än märkesinnehavaren - också skall utgöraverkligt bmk. Ivissa fall kan en märkesinnehavare vilja använda sitt varumärke i en form som idetaljer skiljer sig från den i vilken det registrerats. Som exempel kan nämnasatt ett figur- eller ordmärke används i en lätt modifierad form. Direktivetsbestämmelse i denna del (artikel 10.2 a) ansluter till artikel 5. 2 iPariskonventionen för industiieUt rättsskydd som föreskriver att innehavarensbmk av ett vammärke i en form som endast genom beståndsdelar, vilka inte ändrarmärkets egenartade karaktär, skiljer sig frän den form i vilken det registreratsinte skall medföra ogiltighet av registreringen. Frågan om bmk av ettmodifierat märke är inte uttryckligen behandlad i VmL:s regler omanvändningstväng. Av rättspraxis (jfr NJA 1991 s. 23) får sägas framgå attsvensk rätt är i överensstämmelse med direktivets krav i denna del. I VmL finns inte någon motsvarighet till EG-direktivets krav att användningav ett vammärke endast för exponändamål skall anses som IVmL saknas också bestämmelser om att bruk av annan än märkesinne- havaren skall utgöra brukav märket. Det torde dock följa av allmänna Prop. 1992/93:48 principer attäven sådant bmk av märket som sker av annan med vam- Varumärkesrättmärkesinnehavarens samtycke bör godtas som bmk, även om uttrycklig föreskrift omdetta i lagen ansetts kunna undvaras. Attde nu angivna fallen utgör verkligt bmk bör uttryckligen klargöras i VmL. Detkan ske genom att nya bestämmelser om det införs i lagen. Ensärskilt viktig fräga är om det skall finnas ett produktrelateratanvändningstvång, dvs. om registreringen av ett vammärke skall kunna bestå baraför de varor för vilka det verkligen använts, eller om användningen av ettvammärke för en vara skall vara tillräcklig för att registreringen skall kunnavidmakthållas för samtiiga varor för vilka märket är registrerat. Enligtsvensk vammärkesrätt gäller att om vammärket är registterat för flera vamslagsä kan registreringen upprätthållas i hela sin vidd även om användning avmärket skett endast inom ett av vamslagen (jfr prop. 1960:167 s. 149). Ettvammärke registreras i en eller flera klasser av varor eller tjänster. Varjeklass innehåller olika slag av varor eller tjänster. Följaktligen kan, omregistreringen av vammärket omfattar flera vamslag i en eller flera klasser avvaror eller tjänster men vammärket bara används för ett av vamslagen,registreringen ändå vidmakthållas för alla de slag av varor eller tjänster ochi alla de klasser som omfattas av registreringen. Registreringar som omfattarflera klasser eller varor i flera klasser kan därför i stor utsträckning hindraregistrering av andra märken. 1 ett fall då ett registrerat varumärke inteanvänds i hela sin registrerade vidd kommer det således att ligga hindrande ivägen mot användning av nya liknande vammärkesrätter. EnligtEG-direktivet krävs det för att en registrering skall kunna upprätthållas attdet gjorts verkligt bruk av vammärket för de varor eller tjänster för vilka detregistrerats. Det skall följaktligen inte vara möjligt att, om en registreringav ett vammärke har skett för flera slag av varor eller tjänster i en ellerflera klasser, kunna upprätthålla registreringen i hela sin registrerade viddbara för att märket används för ett visst slag av de varor eller tjänster förvilka det registrerats. I ett sådant fall skall det vara möjligt att kunna fåvammärkesregistreringen upphävd för de varor eller tjänster för vilka vammärketinte har använts. Detta framgår uttryckligen av artikel 13 i direktivet. Därmedkommer registreringen att kunna vidmakthållas bara för de varor eller tjänsterför vilka märket verkligen har använts. Till följd av de åtaganden som Sverigegör genom måste svensk rätt nu anpassas till EG-direktivet pä dennapunkt. Direktivetger ingen ledning i frågan om hur snäv avgränsningen av begreppet varor ellertjänster skall vara i detta sammanhang. Det är i detta avseende också svårt attställa upp någon allmän regel. Frågan om den närmare gränsdragningen har inomEG överiämnats ät rättstillämpningen. Detsamma torde få ske inom EES. Iblandkan sådana omständigheter föreligga att det skulle vara obilligt mot envammärkeshavare att åberopa dennes underlåtenhet att använda märket som gmndför hävning. Det gäller i fall dä det finns giUiga skäl tiU att varumärket inteanvänts. Det torde vara omöjligt att närmare ange alla de situationeri vilka en innehavare av en vammärkesrätt kan göra gällande Prop. 1992/93:48giltiga skäl för att vammärket inte använts. Som gmndläggande principVarumärkesrätt torde emellertid gälla att bara situationer som uppståroberoende av vammärkesrättens innehavare kan gmnda sådana giltiga skäl. Märkeshavarenbör alltså inte med framgång kunna hävda att han inte har kunnat använda märketsom en följd av bristande resurser. Exempelvis bör inte finansiella svårigheter,svårigheter att få arbetskraft, svårigheter att erhålla råmaterial ellersvårigheter vid marknadsföringen kunna gmnda giltiga skäl för att vammärketinte använts. Svårigheter av nu angiven art kan ingå som ett normalt led i enverksamhet och större eller mindre svårigheter i detta hänseende bör knappastutgöra tillräckliga skäl för att märket inte använts. Undantag får göras för defall dä svårighetema har uppkommit oberoende av vammärkeshavarens vilja ellerförmåga t. ex. dä de uppkommit som en följd av krig eller andra svårakrisförhällanden. Inomvissa näringsgrenar råder speciella förhållanden som en följd av att det förden vara för vilken vammärket skall användas krävs särskilda godkännanden ellertillstånd av myndighet. Som typexempel kan nämnas registrering av farmaceutiskspecialitet, tillstånd för hantering av kemisk produkt eller säkerhetsmärkningav viss produkt. Föreligger en faktisk omöjlighet att att använda vammärket iawaktan på sådana godkännanden, måste detta anses vara sådana omständigheteröver vilka vammärkeshavaren inte råder och de bör följaktligen kunna utgöragiltiga skäl till varför vammärket inte har använts. Somframgår av den nu gällande lydelsen av 25 § andra stycket och 26 § VmL kan envammärkesregistrering hävas om märket inte har varit i bmk under "desenaste fem åren". Nägra uttalanden om den närmare innebörden av dettauttryck finns inte i förarbetena till VmL. Innebörden av lagtextens lydelse idenna del är uppenbarligen att bara en användningsfri femårsperiod omedelbartföre det att talan om hävning på gmnd av underläten användning väcks är avbetydelse. Dennuvarande ordningen innebär alltså att hänsyn tas bara till den frånvaro avanvändning som infallit innan det görs gällande att vammärkesrättenskall upphöra på denna gmnd. Följaktligen räcker det för vammärkesrättensbevarande att användningen av märket påbörjas eller åtempptas kort innanhävningsförfarandet inleds. Den som vill göra gällande underlåten användningmäste därför räkna med att vammärkeshavaren kan åtemppta användningen efterdet att förhandlingar inletts eller andra ätgärder gjorts före det att talan omhävning väcks. Den nu tillämpade ordningen medför inte ett effektivtanvändningstvång. VmLär i detta avseende inte i överensstämmelse med EG-direktivet som föreskriveren karenstid av , en påbörjad eller ätempptagenanvändning av ett vammärke inte undanröjer en annars föreliggande gmnd förbegäran om hävning med hänvisning till frånvaro av användning (artikel 12.1).Som ytterligare fömtsättningar för att en påbörjad eller ätempptagen användningskall lämnas utan avseende ställer direktivet upp ett krav pä inleds tidigast vid utgången av den sammanhängandefemårsperiod under vilken märket inte har använts och att den påbörjade elleråtempptagna användningen eller förberedelsema för dettahar skett först efter det att vammärkeshavaren har Prop. 1992/93:48 fåttkännedom om att en begäran om hävning kunde komma att ske. VarumärkesrättPåbörjad eller ätempptagen användning i "ond tto" innebär alltså inteatt vjuumärkeshavaren har åstadkommit en sådan användning som undanröjerhävningsgmnden. Ävenvad gäller den nu berörda frägan om karenstid måste svensk rätt anpassas tillEG-direktivet. Den i promemorian föreslagna lydelsen av 25 a § fjärde stycketVmL, vilken avser att uttrycka direktivets bestämmelser i denna del, haremellertid kritiserats av remissinstansema som varande svårförståelig. Flera avdessa har föreslagit att andra meningen i fjärde stycket formuleras på ettannat sätt. I enlighet med detta föreslår jag att bestämmelsen fär en förenkladutformning som inte kan anses stå i strid med artikel 12.1 i EG-direktivet. Någraremissinstanser - , ochGrossistförbundet - har framfört att artikel 11.1 och 11.4 idirektivet innehåller obligatoriska bestämmelser som saknar motsvarighet isvensk vammärkesrätt. Artikel ll.l innehåller bestämmelser om att ett vammärkeinte fär ogiltigförklaras med åberopande av att det står i konflikt med ettäldre vammärke om det det sistnämnda vammärket inte uppfyller direktivets kravpå användning. Enligt utgör 14 § första stycket 6) VmLhinder mot registrering - och därmed även grund för upphävande - av ettvammärke om det finns ett äldre förväxlingsbart vammärke och detta oavsett omdet äldre vammärket används eller inte. För att i enlighet med direktivetsregler säkerställa att ett registrerat vammärke inte kan upphävas i ensituation där det finns ett äldre förväxlingsbart vammärke som inte uppfyllerkraven på användning bör, enligt min mening, en särskild bestämmelse härom tasin i VmL. Denna bestämmelse kan lämpligen tas in som en sista mening i 25 §första stycket VmL. Avvad som har anförts framgår att det behövs ganska betydande ändringar i VmLför att anpassa svensk rätt till artiklama 10 - 13 i EG-direktivet. Deerforderliga ändringaraa kan ske genom att det görs ändringar 25 och 26 §§ VmLsamt genom att två nya paragrafer, 25 a § och 25 b §, förs in i lagen. 6.2.11Beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett varumärke(Artikel 14) Minbedömning: Artikeln föranleder ingen lagändring. Anikel14 - Beslut i efierhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av envarumärke Omanciennitet för ett äldre vammärke som inte har vidmakthållits eller som intefömyats åberopas för ett EG-vammärke, kan det i efterhand beslutas omogiltighetsförklaring eller upphävande av det äldre vammärket. Promemorians bedömning:Överenstämmer med min (se promemorian Prop. 1992/93:48 s. 130). Remissinstanserna:Ingen remissinstans har berört artikeln. Skälenför bedömningen: Enligt föreligger ingen skyldighet att införlivaartikel 14. Den artikeln syftar enbart pä visst hänsynstagande tillEG-vammärket. 6.2.12Särskilda bestämmelser för kollektivmärken, garantimärken och kontrolhnärken(Artikel 15) Minbedömning: Nägra bestämmelser som möjliggör att tecken eller upplysningar somanger en varas eller tjänsts geografiska urspmng skall kunna utgörakollektivmärken förs inte nu in i svensk vammärkesrätt. Anikel15 - Särskilda bestämmelser för kollektivmärken, garantimärken ochkontrollmärken 1.Utan hinder av artikel 4 kan medlemsstater, vilkas bestämmelser tillåterregistrering av kollektivmärken, garanti- eller kontroll märken, bestämma attsådana märken inte skall registreras, eller att de skall upphävas ellerogiltigförklaras, med stöd av ytterligare gmnder än de som nämns i artiklama 3och 12 i de fall dessa märkens funktion kräver det. 2.Oberoende av artikel 3.1 c kan en medlemsstat bestämma att tecken ellerupplysningar, som i handeln kan ange varomas eller tjänstemas geografiskaurspmng, fär utgöra kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken. Ett sådant märkeger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhetanvända sädana tecken eller upplysningar, fömtsatt att han bmkar dem iöverensstämmelse med god affärssed. I synnerhet fär ett sådant märke inte åberopasgentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn. Promemoriansförslag: Innebar att det i kollektivmärkeslagen skulle tas in bestämmelser sommöjliggör att tecken eller upplysningar som anger en varas eller tjänstsgeografiska urspmng skall kunna utgöra kollektivmärke (se promemorian s. Remissinstanserna:Endast ett fåtal remissinstanser har berört artikeln. Patent- ochregistreringsverket har anfört att en registrering av ett kollektivmärke somanger geografiskt urspmng ger en så begränsad ensamrätt att nyttan av enregistrering av detta slag kan sättas i fråga. ochGrossistförbundet har påtalat att frågan om skydd för geografiskaurspmngsbeteckningar bör bli föremål för en mer övergripande utredning och detdärför saknas skäl att nu ge skydd för sådana beteckningar som vammärken.