인천지방법원-2019고단2719

공소사실의 요지 피고인은 인천 남동구 B빌딩 4층에 있는 ‘C’를 운영하는 사람이고, 피해자 주식회사 D는 E일자 출원하여 F일자경 특허청에 등록된 ‘G’(등록번호 H, 이하 ‘이 사건 특허권’이라 한다)에 대한 특허권자이다. 피고인은 2017. 2.경 위 C 사무실에서 피해자의 이 사건 특허권 청구항 1을 비롯하여 청구항 1부터 15의 권리범위에 속하는 ‘I’ 제품을 제조하여 같은 달 21.경 불상의 고객에게 450,000원 상당에 판매한 것을 비롯하여 위 일시경부터 2019. 2. 27.경까지 별지 2 범죄일람표 기재와 같이 총 93회에 걸쳐 합계 43,391,000원 상당의 위 제품을 판매하여 피해자의 이 사건 특허권을 침해하였다. 2. 피고인의 주장 가. 이 사건 공소장에는 피고인이 제조·판매하여 이 사건 특허권을 침해하였다는 물건이 위 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되지 않아, 위 공소장만으로 공소내용이 특정되었다고 볼 수 없다. 나. 피고인이 이 사건 공소사실 기재와 같이 제조·판매한 턱관절 교정장치(이하 ‘이 사건 교정장치’라 한다)는 피고인이 등록한 특허권(등록번호 J, 주요 도면 등의 표시는 별지 3과 같다. 이하 ‘비교대상 특허권’이라 한다)을 제품화한 것으로서, 피고인은 특허법상의 신규성 및 진보성 요건을 모두 갖추어 특허권을 등록하였고, 위 특허를 출원한 후 특허법률사무소로부터 피해자와 피고인의 특허권은 구성 및 효과가 모두 다르다는 자문의견을 듣고 이 사건 교정장치를 판매하였으므로, 피고인이 이 사건 특허권을 침해하였다거나 피고인에게 특허 침해의 고의가 있었다고 볼 수 없다. 다. 이 사건 특허권은 특허발명의 진보성을 결여하여 무효임이 명백하므로, 위 특허권에 기초한 권리행사는 권리남용에 해당하여 허용되어서는 안된다. 3. 판단 가. 관련 법리 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 참조). 나. 특허권 침해 여부 1) 이 사건 기록에 의하면, 다음과 같은 사실 및 사정들이 인정된다. 피고인의 친동생인 K는 L 특허를 출원하였으나, 특허청은 2015. 12. 7. 특허법 제29조 제2항 등을 근거로 청구항 1, 7항에 거절이유가 있음을 통지하였다. 이에 K가 기존 청구항 1항을 삭제하고 청구항 2, 7항 등을 보정한 결과, M 특허가 등록되었다(이후 피고인이 K로부터 비교대상 특허권을 이전받았다). 당시 피고인의 특허출원을 심사한 심사관은 선행 특허들(공개번호 N, 공개번호 O 특허들로서 이 사건 특허가 출원되기 전에 특허등록 및 공개가 이루어졌다. 주요 도면 등의 표시는 별지 4, 5와 같으며, 이하 ‘선행기술 1, 2’라 한다)과 이 사건 특허의 구성 등을 검토한 후 K의 출원에 대해 특허결정을 한 것으로 보인다(비교대상 특허에 관한 등록특허공보에는 선행기술 1, 2 및 이 사건 특허의 목록이 선행기술조사문헌으로 열거되어 있다). 이후 권리범위확인 내지 특허무효를 구하는 심판 등의 절차를 통해 이 사건 특허권과 비교대상 특허권의 효력이 다투어진 바는 없다. 피고인이 제작·판매한 이 사건 교정장치는 비교대상 특허를 제품화하였으나, 이 사건 교정장치가 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다면 피해자의 특허권을 침해하는 것으로 평가될 수 있다. 피해자가 2018. 2.경 이 사건 특허권을 침해하였다며 피고인을 고소한 사건에 대해, 검사는 대전지방검찰청 소속 특허수사자문관의 아래와 같은 자문의견 등을 바탕으로 피고인에 대해 공소를 제기하였다. ‘이 사건 특허 구성의 윙 스페이서는 2개 이상의 면에서 하악 윙과 접촉하여 상악 윙과 하악 윙이 서로 이격되도록 지지하는 구성인 반면, 선행기술 1의 대응구성인 러그는 하부 윙과 1개의 면에서 접촉하되 조정스크류를 매개로 하부 윙과 상부 윙이 이격되도록 지지하는 구성’인 점에서 차이가 있고, 나아가 ‘이 사건 특허 발명의 경우 상악 윙과 하악 윙 사이에 고정되는 윙 스페이서의 치수를 조절하여 상악 윙과 하악 윙의 이격거리를 조절할 수 있는 작용효과를 가지고 있는 반면, 선행기술 1은 조정스크류를 회전시켜 상부 윙과 하부 윙의 이격거리를 조절하는 점에서 양 구성의 작용효과에 현저한 차이가 있다’는 점에서, 이 사건 특허의 청구항 1, 14항 발명(나머지 청구항은 위 각 항을 직·간접적으로 인용하는 종속청구항에 해당하는 것으로 보아 별도로 발명의 진보성 등을 검토하지 않았다)은 진보성이 부정되지 않는다. 이 사건 교정장치의 경우 ‘상악 윙과 하악 윙에 각각 접촉하여 서로 이격되도록 하는 윙 스페이서를 포함하고, 하악 윙이 윙 스페이서와 3개의 면에서 접촉하는 구성이 선행기술 1에 개시되어 있지 않고, 달리 이 사건 교정장치의 구성이 주지관용기술이라고 볼 사정도 찾아 볼 수 없다’는 이유를 들어 선행기술 1에 의하여 자유롭게 실시할 수 있는 기술(자유실시기술)에 해당하지 않는다. 이 사건 교정장치와 이 사건 특허의 구성은 ‘윙 스페이서가 하악 윙과 2개 이상 면에서 접촉하는 것이어서 기술적 구성이 동일하고, 양 구성은 윙 스페이서의 치수를 조절하여 상악 윙과 하악 윙의 이격거리를 조절할 수 있는 효과를 가지므로 작용효과 또한 동일’하므로, 이 사건 교정장치는 이 사건 특허의 청구항 1, 14항 발명의 권리범위 내에 있다. 이에 대해 이 법원이 지정한 전문심리위원은 ‘이 사건 교정장치가 이 사건 특허의 청구항 1항에 기재된 발명과 실질적으로 동일하다’고 보면서도, 아래와 같이 이 사건 특허의 청구항 1, 14항 발명은 선행기술 1, 2에 의해 진보성이 부정될 가능성이 높고, 이 사건 교정장치는 선행기술 1에 의해 공지된 자유실시기술에 해당한다는 의견을 밝혔다. 이 사건 특허의 청구항 1항에 기재된 발명은 그 대부분의 구성이 선행기술 1, 2에 개시된 구성과 실질적으로 동일 또는 유사하다. 다만 위 발명은 하악 윙과 윙스페이서가 2개 이상의 면에서 접촉하는 점에서 선행기술과 일부 차이가 있으나, 효과의 측면에서 위 발명의 구성은 윙 스페이서가 하악 윙에 견고하게 지지되어 윙 스페이서와 접촉하는 부분을 경유하여 하악 윙의 지지력이 유지되게 함으로써, 상악 결합부 및 하악 결합부의 이격지지시 하악 결합부가 사용자의 입술측 방향으로 이동·유지되도록 하기 위함인 것으로 해석되는데, 선행기술 1, 2의 구성으로도 그와 동일한 효과를 달성할 수 있는 점에서, 청구항 1항의 발명의 구성에 의해 얻어지는 기술적 효과는 선행기술 1, 2와 실질적으로 동일하므로, 위 발명은 선행기술 1, 2에 의해 진보성이 부정될 가능성이 높다. 이 사건 특허의 청구항 14항에 기재된 발명은 청구항 1항 발명의 구성요소 중 ‘윙 스페이서’의 구성과 실질적으로 동일하므로, 청구항 1항과 마찬가지로 진보성이 부정될 가능성이 높다. 이 사건 교정장치의 구성은 선행기술 1에 개시된 구강 장치와 모든 구성이 실질적으로 동일하다. 한편 이 사건 교정장치는 후퇴 단턱이 상부 단턱 및 하부 단턱 사이에 개재되어 하부 몸체를 상부 몸체에 대하여 입술측 방향으로 전진시켜 사용자의 하악을 전방으로 위치시키는 점에서 선행기술 1의 목적과 동일하고, 후퇴 단턱이 하부 단턱에 대하여 입술측 방향으로 가이드 및 후크의 삽입에 의해 고정되는 점에서 선행기술 1의 대응구성과 실질적으로 동일하거나 단순한 관용수단의 전환 내지 변경에 해당한다고 볼 수 있으며, 상부 몸체 및 하부 몸체가 자유로이 움직일 수 있도록 하여 사용자의 악관절 통증을 방지하는 점에서 그 기술적 효과가 실질적으로 동일하다고 볼 수 있다. 이 사건 교정장치는 선행기술 1에 의해 공지된 기술이거나 혹은 단순한 구성의 변경에 해당하므로, 선행기술 1에 의해 공지된 자유실시기술에 해당한다. 이 사건 특허의 출원신청을 대리한 P 측은 전문심리위원의 위 의견에 대해, 이 사건 특허에서 윙 스페이서와 하악 윙은 서로 견고하게 지지하기 위해 최소 2개의 면에서 접촉할 수 있도록 되어 있으며, 상악 윙과 하악 윙의 이격거리는 별도의 구성 없이 윙 스페이서의 치수로써 조절하는바, 선행기술 1, 2의 구성 및 효과는 2개 이상의 입체적인 면접촉을 통해 하악 윙과 윙 스페이서가 보다 견고하게 지지하도록 한 이 사건 특허의 구성 및 효과와는 명백히 구별되므로, 이 사건 특허의 진보성이 부정된다고 보기 어렵고, 이 사건 교정장치는 다양한 크기의 후퇴 단턱을 구비함으로써 이 사건 특허의 윙 스페이서에 대응되는 후퇴 단턱의 치수를 조절하는 방식으로 이격거리를 조절할 뿐, 선행기술 1의 조정스크류 및 가이드에 대응되는 구성을 전혀 갖추지 못하였으므로, 이 사건 교정장치를 선행기술 1에 공지된 자유실시기술로 보기는 어렵다는 의견을 이 법원에 제출하였다. 이 법원은 전문심리위원에게 위 항의 특허수사자문관의 자문의견서 기재 내용을 참조하여 피고인의 이 사건 특허권 침해 여부에 대한 의견을 다시 밝혀 줄 것을 요청하였고, 이에 대해 전문심리위원은 아래와 같은 내용의 의견서를 제출하였다. 특허수사자문관은 ‘윙 스페이서의 치수 조절을 통해 상악 윙과 하악 윙의 이격거리를 조절할 수 있다’는 점을 이 사건 특허의 청구항 1항 발명의 효과로 언급하였으나, 하악 윙과 윙 스페이서를 2개 이상의 면에서 접촉시키는 구성만으로 윙 스페이서에 의한 이격거리 조절이 가능하다고 볼 수 없으며, 청구항 1항에서는 자문의견서에서 인정한 효과를 달성하기 위한 어떠한 구성도 포함하고 있지 않다. 자문의견서에는 선행기술 2에 대해서는 판단하지 않았으나, 선행기술 2의 대응구성인 하부고정피스 및 접촉피스는 톱니결합 방식으로 결합되어 있으며, 톱니 형태를 구성하는 다수의 홈 또는 돌기는 2개 이상의 면으로 접촉하는 것으로 볼 여지가 있다. 또한 선행기술 2에서는 접촉피스를 하부고정피스에 탈부착하는 것이 가능하므로, 자문의견서에서 인정한 효과를 이 사건 특허의 청구항 1항 발명의 효과로 인정하더라도, 이러한 효과는 선행기술 2에 의해 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 있다. 결국 청구항 1항 발명의 특징구성은 선행기술 1, 2의 대응구성과 일부 차이가 있음에도 그로 인해 얻을 수 있는 효과는 실질적으로 동일하다고 볼 수 있으므로, 위 발명은 선행기술 1, 2에 의해 진보성이 부정될 가능성이 높다. 이 사건 교정장치의 구성은 선행기술 1에 의해 개시된 구강장치와 모든 구성이 실질적으로 동일할 뿐만 아니라 그로부터 달성되는 효과(하부 몸체를 상부 몸체에 대해 입술 방향으로 전진시켜 사용자의 하악을 전방으로 위치하게 함)도 동일하므로, 이 사건 교정장치는 선행기술 1의 대응구성과 실질적으로 동일하거나 단순한 관용수단의 전환 내지 변경에 해당한다. 이 사건 교정장치에서 하악 윙과 윙 스페이서가 3개 이상의 면에서 접촉하는 것은, 선행기술 2에서 하악 윙과 윙 스페이서가 톱니결합 방식으로 체결된 구성 및 그로부터 얻어지는 효과와 실질적으로 동일하다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 교정장치는 선행기술 1, 2에 의해 공지된 자유실시기술에 해당한다. 2) 이 사건 기록에 의하여 알 수 있는 이 사건 교정장치의 기능·형상과 선행기술 1, 2의 각 구성 및 대표도면을 포함한 특허등록된 명세서의 내용 등을 위와 같은 사정들에 더하여 살펴보면, 이 사건 특허가 진보성을 갖추었는지 여부는 별론으로 하고, 이 사건 교정장치와 선행기술 1, 2는 그 구성요소들이 동일하거나, 일부 구성에 있어 미세한 차이가 있는 경우에도 작용효과에 영향이 없는 단순한 형상변경에 불과하다고 볼 여지가 있다고 판단된다(이 법원에 의하여 전문심리위원으로 추가 지정된 S 또한 2021. 1. 8.자 의견서를 통해 ‘이 사건 교정장치는 통상의 기술자라면 선행기술 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이어서 자유실시기술에 해당한다’는 의견을 밝힌 바 있다). 이 사건 교정장치의 제품 구성은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행기술 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있다고 볼 여지를 배제할 수 없다. 따라서 앞서 본 특허수사자문관의 자문의견만으로는 이 사건 교정장치가 이 사건 특허 발명의 권리범위에 속한다고 단정할 수 없고, 달리 위 교정장치가 이 사건 특허권을 침해하였다고 볼 만한 증거가 없다(피고인의 동생인 K와 피해자 사이에 이 사건 특허권의 귀속과 관련한 분쟁이 계속되던 중 피고인이 이 사건 특허 등을 참조하여 비교대상 특허를 출원한 후 이 사건 교정장치를 제작·판매하였다는 등, 당사자들 사이에 분쟁이 발생하게 된 제반 경위를 고려하더라도 달리 보기 어렵다). 4. 결론 이 사건 공소사실은 범죄의 증명이 없는 경우에 해당하므로, 형사소송법 제325조 후단에 따라 무죄를 선고한다.